智慧財產及商業法院行政-IPCA,101,行商訴,103,20121108,1

智慧財產法院行政判決
101年度行商訴字第103號
民國101年10月25日辯論終結
原 告 美商‧艾斯普瑞斯有限責任公司（Express,LLC ）代 表 人 妮可萊R.哈德遜（Nicolette R.Hudson）訴訟代理人 桂齊恆律師
林美宏律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
訴訟代理人 吳健政
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國101年5月30日經訴字第10106107000號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下︰

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於申請第100880177 號「Design」商標註冊案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要︰原告前於民國（下同）100 年1 月28日以「Design」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 、14、18、25類商品，向被告申請註冊。

經被告審查，於101 年1 月19日以商標核駁第335433號審定書為核駁之處分。

原告不服，提起訴願，經經濟部101 年5 月22日經訴字第10106107000 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張

(一)二造商標整體圖樣明顯不同，應非屬構成近似：1.系爭註冊商標圖樣係以單一走獸剪影構成，而據以核駁諸商標則在雙圓形線框之上、下各置外文「CHELSEA」、「FOOTBALL CLUB 」、兩側置足球及花朵圖形，中央有雙手持權杖之站立走獸圖形共同組合而成。

二造商標相較，有文字及圓形雙線框有無之區別，又據以核駁諸商標圖樣上之外文「CHELSEA FOOTBALL CLUB 」即其商標權人之公司名稱，相關消費者自能據此辨識商品來源，實無致生混淆誤認之虞。

況單就走獸圖形相較，系爭註冊商標圖樣中之走獸頸部有明顯之鬃毛，正轉頭向後張嘴吐舌，且雙腳大步邁開，右腳往前跨出，身軀肌肉線條、毛髮及尾部之描繪極為細膩，整體呈現張牙舞爪、正蓄勢往前猛撲之狀態，而據以核駁諸商標之走獸圖形以抽象、粗略線條描繪而成，其雙手持權杖且眼睛往後平視、身軀直挺站立呈現靜止狀態。

二造商標之走獸圖案部分相較，權杖之有無、姿態、情境均屬有別，相關消費者自能立即辨識，亦無致生混淆之可能。

則二造商標之圖形部分至多僅均包含走獸之若干特徵，然其描繪手法有別，外觀明顯不同，應無混淆誤認之可能，自不構成近似，被告將據以核駁諸商標圖樣加以割裂，僅就圖形部分與原告商標進行比對，明顯有違商標整體觀察原則。

2.另參照行政法院75年判字第287 號判決可知，不能僅以類似通用徽章之偶同，即謂有造成混淆誤認之情事。

且經原告檢索商標註冊資料，於第18類商品中，既有包含朝左站立側身走獸圖之註冊第1113852 號商標存在，被告仍核准構圖相似之據以核駁第1354970 號商標及註冊第1381125 號商標，亦併存註冊於類似之商品類別，顯認無致相關消費者發生混淆誤認之可能，則系爭註冊商標與據以核駁諸商標縱均包含側身走獸圖，然二造商標已有文字有無之差異，整體構圖亦有繁簡之別，較上開各商標間之差異更為明顯，系爭註冊商標自無不准併存註冊之理。

又系爭註冊商標已於世界各國如美國等獲准註冊，亦與據以核駁商標權人「英商．車路士足球俱樂部有限公司(CHELSEA FOOTBALL CLUBLIMITED)」之「CHELSEA FOOTBALL CLUB 」商標併存註冊於如美國等國家間，足證依國際間一般之審查標準，並未認二造商標圖樣構成近似，則系爭註冊商標應得與據以核駁諸商標併存。

(二)系爭註冊商標經原告之宣傳使用，應無致混淆誤認之可能：1.原告自1980年以成立以來，專營服飾及相關配件已有30年以上之歷史，為美國最大且具特色之衣著零售品牌之一，且持續透過實體店面及電子與行動購物等方式大量銷售，2010年原告總銷售金額逾19億美元，佔美國衣著零售產業之32.2%，至2011年1 月29日為止，原告開設之實體店面已達591 間，而原告所生產之產品亦常為報紙雜誌及電視媒體報導。

原告亦積極推廣標示有系爭註冊商標之服飾及相關配件商品，並經常寄送標示有系爭註冊商標或宣傳圖示宣傳郵件、小冊子、型錄等予消費者。

2.系爭註冊商標經原告廣泛大量使用於衣服、帽子、手錶等商品上，且設立express.com 及m.express.com 網站供全球消費者上網流覽查詢產品資訊，並可透過網站購買系爭註冊商標所表彰之商品，亦於美國境外包括台灣在內之逾60個地區提供運送服務。

另原告所生產之商品亦受台灣消費者之矚目及討論。

且原告亦於2008年起委託台灣廠商製造衣服、服飾配件及服飾用之拉鍊，且觀諸原告委託台灣廠商製造之衣服、夾腳拖鞋及男性內褲等商品照片，其上均標示有系爭註冊商標及產地為「台灣」。

則原告已將系爭註冊商標實際使用於服飾及相關配件商品，並銷售至臺灣及世界各國，又因原告均將系爭註冊商標標示於T 恤正面或polo衫、外套之左胸口處，再綜合上開宣傳方式，應已予相關消費者深刻之印象，成為代表原告所提供商品之識別標誌，自不致與據以核駁諸商標發生混淆誤認之情事。

(三)系爭註冊商標與據以核駁諸商標所表彰商品行銷管道不同：原告所生產之商品，係針對20至30歲之年輕消費者提供流行之服飾及相關配件，主要透過原告設立之專賣店、官方網站販售，而據以核駁諸商標為英國超級足球聯賽球隊之隊徽，其商品皆針對熱愛運動及支持該球隊之運動員及球迷們所設計，藉以提升球迷對球隊之向心力，其多陳列於運動用品店販售，足見二商標不僅整體圖樣設計有別，且行銷管道亦屬有異，相關消費者於購買商品時可知其來源不同，更無致生混淆誤認之可能。

(四)為此起訴聲明請求：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應就申請第100880177 號「Design」商標為准予註冊之處分。

三、被告之答辯

(一)二造商標構成近似，且近似程度不低二造商標相較，予人寓目印象均有後腳站立、前腳抬起向前伸出，身軀面向左邊、頭轉右側張嘴吐舌且尾巴朝上翹起之走獸圖，二者姿態、神韻多有相似之處，雖據以核駁諸商標之走獸圖前腳握持權杖，且於其外圍另結合雙圓形線框及外文而有些微不同，惟細微部分之差異，於相關消費者之印象中難以發揮區辨功能，則二造商標圖樣仍極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

又據以核駁諸商標係任意性商標，具相當識別性，系爭註冊商標以近似之圖樣申請註冊，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。

(二)商品應屬且其類似程度不低系爭註冊商標指定使用之「太陽眼鏡；

珠寶首飾、手錶；

背包、化粧箱（空的）、手提袋、錢包、大型女用手提包、旅行袋……；

運動上衣、靴、外套、平底人字拖鞋、服飾用手套、露背背心、帽子……」等商品，與據以核駁諸商標所指定之「太陽眼鏡；

鏡錶及其組件、珠寶盒……；

手提袋、背袋、化妝箱、旅行袋、手提包、錢袋……」商品相較，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之商品間應屬存在高度之類似關係。

(三)關於原告主張其他商標核准案例之部分，因其所舉案例之圖樣與本案仍屬有別，案情不同，依商標審查個案拘束原則，尚不得執為本件商標亦應核准註冊之論據。

另原告主張系爭註冊商標已於多國獲准註冊並與據以核駁諸商標有併存之情形之部分，惟縱於他國獲准註冊，因各國國情不同，商標法制與審查基準各異，自不得以彼例執為本件商標應准註冊之論據。

而原告亦稱系爭註冊商標經實際使用及宣傳，已為相關消費者所熟悉，足以區辨二商標之不同等情，惟由原告於所檢附宣傳郵件、小冊子、型錄、網頁資料、商品照片等資料觀之，固能證明其有使用系爭註冊商標之事實，惟大部分資料均為國外宣傳、銷售資料，難以推認國內消費者對本件商標熟悉程度，足以與據以核駁諸商標相區辨而無混淆誤認之虞。

又原告雖稱其委託台灣廠商製造該商標之商品，惟其並非引起相關消費者知悉該商標之方式，至其稱與據以核駁諸商標之行銷管道不同，卻未提出證據證明之，均難逕予認定無混淆誤認之虞之情事，綜上所述，被告原處分並無違法。

為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、本院之判斷

(一)原告以「Design」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「太陽眼鏡」、第14類之「珠寶首飾，手錶」、第18類之「背包，化粧袋（空的），化粧箱（空的），帆布提背袋，帶狀腰包，體操運動用提背袋，手提袋，錢包，梳粧包（空的），大型女用手提包，旅行袋，皮夾」及第25類之「衣服，皮帶，運動上衣，短上衣，靴，胸罩，無邊便帽，外套，洋裝，平底人字拖鞋，服飾用手套，禮服，露背背心，帽子，頭巾，夾克，牛仔褲，慢跑衣，緊身連衣褲，女用貼身內衣褲，服飾用連指手套，睡衣，褲子，褲襪，長袍，浴衣，睡袍，涼鞋，紗籠，圍裙，圍巾，襯衫，鞋子，短褲，裙子，拖鞋，運動鞋，短襪，長襪，套裝，長運動褲，衛生衣，吸汗短褲，吸汗衣褲，毛衣，泳裝，無袖上衣，領帶，內衣褲，背心」商品，向被告申請註冊。

經被告審查，認綜合判斷商標在圖樣近似及商品類似之程度及商標識別性之強弱等因素，系爭註冊商標與據以核駁諸商標近似及指定商品類似之程度均高，且據以核駁諸商標亦有一定程度之識別力，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞，而為系爭註冊商標之註冊申請，應予核駁之審定。

原告不服，提起訴願，亦經訴願機關以相同理由駁回其訴願，原告仍不服，提起本件訴訟，並以上開理由主張二造商標應非構成近似，且無致相關消費者混淆誤認，被告應准予註冊等語。

故本件之爭點應為系爭註冊商標與據以核駁諸商標是否構成近似，及以系爭註冊商標與據以核駁諸商標之近似程度，於使用同一或類似商品及服務時，是否有致相關消費者混淆誤認之虞。

(二)按商標有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形者，不得註冊，商標法第23條第1項第13款本文定有明文。

而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。

故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。

而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：(1) 以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；

(2) 商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；

(3) 商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。

故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。

(三)經查系爭註冊商標圖樣係由一站立之野獸側面圖形所構成，且於配色上以全黑色之方式呈現，整體構圖上予人剪影之感，為一單純之圖形商標；

而據以核駁諸商標則由內外大小不同之圓形圖樣組成一中空同心圓形外框，該外框以上色之方式處理，並於外框之上下分別置以反白外文「CHELSEA 」及「FOOTBALL CLUB 」，再於外框左右兩側分別置以對稱之足球及花朵圖形，而於外框之內圈中央置一手持權杖之站立野獸側面圖形，結合上開同心圓外框、站立野獸側面圖、外文所組成之商標，二造商標相較，系爭註冊商標係由單純之圖形所組成，而據以核駁諸商標則由圖形與外文字所組成，二造商標之站立野獸側面圖形部分，皆為頭部後轉，前腳部分向左側上下舉起，而後腳部分呈現一腳往前邁開之弓箭步伐，僅據以核駁諸商標之野獸側面圖形於右前腳有扣起一權杖之別，故二造商標之站立野獸側面圖形部分應屬構成近似，然據以核駁諸商標尚結合同心圓外框、花朵與足球圖形及外文「CHELSEA 」與「FOOTBALL CLUB 」部分，據以核駁諸商標之站立野獸側面圖形於結合上開外框、圖形及外文後，已重新組織其識別元素，形成另一不同於單純使用站立野獸側面圖形之意象，已深化其與單純使用站立野獸側面圖形之差異性。

則整體觀察二造商標，雖皆有近似之站立野獸側面圖形部分，惟因據以核駁諸商標尚有同心圓外框、外文及花朵與足球圖案部分之不同，且各該其他組成商標之元素，於融合站立野獸側面圖形整體組合之後，已賦予據以核駁諸商標不同於單純使用站立野獸側面圖形之意象，則二造商標雖有近似之處，惟其近似程度不高。

(四)再按本件審定時商標法第23條第1項第13款規定意旨，係商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。

但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。

另按「商標在未註冊之前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始得取得商標專用權。

申請註冊之商標，在註冊程序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」

此有改制前行政法院57年判字第95號判決足以參照；

是以，本件在註冊程序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。

經查，原告與據以核駁商標專用權人英商車路士足球俱樂部有限公司，已於101 年10月22日訂立商標併存註冊同意書，其內容係據以核駁諸商標之專用權人同意原告註冊及使用系爭註冊商標於國際分類第9 、14、18及25類商品，有該同意書正本及同意書中譯文各一份在卷足憑，則系爭註冊商標於註冊程序尚未終結前，事實已有所變更，被告所為核駁審定之理由已不存在。

五、綜上所述，原處分僅以系爭註冊商標與據以核駁諸商標圖樣近似等語，即認系爭註冊商標之申請有違審定時商標法第23條第1項第13款之規定，而為系爭註冊商標之註冊申請為核駁之審定，於法未合，且因系爭註冊商標於註冊程序尚未終結前，事實已有所變更，被告所為不准註冊之處分，其理由亦不存在，其所為原處分亦有未洽，訴願決定予以維持且未及糾正，亦非妥適。

原告執以指摘，於法有據。

從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

又系爭註冊商標是否應准註冊，是否另有核駁事由，尚有待被告查明後另為適法之處分。

是原告請求命被告應作成核准系爭註冊商標審定之處分，並未達全部有理由之程度，逾此部分請求，不應准許，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段、第104條、第200條第4款、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 11 月 8 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
├─────────┼────────────────┤
│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│      之一者，得不│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│      委任律師為訴│  立學院公法學教授、副教授者。  │
│      訟代理人    │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
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│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│      列情形之一，│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│      經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│      院認為適當者│  。                            │
│      ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│      審訴訟代理人│  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例│
│外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所│
│示關係之釋明文書影本及委任書。                      │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 101 年 11 月 12 日
書記官 陳士軒