智慧財產及商業法院行政-IPCA,101,行商訴,55,20121129,2


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智慧財產法院行政判決
101年度行商訴字第55號
民國101年11月8日辯論終結
原 告 黃時遵
訴訟代理人 王文成律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
訴訟代理人 林雅淳
參 加 人 英商劍橋大學 (即劍橋大學校長、教授、學者及學生) (The University of Cambridge;
(The Old Schools, Cambridge,
代 表 人 安妮克莉絲汀納托(Ann Christine Nuttall)訴訟代理人 張伯時律師
上列當事人間因商標評定事件,原告不服經濟部中華民國101 年3 月16日經訴字第10106102400 號訴願決定,提起行政訴訟,並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟,本院判決如下︰

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要原告前於民國(下同)87年5 月6 日以「Cambridge YoungLearners」商標,指定使用於註冊時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第41類之服務,向被告(當時為經濟部中央標準局,嗣於88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局)申請註冊,經被告審查,核准列為註冊第00118082號服務標章(其後依92年11月28日修正公布施行之商標法第85條第1項規定視為商標,並申准延展註冊至108 年11月15日止,下稱系爭商標)。

嗣參加人於97年10月30日以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款規定之理由,對之申請評定,案經被告為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

原告不服,提起訴願,經經濟部決定駁回,原告遂向本院提起行政訴訟,本院乃依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張

(一)參加人自稱為英商劍橋大學,顯見其為一營利組織,而非如丙○○○○○之學術組織團體,故二者應屬不同之法人格。

又據以評定諸商標(即註冊第00358197、00363032號「CAMBRIDGE 」商標、註冊第00588395、00626172號「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 」及其實際使用之商標)之所有人為劍橋大學,並非參加人自稱之英商劍橋大學,是參加人自不得援引據以評定諸商標,並以利害關係人之身分申請本件評定。

(二)安妮克莉絲汀納托(Ann Christine Nuttall )並非丙○○○○○之校長或副校長,故其自無權代表參加人,則其所委任之代理人,亦屬未經合法代理。

(三)系爭商標註冊申請日為87年5 月6 日,乃原告所獨創,並配合自身所辦理之英語檢測業務所使用,參加人於我國從未擁有此商標權。

至參加人所提出之國內或國外證據,皆在原告於87年5 月6 日申請系爭商標註冊後,顯見系爭商標註冊時,據以評定諸商標未為國內相關事業或消費者所知悉,亦無在國內廣泛使用之事證,難認已經著名。

又參加人曾以系爭商標之存在作為異議另案商標之理由,且其所認同之「劍橋大學許可之認證中心宣傳手冊及簡介」率皆為原告所有之系爭商標及「劍橋小院士」、「ILTEA 」、甲○○標章、「PQ3R」等商標,參加人更直接複印PQ3R認證中心簡介,而從該簡介所載之地址、電話與傳真等聯絡資訊,即可知係來自於原告。

另參加人亦直接複印「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS、劍橋小院士、PQ3R連鎖分校課程授權手冊」介紹組織系統、PQ3R劍橋小院士授權、PQ3R劍橋小院士投資報酬估算、PQ3R分校作業程序、PQ3R劍橋小院士結盟資格及PQ3R劍橋小院士已風靡全台等資訊。

由此可知,兩造商標已併存使用多年,難認據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時已為著名商標,而較為消費者所熟悉。

再參諸參加人自承其係首次授權原告在臺灣辦理英語檢測與使用各商標等情,足認兩造並無競爭關係,且無混淆誤認或減損識別力之情事。

(四)原告已得參加人同意申請系爭商標之註冊:參加人自承原告於系爭商標申請註冊後,曾向伊表示欲將系爭商標移轉予伊,並稱原告亦同意移轉,且同意支付移轉登記費用新臺幣11,000元,惟嗣後未辦理移轉,致系爭商標仍為原告所有等語。

倘參加人所陳屬實,則參加人自已肯認系爭商標業經其同意而為合法,否則參加人何以會要求原告將系爭商標移轉予伊。

再參以原告與參加人自此之後尚持續8 年之授權合作關係,足徵參加人應係明知且同意原告申請系爭商標之註冊。

又參加人就註冊第00176300號「劍橋小博士」商標及第00189969號「康橋雙語中小學(CAMBRIDGE BILINGUAL SCHOOL及圖」商標之異議案,曾引用系爭商標及載有系爭商標之事業資料所得作為該異議案之證據資料,益證原告申請系爭商標之註冊係經過參加人之同意。

(五)系爭商標之註冊非屬惡意,符合商標法第51條第3項規定:評定時商標法第51條第3項所稱之「惡意」,係指商標權人於申請時即明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源,而故意仿襲著名商標,並以此獲取不正競爭之利益而言。

然如前所述,據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時並非著名,原告自無仿襲之可能。

況倘原告確有惡意存在,且雙方確有競爭關係,則參加人何以一再與原告簽署授權合作約定,並持續辦理英語測驗業務,且收取長達10年之英語檢測業務合作費用。

徵此,參加人與原告間應不存在競爭關係,自不會有所謂獲取不正競爭之利益意圖存在,被告僅以原告、參加人往來信函及授權書等資料,作為原告申請系爭商標註冊有獲取不正競爭之利益意圖之認定,顯然違法。

(六)聲明:訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告抗辯如下:

(一)據以評定諸商標為著名之商標或標章:1、參加人係由學生及研究單位組成之大學部、劍橋大學出版社及劍橋大學考試委員會等3 部分所組成,為世界著名之高等學府,外文「CAMBRIDGE 」為其校名之簡稱,亦代表學校坐落之地區,且早於西元1984年起,參加人即以「Cambridge 」、「University of Cambridge 」等作為標章,陸續於世界多數國家及歐盟獲准取得註冊,於我國亦自76年起陸續取得註冊第00358197、00363032、00588395、00626172號等商標。

2、劍橋大學出版社則是創立於西元1534年,目前為世界最大之學術及教育方面之出版社,每年出版近2,500 冊之書籍及150 份期刊,在許多國家均有代理經銷網,而在我國之經銷商除銷售有關學術及專業暢銷書之外,亦出版兒童英語學習書籍及相關書刊。

另劍橋大學考試委員會則是成立於1858年,1913年開始提供英語為第二外國語文測驗,有1,900 個以上之劍橋測試中心分布於全球150 個國家。

1993年參加人針對兒童之英文能力而研發設計「CambridgeYoung Learners English Tests」英語檢測(在我國稱為「劍橋小院士」或「劍橋兒童英語認證」),並於1997年開始推行至世界不同國家,1998年及2005年參加人亦曾授權原告所屬「ILTEA 」考試中心提供「Cambridge YoungLearners English Tests」英語檢測及相關服務,授權期間至2008年9 月30日止,此期間原告於其兒童英語認證檢測業務之文宣、手冊及廣告,均明顯載示「丙○○○○○」、「劍橋小院士」、「Cambridge Young LearnersEnglish Tests 」等字樣,參加人每年亦對兒童英語檢測之成績結果進行評估研究,並印製相關出版品供公眾參閱。

除原告外,參加人其後亦曾授權國立中山大學、臺灣YMCA財團法人臺北市中華基督教青年會、LTTC財團法人語言訓練測驗中心等辦理英檢業務,前揭單位於文宣上亦均標示「丙○○○○○英文認證」、「劍橋兒童英檢」(Cambridge Young Learners,簡稱為「CYL 」)、「劍橋大學英語能力檢測系列」等字樣,1999年至2000年間我國已有21,400餘人參加該英語檢測認證,2004年在世界55個國家中,共有360,000 人參加認證。

參加人亦於電腦網際網路架設專屬網站,其上載有關劍橋大學之各項資訊,提供檢索搜尋,堪認參加人以特取部分外文「CAMBRIDGE 」及中譯文「劍橋」或外文「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 」作為商標所表彰之「教育、書籍等商品或出版、英文認證檢測等服務」之信譽,於系爭商標87年5 月6 日申請註冊前,已廣為國、內外相關事業或消費者所普遍認知而為著名之商標。

(二)商標是否近似暨其近似之程度:系爭商標係由單純外文「Cambridge Young Learners」所構成,而參加人據以評定之註冊第00358197、00363032號「CAMBRIDGE 」,及註冊第00588395、00626172號「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 」及其實際使用之商標,或由單純外文「CAMBRIDGE 」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」,或由單純中文「劍橋」所構成。

兩者相較,均有予人印象鮮明且深刻之相同外文「CAMBRIDGE 」,或有觀念相同之中文「劍橋」,故兩造商標圖樣整體外觀、讀音或觀念皆屬相近,以具有普通知識經驗之消費者,於異時異地隔離觀察或實際消費時施以普通之注意,實難區辨兩者之不同,應屬構成近似之商標,且近似程度高。

(三)商標識別性之強弱:據以評定諸商標係取其世界知名英商劍橋大學名稱特取部分及中譯文「劍橋」,經參加人長期廣泛使用於學術教育領域、相關書籍出版及周邊物品等商品或服務上,並行銷世界各國已有多年歷史,予消費者印象深刻,其識別性不低。

(四)據以評定諸商標經參加人長期廣泛先使用於教育、書籍等商品或出版、英文認證檢測等服務而達著名之程度,其識別性高,原告復因與參加人間辦理授權業務關係,顯有直接知悉據以評定諸商標之存在,其後始以高度近似之英文作為系爭商標圖樣,指定使用於同一或類似服務申請註冊,顯有惡意襲用之嫌,客觀上自有可能使一般消費者誤認二商標之服務為同一來源,或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,而產生混淆誤認情事,應有註冊時商標法第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款規定之適用。

(五)系爭商標之註冊屬惡意,不符合評定時商標法第51條第3項規定:系爭商標自88年12月16日註冊公告迄今雖已逾5 年期間,然如前所述,據以評定諸商標為著名商標,且識別性高,原告因與參加人間辦理授權業務關係,其後始以近似於據以評定諸商標之外文「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」作為系爭商標圖樣,復指定使用於高度類似之服務,堪認原告顯係知悉據以評定諸商標之存在,有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖,是系爭商標之註冊應屬惡意,依評定時商標法第51條第3項規定,參加人自得對系爭商標申請評定。

(六)依原告與參加人間之往來信函,只能窺知參加人知悉原告以系爭商標申請註冊後,有移轉之意願,但移轉僅為和解之方案,尚難據以認定參加人同意系爭商標申請註冊。

又參人雖在註冊第00176300號「劍橋小博士」商標及第00189969號「康橋雙語中小學(CAMBRIDGE BILINGUAL SCHOOL及圖」商標之異議案,引用系爭商標及載有系爭商標之事業資料所得作為該異議案之證據資料,但此僅是參加人異議之理由,參加人並未以之作為據以異議之商標,尚無法據此推知參加人同意原告申請系爭商標之註冊。

(七)聲明:原告之訴駁回。

四、參加人則答辯如下:

(一)參加人於西元1993年獨創「Cambridge Young LearnersEnglish Tests 」之概念,而劍橋大學考試委員會則為其主辦單位,1997年開始推行至世界不同國家(當時不包括臺灣)。

而原告於1998年創設其自身事業,並於同年4 月9 日請求劍橋大學考試委員會授權允許其所屬之考試中心成為授權考試中心,經檢視認定其有資格舉辦與執行參加人之考試檢測,遂於同年6 月11日發函予原告之考試中心,授權原告經營參加人推行「Cambridge Young LearnersEnglish Tests 」英語檢測。

(二)原告於1998年5 月6 日申請系爭商標之註冊,並未取得參加人之同意,而參加人及其事業單位即劍橋大學考試委員會於同年6 月11日出具信函同意前述英語檢測之授權時,並未知悉系爭商標申請註冊之情事。

(三)據以評定諸商標於系爭商標申請註冊當時已為國內一般消費者所普遍認知而為著名商標。

又衡酌據以評定諸商標經參加人長期廣泛先使用於教育、書籍等商品或出版、英文認證檢測等服務,識別性高。

而原告在尋求劍橋大學考試委員會之授權以允許其所屬之考試中心成為授權考試中心前,即以近似於據以評定諸商標之「Cambridge YoungLearners」作為系爭商標申請註冊,同時亦辦理「劍橋文化事業有限公司」之設立登記,經營與據以評定諸商標高度類似之服務的營業項目,堪認原告顯係知悉據以評定諸商標之存在,有仿襲並攀附他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖,依評定時商標法第51條第3項之規定,參加人申請評定自不受5 年除斥期間之限制。

(四)聲明:原告之訴駁回。

五、本院之判斷:

(一)按「本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前,已
申請或提請評定,尚未評決之評定案件,以本法修正施行
前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限,始撤銷其
註冊」,系爭商標評定時之商標法第91條第2項定有明文(99年8 月25日修正公布)。
查系爭商標係於87年5 月6日申請服務標章之註冊,並於同年12月16日註冊公告,為商標法92年4 月29日修正施行前註冊之商標,是該商標之評定自應以其註冊時及商標法修正施行後之規定均為違法
事由為限。又商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或
標章,有致公眾混淆誤認之虞者」,不得申請註冊;商標
圖樣「相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾
混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽
之虞者」,不得申請註冊,分別為系爭商標註冊時商標法
第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款所規定。
準此,就商標法92年4 月29日修正施行前註冊之商標,因商標註冊時及商標法修正施行後之規定均有「相同或近
似於他人著名之商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞
」之違法事由,自得於商標法修正施行後以該違法事由申
請或提請評定,合先敘明。
(二)經查「劍橋大學」(the University of Cambridge)起源於13世紀早期,於西元1318年經教宗約翰二十二世正式承認為「Studium Generale」或「Universitas 」,乃英國之普通法組織(common law corporation),由校長、教授、學者及學生所組成,得以管理其成員,且享有1571年訂頒之法案「Parliament 13 Elizabeth Cap.29」所定組織之權限,其正式名稱為「The Chancellor,Masters,and Scholars of the University of Cambridge 」,此有劍橋大學之法規與條例(Statutes and Ordinan- cesof the University of Cambridge)中之歷史記載(Historical Note )在卷可稽(參原評定卷外放證物附件五)。且依被告之商標註冊資料,據以評定諸商標中之註
冊第00358197、00363032號「CAMBRIDGE 」商標,其申請人為「英商劍橋大學(THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE )」所申請,而註冊第00588395、00626172 號 「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 」商標之申請人則為「丙○○○○○(The Chancellor, Masters, and Scholars ofthe University of Cambridge )」(參評定卷第24至26、29頁之商標註冊簿),而從前揭申請人之英文名稱及中文翻譯,再對照參加人之英文名稱及中文翻譯,可知無論
是英文名稱「THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 」、「TheChancellor, Masters,and Scholars of the Universityof Cambridge」或中文翻譯「英商劍橋大學」、「丙○○○○○」,均屬同一主體,僅其名稱記載及翻譯前後有別
,故參加人自得持據以評定諸商標,並以利害關係人之身
分申請評定。原告僅以「英商」、「英國」之記載差異,
否認參加人具有利害關係人之地位,要無足取。又參加人
就系爭商標評定案件,授權董事羅傑強森(RogerJohnson )、安妮克莉絲汀納托(Ann Christine Nuttall)為代表,羅傑強森即於97年10月30日以代表人之身分出具委任狀,委任己○○為代理人,申請本件評定。嗣經本院裁定
命參加人獨立參加本件訴訟,即由安妮克莉絲汀納托於
101 年8 月8 日以代表人之身分出具委任狀,委任張伯時律師為訴訟代理人,此有商標事件委任狀暨中譯本影本(
參原評定卷第87至88頁)、劍橋大學副校長AlisonTettes Richard教授於西元2009年8 月4 日簽署並經公證、認證之確認信函影本(參原評定卷外放證物附件一○二
)、經公證、認證之行政訴訟委任狀、法人地位證明文件
暨中譯本(參本院卷第74至76頁)足憑。
是本件評定申請及參加訴訟均經參加人合法授權代表人及代理人,原告主
張參加人未經合法代表或代理云云,要無足取。
(三)次查原告前於87年5 月6 日以系爭商標指定使用於註冊時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱,知識或技
術之傳授,舉辦各種講座」服務,向被告申請註冊,經被
告審查,核准列為註冊第00118082號服務標章,權利期間自88年11月16日起至98年11月15日止,其間商標法於92年11月28日修正公布施行,依該法第85條第1項規定,前開服務標章視為商標,之後復申准延展註冊至108 年11月15日止。
嗣參加人於97年10月30日以系爭商標與參加人先使用並已著名之據以評定諸商標構成近似,有違註冊時商標
法第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款之規定,對之申請評定。案經被告審查,認系爭商標確有違註
冊時商標法第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款前段之規定,爰於100 年8 月17日以中台評字第H00970306 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。
原告不服,提起訴願,亦經經濟部以相同之理由,於101年3 月16日以經訴字第10106102400 號決定駁回,原告仍然不服,遂向本院提起本件訴訟,並執前詞主張據以評定
諸商標在系爭商標申請註冊前並未廣為相關事業或消費者
所普遍認知而達著名之程度,且系爭商標與據以評定諸商
標併存使用多年,並無混淆誤認之情事,暨原告申請註冊
系爭商標業經參加人同意,原告亦無惡意等情,是以,本
件主要爭點仍為系爭商標與據以評定諸商標相較,是否有
違註冊時商標法第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款前段規定之情形,而不應准予註冊,暨本件有無評定時商標法第51條第3項規定之情形。
(三)按商標相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞者,不得註冊,系爭商標註冊時商標法第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款前段定有明文。又判斷是否為著名商標或標章,須先判斷二商標是否
相同或近似。次按所謂商標構成相同或近似者,係指以具
有普通知識經驗之一般商品購買人,於購買時施以普通所
用之注意,就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀
察,有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀
念或讀音上,其主要部分之文字、圖形或記號,有一近似
,足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者,即為近似
之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞,
應本客觀事實,按下列原則判斷之:1.以具有普通知識經驗之購買者,施以普通所用之注意為標準;
2.商標之文字、圖形或記號,應異時異地隔離及通體觀察為標準;
3.商標以文字、圖形或記號為聯合式者,應就其各部分觀察,
以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似,應就
各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著
,足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時
異地隔離各別觀察,以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。
經查,比對系爭商標與據以評定諸商標,系爭商標圖樣係
由單純英文「Cambridge Young Learners」所構成,而據以評定註冊第00358197、00363032號「CAMBRIDGE 」商標、註冊第00588395、00626172號「UNIVERSITY OFCAMBRIDGE 」商標及其實際使用之商標,或由單純英文「CAMBRIDGE 」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 」,或由單純中文「劍橋」所構成。兩者相較,均有予人印象鮮明且
深刻之相同外文「CAMBRIDGE 」,或有觀念相同之中文「劍橋」。又系爭商標圖樣與據以評定諸商標圖樣相較,雖
有英文「Young Learners」有無之差異,惟予人寓目印象顯著者均有外觀、讀音相同之英文「Cambridge 」,或有觀念相同之中文「劍橋」,故系爭商標與據以評定諸商標
整體外觀、讀音或觀念均相彷彿,以具有普通知識經驗之
消費者,於購買時施以普通之注意,異時異地,隔離觀察
系爭商標與據以評定諸商標之整體圖樣,可能會有所混淆
而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有
所關聯,應構成近似之商標,其近似程度高。
(四)再按前揭條款所稱之著名,係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者,評定時
商標法施行細則第16條定有明文。
而有無該款所稱著名商標之認定時點,依據評定時商標法第23條第2項之規定,應以商標申請註冊時為斷,亦即於商標申請註冊時,市場
上是否已有相同或近似之他人著名商標。故本件於判斷系
爭商標有無註冊時商標法第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款前段規定之情形時,必須判斷據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時是否已為著名商標。至著名
之區域,係指於中華民國境內,廣為相關事業或消費者所
普遍認知(司法院釋字第104 號解釋參照)。經查:
1、參加人係由學生及研究單位組成之大學部、劍橋大學出版社及劍橋大學考試委員會等部分組成,係世界著名之高等
學府,建校迄今逾800 年,其校友在政界、學界及商界均佔有重要地位,外文「CAMBRIDGE 」為其校名之簡稱,亦代表學校坐落地區,且參加人於1984年起以「Cambridge」、「University of Cambridge 」作為標章,陸續在英國、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡、大陸地區等國
家及歐盟獲准取得註冊,並在我國取得註冊第00358197、00363032號「CAMBRIDGE 」、第00588395、00626172號「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 」等商標權。
而劍橋大學出版社創立於1534年,為世界最大之學術及教育方面之出版社,每年出版近2,500 冊之書籍及150 份期刊,銷售予世界二百餘國家,在諸多國家有代理經銷網,在我國之經銷商
除銷售有關學術及專業暢銷書之外,亦出版兒童英語學習
書籍及其相關書刊。
另劍橋大學考試委員會成立於1858年,1913年起提供英語為第二外國語文測驗,有1,900 個以上之劍橋測試中心分布在150 個國家,核發之認證廣受各國認同。
參加人於1993年就兒童之英文能力而研發設計「Cambridge Young Learners English Tests」英語檢測,在我國稱為「劍橋小院士」或「劍橋兒童英語認證」,並
於1997年開始推行至世界各國,業據參加人提出劍橋大學歷史沿革網頁、課程資料、傑出學生及教授資料;劍橋大
學出版社簡介與海外營運介紹資料、劍橋大學考試委員會
簡要歷史介紹、商標註冊資料、參加人許可之英文認證中
心宣傳手冊、簡介及報紙廣告為證(參原評定卷外放證物
附件三至二十一、二十三、二十八、二十九、三十九、四
十一、五十二至五十九)。
2、參加人前於1998年及2005年曾授權原告所屬「ILTEA」考試中心提供「Cambridge Young Learners English Tests」英語檢測服務,授權期間至2008年9月30日止,原告在其兒童英語認證檢測業務之文宣、手冊及廣告,記載「丙
○○○○○」、「劍橋小院士」、「Cambridge YoungLearners English Tests」等文字,參加人每年對兒童英語檢測之成績結果進行評估研究,並印製出版品供公眾參
閱。
又參加人曾授權經濟部、國立中山大學、臺灣YMCA財團法人臺北市中華基督教青年會、LTTC財團法人語言訓練測驗中心等辦理英檢業務,並在文宣上標示「丙○○○○
○英文認證」、「劍橋兒童英檢」、「劍橋大學英語能力
檢測系列」等字樣,且文宣有丙○○○○○考試委員會之
簡介或標示由該委員會所主辦等內容,而我國於1999年至2000年間有21,400餘人參加該英語檢測認證,於2004年在世界55個國家中有360,000人參加認證。
參加人亦架設專屬網站,其上載有關劍橋大學之各項資訊,提供檢索搜尋
,此亦有參加人所提1998年及1999年劍橋兒童英語檢測評估報告、原告於1998年向其提出授權申請書及往來信函、2005年重新授權協議書可證(參原評定卷外放證物附件四十三至四十七、六十六)。
3、綜上,參加人以特取部分外文「CAMBRIDGE」、中譯文「劍橋」、及外文「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」作為商標所表彰之教育、書籍等商品或出版、英文認證檢測等服務
之信譽,在系爭商標87年5月6日申請註冊前,確實已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知,屬於著名商標。
(五)復按所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者,係指兩商標因相同或構成近似,致使相關消費者誤認為同一商標,或雖
不致誤認兩商標為同一商標,但極有可能誤認兩商標之商
品/服務為同一來源之系列商品/服務,或誤認兩商標之
使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似
關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞,則應參酌商標識別
性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強
弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致
相關消費者產生混淆誤認之虞。又所謂商品是否類似者,
係指兩個不同之商品,在功能、材料、產製者或其他因素
上具有共同或關聯之處,倘標示相同或近似商標,依一般
社會通念及市場交易情形,易使商品消費者誤認其為來自
相同或雖不相同但有關聯之來源,則此兩個商品間即存在
類似關係。
經查,據以評定諸商標之「劍橋」、「CAMBRIDGE」、「UNIVERSITYOF CAMBRIDGE」等商標圖樣,係取其世界知名之劍橋大學(The University of Cambridge)的名稱特取部分及其中譯文名稱「劍橋」,且經參加人
長期廣泛使用在學術教育領域、書籍出版及周邊物品等商
品或服務,並行銷世界各國已有多年歷史,予相關消費者
印象深刻,且在市場上已建立相當之著名程度,故據以評
定諸商標之識別性極高,且相關消費者對據以評定諸商標
亦較系爭商標熟悉。又據以評定諸商標除長期表彰使用於
教育、出版、英文檢測認證等商品或服務外,且自75年起陸續在定期刊物、書籍、電腦程式磁帶、冠帽、領帶、衣
服等商品,亦已取得前揭註冊第00358197、00363032號「CAMBRIDGE 」、第00588395、00626172號「UNIVERSITYOF CAMBRIDGE」等商標權,是參加人就據以評定諸商標有多角化經營之情形。再者,據以評定諸商標長期表彰使用
於教育、出版、英文檢測認證等商品或服務,已臻著名,
並有多角化經營之情形,且觀諸原告於87年5 月間向參加人提出之授權申請書及雙方往來信函暨原告在被授權期間
辦理教學認證之文宣廣告(參原評定卷外放證物附件四十
五至四十七),多有丙○○○○○考試委員會之簡介或標
示由該委員會所主辦等內容,則原告事後於87年5 月6 日始以與據以評定商標近似之「Cambridge Young Learners」作為系爭商標圖樣申請註冊,即屬有疑。況且,原告因
向參加人辦理授權臺灣地區英文檢測等業務關係,依一般
社會通念,應早已知悉據以評定諸商標即「劍橋」、「
CAMBRIDGE 」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 」等系列商標之存在,則原告以近似之「Cambridge Young Learners」作為系爭商標圖樣,復指定使用於與據以評定諸商標屬
同一或類似之各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂
閱,知識或技術之傳授,舉辦各種講座等服務申請註冊,
顯有知悉據以評定諸商標存在而惡意申請註冊之情事。此
外,前揭註冊第00358197、00363032號「CAMBRIDGE 」商標,及註冊第00588395、00626172號「UNIVERSITY OFCAMBRIDGE 」商標,均早於系爭商標獲准註冊、使用,本於我國所採取之商標註冊主義及商標先使用主義,應賦予
據以評定諸商標較大之保護。是以,衡酌系爭商標與據以
評定諸商標圖樣近似之程度;據以評定諸商標早於系爭商
標申請註冊並獲准商標註冊,較早使用於於教育、出版、
英文檢測認證等商品或服務,其識別性強;據以評定諸商
標有多角化經營之情形;相關公眾對據以評定諸商標較系
爭商標熟悉,原告亦未證明系爭商標業經原告長期廣泛使
用於所指定之第41類服務上,已為我國相關公眾所認識,足以與據以評定商標相區辨為不同來源,而無致相關消費
者產生混淆誤認之情事;原告申請系爭商標之註冊難謂出
於善意等情,應認消費者實有可能誤認兩造商標商品或服
務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,而有混淆
誤認之虞。
(六)原告雖稱:由參加人自承原告於系爭商標申請註冊後,曾向伊表示欲將系爭商標移轉予伊一語,可知參加人已肯認
系爭商標業經其同意而為合法,再參以原告與參加人自此
之後尚持續8 年之授權合作關係,足徵參加人應係明知且
同意原告申請系爭商標之註冊云云,惟參加人固不否認曾
為上開說詞,但否認曾同意原告申請系爭商標之註冊。而
參加人所為之上開說詞,至多僅能證明參加人於知悉原告
以系爭商標申請註冊後,確實有移轉取得其商標權之意願
,難謂參加人即同意原告申請系爭商標之註冊。又原告固
另以參加人前就「劍橋小博士」商標及「康橋雙語中小學
(CAMBRIDGE BILINGUAL SCHOOL)」商標提出異議時,曾舉系爭商標為例作為該異議案之理由,並據而主張參加人
既執系爭商標作為上開異議案之證據資料,足見參加人確
有同意原告以系爭商標申請註冊云云。然查,參加人於前
開異議案,雖曾以系爭商標為例作為異議案之證據資料,
但參加人就此部分僅係在說明劍橋大學考試委員會曾在臺
灣授權提供英語檢測認證,包括兒童英語(即劍橋小院士
英文認證測驗)等情,以此彰顯「劍橋」、「CAMBRIDGE」商標所表彰之信譽,於「劍橋小博士」商標及「康橋雙
語中小學(CAMBRIDGE BILINGUAL SCHOOL)」商標申請註冊之前,業已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達
著名之程度,此觀前揭異議案之審定書即明(參原評定卷
外放證物附件三十四)。準此,自難以參加人在該異議程
序中以系爭商標為例,遽謂參加人同意原告以系爭商標申
請註冊,是原告就此部分之主張,即非可採。
(七)復按商標之註冊違反第5條、第31條第5項、第36條、第37條第1項第11款或第42條第2項後段之規定者,自註冊公告之日起已滿2 年者,不得申請或提請評定,為系爭商
標註冊時商標法第53條所規定。
準此,對註冊商標申請或提請評定之除斥期間之限制,並不包含該法第37條第7款規定之違法事由。
且按商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12款至第17款或第59條第4項規定之情形,自註冊公告之日起滿5 年者,不得申請或提請評定;商
標之註冊有第23條第1項第12款情形係屬惡意者,不受第1項期間之限制,亦為99年8 月25日修正公布之商標法第51條第1項、第3項所明定。
是以,對註冊商標申請或提請評定之除斥期間之限制,並不包含該法第23條第1項第12款規定之違法事由係屬惡意之情形(最高行政法99院年度判字第1068號判決參照)。
查參加人係於97年10月30日申請評定,自88年12月16日系爭商標註冊公告之日起已滿5 年,依99年8 月25日修正公布之商標法第51條第1項規定,不得申請評定,但依該條第3項規定,系爭商標之註
冊如有該法第23條第1項第12款規定之違法事由係屬惡意之情形,則無申請或提請評定之除斥期間之限制。又前開
條文所稱之「惡意」,係指除商標權人單純「知悉」他人
著名商標之存在外,並有欲獲取不正競爭利益之意圖。準
此,如商標權人係與著名商標權人具有同業競爭關係,知
悉著名商標,郤仍以相同或近似之商標申請註冊,以依附
該商標著名聲譽,即有逾越正常競爭領域造成二者混淆,
欲獲取不正競爭利益之意圖,並該當前揭規定之「惡意」
要件,而不受同條第1項所定5 年除斥期間之限制。查如
前所述,原告顯有知悉據以評定諸商標存在而惡意申請註
冊之情事,而原告曾向參加人辦理授權臺灣地區英文檢測
等業務關係,應屬同業競爭關係,卻以與據以評定諸商標
近似之英文「Cambridge Young Learners」作為系爭商標圖樣,指定使用於各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢
、訂閱,知識或技術之傳授,舉辦各種講座等服務申請註
冊,足使相關公眾產生混淆誤認之虞,堪認原告以不正競
爭行為搶先申請註冊,有藉仿襲他人著名商標以獲取不正
競爭利益之意圖,而屬惡意,揆諸前開說明,參加人申請
評定自不受同條第1項所定之5 年除斥期間之限制。
六、綜上所述,系爭商標有註冊時商標法第37條第7款及評定時商標法第23條第1項第12款前段所定不得註冊之事由,原告復未能證明其得參加人之同意而申請系爭商標之註冊。
從而,被告就系爭商標評定案所為系爭商標註冊應予撤銷之評定,於法並無不合,訴願決定予以維持,亦無違誤,原告徒執前詞,訴請撤銷訴願決定及原處分,為無理由,應予駁回。
七、本件事證已明,兩造及參加人其餘主張或答辯,已與本院判決結果無涉,爰毋庸一一論列,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依智慧財產案件審理法第1條,行政訴訟法第98條第1項前段,判決如主文。
中 華 民 國 101 年 11 月 29 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由,其未表明上訴理由者,應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書;
如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他造人數附繕本)。
上訴時應委任律師為訴訟代理人,並提出委任書(行政訴訟法第241條之1第1項前段),但符合下列情形者,得例外不委任律師為訴訟代理人(同條第1項但書、第2項)。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
├─────────┼────────────────┤
│(一)符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│      之一者,得不│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│      委任律師為訴│  立學院公法學教授、副教授者。  │
│      訟代理人    │2.稅務行政事件,上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件,上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
├─────────┼────────────────┤
│(二)非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│      列情形之一,│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│      經最高行政法│2.稅務行政事件,具備會計師資格者│
│      院認為適當者│  。                            │
│      ,亦得為上訴│3.專利行政事件,具備專利師資格或│
│      審訴訟代理人│  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時,其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合(一)、(二)之情形,而得為強制律師代理之例│
│外,上訴人應於提起上訴或委任時釋明之,並提出(二)所│
│示關係之釋明文書影本及委任書。                      │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 101 年 11 月 29 日
書記官 張君豪

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