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智慧財產法院行政判決
101年度行專訴字第8號
民國101年10月4日辯論終結
原 告 日商山葉發動機股份有限公司
法定代理人 小栗真
訴訟代理人 李文傑律師
陳初梅律師
郭家佑專利師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 周玉崇
林水泉
參 加 人 光陽工業股份有限公司
代 表 人 王雙慶
訴訟代理人 李逸文律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國100 年12月15日經訴字第10006106790 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國88年5 月29日以「機車之驅動裝置」向被告申請發明專利，並聲明其於西元1998年5 月29日向日本提出申請案，申請案號數為特願平第000000000 號，且以該案主張優先權，復於民國89年10月17日提出申請專利範圍修正本，經被告編為第88108923號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第130763號專利證書（下稱系爭專利）。
嗣參加人提出證據1 之西元1986年6 月30日公開之日本昭000000000 號「自動二輪車」專利案、證據2 之1988年10月6 日公開之日本昭000000000 號「車両の動力伝達裝置」專利案、證據3 之1997年8 月19日公告之美國第5,657,830 號「ELECTRICALLY OPERATED SADDLE TYPE VEHICLE 」專利案、證據4 之86年2 月1 日公告之第84106806號「機車之後懸吊裝置」發明專利案、證據5 之88年4 月23日申請及91年5月11日公告之第90213882號「速克達型機車之車架結構」新型專利案等為證，於97年9 月24日以系爭專利違反專利法第22條第4項及核准時專利法第20條第1項第2款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。
案經被告審查，於100 年8月12日（100 ）智專三㈢05128 字第10020708940 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。
原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、本件原告主張：㈠有關系爭專利具有進步性部分：由系爭專利申請專利範圍第1項之「以固定在車體框架之引擎支撐後臂前端部之樞軸，並以該後臂後端部支撐後輪，將乾式Ｖ字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內，又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」可知，引擎動力係經由配置在固定於車體框架之引擎之曲軸箱內之乾式Ｖ字型皮帶傳達至裝配在後臂內之濕式減速器，其中「後臂」係構成為於後端部支撐有後輪且前端部樞椄於固定在車體框架之引擎，亦即乾式Ｖ字型皮帶係配置在相對於車體係處於固定狀態之引擎曲軸箱內，而濕式減速器則相對於車體處於可擺動狀態，即以後臂前端部之樞軸為擺動中心，故能減輕彈簧下重量。
且因將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內，可使二次傳動裝置壽命延長，亦即系爭專利克服乾式與濕式之組合會造成複雜化、大型化之技術偏見，使後臂側重量輕量化且同時使二次傳動裝置裝壽命延長之功效，故具有進步性。
㈡有關被告認定系爭專利違反專利法第20條第1項第2款規定之擬制喪失新穎性乃屬錯誤部分：⒈被告以83年公布施行專利法第20條規定之擬制新穎性，認為舊法時期核准專利之舉發，排除該條但書規定「但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」之適用。
惟多數國家立法例並未排除後案之可專利性，足見舊法對於人民權利之保護顯有未妥，詎被告卻以對人民權利保護不足之舊法，撤銷已合法存在多年之專利，顯係未保障人民之合法權利，且枉顧法律之安定性。
⒉被告認為由被告於83年公告之專利審查基準1-2-12規定可知，相同之發明除應考量其申請專利範圍外，凡在發明說明或圖式中有記載之發明亦包括在內，故認定系爭專利違反擬制喪失新穎性規定，然被告於83年公告之專利審查基準第1-2-12規定所稱之申請人係指不同人之情況，此有臺北高等行政法院96年度訴字第2167號判決意旨足資參照。
而證據5 之申請人與系爭專利係同一人，故系爭專利並無專利法第20條第1項第2款規定擬制喪失新穎性之適用。
㈢被告於原處分就系爭專利進步性之審定未盡說明理由義務，有理由不備之違法部分：⒈被告以系爭專利申請專利範圍第1項、第2項係為熟習該項技術者，依證據1 與證據2 、證據1 與證據3 、證據2 與證據4 、證據3 與證據4 之各組合所能輕易完成為由，認定系爭專利不具進步性，惟依熟習本項技術者之技術水準判斷，證據1 與證據2 、證據1 與證據3 、證據2 與證據4 、證據3 與證據4 之各組合有其技術上之問題存在，故熟習本項技術者不會考慮進行該等組合。
又況熟習本項技術者，依其習知技術常識，可容易地預見如將特性不同的乾式與濕式之組合會造成複雜化、大型化之課題，因而阻礙其將一先前技術之片斷乾式部分與另一先前技術之片斷濕式部分進行組合之動機，故證據1 至證據4 均統一為乾式或濕式，並無任何證據係組合乾式與濕式。
詎被告僅以系爭專利之構成要件已分別見於各舉發證據為由，認定系爭專利為依各舉發證據組合所能輕易完成者之判斷，卻未說明理由，實有理由不備之違法。
⒉被告認為系爭申請專利範圍第1項及專利說明書並無曲軸箱為「濕式」之界定，而證據1 、證據2 及證據4 之封閉狀之分割部均可注入潤滑油來潤滑減速器零件，並防止潤滑油流失，足見證據1 、證據2 及證據4 之封閉式後臂及其減速機構，均視為已涵蓋於廣義之「濕式」減速器之技術內容。
惟被告就系爭專利是否具有進步性判斷之評論未見於專利舉發審定書，足見被告就進步性之審定未盡說明理由義務，實有理由不備之違法。
況據系爭專利說明書第15頁所載「（後臂之）左側分割部將右殼半體與左殼半體為夾心構成，形成液密構造，內部儲存油料」可知，後臂形成「液密構造」以保持油料儲存於內部，故系爭專利申請專利範圍第1項揭露濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，並無不明確之處。
又被告以證據1 、證據2 及證據4 之封閉狀之分割部均可「注入」潤滑油以潤滑減速器零件，並防止潤滑油流失為由，認為證據1 、證據2 及證據4 之封閉式後臂及其減速機構皆可視為已涵蓋於廣義之「濕式」減速器之技術內容中，其認定係不當臆測，顯有錯誤。
⒊被告於訴願階段對原告提出各舉發證據組合存在阻礙要因之主張，未為任何判斷，僅以系爭專利之構成要件已分別見於各舉發證據為由，認定系爭專利為依各舉發證據組合所能輕易完成者，足見被告於進步性之審定，未盡說明理由義務，自有理由不備之違法。
㈣系爭專利並未違反擬制喪失新穎性之相關規定，原處分認事用法顯有錯誤。
且原處分關於進步性之審定，未盡說明理由義務，實有理由不備之違法。
又系爭專利依熟習本項技術者之技術水準判斷，依證據1 與證據2 、證據1 與證據3 、證據2 與證據4 、證據3 與證據4 之組合各有其技術上的問題存在，熟習本項技術者不會考慮進行該等組合，足見系爭專利具有進步性。
並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被告則以：㈠原告以證據5 之申請人與系爭專利之申請人係同一人為由，主張系爭專利無違第20條第1項第2款有關擬制喪失新穎性之規定。
惟83年1 月21日修正公布之專利法第20條第1項第2款規定，並未規定同一人之先後申請案可排除於擬制喪失新穎性，故專利法於90年10月24日修正時，於該條但書規定「但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」，而系爭專利既係於90年2 月22日經被告審定准予專利，則其是否有應撒銷其專利權之情事，應以核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法規定為斷，是系爭專利自有專利法第20條第1項第2款規定之適用。
又證據5 之第9 圖與系爭專利之第9 圖完全相同，且其已揭露系爭專利申請專利範圍第1項及第2項之技術特徵，是證據5 可證明系爭專利不具擬制新穎性，故系爭專利違反專利法第20條第1項第2款規定。
㈡原告以證據2 或證據3 與證據l 之組合、證據2 或證據3 與證據4 之組合，各有技術上之問題，熟習本項技術者不會進行上開組合，且系爭專利非先前技術易於思及之並組合完成，被告僅以系爭專利之構成要件已分別見於各證據為由，認為系爭專利為依各證據組合所能輕易完成者之判斷，顯有理由不備之違法，故系爭專利非由先前技術所易於組合而完成而具有進步性。
惟：⒈系爭專利說明書及系爭專利申請專利範圍第1項並無曲軸箱為「濕式」之界定，且該說明書亦未定義濕式減速器之「濕式」及其與乾式之區別界線為何。
又證據1 已揭示後臂之左側分割部呈封閉狀，其內部具有二次傳動裝置之減速器，而證據2 已揭示後臂之右側分割部內側具有呈封閉狀之鏈條箱，其內部具有二次傳動裝置之減速器，至證據4 已揭示可擺動支臂（後臂）具有呈封閉狀之左側分割部，其內部具有機械式變速器及減速齒輪，且證據1 、證據2 及證據4 之封閉狀之分割部均可注入潤滑油來潤滑減速器零件，並防止潤滑油流失，是證據1 、證據2 及證據4 之封閉式後臂及其減速機構均可視為廣義之濕式減速器之技術內容。
⒉系爭專利申請專利範圍第1項之「樞軸」相當於證據1 之出力用軸及證據2 之出力軸；
系爭專利申請專利範圍第1項之「乾式Ｖ字型皮帶變速器」相當於證據2 之乾式Ｖ字型皮帶變速器裝置；
系爭專利申請專利範圍第1項之「二次傳動裝置之濕式減速器」相當於證據1 之二次傳動裝置之濕式減速器。
系爭專利申請專利範圍第1項以固定在車體框架之引摯支持後臂前端部之樞軸，並以該後臂後端部支持後輪，將乾式Ｖ字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內，又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內等，係為運用申請前既有之技術，乃熟習該項技術者依證據1 與證據2 之組合所能輕易完成，足證系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
另系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵已揭露於證據1 之後臂包含左側分割部及右側分割部、二次傳動裝置之濕式減速器裝配於後臂內部，而證據2 已揭露後臂包含左側分割部及右側分割部。
至系爭專利申請專利範圍第2項之後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方，係為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者依證據1 與與證據2 之組合所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
⒊系爭專利申請專利範圍第1項之「樞軸」相當於證據1 之出力用軸及證據3 之出力軸；
系爭專利申請專利範圍第1項之「乾式Ｖ字型皮帶變速器」相當於證據3 之乾式Ｖ字型皮帶變速器裝置；
系爭專利申請專利範圍第1項之「二次傳動裝置之濕式減速器」相當於證據1 之二次傳動裝置之濕式減速器。
系爭專利申請專利範圍第1項以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸，並以該後臂後端部支持後輪，將乾式Ｖ字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內，又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內等，係為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者依證據1 與證據3 之組合所能輕易完成，足證系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
另系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵已揭露於證據1 之後臂包含左側分割部及右側分割部，二次傳動裝置之濕式減速器裝配於後臂內部，而證據3 亦揭露懸臂包含左側分割部及右側分割部。
至系爭專利申請專利範圍第2項之後臂分割為從兩側夾前述復輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方，係為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者依證據1 與證據3 之組合所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
⒋系爭專利申請專利範圍第1項之「樞軸」相當於證據2 之出力軸；
系爭專利申請專利範圍第1項之「乾式Ｖ字型皮帶變速器」相當於證據2 之乾式Ｖ字型皮帶變速器裝置；
系爭專利申請專利範圍第1項之「二次傳動裝置之濕式減速器」相當於證據4 之機械式變速器。
系爭專利申請專利範圍第1項以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸，並以該後臂後端部支持後輪，將乾式Ｖ字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內，又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內等，係為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者依證據2 與證據4 之組合所能輕易完成，足證系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
另系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵已揭露於證據2 之後臂包含左側分割部及右側分割部，而證據4 亦揭露可擺動支臂包含可擺動支臂及可擺動支臂延伸部。
至系爭專利申請專利範圍第2項之後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方，係為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者依證據2 與證據4 之組合所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
⒌系爭專利申請專利範圍第1項之「樞軸」相當於證據3 之出力軸及證據4 之驅動軸；
系爭專利申請專利範圍第1項之「乾式Ｖ字型皮帶變速器」相當於證據3 之乾式Ｖ字型皮帶變速器裝置；
系爭專利申請專利範圍第1項之「二次傳動裝置之濕式減速器」相當於證據4 之機械式變速器。
系爭專利申請專利範圍第1項以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸，並以該後臂後端部支持後輪，將乾式Ｖ字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內，又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內等，係為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者依證據3 與證據4 之組合所能輕易完成，足證系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
另系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵已揭露於證據3 之懸臂包含左側分割部及右側分割部，而證據4 亦揭露可擺動支臂包含可擺動支臂及可擺動支臂延伸部。
至系爭專利申請專利範圍第2項後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方，係為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者依證據3 與證據4 之組合所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
㈢系爭專利係運用申請前既有之技術及知識，為熟習該項技術者依證據1 與證據2 之組合、證據1 與證據3 之組合、證據2 與證據4 之組合或證據3 與證據4 之組合所能輕易完成，足證系爭專利申請專利範圍第1項及第2項均不具進步性。
並聲明駁回原告之訴。
四、參加人主張：㈠有關系爭專利不具進步性部分：⒈依系爭專利說明書第5 頁所載內容可知系爭專利之主要構造特徵是採用「樞軸」樞接「引擎」與「後臂」，將乾式Ｖ字型皮帶變速器配置在「引擎之曲軸箱」內，並及將「二次傳動裝置之濕式減速器」裝配在「後臂」內，藉此使後臂單獨擺動，以減輕後臂之重量，且利用濕式組裝手段提高二次傳動裝置之精密度及壽命。
⒉由附件8 之比對分析表一、三、五、可知，系爭專利申請專利範圍第1項之所有技術特徵（包含所有元件及其相互間之連結關係）已為系爭專利申請前已公開之證據1 與證據2 之組合、證據1 與證據3 之組合、證據2 與證據4 之組合、證據3 與證據4 之組合所揭露，是系爭專利申請專利範圍第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，相較於證據1 與2 之組合、證據1 與證據3之組合、證據2 與證據4 、證據3 與證據4 ，均不具進步性。
⒊由附件8 之比對分析表二、四、六、八可知，系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵，為證據1 與證據2 之組合、證據1 與證據3 之組合、證據2 與證據4 之組合、證據3 與證據4 之組合所能輕易完成者，相較於證據1 與證據2 之組合、證據1 與證據3 之組合、證據2 與證據4 之組合、證據3與證據4 之組合，均不具進步性。
⒋原告以系爭專利之技術思想在固定於車體框架之曲軸箱內將乾式及濕式加以連結，即在原本濕式之曲軸箱內特意配置乾式Ｖ字型皮帶變速器，並在後臂中配置濕式減速器，同時在曲軸箱內進行乾式與濕式之連結，致使後臂側重量輕量化且同時使二次傳動裝置壽命延長之功效，自能夠達成系爭專利案說明書所記載「提供能減輕彈簧下重量，並可提高精密度，且能延長壽命之機車之驅動裝置為由，主張系爭專利具進步性。
惟系爭專利應以申請專利範圍第1項界定之範圍為基準，未界定於申請專利範圍內之技術縱見於專利說明書內，亦非屬其保護範圍。
而系爭專利說明書未揭示「引擎之曲軸箱」是否屬於濕式或乾式，亦未將曲軸箱之「濕式」界定於系爭專利申請專利範圍第1項，則「濕式的曲軸箱」並不屬於系爭專利申請專利範圍第1項限制要件，亦非系爭專利申請專利範圍第1項與說明書所主張之特徵。
原告縱主張系爭專利揭示曲軸箱具曲軸之部分係屬濕式，然熟習該項技術者皆可輕易理解「在原本濕式的曲軸箱內特意配置乾式的Ｖ字型皮帶變速器」之特徵，在系爭專利申請時已屬於極為習用之公知技術，故不具進步性。
又系爭專利說明書未定義濕式減速器之「濕式」架構，則證據1 、證據2 與證據4 之封閉式後臂及其減速機構均可被視為廣義濕式減速器，足見原告就「在曲軸箱內進行乾式（Ｖ字型皮帶變速器）與濕式（減速器）之連結」之主張，顯有誤解。
至原告之主張與申請專利範圍第1項並任何關聯性，與實際連結關係不同，是原告之主張，顯無理由。
⒌由系爭專利之各國對應申請案列表可知，系爭專利之日本對應申請案（即系爭專利主張之優先權）為公開第JP11342754號（申請第平000000000 號），該日本對應申請案係因審查官引用證據1 與證據2 而被核駁，並作出拒絕查定之審定，足見系爭專利相較證據1 與證據2 不具進步性。
㈡有關原處分就擬制喪失新穎性之認定並未違法部分：⒈原告以判斷系爭專利是否該當審定時之專利法第20條第1項第2款規定之「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，其申請人自應解釋為不同之人為由，主張系爭專利不該當第20條第1項第2款關於擬制喪失新穎性之規定為由，主張原處分違法。
惟依最高行政法院判決100 年度判字第1904號判決意旨，行政法上之判斷餘地理論，即不確定法律概念之解釋倘涉及高度屬人性抑或高度科技性等行政機關專業判斷時，本於權力分立原則，除行政機關有違反正當法律程序、平等原則等法治國原則之重大明顯瑕疵外，原則上應尊重行政機關就構成要件之解釋。
另依最高行政法院94年度判字第208 號判決意旨，主管機關就專利申請是否具備新穎性、進步性及產業可利用性等可專利性要件之認定因涉及行政機關之專業判斷，故具相當程度之判斷餘地。
且法院縱認被告就該條要件解釋確有不妥，原處分至多僅為「不當」而非「違法」之行政處分，自不生原處分撤銷之問題。
又被告於專利法增訂擬制喪失新穎性之除外規定前，就斯時之專利申請案均係採與本件相同條文解釋進行申請專利實體審查，倘依原告所主張判斷系爭專利是否具備新穎性，不啻係就相同事務為不同處理，此與行政程序法第6條規定、最高行政法院81年判字第1006號判例意旨及憲法第5條規定所彰顯之平等原則顯然相悖，應屬不妥。
⒉由系爭專利之各國對應申請案列表可知，其歐盟對應申請案為公開第EP0960808 號（申請第EP99110513.1號），而其內容僅係系爭專利之歐盟對應申請案之權利取消通知、實審報告及檢索報告，足見該歐盟對應申請案係在檢索報告及實審報告之後即放棄答辯，且其第6 頁之檢索報告已指出該歐盟對應申請案相對同一申請人之歐盟公開第EP0952076 號不符E 項所列擬制新穎性規定。
㈢系爭專利不具進步性之專利要件，亦不符核准當時擬制新穎性規定，已有違專利法之規定，故原告之主張，顯無理由。
並聲明駁回原告之訴。
五、兩造之爭點為：㈠證據5 得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項違反專利法第20條第1項第2款規定之擬制喪失新穎性？㈡證據1 與證據2 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項不具進步性？㈢證據1 與證據3 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項不具進步性？㈣證據2 與證據4 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項不具進步性？㈤證據3 與證據4 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項不具進步性？
六、得心證之理由：㈠本件參加人代表人原為柯弘明，嗣於本院審理中變更為王雙慶，經其具狀承受訴訟，自得許其變更並由本院續為審理，合先敘明。
㈡按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為系爭專利核准時專利法第19條及第20條第1項前段所規定。
惟發明如「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」或「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第20條第1項第2款及第2項復定有明文。
㈢經查，本件原告係於88年5 月29日以「機車之驅動裝置」向被告申請發明專利，並聲明其於西元1998年5 月29日向日本提出申請案，申請案號數為特願平第000000000 號，且以該案主張優先權，復於89年10月17日提出申請專利範圍修正本，經被告編為第88108923號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第130763號專利證書。
按習知之速克達型機車係將引擎與後端支持後輪之變速器成為一體之整體擺動式引擎，向上下方向擺動自如裝在骨架構件之車體框架；
而運動型機車則將引擎固定在骨架構件之車體框架，並將後臂上下移動自如裝在車體框架，將後輪支持在後臂，藉露出外部之長鏈將引擎驅動力傳遞給後輪。
然而此種整體擺動式引擎因引擎及變速器之重量上下方向擺動自如加於車體，故欲加大排氣量時，隨著排氣量之增大其重量更加重，致彈簣下重量加重而欠妥。
又運動型機車因藉由露出外部之長鏈傳遞動力，不但精密度降低，且壽命亦短，保養檢驗之頻率亦增加，故系爭創作以提供能減輕彈簧下重量，並可提高精密度，且能延長壽命之機車之驅動裝置為課題。
為達成上述效果，系爭專利申請專利範圍第1項之發明之特徵為：「一種機車之驅動裝置，其特徵為：以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸，並以該後臂後端部支持後輪，將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內，又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內。」
而第2項所揭露之技術內容則為「2.如申請專利範圍第1項之機車之驅動裝置，其中前述後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方。」
（參附件圖示p-1 、p-2 所示）。
㈣而參加人主張原告系爭專利不具新穎性及進步性，主要係提出下列證據為證：⒈證據1 ，乃1986年6 月30日公開之日本第昭000000000 號「自動二輪車」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（1998年5 月29日），故可作為與系爭專利比對之先前技術。
而此一發明係一種自動二輪車，其第1 、2 圖揭露自動二輪車1 包含：車體框架3 、引擎2 、後臂15（包含左側分割部15a 及右側分割部15b ）、出力用軸23、後輪14、齒輪減速機構21-25 、曲軸箱2a、二次傳動裝置26裝配於後臂15內部等技術特徵。
此一發明目的係為達成裝置有軸驅動式之自動二輪車於加減速時，使車體上下震動減低之目的（參附件圖示1-1 、1-2 所示）。
⒉證據2 ，為1988年10月6 日公開之日本昭000000000 號「車輛的動力傳達裝置」專利案，其公告日亦早於系爭專利優先權日（1998年5 月29日），故亦可作為與系爭專利比對之先前技術。
此一創作係一種車輛動力傳達裝置，其第1 、2 圖機車構造包含：車體框架3 、引擎11、後臂22（包含左側分割部22及右側分割部22）、出力軸26、後輪2 、第一傳動裝置25及無段變速機29及V 字型皮帶33、齒輪減速機構室40、曲軸箱28、第二傳動裝置27之減速器裝配於鏈條箱45等技術特徵，證據2 之發明目的係為達成具有引擎出力軸連結無段變速機之第一傳動裝置，該第一傳動裝置之出力軸，連結第二傳動裝置及後車軸成為車輛動力傳達裝置，使該第一傳動裝置之出力軸、引擎出力軸及後車軸由側視方面呈近直線配置（參附件圖示2-1 、2-2 所示）。
⒊證據3 ，乃1997年8 月19日公告之美國第US5657830 號「ELECT RICALLY OPERATED SADDLE TYPE VEHICLE」專利案，其公告日亦早於系爭專利優先權日（1998年5 月29日），可作為與系爭專利比對之先前技術。
此一創作係一種電動機車，其第14、15圖機車構造包含：車體框架211 、動力單元229、懸臂224 （包含左側分割部224 及右側分割部224 ）、出力軸268'、後輪225 、無段變速器235 及皮帶250 、殼體233 、捲帶傳動裝置276 等技術特徵，以實現電動機車的冷卻性能的改善，及減少灰塵，雨水對電動機之影響（參附件圖示3-1 、3-2 所示）。
⒋證據4 ，乃1997年2 月1 日公告之第84106806號「機車之後懸掛裝置」專利案，證據4 公告日係早於系爭專利優先權日（199 8 年5 月29日），故亦可作為與系爭專利比對之先前技術。
經查，此一專利係一種用於各類機車之後懸吊裝置，其中在一機車車架(11)之後面部份中，至少提供具有相關化油器(13)之引擎(12)、一設有相關變速器裝置(14)而呈支臂型式且用以傳送旋轉運動至一後輪(15)之驅動軸(23)、及至少一彈簧阻尼裝置(16), 該阻尼裝置係定位在該變速器裝置 (14) 之支臂外殼(17)與該車架(11)之覆蓋部份(18)間，其特徵是該引擎(12)除了用一樞軸(19)連接至該車架(11)之一中心部位(20)外，亦用第二樞軸(21)連接至該車架(11)之一覆蓋部份(18)，含有該變速器之支臂(14)係支撐在該驅動軸(23)上，並可繞其擺動；
該可擺動支臂(14)之外殼(17)係連接著一延伸部份(24)，該延伸部份環繞該引擎且支撐著該驅動軸(23)之一端，而該驅動軸(23)之另一端係支撐在該可擺動支臂(14)內；
該變速器為一種機械式變速器或自動變速器（參附件圖示4-1 、4-2 所示）。
⒌證據5 ，乃1999年4 月23日申請、2002年5 月11日公告之（優先權日1998年4 月23日）第90213882號「速克達型機車之車架結構」專利案，其公告日雖晚於系爭專利之優先權日，惟其優先權日（1998年4 月23日）則早於系爭專利之優先權日（1998年5 月29日），故可擬制(legal fiction) 作為與系爭專利比對之先前技術。
經查，此一專利係一種速克達型機車之車架結構，其說明書第8 頁記載「由於如上述藉由引擎4 安裝在車架5 上，且有引擎4 作為車架一部份之功能，故可消除此部份之支架，並因此可求得車體小型化，可達到輕量化…」、第12頁記載「如此，經由樞軸7 將後臂8 安裝於引擎4 上…」、第14頁記載「且，如第9 圖所示，後臂8分割成左側分割部62與右側分割部63二部份…而且，二分割部62、63之前端部62b 、63b 連結於樞軸7 二側，二分割部62 、63 之後端部62c 、63c 連結於後輪軸65。」
、第15頁記載「…此左側分割部62夾合在箱半體62d 與左箱半體62e而構成，其形成液密構造，於內部貯存油料。
藉由如此固定引擎4 於車體側，更且，配置乾式v 皮帶變速機4c於固定在此車體側之引擎4 之曲柄箱4h內，可減輕後臂8 側之重量，因此，可減輕彈簧下重量。
又，藉由乾式v 皮帶變速機4c設在引擎4 之曲柄箱4h內，二次傳動裝置60配設在後臂8 內，無需經由露出外部之長鏈傳輸動力，因此，可提高精度，同時，藉由二次傳動裝置60採濕式，可延長壽命，較習知者更減少保養頻度。」
（參附件圖示5-1 、5-2 所示）。
㈤以下爰分別依前揭爭點論述如下：⒈證據5 得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項違反專利法第20條第1項第2款規定之擬制喪失新穎性？⑴按83年1 月21日修正公布之專利法第20條第1項第2款規定，雖未明定同一人之先後申請案可排除於擬制喪失新穎性，然嗣後於90年10月24日修正之專利法98條之1 但書規定「但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」，查其立法理由乃認為：「‧‧‧二、本條規定先申請案之地位，係由現行條文第98第1項第2款修正後移列。
三、就後案申請前，已有他人申請在先尚未公開之相同專利內容，為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得發明專利。
四、至於同一人之先後申請案，後案之新型創作雖已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利之範圍時，由於係同一人就其發明或新型創作，請求不同之權利保護，既未公開，又無重複取得專利權之虞，故多數立法例均認為並未違反牴觸申請，該後案仍具可專利性，爰次本條但書予以明定；
至於，若前案之說明書、圖式及申請專利範圍均已揭載，則前後案已成一案二申請，應依現行條文第一百零五條準用第二十七條所定一創作一申請之基本原則處理。
‧‧‧」。
由上開修正條文但書規定之立法理由可知，其係將法理解釋之當然結果予以明定而已，亦即縱使在修法之前，專利法第20條第1項第2款以及同法第98條第1項第2款有關「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」不應給予專利之規定，應解釋為不包括先後二專利申請人相同之情形，始符合法律規定之真義，故原專利法第98條之1 所謂「有相同之發明或新型」，於論究新穎性時，其申請人自應解釋為不同之人。
換言之，倘同一人有先、後兩申請案，後申請案申請專利範圍中所載之發明雖然已揭露於先申請案之說明書或圖式，但未載於申請專利範圍時，由於係同一人就其發明或新型請求不同專利範圍之保護，若在後申請案申請日之前先申請案尚未公告，且並無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利。
⑵本件系爭專利申請人為「山葉發動機股份有限公司」，而其專利範圍第1項為：「一種機車之驅動裝置，其特徵為：以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸，並以該後臂後端部支持後輪，將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內，又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內。」
，而第2項之技術內容則為「如申請專利範圍第1項之機車之驅動裝置，其中前述後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方。」
；
反觀證據5 即1999年4 月23日申請、2002年5月11日公告之（優先權日1998年4 月23日）第90213882號「速克達型機車之車架結構」專利案，其申請人亦為「山葉發動機股份有限公司」，惟其唯一之申請專利範圍第1項則為：「一種速克達型機車之車架結構，此速克達型機車中，係於把手與座位之間設有低底盤式擱腳台，於該擱腳台附近，引擎固定配置在車架上，後輪支持在以前端部之樞軸為中心上下擺動自如配設之後臂後端部上；
其特徵在於：上述擱腳台設有左右一對，在此左右擱腳台之間，設有朝上方突出且在前後方向作隧道狀延伸之中央外罩，上車架係通過此中央罩內。」
，由是可知，證據5 與系爭專利申請專利範圍並不相同，是不論本件系爭專利申請專利範圍是否業經證據5 揭露於說明書或圖示中，由於二專利之申請人均相同，依前揭解釋意旨，尚不能因此認為本件系爭專利已擬制喪失新穎性，換言之，證據5 不能證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項違反專利法第20條第1項第2款規定而擬制喪失新穎性。
⒉證據1 與證據2 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項不具進步性？⑴有關證據1、2所揭露之技術特徵業經說明於上揭⒉⑴、⑵所示，茲不再贅。
而依證據1、2兩者所揭露之技術內容，均為機車之傳動裝置，同時亦具有與系爭專利相同之必要技術內容如引擎、傳動裝置、後臂或車體框架等，顯然與系爭專利之技術特徵類似、接近且相關，是以對熟習該項技術者而言，應用或組合證據1 、2 之技術內容，應無困難。
雖證據2所欲解決之問題有別於系爭專利，惟客觀上而言證據2 已揭露系爭專利之技術特徵，例如無段變速機及V 字型皮帶等，是以熟習該項技術者自可由證據2 所揭露之內容，將其運用於系爭專利。
至證據1 創作之目的係為達成裝置有軸驅動式之自動二輪車於加減速時，車體上下震動得以減低，其與系爭專利創作之目的在於減輕後臂側之重量，進而減輕彈簧下重量，二者所欲解決之車體上下震動問題相同，故熟習該項技術者在參考證據1 、2 所揭露之技術內容後，自有可能將其運用於系爭專利所欲解決之問題上，故證據1 、2 之組合對熟習該項技術者係能輕易組合所引証文獻之技術內容。
⑵茲以證據1 、2 之組合與系爭專利申請專利範圍第1項互為比對，可知系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「一種機車之驅動裝置，以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸」之技術特徵，業已見於證據1 之引擎（2 ）固定在車體框架（3 ），後臂（15）經由其前端部之出力用軸（23）而由引擎（2 ）所支撐（參證據1 第1 、2 圖所示）；
而系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「並以該後臂後端部支持後輪」之技術特徵，則已見於證據1 之後臂（15）後端部支持後輪（14）。
至系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵部分，雖證據1 之齒輪減速機構（21、22）係配置在曲軸箱（2a），與系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「乾式V 字型皮帶變速器」尚有差異，惟證據2 已揭露無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）配置在引擎（11）之曲軸箱（28）（參證據2 第1 、2 圖所示）等特徵，雖其形式上未記載無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）為一乾式形態之變速器，惟依系爭專利申請前既有之技術、知識或證據2發行當時之既有技術，熟習該項技術者可知系爭專利之乾式V 字型皮帶變速器或證據2 之無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）為一摩擦驅動(Friction Drive ) ，自無需考量以機油潤滑，換言之，系爭專利之乾式V 字型皮帶變速器已見於證據2 之無段變速機（29）及V 字型皮帶（33），二者實質並無不同，況系爭專利說明書並未進一步記載該乾式V 字型皮帶變速器之「乾式」有何種特點及功效，熟習該項技術者將證據2 之無段變速機及V 字型皮帶置換為證據1 之齒輪減速機構即可獲至系爭專利請求項1 所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」結構。
⑶至於系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」之技術特徵部分，查證據1 已揭露二次傳動裝置（26）（即減速器）裝配於後臂（15）內部，原告雖稱以系爭專利說明書第15頁記載「左側分割部62將右殼半體62d 與左殼半體62e 為夾心構成，形成液密構造，內部儲存油料」等語，可知系爭專利申請專利範圍第1項濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，並無任何不明確之處云云（起訴理由第7 頁）。
惟查，證據1 形式上雖未記載二次傳動裝置（26）為一濕式形態之減速器，惟原告既自承系爭專利請申請專利範圍第1項濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，依系爭專利所主張之優先權日前或證據1 公開日前之技術以觀，所謂二次傳動裝置或減速器以油料進行潤滑者實屬系爭專利申請前既有之技術，縱使證據1 形式上未記載二次傳動裝置（26）為一濕式形態之減速器，惟此等減速器以油料進行潤滑既屬系爭專利申請前既有之技術，所屬技術領域中具有通常知識者自得自證據1所記載之內容導出，是堪認證據1 業已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」之技術特徵。
⑷證據1 、2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性已如前述，而系爭專利申請專利範圍第2項係依附於第1項之附屬項，除包含第1項全部技術特徵外，再進一步界定其後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方。
經查，證據1 在其圖2 即已揭露後臂（15）包含左側分割部（15a ）及右側分割部（15b ），且二次傳動裝置（26）配置在左側分割部（15a ）。
而以油料為二次傳動裝置或減速器進行潤滑乃系爭專利申請前既有之技術、知識，亦為證據1 創作當時之既有技術，是系爭專利申請專利範圍第2項之結構顯然業已經證據1 、2 之組合所揭示，同時亦可達成系爭專利申請專利範圍第2項所界定之結構特徵及其減輕後臂側之重量、延長二次傳動裝置壽命之功效，系爭專利申請專利範圍第2項並未產生突出的技術特徵或顯然的進步，為熟習該項技術者所能輕易完成。
⑸原告指稱證據1 之傳動系統包含濕式之曲軸箱（2a）、濕式之變速器（21-22 ）、濕式之減速器（26）（起訴理由第10頁），又稱系爭專利申請專利範圍第1項濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑（起訴理由第7 頁），而舉發證據1 之傳動系統的特性是整個動力傳送路徑自上游到下游皆統一為「濕式」，因而得以使整個構成簡約化、小型化，如將特性不同之乾式與濕式之組合會產生引擎複雜化、大型化之課題，並無任何舉發證據具有組合乾式與濕式之構成得到佐證云云（起訴狀第10至11頁）。
惟查，以油料為二次傳動裝置或減速器進行潤滑乃系爭專利申請前既有之技術，已如前述，而證據1 發明目的係為達成裝置有軸驅動式之自動二輪車於加減速時，使車體上下震動減低，原告前稱證據1 係為構成簡約化、小型化一詞顯無依據。
次查，證據2 揭露無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）、曲軸箱（28）等，對照原告前稱證據1 之曲軸箱為濕式，則證據2 之曲軸箱（28）亦為原告所稱之濕式，且系爭專利之乾式V 字型皮帶變速器與證據2 之無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）相較，二者實質並無不同，換言之，證據2 之無段變速機（29）及V字型皮帶（33）即為原告所稱之乾式，則證據2 之無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）、曲軸箱（28）即為組合乾式與濕式之結構，原告前稱並無任何舉發證據具有組合乾式與濕式之結構云云，顯無依據。
況證據2 說明書記載其應用於二輪等小型車輛，熟習該項技術者可知證據2 之無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）為一摩擦驅動(Friction Drive)，自無需考量以機油潤滑或機油密封性等，應無乾式與濕式之組合會產生引擎複雜化、大型化一事。
況原告自承系爭專利之發明基本上已是採用了複雜化、大型化之構成（起訴理由第11頁），是縱然以原告前稱特性不同之乾式與濕式之組合會產生引擎複雜化、大型化之情況，系爭專利之發明或原告自認之乾式與濕式之組合，既採用了複雜化、大型化之構成，則乾式與濕式之組合並無存在原告所稱之阻礙因素。
綜上所述，證據1 、2 之組合對熟習該項技術者而言乃屬能輕易組合之技術內容，原告所稱尚難足採。
⑹原告又稱引擎之潤滑需要非常嚴謹之設計考慮，就整個動力傳送經路自上游到下游皆統一為「濕式」的舉發證據1 而言，假設如參加人所言「以舉發證據2 的曲軸箱乾式V 字型皮帶變速器來取代舉發證據1之曲軸箱濕式變速器的部分」，則不僅曲軸箱內需作設計變更，包含齒輪箱27（後臂之一部分）等亦須進行設計變更，易言之，對統一為「濕式」的舉發證據1 ，如欲改變其中一部分，其所涉及者，不僅只對該部分進行變更即可，而需要引擎整體之大規模的設計變更（技術思想的變更），因此熟習本項技術者不會有進行此種大規模的設計變更的動機，此點亦可由參加人所提出之舉發證據1 至4 中，沒有任何一件證據具有如同系爭專利組合乾式與濕式之構成的事實得到佐證云云（參補充理由二狀第5 頁㈢或2012年10月4 日簡報第14頁）。
惟查，系爭專利申請專利範圍第1項所達之功效係減輕後臂側之重量、延長二次傳動裝置壽命，此為原告所自認，而系爭專利申請專利範圍第1項所界定之結構特徵已為證據1 、2 所揭露，且未能產生突出之技術特徵，已如前述，是就系爭專利所達之功效而言，與引擎之潤滑、機油密封性或曲軸箱內之設計變更並無關聯，況系爭專利說明書中亦無「將乾式V 字型皮帶變速器配置在引擎之曲軸箱內」之技術特徵對引擎之潤滑、機油密封性或曲軸箱有何種影響之記載，換言之，原告亦認該技術特徵對先前技術如證據1 、2 而言，並未產生突出之技術特徵或顯然之進步。
換言之，證據1 、2 之組合對熟習該項技術者並不存在原告所稱之阻礙因素。
況證據1 發明目的係為達成裝置有軸驅動式之自動二輪車於加減速時，使車體上下震動減低之目的，其與系爭專利係為減輕後臂側之重量，可減輕彈簧下重量，二者所欲解決的車體上下震動問題相同，熟習該項技術者客觀上自可參考證據1 、2 所揭露之技術內容，將其運用於系爭專利所欲解決之問題上，足證熟習該項技術者係能輕易組合證據1 、2 之技術內容，並無原告前述所稱後見之明之偏見。
原告復稱舉發證據1 至4 中，沒有任何一件證據具有如同系爭專利組合乾式與濕式之結構云云。
惟查，原告所稱證據2 之二次傳動裝置（27）屬乾式既無依據，已如前述，則證據2 之無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）、曲軸箱（28）即為組合乾式與濕式之結構，並非原告所稱舉發證據中皆無組合乾式與濕式之情形，是原告所述尚非可採。
⑷綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1 、2 項所界定之結構特徵已為證據1 、2 所揭露，且於機械領域中該等結構必然產生相應功效，自可達成系爭專利申請專利範圍第1 、2 項所界定之結構特徵並達到減輕後臂側之重量、延長二次傳動裝置壽命之功效，換言之，系爭專利並未能產生突出之技術特徵或顯然之進步，故為熟習該項技術者所能輕易完成。
⒊證據1 與證據3 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項不具進步性？⑴有關證據3 所揭露之技術特徵部分，業經說明如上，茲不再贅。
而就證據1 、3 之組合與系爭專利申請專利範圍第1項比對，可知系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「一種機車之驅動裝置，以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸」之技術特徵，已見於證據1 中將引擎（2 ）固定在車體框架（3 ），後臂（15）經由其前端部之出力用軸（23）而由引擎（2 ）所支撐（參證據1 第1 、2 圖所示）之結構；
另系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「並以該後臂後端部支持後輪」之技術特徵，亦已見於證據1 之後臂（15）後端部支持後輪（14）結構；
至系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」之技術特徵部分，原告依系爭專利說明書第15頁記載「左側分割部62將右殼半體62d 與左殼半體62e 為夾心構成，形成液密構造，內部儲存油料」等語，主張系爭專利請求項1 濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，並無任何不明確之處云云（參起訴理由第7 頁），惟按證據1 已揭露二次傳動裝置（26）（即減速器）裝配於後臂（15）內部之特徵，雖證據1 形式上並未記載二次傳動裝置（26）為一濕式形態之減速器，惟原告既已自承系爭專利申請專利範圍第1項濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，則依系爭專利優先權日前或證據1 公開日前之技術水平，所屬技術領域中具有通常知識者均可得知以油料作為二次傳動裝置或減速器之潤滑媒介，換言之，此乃系爭專利申請前既有之技術及知識，是縱使證據1 形式上未記載二次傳動裝置（26）為一濕式形態之減速器，然因此等減速器以油料進行潤滑乃屬系爭專利申請前或證據1 發行前既有之技術，故可認為證據1 業已揭露系爭專利請求項1 所界定之「又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」之技術特徵。
⑵再就系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵部分，茲與證據1 互為比對，可發現證據1 之齒輪減速機構（21、22）係配置在曲軸箱（2a），與系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「乾式V 字型皮帶變速器」尚有差異。
另依證據3 所揭示之技術內容以觀，其已揭露無段變速器（235 ）及皮帶（250 ）等結構（參證據3 第15圖所示），雖其形式上未記載無段變速器（235 ）及皮帶（250 ）為一乾式形態之變速器，惟由系爭專利申請前既有之技術、知識或證據3 發行當時之既有技術，熟習該項技術者應可推知系爭專利之乾式V 字型皮帶變速器或證據3 之無段變速器（235 ）及皮帶（250 ）係藉由摩擦驅動（Friction Drive），自無需考量以機油潤滑，是以系爭專利所揭示之乾式V 字型皮帶變速器業已見於證據3 之無段變速器（235 ）及皮帶（250 ），二者實質並無不同。
⑶然應予深究者，乃就證據1 、3 各自所揭露之技術特徵是否有促使所屬技術領域中具有通常知識者加以組合之動機？經查，證據3 之動力單元（229 ）由一電動馬達(electricmotor 234)驅動，熟習該項技術者所認知者乃其輸出係一旋轉運動（如證據3 第13欄第48行至第14欄第48行所載旋轉軸rotary shaft 237連接無段變速器235 之驅動皮帶輪driving pulley 248所示) ，是其動力單元無需曲軸箱，即可直接連接無段變速器（235 ），此可由證據3 並未記載該曲軸箱之結構即明。
反觀證據1 之引擎（2 ）係以活塞（17）往復運動驅動活塞桿（17a ），是以其需要曲軸箱（2a）將往復運動轉變成旋轉運動（如證據1 第5 頁及圖2 所示）。
證據1 、3 二者有往復運動轉變成旋轉運動、直接輸出旋轉運動之不同，本質上已難謂相容，況證據3 之動力單元不需曲軸箱即可直接連接無段變速器，而證據1 卻需要曲軸箱始可連接無段變速器，二者於曲軸箱之選用相互衝突而為反向教示，是以熟習該項技術者自較無可能將證據3 之無段變速器連接一曲軸箱，亦即顯難產生單獨將證據3 之無段變速器置換證據1 之齒輪減速機構之動機，是熟習該項技術者並不會將證據1 、3 結合，自無輕易完成系爭專利之可能。
被告僅以系爭專利申請專利範圍第1 、2 所揭示之技術特徵為證據1 、3 之各片斷部分組合所揭露，即認為系爭專利申請專利範圍第1 、2 項業經證據1 、3 所揭露，並未就就證據1 、3 之組合是否為熟習該項技術者於系爭專利申請當時所能輕易完成者進行判斷，顯有未洽，原告就此部分所為之指摘，尚非無據。
⑷綜上所述，證據1 、3 對熟習該項技術者而言，既無產生組合二者之動機，自屬非輕易組合之引證文獻。
另系爭專利申請專利範圍第1項具有減輕後臂側之重量、延長二次傳動裝置壽命之功效，亦非屬熟習該項技術者所能輕易完成。
而證據1 、3 之組合既不可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，則依附於第1項之系爭專利申請專利範圍第2項，解釋上其技術內容包含包括第1項全部技術特徵，同時再進一步界定其後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方，是證據1、3 之組合自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，乃屬當然之解釋。
⒋證據2 與證據4 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項不具進步性？⑴有關證據2 及證據4 各自之技術特徵，業經說明如上。
茲以證據2 、4 之組合與系爭專利申請專利範圍第1項進行比對，可知系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「一種機車之驅動裝置，以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸」之技術特徵，已見於證據4 之引擎(12)固定在車架(11)，可擺動支臂(14)經由其前端部之驅動軸(23)而由引擎( 12)所支撐( 參證據4 第1 、3 圖所示) ；
另系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「並以該後臂後端部支持後輪」之技術特徵，則已見於證據4 之可擺動支臂(14)後端部支持後輪(15)；
至系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」之技術特徵部分，原告以系爭專利說明書第15頁記載「左側分割部62將右殼半體62d 與左殼半體62e 為夾心構成，形成液密構造，內部儲存油料」等語，指稱系爭專利請求項1 濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，並無任何不明確之處云云（參起訴理由第7 頁）。
而與此相對應之證據4 說明書第6 頁記載「在這方式中可達成一後懸吊裝置，其只用一可擺動之支臂，該支臂只含有無級變速裝置25，或對應機械式變速器，及最後之減速齒輪26。」
，證據4 申請專利範圍第6 、7 項進一步限定其所依附之請求項1 之變速器為一種包括可伸展滑輪之自動變速器或一種機械式變速器，即證據4 之無級變速裝置或機械式變速器係執行變速功能，而證據4 之減速齒輪26方執行減速功能且係裝配在可擺動支臂（14）內。
雖證據4形式上未記載減速齒輪為一濕式形態之減速器，惟原告前已自承系爭專利申請專利範圍第1項濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，而以油料潤滑減速器乃系爭專利及證據4 申請前既有之技術、知識，是縱使證據4 形式上未記載減速齒輪為一濕式形態之減速器，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者依系爭專利或證據4 申請前既有之技術仍可推導出系爭專利此部分之技術內容，是可認為證據4 有關減速齒輪係裝配在可擺動支臂內一節，業已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」之技術特徵。
⑵另就系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵部分，如前所述，證據2 業已揭露無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）配置在引擎（11）之曲軸箱（28）（參證據2 第1 、2 圖所示）等結構，雖其形式上未記載無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）為一乾式形態之變速器，惟由系爭專利申請前既有之技術、知識或證據2 創作當時之既有技術，熟習該項技術者可知系爭專利之乾式V 字型皮帶變速器或證據2之無段變速機（29）及V 字型皮帶（33）為一摩擦驅動（Friction Drive) ，自無需考量以機油潤滑，換言之，系爭專利之乾式V 字型皮帶變速器已見於證據2 之無段變速機（29）及V 字型皮帶（33），二者實質並無不同，況系爭專利說明書亦未進一步記載該乾式V 字型皮帶變速器之「乾式」有何種特點及功效，是證據2 已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵。
⑶應再予深究者，乃證據2 、4 固然各自揭露系爭專利所揭示之部分技術內容，惟所屬技術領域中具有通常知識者於接觸證據2 、4 之後，是否能產生組合二者之動機以完成系爭專利之創作？查系爭專利係為解決先前技術所遭遇之彈簧下重量加重之問題，因而提出如系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」等之技術特徵為其解決問題之方法。
而依證據4 說明書第6 頁記載「在這方式中可達成一後懸吊裝置，其只用一可擺動之支臂，該支臂只含有無級變速裝置25，或對應機械式變速器，及最後之減速齒輪26。
…根據本發明之此一裝置，該化油器13亦只承受機車加速之最小影響，此係由於各種已減少未懸吊元件之震動，以防止任何可能相關之化油器障礙。」
等語，可知證據4 無級變速裝置係裝配在可擺動之支臂內，在此情形下，熟習該項技術者遭遇系爭專利所欲解決之彈簧下重量加重問題，顯難以證據4 所教示之「無級變速裝置裝配在可擺動之支臂內」產生解決問題之方法，蓋證據4所教示者係增加後臂側之重量，與系爭專利解決課提之方法即減輕後臂側之重量，二者呈反向教示，熟習該項技術者遭遇系爭專利所欲解決之問題，自不會選擇證據4 所教示之方法。
再者，證據2 雖揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵，惟因證據4 所揭露之無級變速裝置裝配在可擺動之支臂內，以達到減少未懸吊元件之震動之目的，此與證據2 所教示之無段變速機或無級變速裝置之裝配位置呈反向教示，如將證據4 之無級變速裝置裝配至曲軸箱內，顯然無法達成證據4 減少未懸吊元件之震動之目的，故熟習該項技術者顯難產生組合證據2 與證據4 有關無級變速裝置裝配至曲軸箱內而達到系爭專利申請專利範圍第1項所界定之動機。
綜言之，證據2 、4 之組合對熟習該項技術者而言，係非輕易組合之技術內容，另系爭專利申請專利範圍第1項所界定之技術內容具減輕後臂側之重量、延長二次傳動裝置壽命之功效，應非熟習該項技術者所能輕易完成。
被告僅以系爭專利申請專利範圍第1 、2 項所界定者分別為證據2 、4所揭露，即認為系爭專利不具進步性，並未就就證據2 、4之組合是否為熟習該項技術者於申請當時所能輕易完成者進行判斷，顯有未洽。
⑷證據2 、4 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第2項係依附於第1項，解釋上包含第1項全部之技術特徵並進一步限定其後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方，是證據2 、4 之組合自不可證明系爭專利請求項2 不具進步性。
⒌證據3 與證據4 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1項與第2項不具進步性？⑴經查，系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「一種機車之驅動裝置，以固定在車體框架之引擎支持後臂前端部之樞軸」之技術特徵，已見於證據4 之引擎（12）固定在車架（11），可擺動支臂(14)經由其前端部之驅動軸(23)而由引擎（12）所支撐等結構（參證據4 第1 、3 圖所示）；
另系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「並以該後臂後端部支持後輪」之技術特徵，亦已見於證據4 之可擺動支臂（14）後端部支持後輪（15）等結構；
至系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」之技術特徵部分，原告以系爭專利說明書第15頁記載「左側分割部62將右殼半體62d 與左殼半體62e 為夾心構成，形成液密構造，內部儲存油料」等語，指稱系爭專利請求項1 濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，並無任何不明確之處云云（參起訴理由第7 頁）。
而與此相對應之證據4 說明書第6 頁記載「在這方式中可達成一後懸吊裝置，其只用一可擺動之支臂，該支臂只含有無級變速裝置25，或對應機械式變速器，及最後之減速齒輪26。」
，證據4 申請專利範圍第6 、7 項進一步限定其所依附之請求項1 之變速器為一種包括可伸展滑輪之自動變速器或一種機械式變速器，即證據4 之無級變速裝置或機械式變速器係執行變速功能，而證據4 之減速齒輪26方執行減速功能且係裝配在可擺動支臂（14）內。
雖證據4 形式上未記載減速齒輪為一濕式形態之減速器，惟原告前已自承系爭專利申請專利範圍第1項濕式減速器之「濕式」係指以油料進行潤滑，而以油料潤滑減速器乃系爭專利及證據4 申請前既有之技術、知識，是縱使證據4 形式上未記載減速齒輪為一濕式形態之減速器，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者依系爭專利或證據4 申請前既有之技術仍可推導出系爭專利此部分之技術內容，是可認為證據4 有關減速齒輪係裝配在可擺動支臂內一節，業已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「又將二次傳動裝置之濕式減速器裝配在前述後臂內」之技術特徵。
⑵另系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵部分，經查，證據3 已揭露無段變速器（235 ）及皮帶（250 ）（參證據3 第15圖所示），雖其形式上未記載無段變速器（235）及皮帶（250 ）為一乾式形態之變速器，惟由系爭專利申請前既有之技術、知識或證據3 發行當時之既有技術，熟習該項技術者應可推知系爭專利之乾式V 字型皮帶變速器或證據3 之無段變速器（235 ）及皮帶（250 ）係藉由摩擦驅動（Friction Drive），自無需考量以機油潤滑，是以系爭專利所揭示之乾式V 字型皮帶變速器業已見於證據3 之無段變速器（235 ）及皮帶（250 ），二者實質並無不同。
另證據3 之動力單元（229 ）係藉由一電動馬達（electric motor234 ）驅動，熟習該項技術者可知其輸出為一旋轉運動（如證據3 第13欄第48行至第14欄第48行所載旋轉軸rotary shaft 237連接無段變速器235 之驅動皮帶輪driving pulley248 所示），換言之，證據3 之無段變速器並非配置在引擎之曲軸箱內，是以其動力單元自不需曲軸箱即可直接連接無段變速器（235 ），此由證據3 並未記載曲軸箱即明。
另證據4 所揭露之無級變速裝置係裝配在可擺動之支臂內，換言之，證據3 、4 之無段變速器、無級變速裝置皆非配置在引擎之曲軸箱內，由是可知證據3 、4 皆未揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵。
而系爭專利申請專利範圍第1項所界定者復具有減輕後臂側之重量、延長二次傳動裝置壽命等功效，顯非熟習該項技術者所能輕易完成。
⑶證據3 、4 之組合不可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，業經說明如上，而系爭專利申請專利範圍第2項係依附於第1項之附屬項，解釋其技術內容時自應包含第1項之全部技術特徵，再進一步界定其後臂分割為從兩側夾前述後輪之左側分割部與右側分割部，將前述濕式減速器配置在其中一方，是證據3 、4 之組合既不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，自亦不足以證明包含第1項技術特徵之第2項不具進步性。
被告僅以證據3 、4 分別揭露系爭專利申請專利範圍第1 、2 項之部分特徵，即認為系爭專利之技術內容已為證據3 、4 所揭露而不具進步性，未就就證據3 、4 之組合是否為熟習該項技術者於申請當時所能輕易完成者進行判斷，自屬率斷。
七、綜上所述，證據5 雖係由原告申請在先之專利案，其說明書內容或圖示觸及本件系爭專利申請專利範圍，惟因兩者所申請之專利範圍不同，且就法條修正之目的在於明文確認所謂擬制喪失新穎性之範圍不及於同一申請人之情況，以杜爭議等因素下，自應認為縱使本件證據5 之說明書內容業已揭露系爭專利申請專利範圍，亦不致使系爭專利擬制喪失新穎性，始為適法之解釋。
被告就此部分為不同之認定，自有未洽。
另就證據1 、3 之組合、證據2 、4 之組合、證據3 、4之組合等雖不足以證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，與原處分之認定不同，惟因證據1 、2 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，此部分認定與原處分之相同。
是本院之判斷，部分雖與原處分及訴願決定有異，惟因結果並無不同，是被告於專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」處分，依法並無不合。
訴願決定予以維持，亦無違誤。
原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 10 月 25 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 蔡惠如
法 官 汪漢卿
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。
（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 師為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 者，亦得為上訴審│ 。 │
│ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ │ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│
│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│
│之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 101 年 10 月 30 日
書記官 邱于婷
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