智慧財產及商業法院行政-IPCA,102,行商訴,9,20130425,2

智慧財產法院行政判決
102年度行商訴字第9號
民國102年4月11日辯論終結
原 告 陳政宏
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
訴訟代理人 王德博
參 加 人 承龍企業有限公司
代 表 人 謝邱月鳳
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國101年11月20日經訴字第10106114350號訴願決定，提起行政訴訟。
並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國（下同）97年8 月6 日以「康鼎丹比」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之商品，向被告申請註冊。

經被告審查，准列為註冊第1356451 號商標（下稱系爭商標），權利期間自98年4 月1日起至108 年3 月31日止。

嗣參加人主張系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第13款及第14款規定，對之提請評定。

經被告審查，認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款規定，於101 年8 月27日以中台異字第990315號商標評定審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，原告不服，提起訴願，經經濟部101 年11月20日經訴字第10106114350 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。

本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人等之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張

(一)系爭商標經原告宣傳使用已為相關消費者所熟知：原告於系爭商標獲准註冊後，積極宣傳及廣告系爭商標所表彰之商品，並透過購物網站、社群網站及官方網站等網路平台行銷系爭商標所表彰商品，而亦有為數眾多之消費者透過網路平台訂購系爭商標所表彰商品，則系爭商標應已建立其識別性與知名度，相關消費者當可分辨系爭商標與據以評定諸商標之不同，應無混淆誤認之可能。

又被告於審查時應係認二造商標非構成近似，方核准系爭商標之註冊，豈能於核准後再認系爭商標與據以評定諸商標構成近似，而撤銷系爭商標之註冊，則原告實受有因信賴系爭商標核准註冊，而投入廣告及宣傳費用之損害。

再系爭商標所表彰之商品經由媒體之報導、與各大超商通路合作販賣、於月餅比賽中獲獎及入選臺南市百家好店等殊榮，已建立相當之知名度，而使系爭商標有其識別性。

則基於公益與原告信賴利益之保護，縱系爭商標與據以評定商標有近似之可能，被告仍應依修正前商標法第54條但書之規定，為評定不成立之處分。

(二)二造商標並非構成近似1.系爭商標為由四個中文字「康鼎丹比」所構成，為單純之文字商標。

而據評定商標則由中文「丹比」、英文「DANBY 」、及一圖形組成。

二者相較，僅有中文「丹比」二字相同，且系爭商標之中文「康鼎丹比」字樣，其字體大小及所使用之字體皆屬相同，與據以評定商標之中文「丹比」字樣並不相同，二者應非構成近似，況據以評定商標另有外文或圖樣之結合，二造商標於外觀差亦甚大，相關消費者於購買時應無混淆誤認之可能。

2.將四字連用之中文使用於商標中應屬普遍，且我國係以中文為母語，相關消費者對於中文之使用應屬熟悉，而中文之詞句、成語或標語，以四字構成者亦屬常見，則相關消費者於觀察系爭商標時，仍會就「康鼎丹比」四字一體觀察，而不致將其割裂為「康鼎」、「丹比」二部分觀察，則實無與據以評定諸商標之中文「丹比」二字混淆之可能。

而被告將系爭商標予以分割，僅擷取「丹比」二字加以比對，亦有違商標審查基準相關規定。

3.綜上所述，二造商標之中文字樣及設計意匠皆有不同，相關消費者於唱呼之際亦屬有異，應不致造成相關消費者發生混淆誤認之情形，二造商標應非構成近似。

(三)據以評定諸商標係因原告之父親經營不善，而將其質押與參加人，參加人本業並非經營糕餅類相關業務，故其承受據以評定諸商標後，未積極廣告、宣傳或使用，則相關消費者印象中仍認為係因公司營運不當，致使未繼續生產據以評定商標所表彰之商品。

而原告另以系爭商標註冊，即為刻意與據以評定諸商標區分，則系爭商標已建立其識別性已於前述，相關消費者當能區分二造商標之不同。

綜上所述，系爭商標並未違反商標法第30條第1項第10、11款之規定。

(四)為此起訴聲明請求原處分及決定均應予撤銷。

三、被告之答辯

(一)系爭商標係由單純4 字中文所構成，而據以評定諸商標則係由中文「丹比」單獨或搭配圖形或外文「TAN BII 」或「DANBY 」組合所構成，二造商標相較，雖有文字、圖形之不同組成部分，惟因均有明顯相同之中文「丹比」2 字，整體予人印象有其相近之處，以具有普通知識經驗之消費者，於交易購買時施以普通之注意，可能會誤認二者商品或服務來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度非低。

(二)系爭商標指定使用之「茶葉，茶葉製成之飲料，咖啡，咖啡豆，咖啡包，可可，咖啡製成之飲料，糖果，餅乾，穀製點心片，月餅，蛋黃酥，土司，蛋糕，麵包，漢堡，蛋塔，披薩，甜甜圈，布丁」商品，係屬茶葉、咖啡、糖果、糕餅等休閒飲料與點心食品，與據以評定第21082、37675、122924號商標指定使用之「冷熱飲料店」等服務、第106062號商標指定使用之「代理各種蛋糕、麵包、囍餅、西點等食品之經銷服務」、第142212號商標指定使用之「食品零售」等服務、第923678號商標指定使用之「汽水、果汁、礦泉水」等商品、第1152478 號商標指定使用之「食品及飲料零售之服務」等服務相較，前者商品或經常為後者服務所提供之商品，或皆屬飲料商品，二者於用途、滿足消費者相同之需求、產製者、行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者或接受服務之消費者，誤認其為來自相同或相關聯之來源，二商品或服務間應存在相當程度之類似關係。

又構成二造商標之中文「丹比」2 字，非競爭同業必須或通常用以說明商品的標識，且以之作為商標文字指定使用於飲料、糕餅等相關商品及服務而獲准註冊者，除原告、參加人及參加人之前手外，以之做為商標並取得註冊者實非多數，故據以評定諸商標單純以該文字，或結合其他文字或圖形之商標圖樣，應具有不低之識別性。

系爭商標與之構成近似程度非低，復指定使用於類似關係商品，即可能引起消費者產生誤認。

(三)又觀諸原告檢具之網路資訊，固可見有系爭商標與外文及圖形組合使用之情形，網頁上雖有流覽次數、滿意度（人次）等紀錄，然其份數非多，另檢附之中秋節及母親節型錄、報紙報導，均欠缺系爭商標之商標使用期間、範圍、地域、銷售數量等，尚難據此認定實際使用情形，自難謂系爭商標經使用已為相關消費者所熟悉。

況前開網頁資料中「商店公告」項下所載「康鼎丹比是由丹比的老員工合力集資而成，聘請丹比老師傅傳承丹比美味的幸福口感，……，丹比經典暢銷商品都將在康鼎丹比一一陸續推出」等語，及原告檢具「微型創業鳳凰」成果專刊所載「過去曾經是喜餅代名詞的丹比食品……很難接受29年歷史的丹比招牌就此消失……整合丹比老員工，相信努力可以把企業扶正」，亦有引起消費者將之與「丹比」產生同源之聯想，自難謂相關消費者不致產生混淆誤認之虞，而原告所提證據實難以證明二造商標並無發生混淆誤認可能，自難謂系爭商標有商標法第60條但書規定之適用。

被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人之答辯原告之父親係「丹比」食品董事長，曾向參加人借款，後因無力償還，故將據以評定諸商標移轉予參加人，而參加人亦與原告之父親訂有契約書，約定登記之後，原告不得以自己或相關公司或人員名義申請相同或類似的商標，若有違反亦同意一併變更或移轉予參加人。

且二造商標應屬高度近似。

其餘答辯與被告相同，並請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷

(一)原告前以「康鼎丹比」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之「茶葉、茶葉製成之飲料、咖啡、咖啡豆、咖啡包、可可、咖啡製成之飲料、糖果、餅乾、穀製點心片、月餅、蛋黃酥、土司、蛋糕、麵包、漢堡、蛋塔、披薩、甜甜圈、布丁」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1356451 號商標。

嗣參加人以該商標有註冊時商標法第23條第1項第13、14款規定之適用，對之申請評定。

經被告審查，認二造商標近似程度非低，指定使用之商品及服務間亦存在相當程度之類似關係，相關消費者有可能誤認二商標之商品或服務來自於同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，故為系爭商標之註冊應予撤銷之審定。

原告不服，提起訴願，亦為經濟部以相同理由決定駁回，原告仍未甘服，提起本件訴訟，並以上開理由主張二造商標有其差異性，且系爭商標經原告努力宣傳廣告，並積極使用後，已建立其識別性，相關消費者應不致發生混淆誤認之情形，且基於公益與原告信賴利益之保護，仍應依商標法第60條但書之規定，為評定不成立之處分。

被告與參加人則以前開理由答辯，故本件之主要爭點仍為系爭商標與據以評定諸商標相較，是否有致相關消費者混淆誤認之虞而不得註冊之情形，及有無商標法第60條規定，不得註冊之情形已不存在，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。

(二)按商標有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形者，不得註冊，商標法第30條第1項第10款本文定有明文。

而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。

故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。

而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：(1) 以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；

(2) 商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；

(3) 商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。

故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。

(三)經查系爭商標圖樣，係為由左至右橫書之中文「康鼎丹比」4 字所組成之單純文字商標，且所使用之字體亦屬常見之印刷體，並未加入任何商標設計者之特殊意匠，故系爭商標並未於外觀上使消費者產生寓目之印象；

而據以評定諸商標之部分，其中註冊第21082 號商標係單純由橫書之中文「丹比」2 字所組成，註冊第37675 、106062號商標係由中文「丹比」分別結合外文「tan bii 」與圖形或結合外文「DANBY」與圖形組合而成，再註冊第923678及1152478 號商標亦係由中文「丹比」分別結合圖形及外文「DANBY 」所構成。

二造商標相較，其中文部分均有「丹比」2 字，且因「丹比」2 字並非中文固有詞彙、現今或曾經使用之流行用語或特定物品或商品之代名詞，應屬具原創性之詞彙，就相關消費者而言，並無固有意義可循，亦不致將其視作一般之名詞，故將其使用於二造商標中，自能於整體觀察之際取得主體地位而構成為主要部分，其讀音又相同，使相關消費者於連貫唱呼之際，亦會產生相似之印象，揆諸前揭說明，二商標在外觀、觀念或讀音上，均屬近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞，為近似之商標。

雖二造商標尚有外文部分、中文「康鼎」2 字及圖形部分有無之差異，惟觀諸據以評定諸商標中之外文「tan bii 」、「DANBY 」部分，依其發音可知，顯係由中文「丹比」之音譯而來，而二商標之中文「丹比」2 字部分於連貫唱呼之際，已易使消費者產生混淆誤認，則外文「tan bii 」、「DANBY 」既僅係由中文「丹比」之音譯而來，相關消費者自僅會將該外文部分視為中文發音之強調，而忽略此部分之不同。

且商品製造者為區別商品之系列、品質或等級，亦常以相同之文字作為商標設計之固定元素，再分別加上圖形或不同之文字使其成為表彰不同商品之系列商標，則以二商標之中文「丹比」2 字部分之讀音相同，故縱二者於外觀上有些微之差異，然二商標倘係標示在相同或類似之商品或服務時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍會有所混淆而誤認二商品或服務係自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯，故二商標仍應屬構成近似之商標。

(四)次查系爭商標指定使用之「茶葉、茶葉製成之飲料、咖啡、咖啡豆、咖啡包、可可、咖啡製成之飲料、糖果、餅乾、穀製點心片、月餅、蛋黃酥、土司、蛋糕、麵包、漢堡、蛋塔、披薩、甜甜圈、布丁」，與據以評定之註冊第21082號、第37675 號、第122924號商標所指定使用之「冷熱飲料店」等服務、第106062號指定之「代理各種蛋糕、麵包、囍餅、西點等食品之經銷服務」、第142212號商標指定之「食品零售」等服務、第1152478 號商標指定之「食品及飲料零售之服務」及第923678號商標指定之「菊花茶、冬瓜茶、洛神茶」等商品相較，或後者之服務即在提供或經銷前者之商品，或二者皆屬飲料相關商品，其指定之商品/ 服務於原材料、功能、用途、消費族群、產製者、行銷管道及場所等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，復屬高度類似之商品／服務。

故以二商標近似之程度，指定使用於高度類似之商品服務，自然會使相關消費者產生混淆而誤認二商品或服務係自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯。

況原告於使用時均強調其與原「丹比」品牌間之關係（見原證4 ），且原告亦自陳消費者問起該公司與丹比之間的關係時，其均會加以澄清，更可證明確實有消費者誤認二商品或服務係出自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯（見本院卷第69頁）。

(五)至原告主張基於公益與信賴利益之保護，縱系爭商標與據以評定諸商標有近似之可能，被告仍應依商標法第60條但書之規定，為評定不成立之審定云云。

惟按商標法第60條係規定，但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。

經查本件不得註冊之情形仍然存在，且因原告強調丹比之使用方式而更易混淆，況據以評定諸商標原係因原告之父親經營不善，而將其質押與參加人，此為原告於起訴狀中所自承（見本院卷第11頁），亦有參加人所提出之契約書影本可證（見本院卷第71至73頁），堪信為真實，該契約書第七點記載「契約書簽立後，乙方不得以自己或乙方相關之公司或人員之名義，申請相同或類似前揭商標之申請案件，如有此等情事亦同意一併變更或移轉給與甲方」，由該契約書之立契約書人記載可知，甲方即參加人，而由原告及參加人於本院之陳述亦可知，乙方即為原告之父親（見本院卷69至70頁），原告亦知悉其父親與參加人有此約定之存在，則自應避免以可能與據以評定諸商標構成近似之商標申請註冊，故原告主張其有公益或信賴利益之保護，並不可採。

(六)商標法第106條第1項規定，本法中華民國100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；

其程序依修正施行後之規定辦理。

但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。

本案係100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議案件，而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1項第13款本文，雖經修正為商標法第30條第1項第10款本文，然僅條次變更，內容並無不同，而本件依註冊時及修正施行後之法條規定均為違法事由，故應依法撤銷系爭商標之註冊，併此敘明。

六、綜上所述，系爭商標因有註冊時商標法第23條第1項第13款本文即商標法第30條第1項第10款本文規定之情形，而不應准予註冊。

從而，被告就系爭商標評定案所為系爭商標註冊應予撤銷之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 4 月 25 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
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│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│      之一者，得不│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│      委任律師為訴│  立學院公法學教授、副教授者。  │
│      訟代理人    │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
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│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│      列情形之一，│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│      經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│      院認為適當者│  。                            │
│      ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│      審訴訟代理人│  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例│
│外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所│
│示關係之釋明文書影本及委任書。                      │
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中 華 民 國 102 年 4 月 29 日
書記官 陳士軒