智慧財產及商業法院行政-IPCA,104,行專訴,19,20150827,3

智慧財產法院行政判決
104年度行專訴字第19號
原 告 鄒順菁
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 楊淑珍
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國103 年12月9 日經訴字第10306128080 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：原告未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段之規定，由被告聲請一造辯論而為判決。

貳、實體方面：

一、事實概要：原告前於民國94年11月18日以「油品改質為柴油及增加生質柴油（燃燒熱值）之方法及其應用」向被告申請發明專利（下稱系爭案），經被告編為第94140701號審查，不予專利。

原告不服，於98年8 月4 日申請再審查，並提出系爭案申請專利範圍及說明書修正本。

經被告審查，以該修正本內容不符現行專利法第43條第2項規定，及系爭案不符同法第22條第2項規定等由，於103 年2 月21日以（103 ）智專三（五）01101 字第10320227230 號審查意見通知函請原告提出修正或申復說明。

嗣原告於103 年6 月23日提出說明書第7 、8 頁修正頁，並修正申請專利範圍。

被告嗣依申請時說明書、圖式及103 年6 月23日說明書第7 、8 頁修正頁、修正之申請專利範圍為審查，認上述103 年6 月23日申請專利範圍及說明書修正本已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，有違現行專利法第43條第2項規定，以103年7 月15日（103 ）智專三（五）01103 字第10320961700號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。

原告不服，提起訴願，經經濟部於103 年12月9 日以經訴字第10306128080 號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

（一）系爭案之修正，並未違反現行專利法第43條第2項規定：１、依專利法規定，修正內容僅須為申請時說明書所支持為已足，並未規定不能將小的權利範圍修正為大的權利範圍。

系爭案說明書有廣義及恢宏之大範圍，並非侷限於小範圍之金屬離子，且專利可提出分案一組專利要求和原專利要求不同，原告為求簡明，以大範圍之專利要求為之，並無不妥。

２、系爭案說明書上並未有如訴願答辯書上所指「生物蛋白」為天然胺基酸所構成之胜肽類之記載，此反而更證明其是細胞、菌或酵素，系爭案說明書並明白表明前案是原告（同一發明人）金屬錯體聚合物及溶液案，第094140701號是子案或後案，有前案各國所核准「生物蛋白」就是細胞、菌或酵素之事實證明，且公開日期在系爭案之前。

３、系爭案為我國發明專利第94103202號之子案（同一發明人），依該說明書內容可證明「生物蛋白」為「蛋白酵素和/ 或菌和/ 或細胞」之統稱。

４、103 年6 月23日修正所載之「金屬離子」、「生物蛋白」，均已定義於申請時說明書之中，訴願理由書亦有說明，因此，前揭修正並未引入新事項，並無超出範圍。

（二）系爭案複審送件時回覆之審查委員與原告溝通確認無誤才送件，一週後更換審查委員時，竟未經溝通協助修正，即逕予核駁，並非合理。

（三）聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告抗辯如下：

（一）依現行專利法第43條第2項及2013年版專利審查基準（下稱系爭審查基準）第二篇第六章「2.超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」之規定，與現行專利法第26條第2項暨系爭審查基準第二篇第一章「2.4.3 為說明書所支持」之規定，可知有關「修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」與「申請專利範圍為說明書所支持」，二者判斷之對象及判斷原則並無關聯，原告援引「支持」之規定主張系爭案合乎修正之規定，實對上開規定有所誤解，應不足採。

（二）至原告主張103 年6 月23日修正所載之「金屬離子」、「生物蛋白」，於訴願理由書中已敘明載於申請時說明書之何處。

惟原告於訴願理由所指摘處，實未載有「金屬離子」、「生物蛋白」，被告已於103年8月21日（103）智專三（五）01103字第10321146880號訴願答辯書中一一駁斥，原告主張不足採信。

（三）再者，系爭案（申請日為94年11月18日）與發明專利第94103202號（申請日為94年2月2日）為原告於不同日申請之專利，並非原告所稱之分割案。

又，判斷系爭案之修正是否違反現行專利法第43條第2項規定，係以該修正與其申請時說明書、申請專利範圍與圖式為比對，並無援引他案專利說明書所載之定義為判斷依據之理。

據上，原告援引他案說明書內容欲證明其修正合乎專利法之規定，實無理由。

（四）系爭案自申請後多次修正均有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之情事，被告於初審階段曾以97年10月3 日（97）智專二（六）01147 字第09720532830 審查意見通知函、97年12月29日（97）智專二（六）01147 字第09720718250 號審查意見通知函，於再審階段曾以103 年2 月21日（103 ）智專三（五）01101 字第10320227230 號審查意見通知函敘明理由並函知原告申復、修正，且因被告審查是以歷次原告所提申復理由為斷，不因更換審查委員，而有再予通知之義務，是本件並無原告所稱被告逕予核駁之情事，併此澄明。

（五）聲明：原告之訴駁回。

四、本院之判斷：

（一）查系爭案係於94年11月18日申請，被告於103 年7 月15日以（103 ）智專三（五）01103 字第10320961700 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。

是以，系爭案應否准許，應以審定時有效之103 年1 月22日修正公布、103 年3 月24日施行之專利法即現行專利法為斷。

（二）系爭案之申請歷程：查申請人係於94年11月18日申請系爭案，並先分別於94年2 月5 日、94年12月26日、95年1 月16日、96年5 月28日、97年3 月31日、97年4 月7 日提出修正，其中96年5 月28日所提出之修正已逾15個月，經被告於97年3 月6 日以（97）智專二（六）01147 字第09740394730 號函處分不予受理，其餘被告以94年2 月5 日、94年12月26日、95年1 月16日之修正不符審定時適用之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法（下稱92年專利法）第49條第4項之規定，而依據原申請時所提發明說明及圖式、97年3 月31日及97年4 月7 日所提修正申請專利範圍修正本審查，認系爭案請求項1 至16不符92年專利法第26條第2、3 、4 項之規定為由，於97年10月3 日以（97）智專二（六）01147 字第09720532830 審查意見通知函通知原告提出申復或修正。

嗣原告於97年12月3 日提出修正，但仍經被告以97年12月3 日之修正仍不符92年專利法第49條第4項之規定為由，於97年12月29日以（97）智專二（六）01147 字第09720718250 號審查意見通知函通知原告提出申復或修正。

其後，原告復於98年3 月2 日提出修正，並同意以98年3 月2 日提出之申請專利範圍修正本進行審結，不再送件，嗣被告以系爭案經修正後之申請專利範圍請求項1 至14及發明說明不符92年專利法第26條第2 、3 、4 項之規定為由，於98年6 月3 日以（98）智專二（六）01147 字第09820332020 號核駁審定書審定不予專利。

申請人後於98年8 月4 日提起再審查並修正申請專利範圍，惟仍經被告以原告所為之修正已超出申請時原說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍，違反現行專利法第43條第2項規定，且有不符現行專利法第22條第2項之情事，而於103 年2 月21日以（103 ）智專三（五）01101 字第10320227230 號審查意見通知函通知原告提出申復或修正，原告遂於103 年6 月23日提出說明書（下稱系爭修正說明書）第7 、8 頁修正頁，並修正申請專利範圍等情，有系爭案之原申請卷可稽。

據上，前揭違反現行專利法第43條第2項或92年專利法第49條4 項規定之修正，自非本件審查之依據。

是以，本件是否准予專利，應視申請時說明書、圖式及系爭修正說明書第7 、8 頁修正頁及修正之申請專利範圍有無現行專利法第46條第1項所定之情事，合先敘明。

（三）系爭案之技術分析：１、系爭案技術內容：系爭案揭示一種油品經組合為金屬錯體聚合物溶液及其酯化發酵反應。

其中的金屬錯體聚合物由油（含脂肪酸）和/或水和/或R–COOH溶解醣類（含糖–金屬）分子和/或具有羥基或羥基並氨基和/或羧基和/或醣類（含聚糖–金屬）的聚合物、和/或金屬鹽和/或氨或胺類物質和/或其他混合均勻而成，酯化發酵反應後能夠萃取柴油。

金屬錯體聚合物溶液特殊發酵反應，如經真菌和／或藻類成長可以應用於吸收空氣中二氧化碳和水、氮、游離物而成脂肪酸、地衣酸等產物而可以進行酵素酯化反應或其他酯化反應，而產生生質柴油質溶液，增加了生物蛋白及其代謝物，這種〝金屬酵素生物催化劑〞用於油品，增加柴油質溶液可以增加燃燒熱值。

其在上述反應中經具有空氣/水/油、空氣/水相溶設備，吸收氣體或回收燃燒氣體，衍生生物細胞酯化處理成廢溶劑液體等，另和處理有機廢棄物和成為肥料、飼料並食品發酵和產生有機氣體（含甲烷氣體）中的應用（參見系爭案摘要，原申請卷一第181頁）。

２、系爭案主要圖式：如附圖所示。

３、系爭案申請專利範圍：依系爭案103 年6 月23日修正之申請專利範圍共計16項，其中請求項1 、13為獨立項，其餘為附屬項，各請求項之內容如下：1.一種組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，包括至少一種組合物構成金屬錯体聚合物用于發酵增殖應用，其各組分的質量百分比配比如下：⑴由水：99.87-0.1%；

⑵和含金屬離子之物質：0.01-30%；

⑶產生羧基酸的生物蛋白及其可轉化為羧基酸之物質：0.01-30%；

⑷產生含醣類的生物蛋白及其可轉化含醣類的物質：0.01-30%；

⑸產生含氨基化合物的生物蛋白及其可轉化含氨基化合物的物質；

上述按常規方法添加攪拌或加熱混合均勻的溶液，具有蛋白發酵增殖特性，含生物蛋白指酵素或菌或細胞，上述⑶和⑷和⑸之類物質或者有三種代替物質為羧基酸物、具羥基碳水化合物、氨基化合物，最多取二種代替物質。

2.如申請專利範圍l 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步含⑶之類物質可由羧基酸物代替。

3.如申請專利範圍1 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步含⑷之類物質可由具羥基碳水化合物代替。

4.如申請專利範圍1 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步含⑸之類物質可由氨基化合物代替。

5.如申請專利範圍1 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步含油為脂肪酸或產生脂肪酸的生物蛋白及其可轉化為脂肪酸之物質。

6.如申請專利範圍1 或2 或3 或4 或5 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，其特徵在於其中進一步含有真菌或藻類或苔蘚或茶葉細胞或者酯化酵素或酒渠酵素或者其他微生物。

7.如申請專利範圍1 或2 或3 或4 或5 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步發酵增殖之植物生物食物來源為：⑴空氣含氮氣、氧氣、有機和無機塵埃、空氣中油脂、二氧化碳或碳酸根離子或碳酸氫根離子；

⑵水、岩石或礦石、骨胳、磷肥、鉀肥、礦土或木屑粉或纖維素或礦土燒結的磁磚或稻穀或金屬鹽或無機鹽或醣類或羧基的酸或尿素或氨或胺類物質或廢棄蛋白物質；

⑶或者根據前述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液之營養液；

⑷或者組合物構成金屬錯体聚合物溶液在處理有機廢棄物成為的肥料；

⑸或者加有羧基的酸或氨或胺類物質時後補足真菌或藻類或其他應用成份為符合組合物構成金屬錯体聚合物溶液所缺乏的來配比添加；

⑹或者育種發酵時補足真菌或藻類或其他植物生物營養成份為符合組合物構成金屬錯体聚合物溶液所缺乏的來配比添加；

⑺或陽光或設備含光照設備如：燈泡、LED 燈、光纖發光或引光等來調節。

8.如申請專利範圍1 或2 或3 或4 或5 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步發酵增殖之植物生物產物或其他物質轉移為酯化發酵反應，內含真菌或藻類或其他植物生物需做攪磨碎裂解、或混加羧基酸或醣類並殺菌滅菌處理。

9.如申請專利範圍l 或2 或3 或4 或5 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步酯化發酵指為組合物構成金屬錯体聚合物溶液含有鈦金屬和含有脂肪酶之酯化酵素或者混入些酒渠之生物催化劑來酯化處理。

10.如申請專利範圍8 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，所述的酯化發酵處理反應物為油、羰基化合物、脂肪酸、羧基酸、醣類經酒渠化之醇類或一般醇類，酯化過程已成油脂時可加入氧負離子O-2 、O2- 之離子化氧或初生態氧等氣體來強化改質。

11.如申請專利範圍1 或2 或3 或4 或5 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步發酵增殖中該可轉化物質之轉化方法，其後藉具有研磨或溶解或裂解或酵素發酵來達成，如經發酵蛋白質成為胺類及胺基酸或少量氨類，醣類或羧基酸或脂肪酸或金屬鹽可比照上述研磨或溶解或裂解或酵素轉化法來運用，組合物構成金屬錯体聚合物溶液發酵中，或可添加少量胺類或醣類或羧基酸或脂肪酸或金屬鹽當做組合物構成金屬錯体聚合物溶液發酵起始劑。

12.如申請專利範圍7 或11所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步發酵增殖應用包括依組合物構成金屬錯体聚合物溶液的成份來配比添加有機物或有機廢棄物所缺乏的為使固化或液化或者成為肥料、飼料、食品發酵或產生有機氣體；

如⑴組合物構成金屬錯體聚合物含菌之培養基和⑵根據前述的組合物構成金屬錯體聚合物質不含菌之營養物，當培養基和營養物兩者混合加水而產生有機氣體的應用。

13.一種如申請專利範圍1 或2 或3 或4 或5 所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液用于發酵增殖應用之設備為⑴純化二氧化碳/氮氣之前置空氣殺菌；

⑵一般氣液相溶設備或者具有空氣/水或油相溶並由冷凝管排組成旋渦板設備、利用空氣回轉和導流鈑產生漩渦水或油之氣液相溶洗滌槽；

⑶利用產生旋渦之冷凝管排使用之熱交換冷凝器來促進氣液相溶或產生冷空氣的設備；

⑷一種以迂回迴圈路徑產生細胞增殖之光生物反應器；

⑸附設迴圈裝置加裝攪磨碎機攪碎、裂解機裂解植物生物之收集槽；

⑹含熱交換加溫管排或加溫裝置之附設攪拌育種發酵存貯槽；

上述其增殖過程加入依組合物構成金屬錯体聚合物溶液之營養液配比所缺乏的配料，讓經攪磨碎裂解後攪拌加溫快速發酵大量培植種菌。

14.如申請專利範圍13所述的製備設備，其特徵菌在於⑴二氧化碳氣液相溶或混入；

⑵光合生產培養；

⑶已複製增生長成才或需攪磨碎裂解迴圈液來攪磨碎裂解混合；

及⑷攪拌育種發酵存貯槽；

上述四個步驟重複來回迴圈不斷增生。

15.如申請專利範圍13所述的製備設備，其特徵在於：所述的氣液相溶設備或者具有氣相／水相或油相相溶設備，為達到高量吸收二氧化碳：⑴藉滴定羧基之酸或者氨或胺類物質或鹽類，使之呈酸或鹼性；

⑵或產生旋渦相溶設備；

或前述設備具有促進二氧化碳吸收、氮氣吸收；

⑶或有溫差刺激生長的熱交換冷凝器，以便達到高量吸收二氧化碳。

16.如申請專利範圍13所述的組合物構成金屬錯体聚合物溶液的用于發酵增殖應用之設備，所述的酯化發酵所用設備為具有攪拌或曝氣發酵設備。

（四）系爭修正說明書第7 、8 頁修正頁及修正之申請專利範圍不符現行專利法第43條第2項之規定：１、按修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；

違反上開規定者，應為不予專利，現行專利法第43條第2項、第46條第1項分別定有明文。

而所謂「申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」係指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。

又前述「該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者」係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specificmatter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者而言，系爭審查基準第二篇第六章「2.超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」一節，可資參照。

２、系爭修正說明書第7 至8 頁之修正係針對「組合物構成金屬錯体聚合物溶液」之組成內容予以修正，修正後「組合物構成金屬錯体聚合物溶液」之組成包括：⑴水：99.87%-0.1 %；

⑵含金屬離子之物質：0.01-30%；

⑶產生羧基酸的生物蛋白及其可轉化為羧基酸之物質：0.01-30%；

⑷產生含醣類的生物蛋白及其可轉化為含醣類的物質：0.01-30%；

⑸產生含氨基化合物的生物蛋白及其可轉化含氨基化合物的物質。

又上開第⑶類物質可由羧基酸物代替，第⑷類物質可由具羥基碳水化合物代替，第⑸類物質可由氨基化合物代替。

３、將修正後之組成內容與申請時說明書第7至8頁所載「組合物構成金屬錯体聚合物溶液」之組成內容比較，系爭修正說明書第7 頁修正頁所載之「⑵含金屬離子之物質」、「⑶產生羧基酸的生物蛋白及其可轉化為羧基酸的物質0.01- 30% 」、「⑷產生醣類的生物蛋白及其可轉化含醣類的物質0.01-30%」、「⑸產生氨基化合物的生物蛋白及其可轉化含氨基化合物的物質0.01-30%」，均非申請時說明書、申請專利範圍及圖式所明確揭示構成「組合物構成金屬錯体聚合物溶液」之組成內容，且由於系爭案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭示之內容，使用過多「和／或」、「代替」等選擇性用語，是上揭物質顯非發明所屬技術領域中具通常知識者依申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容能直接且無歧異得知者，亦難認其已單獨隱含或整體隱含於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有事項。

至系爭修正說明書第8 頁之修正內容「前述的組成物構成金屬錯合物聚合物溶液用于發酵增殖應用，進一步含⑶之類物質可由羧基酸物代替。

……進一步含⑷之類物質可由具羥基碳水化合物代替。

……進一步含⑸之類物質可由氨基化合物代替。

……進一步含油為脂肪酸或產生脂肪酸的生物蛋白及其可轉化為脂肪酸之物質」，由於修正後之⑶和⑷和⑸之類物質已屬引進新事項，是以所述替代關係自難認係發明所屬技術領域中具通常知識者依申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者。

基此，就此部分之修正事項，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

４、系爭修正說明書關於請求項1 之修正內容，均非發明所屬技術領域中具通常知識者依申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容能直接且無歧異得知者，亦難認其已單獨隱含或整體隱含於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有事項，已屬引進新事項，業已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故不符現行專利法第43條第2項之規定。

又修正後請求項2 至5 為依附於請求項1 之新增請求項，其中請求項2 附加「進一步含⑶之類物質可由羧基酸物代替」；

請求項3 附加「進一步含⑷之類物質可由具羥基碳水化合物代替」；

請求項5 附加「進一步含第⑸類物質可由氨基化合物代替」之技術特徵，係為請求項1 所載第⑶、⑷及⑸類之代替物質之進一步限定，由於系爭案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭示之內容，使用過多「和/ 或」、「代替」等選擇性用語，是上揭物質或替代物質，顯非發明所屬技術領域中具通常知識者依申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容能直接且無歧異得知者，亦難認其已單獨隱含或整體隱含於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有事項，是上開修正已屬引進新事項，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦不符現行專利法第43條第2項之規定。

再者，修正後請求項6 至12係直接或間接依附於請求項1 或2 或3 或4 或5 之附屬項；

修正後請求項13係引用記載形式之請求項，包括請求項1 或2 或3 或4 或5 之所有技術特徵；

修正後請求項14至16為直接依附於請求項13之附屬項。

是以，可知修正後請求項6 至16均包含修正後請求項1 或2 或3 或4 或5 之所有技術特徵。

而請求項1 至5 之修正已超出申請時所揭露之範圍，已如上述，故請求項6 至16同屬超出申請時所揭露之範圍。

５、綜上，系爭修正說明書第7 至8 頁以及申請專利範圍之修正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符現行專利法第43條第2項之規定。

６、原告主張系爭修正說明書已揭示上位概念、廣義及恢宏之大範圍，所為修正均在說明書支持之範圍內云云。

惟查：⑴按修正後之事項固容許有不同之表達，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字 意思，惟修正前、後之事項倘非敘述同一事項時，應判斷該修正後事項非為發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。

基此，按系爭修正說明書第7 頁及請求項1 所載「含金屬離子之物質」，並非系爭案申請時說明書所使用之用語（此亦為原告所自承，參原告104 年4 月27日行政訴訟綜合答辯狀），而由系爭案申請時說明書之內容，相關部分主要記載有「金屬鹽」、「礦石」、「鈦金屬酯化酵素」、「石膏、骨骼粉」、「含糖- 金屬」、「剩菜」、「野菜」、「硫酸鎳」、「硫酸鈦」、「聚糖-金屬」等類物質（參原告104 年4 月27日行政訴訟綜合答辯狀，見本院卷第123 至124 頁），是可知所為修正「含金屬離子之物質」應為原告有意將已具體記載之「金屬鹽」、「礦石」、「骨骼」、「含糖- 金屬」、「聚糖- 金屬」等類物質「上位概念化」。

惟此上位概念化之用詞，按其文義，係涵蓋「任何包含有金屬離子之物質」，就本發明所屬技術領域中具通常知識者而言，理當認知尚包含有除上開「金屬鹽」、「礦石」、「骨骼」、「含糖- 金屬」、「聚糖- 金屬」等類以外之物質亦屬之，顯見此種上位概念化之結果已包含申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露的事項，已屬引進新事項（系爭審查基準第二篇第六章「7.案例說明」第2-6-22至2-6-23頁之例4 及例5 可資參照）。

⑵系爭修正說明書第7 頁及請求項1 所載「⑶產生羧基酸的生物蛋白及其可轉化為羧基酸之物質」，非屬系爭案申請時說明書之用語，而由系爭案申請時說明書之記載，僅見「蛋白質」、「產生羧基酸之菌及其物質代替…」、「產生氨或胺類的菌及其物質代替…」、「產生醣類的菌及其物質代替…」、「蛋白酵素/ 或菌和/ 或細胞」等之記載，就本發明所屬技術領域中具通常知識者而言，理當認知上開各類物質所構成之範疇與「⑶產生羧基酸的生物蛋白及其可轉化為羧基酸之物質」尚有所不同。

原告雖主張其於另案申請且已核准之第94103202號申請案之原說明書及申請專利範圍中亦未提及「生物蛋白」，卻被核准以「生物蛋白」為「蛋白酵素和/ 或菌和/ 或細胞」之相對稱之統稱，足見並無超出範圍云云，惟查蛋白酵素、細菌或細胞之構成成分中含有「生物蛋白」為熟習該項技術者所認知，是「生物蛋白」僅為「蛋白酵素和／或菌和／或細胞」之構成成分之一，不僅無法認為「生物蛋白」為「蛋白酵素和/ 或菌和/ 或細胞」之上位概念，亦無法認為「生物蛋白」可為「蛋白酵素和/ 或菌和/ 或細胞」之相對稱之統稱。

況且，另案之審定結果非本件得予論究，亦無應予比附援引之理。

是原告就此部分主張，要無可採。

⑶關於「產生羧基酸的生物蛋白及其可轉化為羧基酸之物質」中所述「可轉化為…之物質」之意義與「其物質代替…之物質」實有不同，亦難認有上下位概念之關係，是原告104 年4 月27日行政訴訟綜合答辯狀第3 頁（見本院卷第131 頁）第17至20行主張「以乳酸實例來說：{ 乳酸菌及其物質代替羧基酸（乳酸）} 說詞之範圍較{ 乳酸菌及其可轉化為乳酸之物質} 之範圍大多了，寫" 可轉化" 來比對" 代替" 是限縮原說明" 乳酸菌及其物質" 之範圍，但是使用語明確，所以並無超出範圍」云云，難認有理，洵無可採。

⑷系爭修正說明書第7 頁及請求項1 所載「⑷產生醣類的生物蛋白及其可轉化含醣類的物質」及「⑸產生氨基化合物的生物蛋白及其可轉化含氨基化合物的物質」之成分，均非屬系爭案申請時說明書之用語，而由系爭案申請時說明書之記載，僅見「澱粉」、「剩飯」、「產生醣類的菌及其物質」、「產生醣類的蛋白酵素和/ 或菌和/ 或細胞及其物質」等之記載，就本發明所屬技術領域中具通常知識者而言，理當認知上開各類物質所構成之範疇與「產生醣類的生物蛋白及其可轉化含醣類的物質」尚有所不同；

另「地衣類細胞」、「尿液」、「產生氨或胺類的菌及其物質代替氨或胺類」、「產生含氨基化合物的蛋白酵素和／或菌和/ 或細胞及其物質」等各類物質所構成之範疇與「產生氨基化合物的生物蛋白及其可轉化含氨基化合物的物質」亦有所不同；

且如前所述，「生物蛋白」無法認為係「蛋白酵素和/ 或菌和/ 或細胞」之相對稱之統稱，以及「可轉化為…之物質」之意義與「其物質代替…之物質」實有不同，難認有上下位概念之關係。

是以，原告就此等部分之主張亦無可採。

７、至原告又稱：被告於再審查核駁理由先行通知後，更換審查人員，未再給予修正機會，逕予核駁，不甚合理等語，然查：⑴按專利法第46條第2項明定：「專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；

屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」

現行實務上，專利專責機關不論在審查或再審查階段，均在作成不予專利之審定前通知申請人申復。

至於通知限期申復後，申請人屆期仍未提出申復理由或修正者，該申請案將逕為不予專利之審定。

復按系爭審查基準第六章「修正」第2-6-1 頁倒數第5 行至第2-6-2 頁第2 行明定：「申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之申請時說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。

審查時，應以修正後之說明書、申請專利範圍或圖式與申請時說明書、申請專利範圍或圖式比較，若其超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應以審查意見通知敘明理由通知申請人限期申復；

屆期未申復或修正後仍超出者，予以核駁審定。」

是據上開規定，被告於作成不予專利之審定前是否踐行通知申請人申復之義務，應以是否將不予專利之情事通知申請人申復為斷，尚與是否更換審查人員無關。

⑵查系爭案之申請歷程，自申請後多次修正均有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之情事，且被告於初審審定前即以97年10月3 日(97)智專二（六）01147 字第00000000000 審查意見通知函、97年12月29日（97）智專二（六）01147 字第09720718250 號審查意見通知函踐行核駁理由先前通知之義務；

嗣於再審查階段亦以103 年2 月21日（103 ）智專三（五）01101 字第10320227230 號審查意見通知函，敘明不予專利理由，通知申請人申復、修正，業如前述。

次查，於再審查階段，被告曾於102 年10月29日與受原告委託之系爭案發明人辦理面詢，且作成「申請人同意修正說明書（不含申請專利範圍）至申請時發明說明之內容，以避免超出」及申請人應於102 年11月29日提出修正之記錄（參原申請卷三第37頁之面詢紀錄），惟原告並未於指定期日提出修正或其他申復。

嗣被告於103 年2 月21日以（103 ）智專三（五）01101 字第10320227230 號審查意見通知函再次敘明不符現行專利法第43條第2項規定之理由【參前開審查意見函理由四之（二）及（三）函知原告申復、修正，原申請卷三第68至67頁】，而系爭修正說明書第7 、8 頁及申請專利範圍，經被告審查認為仍有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之情事，是被告就系爭案上開修正內容作出核駁之審定，揆諸前開說明，應無違誤之處。

五、綜上所述，原告於103 年6 月23日所為之修正違反現行專利法第43條第2項之規定，依現行專利法第46條第1項之規定，應不予專利。

從而，被告以系爭案有違現行專利法第43條第2項之規定，而為「本案應不予專利」之處分，尚無不合。

訴願決定予以維持，亦無違誤。

原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 104 年 8 月 27 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 熊誦梅
法 官 林秀圓
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
├─────────┼────────────────┤
│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  一者，得不委任律│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  師為訴訟代理人  │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
├─────────┼────────────────┤
│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  情形之一，經最高│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│  者，亦得為上訴審│  。                            │
│  訴訟代理人      │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│
│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│
│之釋明文書影本及委任書。                            │
│                                                    │
│                                                    │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 104 年 8 月 27 日
書記官 張君豪