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智慧財產法院行政判決
105年度行商訴字第151號
原 告 卡普生技股份有限公司（原名卡普生技有限公司）
代 表 人 邱慧娟（董事長）
輔 佐 人 蔡俊宏
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏（局長）
訴訟代理人 盧耀民
參 加 人 登薾國際貿易股份有限公司
代 表 人 鄭宇君（董事長）
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國105 年10月12日經訴字第10506310980 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
壹、程序事項：原告公司原名為「卡普生技有限公司」，嗣於民國104 年3月26日更名為「卡普生技股份有限公司」，有新北市政府104 年3 月26日新北府經司字第1045136848號函及變更登記表可佐（見本院卷第11至16頁）。
又參加人公司原名為「登薾國際貿易有限公司」，嗣於103 年7 月9 日更名為「登薾國際貿易股份有限公司」，此亦有新北市政府103 年7 月9 日北府經司字第1035161686號函及變更登記表在卷可稽（見本院卷第49至52頁），原告及參加人公司名稱雖有變更，然法人格於公司名稱變更前後則具同一性，合先敘明。
貳、實體事項：
一、事實概要：原告之前手蔡俊宏君前於民國101 年8 月7 日以「RacingPro 」商標，指定使用於當時之商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第5 類之「營養補充品商品」，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1574750 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。
嗣參加人登薾國際貿易股份有限公司（下稱參加人）以「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」、「RACING」、「Pro」（如附圖二至五所示）對系爭商標申請評定，主張系爭商標有違商標法第30條第1項第11、12款之規定。
經被告審查，以系爭商標相較於據以評定「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」商標，有違商標法第30條第1項第12款規定，以105 年5 月20日中台評字第H01020215 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。
原告不服，提起訴願，經經濟部105 年10月12日經訴字第10506310980 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告主張：㈠參加人經核准註冊者為註冊第01349301號「aminoMax」商標及註冊第01363799號「aminoMax邁克仕」商標，然被告卻以「aminoMax-RACING 」及「aminoMax-PRO」作為據以評定商標為審酌，顯已受參加人誤導。
事實上參加人係將「RACING」及「Pro 」作為商品品名或配方，兩者差異在於內容物之比例配方，如同乖乖包裝上「五香」、「奶油椰子」之種類區別標記，參加人無法提出有將「RACING」及「Pro 」作為商標之具體事證，對此自無從主張有先使用該商標。
又系爭商標為「RacingPro 」，參加人先使用之商標為「aminoMax」、「aminoMax邁克仕」，兩者相較，外觀、讀音、觀念均不相同，消費者不會混淆誤認，自不構成相同或近似商標。
又縱認為參加人先使用之商標為「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」，但參加人將「RACING」與「Pro 」分開置於不同商品上，一般消費者不會將兩個商品進行連結，若認「aminoMax」旁加註「RACING」即可與「aminoMax」綜合觀察並歸納為商標之一環，將使商標之準則失去意義及公正性。
㈡再者，參加人註冊之「aminoMax」、「aminoMax邁克仕」商標係由原告輔佐人蔡俊宏設計，於97年間由欣樂國際實業有限公司（下稱欣樂公司）註冊使用，而欣樂公司商品外包裝上亦已註明「RACING」及「Pro 」，因此參加人所主張先使用之商標，其先使用人應該是欣樂公司而非參加人，參加人自不得對原告主張先使用權。
㈢聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。
三、被告抗辯：㈠據以評定「aminoMax-RACING 」及「aminoMax-PRO」商標與系爭商標相較，均以外文「RACING」、「PRO 」作為構圖主要部分，整體外觀、讀音及觀念均相彷彿，應屬構成近似程度不低之商標。
至原告主張「Racing」、「Pro 」僅為商品名稱配方，非屬商標等一節，據參加人檢送之證據資料以觀，參加人將外文「RACING」或「PRO 」以大寫字母強調，並與「aminoMax」結合為「aminoMax-RACING 」或「aminoMax-PRO」一整體文字設計，已留予消費者深刻印象，得使消費者認識作為識別商品來源之標識。
㈡依參加人所提之2010年12月產品進銷統計表、2011年雜誌封面及內頁廣告、2011年2012年統一發票，可知據以評定「aminoMax-RACING 」及「aminoMax-PRO」商標在本件系爭商標101 年8 月7 日申請註冊前，已有先使用於胺基酸膠囊等相關商品之情事。
㈢「RACING」、「PRO 」分別有「賽馬；
賽車」、「贊成者；
專業人員」之意，以之作為商標圖樣一部分，指定使用於胺基酸膠囊等商品，雖有以隱含譬喻方式暗示商品品質、功用等特性，而較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識，消費者仍會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，況其字首另結合「aminoMax」等外文，整體圖樣觀之，堪認據以評定「aminoMax-RACING」及「aminoMax-PRO」商標具有相當之識別性。
㈣系爭商標指定使用之「營養補充品」商品，與參加人先使用之商標使用於胺基酸膠囊等相關商品相較，二者皆屬營養補充品，應屬構成同一或高度類似之商品。
㈤原告代表人邱慧娟曾受僱於參加人公司，而原告前手蔡俊宏曾擔任參加人公司總經理，其離職前寄送電子郵件中所附之營運企劃書，提及將成立之新公司欲將參加人先使用商標之「RACING」及「PRO 」商品予以簡化為一，之後其於101 年10月24日設立原告公司，以其妻邱慧娟擔任公司代表人，並於102 年間將系爭商標移轉予原告，且擔任原告公司總經理一職，以上堪認系爭商標101 年8 月7 日申請註冊日前，原告代表人邱慧娟及其夫蔡俊宏因前揭雇傭或職務委任關係業已知悉據以評定「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」商標存在，於其後仍以近似程度不低之系爭商標申請註冊，並指定使用於同一或高度類似之商品，實難謂為偶然之巧合，衡諸一般經驗法則，尚難謂原告及其前手無意圖仿襲而搶先申請註冊之情事，是本件系爭商標之註冊，應有商標法第30條第1項第12款規定之適用。
又本件系爭商標既應依前揭法條規定撤銷其註冊，則是否尚有商標法第30條第1項第11款規定之情事，即無庸論究。
㈥並聲明求為判決：駁回原告之訴。
四、參加人部分：㈠兩商標構成高度近似：參加人自99年起即在市場上推出適合激烈賽事之「RACING」和強調黃金比例配方之「PRO 」等運動用營養補充品，並在商品外包裝之正中間位置均以放大加粗字體清楚標示「RACING」或「PRO 」商標，有時亦將「RACING」、「PRO 」商標與其另案註冊之「aminoMax」、「AminoMax邁克仕」商標一併使用，用以指稱「RACING」、「PRO 」商品，在商業實務上，一商品上同時標示有多種商標為業界習見且消費者所熟悉之行銷方式，且由參加人商標實際使用方式觀之，「RACING」、「PRO 」商標均係標示在商品外包裝的正中央，且字體和字型大小相較位於商品外包裝上方之「aminoMax」和「AminoMax邁克仕」均更突出，消費者自會將其視為指示及區別商品來源之標識。
系爭商標刻意以英文大小寫之區分予人由「Racing」和「Pro 」兩部分組成之感，自構成高度近似商標。
㈡兩商標指定使用於同一或類似之商品：查系爭商標使用於第5 類「營養補充品」商品，與參加人先使用商標所使用之營養補充品、胺基酸膠囊營養補充品等商品相較，顯屬同一或類似商品。
㈢參加人使用之商標為先使用商標：參加人早於系爭商標申請日101 年8 月7 日前，已開始使用「RACING」、「PRO 」商標於營養補充品商品，自為先使用商標並無疑義。
㈣原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標：原告代表人邱慧娟自100年1月起至101年8月止受雇於參加人公司，邱慧娟之夫蔡俊宏則長期擔任參加人公司總經理，兩人對「RACING」、「PRO 」商標應知之甚詳，卻猶意圖仿襲而申請系爭商標之註冊，原告顯係惡意搶註系爭商標，而有商標法第30條第1項第12款所定不得註冊事由。
㈤系爭商標亦有商標法第30條第1項第11款所定不得註冊事由：參加人於98年成立後，專注於人體育運動用品之經營，「RACING」、「PRO 」商標因參加人廣為宣傳，在人體用運動用品界已累積相當知名度，為相關消費者所熟悉而臻著名。
而兩商標構成近似，且指定使用於同一或類似商品上，所針對之消費族群特定而重疊性高，且系爭商標商品之外包裝幾與參加人商品無異，相關消費者實難以辨別兩商品之不同，有致相關消費者混淆誤認之虞，自有商標法第30條第1項第11款所定不得註冊事由。
㈥並聲明求為判決：駁回原告之訴。
五、本院得心證之理由：㈠按異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，此規定於商標評定準用之，商標法第62條準用第50條定有明文。
查系爭商標之註冊公告日為102 年4 月16日，嗣參加人於102 年12月11日對系爭商標申請評定，經被告於105 年5 月20日作成評定書，則系爭商標之註冊及評定，均在100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法施行後，無現行商標法第106條第1項及第3項規定之適用，是系爭商標是否具有評定事由，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為斷（本件無新舊法適用問題，故以下均簡稱為商標法）。
㈡參加人以「RACING」、「Pro」、「aminoMax-RACING」及「aminoMax-PRO」對系爭商標申請評定，主張系爭商標有違商標法第30條第1項第11、12款規定，原處分僅以「aminoMax-RACING」及「aminoMax-PRO」為據以評定商標進行審酌（見本院卷第24頁、第77頁），認系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定，並說明系爭商標是否尚有違反商標法第30條第1項第11款規定之情事無庸論究，訴願決定亦以之為範疇予以審議作成訴願決定，因原處分及訴願決定並未審酌系爭商標相較於「RACING」、「Pro 」商標是否有違商標法第30條第1項第12款規定，及系爭商標是否有違同條項第11款規定，此部分本院自無從審查其違法性（最高行政法院105年度判字第394 號判決意旨參照），是本件爭點為：系爭商標相較於「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」，其註冊是否有違商標法第30條第1項第12款之情形而應撤銷其註冊，茲就此爭點分述如下：⒈按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，商標法第30條第1項第12款本文定有明文。
上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938 號、1012號判決參照）。
所謂「先使用」之認定，依商標法第30條第2項規定，係以後商標申請註冊時為準，因此，該款所稱之先使用為「相對先使用」而非「絕對先使用」，主張先使用權之人只須證明據以評定商標相較於系爭商標為「先使用」商標即為已足，至於據以評定商標是否為據以評定商標權人所創用、是否有他人早於據以評定商標權人先使用，均無影響。
再者，上開條款立法意旨既在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開條款規定之適用（最高行政法院100 年度判字第171 號判決意旨參照）。
而所謂商標之使用，依商標法第5條規定，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。
蓋商標的最主要功能即在於識別商品或服務來源，而此一識別功能，更是維護公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素，所以商標之使用定義規定中，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」，意指縱有商標法第5條所規定之行銷目的，並有積極例示之行為，但仍應以客觀上均應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的，方能稱之為商標之使用（最高行政法院105 年度判字第394號判決意旨參照）。
若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use ），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用（最高行政法院98年度判字第1487號判決意旨參照）。
⒉原告主張「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」之先使用人為訴外人欣樂公司而非參加人，故參加人對系爭商標不得主張商標法第30條第1項第12款云云，並提出欣樂公司與進口商間之電子郵件、報價單（見本院卷第101 至105 頁）、欣樂公司97年資產負債表、損益表、發票（見本院卷第109 至122 頁）、商標註冊證（見本院卷第205頁）為據。
然查，姑不論參加人主張其就「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」之使用符合商標法所稱「商標使用」之主張是否可採（詳後述），然據參加人所提2011年台灣山岳、單車身活雜誌，其上所刊登之參加人產品包裝上載有「aminoMax邁克仕-RACING 」、「aminoMax邁克仕-PRO」之標示，參加人之廣告亦有「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」之記載（見評定卷第55至60頁），可證參加人於本件系爭商標101 年8 月7 日申請註冊前，已有先使用「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」之標示之事實，揆諸本院上開「相對先使用」之說明，參加人對上開標示之使用確實早於系爭商標，至於該等標示為何人所創用、訴外人欣樂公司使用該等標示之時間點是否早於參加人，並不影響本件參加人相對於原告確實為先使用人之事實，是原告上開主張，並不足採。
⒊再者，參加人主張據以評定「aminoMax-RACING 」、「ami noMax-PRO 」商標於系爭商標101 年8 月7 日申請註冊前已使用在商品上，屬商標之使用等情，固於評定階段提出廣告文宣、訂購單等相關資料為據。
然，由參加人所提廣告文宣（見評定卷第41至42頁）、2011年出刊之台灣山岳、單車生活雜誌（見評定卷第55至60頁）、參加人公司官方網站（見評定卷第172 至174 頁）、PChome線上購物網頁（見評定卷第185 至188 頁），其中產品外包裝係將參加人註冊「aminoMax邁克仕」商標置於上方，其下再置放字體較大的「RACING」或「PRO 」文字（見評定卷第42頁），而廣告文宣或公司簡介、購物網站頁面，則記載「aminoMax邁克仕2011全新上市」、「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」（見評定卷第41頁、第56頁、第58頁）、「aminoMax邁克仕BCAA＋胺基酸膠囊RACING」、「aminoMax邁克仕BCAA＋胺基酸膠囊PRO 」（見評定卷第173至174 頁），至於參加人公司99年產品進銷統計表（見評定卷第51至54頁）、統一發票（見評定卷第61至141 頁）、銷售排行榜（見評定卷第142 至145 頁），則係記載「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」，再依參加人官方網站所刊登之aminoMax車隊活動照片，其選手衣服上標示為「aminoMax邁克仕」（見評定卷第183 頁）」，由上可知，參加人之使用態樣均係將「RACING」或「Pro 」與其註冊商標「aminoMax」或「aminoMax邁克仕」合併使用，而無單獨使用「RACING」或「PRO 」表彰商品之情形。
再者，依參加人公司官方網站記載及廣告資料可知，其所生產胺基酸系列產品除「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」外，尚有「aminoMax-9600 」（見評定卷第56頁），其中「aminoMax-9600 」之產品外包裝與前述「aminoMax-RACING 」、「aminoMax-PRO」產品外包裝相似，除上方置有「aminoMax邁克仕」商標外，「9600」亦以較大之字體置於下方（見評定卷第58頁）。
而「aminoMax-RACING 」之產品介紹記載：「競賽型配方... 專為激烈賽事量身打造，全新BCAA支鏈胺基酸特殊競技配方... 」、「BCAA＋胺基酸膠囊RACING，競技版胺基酸」（見評定卷第173 頁、第227 頁），「aminoMax-PRO」之產品介紹記載：「2013全新加強配方的aminoMax BCAA ＋PRO ，提供您更加的爆發力，更持久的肌耐力... 」、「BCAA＋胺基酸膠囊PRO ，加強版胺基酸」（見評定卷第174 頁、第227頁），「aminoMax-9600 」之產品介紹則記載：「全新黃金比例9600高濃度配方的BCAA支鏈胺基酸群... 」（見評定卷第60頁），由此可知，「PRO 」及「RACING」與「9600」相同，均僅為參加人胺基酸產品之不同品名，並非用來表彰產品來源之意，且「RACING」有競賽之意，「PRO」有專業之意，參加人產品介紹亦將「RACING」產品以「競賽型配方」稱之，將「PRO 」產品以加強版胺基酸稱之，益證「PRO 」及「RACING」標示僅係用在產品之描述，而非用以指示參加人商品來源，再觀諸參加人官方網站所刊登之專家推薦文，亦均記載「自從使用（或服用）過AminoMax邁克仕胺基酸膠囊... 」、「AminoMax，你們真是太神奇了」、「有AminoMax，就Go」、「AminoMax用極致的品質，支持發亮的熱情」、「AminoMax是拿冠軍的祕密武器」（見評定卷第184 頁），足見相關消費者就參加人胺基酸產品，亦以「AminoMax」作為識別商品來源之標示，而非以「RACING」、「PRO 」來識別商品來自於參加人。
準此，參加人在產品外包裝上雖將「RACING」、「PRO」標示以較大字體表示，然仍不足以使相關消費者認識其為商標，自非商標使用，因此參加人所主張之據以評定「am inoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」經剔除「RACING」、「PRO 」文字後，僅餘「aminoMax」，經與系爭商標「RacingPro 」相較，兩者外觀、讀音、觀念均有極大差異，而不構成相同或近似商標，縱參加人為先使用人，系爭商標仍無商標法第30條第1項第12款規定之適用。
六、綜上所述，系爭商標相較於據以評定「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」商標，其註冊並無違反商標法第30條第1項第12款之情形，準此，原處分所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
至參加人於評定申請書中尚主張系爭商標相較於其所先使用之「RACING」、「Pro 」有違商標法第30條第1項第12款規定，且系爭商標相較於「RACING」、「Pro 」、「aminoMax-RACING 」及「aminoMax-PRO」亦違反商標法第30條第1項第11款規定，此部分未據被告為實體審查，自不在本院審理範圍。
又原告雖請求傳喚廣告公司人員證明欣樂公司為先使用人，惟原告對於商標法第30條第1項第12款「先使用」之定義有誤解，且此部分之證據對判決結果並無影響，自無調查之必要，附此敘明。
七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 106 年 6 月 8 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 熊誦梅
法 官 蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。
（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
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│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 師為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
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│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 者，亦得為上訴審│ 。 │
│ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ │ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
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│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│
│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│
│之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 106 年 6 月 19 日
書記官 邱于婷
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