智慧財產及商業法院行政-IPCA,105,行專訴,2,20160714,4

智慧財產法院行政判決
105年度行專訴字第2號

原告台灣超微光學股份有限公司

代表人詹進喜
訴訟代理人李宏澤律師
輔佐人洪健翔
被告經濟部智慧財產局

代表人王美花（局長）

訴訟代理人王玉鈞
參加人蔡宗霖
訴訟代理人李師榮律師
蔡嘉政律師
王誠之律師
上一人
輔佐人梁祐銓
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國104年11月6日經訴字第10406311960號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰主文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由

一、事實概要：1原告前於民國96年3月16日以「光學系統」向被告申請發明專利，申請專利範圍共36項，嗣於99年2月2日修正為6項，被告編為第96109036號審查，准予專利，並公告及發給發明第I325492號專利證書（下稱系爭專利）。

嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法即92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法（下稱92年專利法）第22條第1項第1款、第4項、第26條第2、3項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。

原告旋於103年9月4日提出系爭專利更正本，經被告審查，認符合專利法相關規定准予更正，本件舉發案依該更正本審查，並認系爭專利有違前揭專利法第26條第2項及第3項之規定，以104年3月27日（104）智專

三（一）02008字第10420405520號專利舉發審定書為「103年9月4日之更正事項，准予更正。

請求項1至6舉發成立應予撤銷」之處分。

原告對前揭舉發成立之部分不服，提起訴願，經經濟部以104年7月21日經訴字第10406311960號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）系爭專利符合92年專利法第26條第2項之規定：１、系爭專利未曾經被告以違反92年專利法第26條第2項規定為由，通知申復、補充、修正說明書或圖式：系爭專利申請後，經審定准予專利，未曾經被告以違反92年專利法第26條第2項規定為由，依系爭專利核准時所適用之93年版專利審查基準（下稱系爭審查基準）第二篇第一章第2-1-2至2-1-3頁「1.4.1發明說明的記載原則」規定2通知申復、補充、修正說明書或圖式，足證系爭專利並無違反92年專利法第26條第2項之規定。

況且，參加人亦有以系爭專利不具新穎性及進步性作為舉發之理由，而經被告審查委員審查後，仍認系爭專利具新穎性及進步性，該等舉發理由並不成立。

是倘若發明說明有未充分揭露，致使該發明所屬技術領域中具通常知識者無法據以實施，則被告審查委員如何能審查系爭專利之新穎性及進步性？足證系爭專利並未違反92年專利法第26條第2項規定。

倘有違反，則被告於審查系爭專利時，未依系爭審查基準規定，踐行通知程序，無異剝奪原告依系爭審查基準所賦予申復、補充、修正說明書或圖式等權利，不僅違法且損害原告權益甚鉅，於法自有未洽。

２、系爭專利說明書已揭示為導出P(ξ,ω,l)點，所必需之各參數初始值及方法：由系爭專利說明書第7頁第20行至第8頁第20行（更正前版本之頁數，以下均同）之記載內容，可知系爭專利說明書第9頁【實施例1】與【實施例2】，均有提到各參數的初始值；

第8頁第4至20行也詳細交代如何獲得輪廓圖（即繞射光柵的第一輪廓與第二輪廓）；

第7頁第20行至第8頁第20行，詳細交代各參數並列出光學路徑方程式，先組成Fijk，再獲得輪廓圖；

第7頁第22至24行亦教示了光學路徑方程式。

是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，均知利用數值方法即可解開光學路徑方程式F而推導出P(ξ,ω,l)，可據以實施系爭專利之發明。

具體而言，系爭專利請求項1、4中之各點P(ξ,ω,l)，預先決定之各參數均可由系爭專利說明書下列相關段落得到支持：38頁第16行「垂直間隔d為光柵間距」、第9頁第10行「光柵間距d=3μm」及第9頁第18行「光柵間距d=3μm」得知，其初始值可設為3μm。

9頁第9行及第17行「入射狹縫寬度s1=62.5μm」得知，其初始值可設為62.5μm。

r」可由系爭專利說明書第9頁第9行及第17行「入射光徑長度r1=30mm」得知，其初始值可設為30mm。

9頁第9行及第17行「入射角度αc=75°」得知，其初始值可設為75°。

r’」可由系爭專利說明書第10頁第1表的r2值得知。

9頁第14行及第22行「2nm的解析度」得知。

由系爭專利說明書第9頁第12至14行記載：「第10B圖、第10C圖、第10D圖分別為偵測器D對360nm、550nm、720nm附近的解析度測試結果，可以發現光柵G1在此三個波長範圍皆可達到2nm的解析度」；

及第9頁第20至22行記載：「第11B圖、第11C圖、第11D圖分別為偵測器D對360nm、550nm、720nm附近的解析度測試結果，可以發現光柵G2在此三個波長範圍亦可達到2nm的解析度」等內容得知。

預先設定之「繞射級數」可由系爭專利說明書第9頁第10行及第18行「繞射級數m=2」得知，其初始值可以為24。

至於「繞射角度β」，因其為「入射角度α」、「光柵間距d」與入射光波長範圍（即「入射光最大解析波長」與「入射光最小解析波長」所定義出之範圍）之函數。

如上所述，由於「入射角度α」、「光柵間距d」與入射光波長範圍均有初始值，而為已知；

因此，「繞射角度β」自然能夠藉由函數而被計算出來。

系爭專利說明書已列出光學路徑方程式及相關參數之定義及組合。

況在系爭專利申請前，已有相當多文獻資料教示系爭專利之參數定義與組合，如西元2001年公開之「X-RayDataBooklet」（下稱原證5）所揭示之內容與系爭專利之參數定義與組合相當雷同，已足以證明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解系爭專利發明說明之內容，並據以實施，符合專利法第26條第2項之規定。

３、系爭專利說明書中之光學路徑方程式及參數，已為原證5所揭示：，均被原證5第3頁（2001年公開版本之第400頁）、標題為「B.1CalculationofthepathfunctionF」（路徑函數之計算）之記載內容所揭示，其內容如下：B.1路徑函數F的計算F的運算式為ijFF攢l𥅽ijk其中，(8)ijkm𧃃k'k'FZC(贌,r)zC(𨫬,r)fijkijkijkijkfdijk0並且，起源於前述溝槽圖案的項是由以下表示式之一所給予(9)𤒈𫏰羅蘭(i𣜿l)jk𦹔𦹔dkk0fzC(鯵,r)𣈼zC(𫏰,r)礶全像ijkCijkCDijkD𧃃0𦹔5n變線距𦹔ijk𤀀Fijk所述係數代表相關於第i,j項的光柵繞射波前像差。

Cnijkijk係數和根據表3與表4，最高可給到第六階，而在表3與表4中，使用以下的符號：2cos贌1TT(r,贌)𣜿2acos贌SS(r,贌)𣜿2acos贌2002rr依上述系爭專利申請時之通常知識，可知：ijFF攢l𥅽ijk已被完整揭露。

ijkijijkFF攢l𥅽ijk並未交代「」ijk攢l、「」、「」分別為何？m𧃃k'k'FZC(贌,r)zC(𨫬,r)f，但未交代ijkijkijkijkd0▝𨫬鯵鯵贌m𧃃d0「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」等參數之定義，僅於附圖4-7之中標示出部分參數。

至鯵鯵鯵C𫏰D於進一步再展開後之函數Cijk(,)與Cijk(,)等，並未交鯵鯵鯵C𫏰D代參數、、、之定義，甚至連各參數之名稱亦未交代。

究其原因，乃因該發明所屬技術領域中具有通常知識者，見到上開函數與參數均能無歧異地了解其意義。

因此，原證5不僅證明光學路徑方程式屬於專利說明書中無需詳述之通常知識，更足以證明在此一技術領域裡討論相關問題時，根本無須進一步解釋相關符號與參數之意義。

更何況，如前所述欍鯵攢l，系爭專利說明書中已對「」、「」、「」、「」、「▝𨫬鯵贌m𧃃d」、「」、「」、「」、「」、「」、「aij」等各參數，給予正確而通用之名稱，並於系爭專利說明書第8頁中，已透過第6圖清楚說明相關參數之意義。

如此揭露，已超越原證5之通俗揭露內容，完全足夠使該發明所屬技術領域中具有通常知識者清楚理解當中之意義，而可據以實施。

其次，系爭專利說明書之第6圖，與原證5之附圖4-7，基本6上是相同的。

系爭專利說明書並且使用了與原證5附圖4-7完全相同的參數符號。

可知系爭專利說明書中所記載之公式及參數符號，均為該發明所屬技術領域中一般慣用之公式及參數表達方式。

原證5中除附圖4-7外，並未進一步揭露相關參數符號之意義，甚至對參數名稱都沒特別交代，可知這些參數符號之使用係屬於該技術領域中具有通常知識者之公知常識。

基於上述，足認該光學路徑方程式是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，完全能夠知道該光學路徑方程式及相關參數符號之意義暨光學路徑方程式之推導方式。

４、參酌通常知識及系爭專利說明書所揭示之內容，可導得P(ξ,ω,l)，而可據以實施系爭專利：ijFF攢l𥅽ijk參酌原證5，藉由光學路徑方程式「」導得P(ξ,ijkω,l)之方法如下：原證5第3頁所揭示之內容，已如前述。

pathfunctionF的係數由變線距（variedlinespacing）之形式展開，舉例只考量w方向之展開至i=4，將期望之「bl繞射角度」、「入射角度α」、「光柵間距d」、「入￠rl射光徑長度r」與「出射光徑長度」代入，其中繞射角br￠ll度及出射光徑長度會隨考量之光譜分量而不同。

在原證5第8頁B.3段中，指出橫向像差值()可由pathfunctionF對w做一階偏微分得到，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者均了解像差值若為零，表示此光學系統為完美成像。

只考量橫向像差，若需滿足像差方程式，則係數Fi00皆需滿足為零。

以F200為例，為了滿足各光譜分量期望之聚焦位7置，可列出無限個光譜分量相對之F200，並令其為零，此聯立方程需求解之未知數為a20及v1，若方程式之個數大於未知數之個數，通常無一解可滿足此聯立方程，但可求取最小平方解，實務上方程式數目由考量之波長範圍決定。

求得a20及v1後，可繼續求解a30、a40、…，及v2、v3……，故可將原證5提及之輪廓函數及條紋間距函數描述出來，計算組成第一輪廓的複數個點P。

原證5、「Geometrictheoryofgrating」（中譯：光柵幾何理論，下稱原證6）、「Ageneraltheoryoftheaberrationsofdiffractiongratingsandgratinglikeopticalinstruments」（中譯：像差的繞射光柵和光柵式光學儀器的一般理論，下稱原證7），均為系爭專利申請時的通常知識，雖然光學路徑方程式有不同之數學表示法，惟系爭專利說明書第8頁第17至18行已教示光柵間距「可以是不等距(variable)的光柵間距」，亦即已教示F之係數由變線距（variedlinespacing）之形式展開。

因此，參酌該等通常知識，並配合系爭專利之說明書之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，都能瞭解可將光學路徑方程式展開，由係數Fijk組成，將「預先決定之垂直間隔、入射狹縫寬度、入射光徑長度r……」等參數代入，並令像差為零，以獲得像差方程式，藉由該像差方程式求得F之所有係數，據以計算組成第一輪廓的複數個點P(ξ,ω,l)。

上述基本推演方式在原證5已詳細揭露，此為一般光學系統設計之通常知識與基本推演計算能力，不得諉稱不知，而誣指系爭專利之發明說明未充分揭露、無法據以實施。

此外，原證6、7亦均為該發明所屬技術領域中的通常知識，其公開日期亦均早於系爭專利的申請日，且均記載光學路徑方程式的相關資料，均足以證明光學路徑方程式為該發明所屬技8術領域中具有通常知識者所熟知。

綜上，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，在系爭專利之說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識及數值分析，即可瞭解如何執行該技術手段，據以實施系爭利請求項1至6，以實現該申請專利之發明。

５、依系爭專利所屬技術領域中之通常知識者所出具之聲明書，足證系爭專利可被據以實施：田仲豪教授之專長為光電工程，李企桓副教授之專長為MAX、G-solver光柵與ASAP光學模擬技術，其二人均為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者。

依其二人所出具之專家聲明書，足證在系爭專利說明書給定之初始條件下，所屬技術領域中具有通常知識者，自然能夠利用數值方法與光學路徑方程式從「F」求得P(ξ,ω,l)。

是以，系爭專利請求項1至6確實符合92年專利法第26條第2項之規定，原處分及訴願決定之認定，顯有違誤，洵無可採。

（二）系爭專利符合92年專利法第26條第3項之規定：１、原處分及訴願決定未審酌申請時之通常知識，亦未指出系爭專利請求項範圍有如何超出發明說明及圖式所揭露之範圍，俱有違誤：系爭光學路徑方程式之物理意義及相關參數符號之意義，非但均屬公知，且可從系爭專利說明書之內容得知，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依系爭專利說明書及申請時之通常知識，即可從光學路徑方程式獲得像差方程式，使像差等於零並計算出光柵輪廓，由此獲得光柵輪廓之所有參數。

因此，系爭專利請求項1至6能被系爭專利之發明說明及圖式所支持。

原處分及訴願決定於審查時，未參酌申請時之通常知識，未依系爭審查基準第二篇第一章第2-1-42頁所9定之判斷步驟依序進行審查，亦未指出請求項範圍有如何超出發明說明及圖式所揭露之範圍，即率為系爭專利違反92年專利法第26條第3項規定之認定，顯有違誤。

２、系爭專利提出之光柵輪廓係由光學路徑方程式反推求得，其方法已明確記載，且為發明說明及圖式所支持：【實施例1】係依光學路徑方程式反推求得光柵輪廓，依其內容得知預先設定之輸出面是圖8所示之架構，且說明書記載：「提供一光柵G1，其表面輪廓如第9圖所示。

實驗條件如第8圖所示，入射狹縫寬度s1=62.5μm、……」等語；

【實施例2】亦是採用圖8之架構，且說明書記載：「提供一光柵G2，其表面輪廓如第9圖所示。

實驗條件如第8圖所示，入射狹縫寬度s1=62.5μm、……」等語。

第8頁第4至13行所載：「如第6圖所示，根據本發明一較佳實施例，繞射光柵610具有之第一輪廓，第一輪廓615係由複數個P點所構成，P點的座標係由(ξ,ω,l)表示，其中ξ,ω,l係分別為P點於x,y,z座標軸之分量，其中設定P0的座標為(0,0,0)；

有ㄧ單一波長之光學訊號A，其在xy平面的投影點A’與P0的距離r為入射光徑長、A’、P0的連線與x座標軸的夾角為入射角α；

此光學訊號A通過P0後會到達預先設定之輸出面之B0點，B0在xy平面的投影點B’與P0的距離r’為繞射光徑長度、B’及P0的連線與x座標軸的夾角為繞射角β。

將r、r’、α、β、預期解析度、預期量測波長範圍（入射光最大解析波長至入射光最小解析波長）、入射狹縫寬度等項目組合成參數αij，再代入光徑方程式，可以推算組成第一輪廓的複數個P點的座標位置，以形成該第一輪廓」等語，自可理解系爭專利之發明說明及圖式可支持請求10項1、4及所請發明。

2、3、5、6，係分別附屬於請求項1、4，進一步界定第二輪廓的頂端形成第一輪廓、及第二輪廓的頂端具有一固定角度。

是如上所述，請求項1、4中「該些點P(ξ,ω,l)之ijF攢l𥅽ijk位置係由光學路徑方程式F=所導出…」，已為發ijk明說明及圖式所支持，請求項2、3、5、6自亦為系爭專利之發明說明及圖式所支持。

３、綜上，系爭專利說明書已明確列出光學路徑方程式與各參數之說明，其【實施例1】、【實施例2】均有提及各參數之初始值及如何獲得輪廓圖（即繞射光柵的第一輪廓與第二輪廓）。

是以，所屬技術領域中具有通常知識者，利用數值分析方法等通常知識，即可藉由光學路徑方程式導得P(ξ,ω,l)，故系爭專利說明書已揭露了「推導出該表面輪廓之具體實施情形」，足見系爭專利請求項1至6，能為發明說明及圖式所支持。

（三）系爭專利之美國對應案已獲准，足證系爭專利無違反92年專利法第26條第2、3項之規定：系爭專利之美國對應案12/966,083為專利侵害鑑定要點所規定之外部證據，由該案最後一次答辯書與官方審查意見通知書第3至5頁之內容，可知美國對應案請求項（獨立項）1、12，雖然與系爭專利請求項（獨立項）1、4有些微不同，但關於各元件之相關記載及其連接關係，二者均相似，且說明書中亦有列出用以實施獨立項1、12之光學路徑方程式。

因此，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，系爭專利請求項1、4、與美國對應案請求項1、12，在是否可據以實施、是否明確、是否為發明說明及圖式所支持等方面，二者答案應為一致，不應有所不同。

而系爭11專利之美國對應案之相關記載，並未被美國專利商標局核駁無法據以實施或不被說明書所支持，足見系爭專利請求項1、4可據以實施，且為發明說明及圖式所支持，亦足證系爭專利之發明無違反92年專利法第26條第2、3項之規定。

（四）聲明：訴願決定及原處分關於系爭專利「請求項1至6舉發成立應予撤銷」之處分應予撤銷。

三、被告抗辯如下：

（一）系爭專利違反92年專利法第26條第2、3項規定：１、系爭專利說明書之記載未達到明確且充分揭露之要求，自不足以使系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利說明書之記載即能瞭解其內容並據以實施：原證5、6、7等教科書，僅說明光學路徑方程式之組成方式，未說明如何藉由光學路徑方程式導得P(ξ,ω,l)；

系爭專利說明書及申請專利範圍亦未揭露如何由輸出面，以光學路徑方程式之無窮級數，反推求得複數個P(ξ,ω,l)點「唯一」解之主要技術手段。

亦即，系爭專利實施例僅為已知光柵輪廓與幾何特徵之光跡模擬結果，但並未說明如何藉由光學路徑方程式導得P(ξ,ω,l)的演算法與起始值之概念，所屬技術領域中具有通常知識者，仍需大量嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實現該發明之方法，已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍。

是故，系爭專利說明書之記載確尚未達到明確且充分揭露之要求，自不足以使系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利說明書之記載即能瞭解其內容並可據以實施。

２、系爭專利請求項1至6無法為其發明說明及圖式所支持：系爭專利說明書與圖式均未提供「點P(ξ,ω,l)之位置係由12光學路徑方程式所導」之數值計算概念或流程圖，又由於原證5第8頁B.3之應用為在已知P(ξ,ω,l)之條件下，驗證光學路徑產生之像差，為所屬技術領域中具有通常知識者所使用之方法，即便令像差為零反算，將使方程式多於未知數，數學上未必有解，須以數值方法求得近似解，不同之數值方法或求解區間將導致不同之光柵設計。

而系爭專利之實施例僅提供設計後之模擬結果，而未提供「點P(ξ,ω,l)之位置係由光學路徑方程式所導」之實施方式，亦未說明此為數值方法產生之近似解。

是以，系爭專利請求項1至6尚無法為其發明說明及圖式所支持，故難謂為該領域具有通常知識者可據以實施者，有違92年專利法第26條第2、3項之規定。

（二）系爭專利之美國對應案是否獲准，無從比附援引為本件有利之論據：系爭專利是否違反我國專利法有關專利要件規定，應就相關舉發證據，是否可證明系爭專利有違我國專利法之規定予以審查，至系爭專利之美國對應案是否符合美國專利法之規定，因各國專利法制及審查基準仍有差異，尚難比附援引，執為本件有利之論據。

（三）聲明：原告之訴駁回。

四、參加人則抗辯如下：

（一）系爭專利說明書不符合92年專利法第26條第2項規定：１、系爭專利之主要技術手段在於以下方法：基於預先設定之輸出面以及其他預先決定之光學系統參數，計算得到參數Fijk，再利用光學路徑方程式計算得到非羅蘭圓光柵的光柵輪廓P(ξ,ω,l)。

惟系爭專利說明書及圖式並未說明如何由參數Fijk以及光學路徑方程式計算13得到光柵輪廓P(ξ,ω,l)。

２、原告雖主張為求得完美成像，須令像差為零，乃系爭專利申請時之通常知識云云。

惟原告所引用之文獻指出「像差大小反映了光學系統成像質量的優劣」及「光學設計的主要任務就是……減小光學系統的像差，使實際光學系統所成的像盡量接近理想像」，其至多僅暗示像差應盡量小，完全未明白揭示「須令像差為零」，亦無法直接而無歧義地推知「須令像差為零」。

事實上，將方程式之值設定為小於一特定值，亦能求解，但無法知悉究竟應設定為何數值，故原告之主張適反映出所屬技術領域中具有通常知識者在實施系爭專利所請發明時，若僅依其原說明書及圖式揭示內容所面對之不確定性。

３、原告又主張只考慮橫向像差，若需滿足像差方程式，則係數Fi00皆需滿足為零，令各係數為零，可藉由數值方法求得對應的近似解ai0及vi-1云云。

然暫不論所屬技術領域中具有通常知識者如何得知「只考慮橫向像差」此一前提，原告於此復引入了另一技術特徵「像差方程式」（由光學路徑方程式對ω做一階偏微分得到），並主張應令「像差方程式」為零，此與系爭專利請求項中「組合成參數Fijk，再藉由光學路徑方程式計算而得」完全不符。

倘依原告之主張，請求項之記載應如「令係數Fi00為零，計算得到對應的近似解ai0及vi-1……」之形式。

若由系爭專利公告內容，所屬技術領域中具有通常知識者在實施所請發明時，即使計算出參數Fijk，仍無從確定如何藉由光學路徑方程式計算得到光柵輪廓P(ξ,ω,l)。

４、原告另主張由求得之ai0及vi-1可將原證5提及之輪廓函數x(ω)及條紋間距函數d(ω)描述出來，計算得到P(ξ,ω,l)云14ijF攢l𥅽ijk云。

惟姑且假設藉由輪廓函數x(ω)=ijk及條紋間距函數d(ω)能推導出光柵輪廓P(ξ,ω,l)，然依原告之主張，若只考慮橫向像差，能求得近似解ai0及vi-1，假設另考慮縱向像差，能求得近似解a0j，則仍缺少其他i及j皆不等於零的係數aij（例如，a11、a22、a33…等），才能得到完整之輪廓函數x(ω)。

５、即使如前述充滿不確定性之指引，亦未見於系爭專利說明書及圖式，遑論使所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施，故所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利之發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，仍無法瞭解如何執行其主要技術手段以實施所請發明，尚需大量嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實施該發明之方法，且其已超過所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍。

換言之，系爭專利之說明書未明確且充分揭露，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並據以實施，不符合92年專利法第26條第2項之規定。

（二）系爭專利請求項1至6不符合92年專利法第26條第3項規定：系爭專利之主要技術手段已如前述，然利用光學路徑方程式及Fijk計算得到P(ξ,ω,l)此上位概念，涵蓋了大量不同之實際執行方法。

換言之，系爭專利說明書及圖式並未提供對應說明來支持該廣泛的範圍。

因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法確認系爭專利發明人於專利申請時已擁有或已完成所請發明。

此外，系爭專利請求項1至6所請求保護之技術手段，顯然亦非所屬技術領域中具有通常知識者由說明書及圖式所揭露之內容，能夠直接或總括得到的。

是以，原告所請無法為發明說明及圖式15所支持，不符合92年專利法第26條第3項之規定。

（三）系爭專利之美國對應案核准內容與系爭專利所請內容並不相同：系爭專利之美國對應案應為第12/045,836號申請案（‘836申請案），而非原告提出之第12/966,083號（‘083申請案），該‘083申請案為‘836申請案之一部分接續申請案（continuation-in-partapplication，「CIP案」）。

‘083申請案之請求項1加入了至少以下技術特徵：「預先設定之輸出面之形狀並非羅蘭圓之一部分」、「自由曲面型光柵」、「光蝕刻方法」以及「第一輪廓係具有（數個）反曲點」，而不ij具有系爭專利：「藉由光學路徑方程式F=Fijkωl及其他參數反推得到第一輪廓的複數個點」之技術特徵。

是以，系爭專利之美國對應案核准內容與系爭專利所請內容並不相同，實質上屬不同發明，實難比附援引，執為系爭專利符合我國專利法規定具可專利性之論據。

（四）聲明：原告之訴駁回。

五、本院之判斷：

（一）經查，系爭專利係於96年3月16日申請，並經被告於99年3月8日審定准予專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之92年專利法為斷。

又按發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施；

申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，92年專利法第26條第2、3項分別定有明文。

而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法第26條第2、3項規定之情事者，依同法第67條16第1項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之，合先敘明。

（二）系爭專利技術分析：１、系爭專利技術內容：系爭專利之目的在提出一種應用在光學系統中的繞射光柵，可用以使全波段的光譜分量(包括紅外光、可見光以及紫外光)，依波長呈線性分佈在影像平面上，並且擁有良好的影像品質。

系爭專利之另一目的在提出一種構造簡單、可使體積微小化達到可攜式效果的光學系統。

系爭專利之又一目的在提出一種可大量製造，使製造成本下降，並適合長期使用的光學系統。

根據以上目的，系爭專利提供的是一種光學系統，包括一輸入部，用以接收光學訊號，一預先設定之輸出面；

以及一繞射光柵，繞射光柵具有繞射表面，繞射表面具有第一輪廓，第一輪廓是由複數個點組成，各個點是由不同的方程式所決定，用以將來自輸入部的光學訊號分離成複數個光譜分量，且各個光譜分量會聚焦在預先設定之輸出面（參系爭專利說明書第6至7頁，本院卷第52頁背面至第53頁正面）。

２、系爭專利主要圖式：(1)系爭專利第4圖係本發明一較佳實施例之光學系統剖面圖：17光學系統第4圖蓋體光學訊號繞射光柵光譜分量內部空間基板繞射表面(2)系爭專利第5圖為係本發明一較佳實施例之光學系統示意圖：光學系統第5圖繞射光柵光譜分量光譜分量光譜分量光學訊號輸入部預先設定之輸出面(3)系爭專利第6圖為係本發明一較佳實施例之光學系統示意圖：18繞射光柵第一輪廓第6圖(4)系爭專利第7圖係本發明一較佳實施例之繞射光柵示意圖：第二輪廓繞射表面繞射光柵(5)系爭專利第8圖係為繞射光柵輪廓比較圖：19偵測器第8圖光柵(6)系爭專利第9圖係一實驗系統示意圖：第9圖光柵光柵光柵３、系爭專利申請專利範圍分析：依據103年9月4日申請更正、104年核准並公告之版本，系爭專利請求項共計6項，其中第1、4項為獨立項，餘為附屬項，其內容如下（參本院卷第63頁背面）：1.一光學系統，包括：20一輸入部，用以接收一光學訊號；

一預先設定之輸出面；

以及一繞射光柵，其為非羅蘭圓光柵，且用以使該輸入部接收的該光學訊號分離成複數個光譜分量，其中該繞射光柵具有一繞射表面，該繞射表面具有一第一輪廓，該第一輪廓是由複數個點P（ξ,ω,l）所組成，其中ξ,ω,l係分別為P點於x,y,z座標軸之分量，該些點P（ξ,ω,l）之位置係由光學路徑方程式所導出，藉此使得每個光譜分量都會聚焦在該預先設定之輸出面上，其中該些點之座標係將該各點P（ξ,ω,l）預先決定之垂直間隔、入射狹縫寬度、入射光徑長度r、入射角度α、繞射角度β、繞射光徑長度r’、光譜分量解析度、入射光最大解析波長、入射光最小解析波長、預先設定之繞射級數以及預先設定之輸出面等，組合成參數，再藉由光學路徑方程式Ｆ計算而得。

2.如申請專利範圍第1項所述之光學系統，其中該繞射表面具有一鋸齒狀第二輪廓，且該鋸齒狀第二輪廓的頂端形成該第一輪廓。

3.如申請專利範圍第2項所述之光學系統，其中該鋸齒狀第二輪廓的頂端具有一固定角度。

4.一光學系統，包含：一基板；

一蓋體，設於該基板上方，與該基板之間形成一內部空間；

一繞射光柵，具有一繞射表面，面對該內部空間；

一輸入部，用以接收一光學訊號；

以及一預先設定之輸出面；

其中該繞射光柵為非羅蘭圓光柵，且係用以使從該輸入部接收的該光學訊號分離成複數個光譜分量，其中該繞射光柵具21有一繞射表面，該繞射表面具有一第一輪廓，該第一輪廓是由複數個點P（ξ,ω,l）所組成，其中ξ,ω,l係分別為P點於x,y,z座標軸之分量，該些點P（ξ,ω,l）之位置係由光學路徑方程式所導出，藉此使得每個光譜分量都會聚焦在該預先設定之輸出面上，其中該些點之座標係將該各點P（ξ,ω,l）預先決定之垂直間隔、入射狹縫寬度、入射光徑長度r、入射角度α、繞射角度β、繞射光徑長度r’、光譜分量解析度、入射光最大解析波長、入射光最小解析波長、預先設定之繞射級數以及預先設定之輸出面等，組合成參數，再藉由光學路徑方程式Ｆ計算而得。

5.如申請專利範圍第4項所述之光學系統，其中該繞射表面具有一鋸齒狀第二輪廓，且該鋸齒狀第二輪廓的頂端形成該第一輪廓。

6.如申請專利範圍第5項所述之光學系統，其中該鋸齒狀第二輪廓的頂端具有一固定角度。

（二）系爭專利違反92年專利法第26條第2項之規定：１、按92年專利法第26條第2項所謂「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，係指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效，稱為「充分揭露而可據以實施之要件」（參系爭審查基準「第二篇發明專利實體審查」「第一章說明書及圖式」「1.4.1.3可據以實施」規定）。

至於所謂通常知識，係指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資22訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

若該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無法瞭解如何執行該技術手段以實施該申請專利之發明者，例如需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實施該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時，這種發明說明之記載不得被認定符合充分揭露而可據以實施之要件。

２、經查，系爭專利請求項1至6所載之主要內容為：「由光學路徑方程式導出該第一輪廓上的點」、「由預先決定之垂直間隔、入射狹縫寬度、入射光徑長度r、入射角度α、繞射角度β、繞射光徑長度r’、光譜分量解析度、入射光最大解析波長、入射光最小解析波長、預先設定之繞射級數以及預先設定之輸出面等（下稱垂直間隔等多個項目），先組合成參數，再藉由光學路徑方程式Ｆ計算而得」，但是系爭專利公告之說明書、圖式及申請專利範圍並未實質揭露如何「由預先決定之垂直間隔等多個項目先組合成參數Fijk」，亦未實質揭露如何「藉由光學路徑F導出第一輪廓上的點」。

因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，仍無法瞭解其內容，亦無法據以製造或使用申請專利之發明，故系爭專利未明確記載且未充分揭露，致所屬領域具有通常知識者有過度實驗之虞，而無法據以實施，有違92年專利法第26條第2項之規定。

３、原告雖稱：由系爭專利說明書第7頁第20行至第8頁第20行之記載內容，可知系爭專利說明書第9頁【實施例1】與23【實施例2】，均有提到各參數的初始值；

第8頁第4至20行也詳細交代如何獲得輪廓圖（即繞射光柵的第一輪廓與第二輪廓）；

第7頁第20行至第8頁第20行，詳細交代各參數並列出光學路徑方程式，先組成Fijk，再獲得輪廓圖；

第7頁第22至24行亦教示了光學路徑方程式。

是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，均知利用數值方法即可解開光學路徑方程式而推導出P(ξ,ω,l)，可據以實施系爭專利之發明等語。

惟查：(1)系爭專利說明書第9頁記載「【實施例1】提供一光柵G1，其表面輪廓如第9圖所示。

實驗條件如第8圖所示，入射狹縫寬度s1=62.5μm、入射角度αc=75°、入射光徑長度r1=30mm、繞射級數m=2、光柵間距d=3μm……【實施例2】提供一光柵G2，其表面輪廓如第9圖所示。

實驗條件如第8圖所示，入射狹縫寬度s1=62.5μm、入射角度αc=75°、入射光徑長度r1=30mm、繞射級數m=2、光柵間距d=3μm、光柵G2係放置於座標軸x上……」等語（參本院卷第54頁正面），及第7頁第20行至第8頁第13行記載：「請參考第6圖，繞射表面412大致上呈現凹面狀，具有第一輪廓，第一輪廓是由複數個點P(ξ,ω,l)所組成，其中ξ,ω,l係分別為P點於x,y,z座標軸之分量，這些點P(ξ,ω,l)的位置是由光學路徑方程式F所導出，這個方程式F的代表式為且實質為一多項式展開式，其中Fijk係為根據設計需求所預先設定的參數，這些設計需求包括：該些點P(ξ,ω,l)預先決定之垂直間隔、入射狹縫寬度、入射光徑長度r、入射角度α、繞射角度β、繞射光徑長度r’、光譜分量解析度、入射光最大解析波長、入射光最小解析波長、預先設定之繞射級數以及預先設定之輸出面等，…24…如第6圖所示……繞射光柵610具有之第一輪廓……係由複數個P點所構成……將r、r’、α、β、預期解析度、預期量測波長範圍(入射光最大解析波長至入射光最小解析波長)、入射狹縫寬度等項目組合成參數aij，再代入光徑方程式，可以推算組成第一輪廓的複數個P點的座標位置，以形成該第一輪廓。

……」等語（參本院卷第53頁），可確認系爭專利說明書內容已揭露了光柵輪廓、入射狹縫寬度、入射角度α、入射光徑長度r’、繞射級數、光柵間距等項目之設定值，以及光學路徑方程式係以參數Fijk為係數而組成，且參數Fijk與aij係由上述r、r’、α、β等項目所組合而成。

惟上揭系爭專利說明書內容並未揭露該參數Fijk與aij確切的如何由上述該些項目所組合而成，亦未揭露該參數aij如何被代入光徑方程式，更未揭露如何推算組成第一輪廓的複數個P點的座標位置，且經審視系爭專利之說明書、圖式及申請專利範圍亦未有進一步相關之揭露，故系爭專利說明書、圖式及申請專利範圍並未揭露如何「由各項目先組合成參數Fijk或aij」、亦未揭露如何「藉由光學路徑F導出第一輪廓的點」，因此系爭專利未明確記載且未充分揭露，所屬技術領域具有通常知識者有過度實驗之虞，致無法據以實施。

(2)系爭專利【實施例1】、【實施例2】均使用已知固定間距為3μm之光柵(如系爭專利說明書第9頁第10行及第18行所述光柵間距d=3μm），並僅以光跡追蹤軟體模擬已知入射光經由該已知固定間距之光柵後產生的繞射現象（如系爭專利說明書第9頁第11至12行及第19至20行所述：光跡追蹤軟體測試光柵G1/G2在此條件下的繞射情形），而完全沒有提及光柵表面形狀要如何設計，更沒有提到非固定間距25或非平面之光柵表面形狀要如何設計，即系爭專利【實施例1】、【實施例2】僅為已知光柵輪廓與幾何特徵之光跡模擬結果，且並未說明如何藉由光學路徑方程式推導得P(ξ,ω,l)的演算法，致所屬技術領域中具有通常知識者，仍需大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始可能發現實施該發明之方法，已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍。

４、原告另稱：系爭專利說明書中的光學路徑方程式及參數，已為原證5所揭示，且原證5之通常知識已教示推導過程，倘若參酌申請時的通常知識及系爭專利說明書所揭示之內容，自可導得P(ξ,ω,l)，而可據以實施系爭專利。

又原證5已教示光學路徑方程式之相關演算推導過程，令像差為零反算，自可求得P(ξ,ω,l)。

在系爭專利說明書給定的初始條件下，所屬技術領域中具有通常知識者，自然能夠利用數值方法與光學路徑方程式從求得P(ξ,ω,l)。

是故，系爭專利請求項1、4可被據以實施，符合專利法第26條第2項之規定云云。

然查，依通常知識，「像差」係為光學系統中理想成像之位置、大小與實際成像之位置、大小間的差異，故減少「像差」實為一般光學系統所欲達成目的之一（如卷附原證12、13、15所述）。

又原證5第8頁B.3段揭示像差方程式14：，，該像差方程式14係記載橫向像差方程式(即對變數ω作偏微分之部分）及縱向像差方程式(即對變數ι作偏微分之部分)，而原告於行政訴訟理由狀第23至24頁及105年4月2627日之簡報第12頁（參本院卷第37、199頁）中皆令該橫向像差為零後求解方程式，惟原告皆只取橫向像差方程式而完全忽略了縱向像差方程式，導致所欲求解之變數之數目大於方程式之數目。

因此，原告於上開理由狀及簡報第16頁中（參本院卷第201頁）皆以複數個不同波長代入，以增加方程式之數目，並以最小平方解法之數值方法求解，因上述「捨棄不用縱向像差方程式而只使用橫向像差方程式、以複數個不同波長代入以增加方程式之數目並以最小平方解法求解」等方法，並未直接揭示於原證5中，亦未揭示於系爭專利中，且上述文件中均未進一步說明為何捨棄不用縱向像差方程式而只使用橫向像差方程式，亦未說明如何選取該些複數個波長，更未說明為何在使用數值方法求解時要選用最小平方解法求解方程式，造成通常知識者在不過度實驗之情形下，無法由系爭專利說明書、原證5及上述理由狀暨簡報的內容得知：要捨棄縱向像差方程式不用而僅使用橫向像差方程式、要選取不同波長代入來增加方程式之數目、要選用最小平方解法求解方程式等（按最小平方解法求解雖為通常知識，如卷附原證14所述，但其並非是唯一的解法）。

職是，原告主張通常知識已教示光學路徑方程式之相關演算推導過程，令像差為零反算，自可求得P(ξ,ω,l)」云云，實不足採，故系爭專利確實未明確記載且無法據以實施。

５、原告雖又稱：若需考量縱向像差，即Fj≠0之項次，依據通常知識，關於縱向像差有原證5第8頁B.3段為據，關於令像差為零有葉玉堂、饒健珍、肖峻等編著「光學教程」第72頁等資料（即原證12）及田芊、廖延彪、孫利群編著27「工程光學」第59頁（即原證13）暨許阿娟、朱嘉雯、林佳芬、陳志隆編著之「光學系統設計進階篇第三章單色像差」2001年第一版第3-1頁至第3-3頁（即原證15）等資料為據，亦可依照原演示之方法計算出j≠0之aij，甚至未知數僅aij，不需解聯立方程等語（參本院卷第251頁）。

但查，上述「縱向像差之計算」並未直接揭示於原證5中，亦未揭示於系爭專利中，造成通常知識者在不過度實驗之情形下，無法由系爭專利說明書、原證5及上揭理由狀暨簡報的內容得知要選擇：「僅使用橫向像差方程式而不用縱向像差方程式求解aij」、「僅使用縱向像差方程式而不用橫向像差方程式求解aij」或「同時使用縱向像差方程式及橫向像差方程式求解aij」。

由於上述三種選擇會導出不同的光柵設計，以致所屬領域具有通常知識者，仍須靠大量嘗試錯誤及大量實驗，才能發現該發明之方法，已超過所屬領域具有通常知識者之合理實驗範圍，故原告上述主張，實不足採，系爭專利仍未明確記載且無法據以實施。

６、至原告固又提出田仲豪教授、李企桓副教授所出具之專家聲明書及系爭專利之美國對應案12/966,083於2010年12月13日申請時之說明書、2014年7月28日答辯書、2014年11月28日官方審查意見通知書為據（參本院卷第78至135頁），以佐證在系爭專利說明書給定的初始條件下，所屬技術領域中具有通常知識者，自然能夠利用數值方法與光學路徑方程式求得P(ξ,ω,l)。

惟查，該些專家聲明書中已聲明系爭專利並未列出如何藉由光學路徑方程式導得P(ξ,ω,l)之實施例等語（參本院卷第2879頁第2至3行、第91頁背面第9至10行），且雖聲明所屬技術領域中具有通常知識者，利用數值分析方法就可以藉由光學路徑方程式導得P(ξ,ω,l)等語（參本院卷第79頁第11至13行、第91頁背面倒數第2行至第92頁第1行），但未進一步揭示如何達成上述聲明之具體技術手段，益加證明系爭專利未明確記載且無法據以實施，致所屬領域具有通常知識者，仍須靠大量嘗試錯誤及大量實驗，才能發現該發明之方法，已超過所屬領域具有通常知識者之合理實驗範圍。

又依原告所提出之2014年7月28日答辯書觀之，可知系爭專利之美國對應案修正後請求項1及請求項12之內容，並未記載系爭專利請求項1及請求項4所載之核心技術特徵，如：「該些點P(ξ,ω,l)之位置係由光學路徑方程式所導出」、「將該各點P(ξ,ω,l)預先決定之垂直間隔、入射狹縫寬度、入射光徑長度r、入射角度α、繞射角度β、繞射光徑長度r’、光譜分量解析度、入射光最大解析波長、入射光最小解析波長、預先設定之繞射級數以及預先設定之輸出面等，組合成參數Fijk，再藉由光學路徑方程式F計算而得」等，致已失比較系爭專利與其美國專利對應案之實體基礎。

況且，各國專利法制及審查基準仍有差別，亦難比附援引。

是以，原告雖提出前揭專家聲明書及系爭專利美國對應案之相關資料，仍無法推論系爭專利並無違反92年專利法第26條第2項之規定。

７、原告末稱：系爭專利未曾經被告以違反92年專利法第26條第2項規定為由，通知申復、補充、修正說明書或圖式，且29被告仍得審查系爭專利是否具新穎性、進步性，足見系爭專利應無未充分揭露之情事，否則被告即無從審查系爭專利是否具新穎性、進步性。

何況，被告於審查系爭專利時，未依系爭審查基準規定，踐行通知程序，無異剝奪原告依系爭審查基準所賦予申復、補充、修正說明書或圖式等權利，不僅違法且損害原告權益甚鉅，於法自有未洽等語。

然按專利法為防範專利專責機關審查之疏漏，設有舉發之公眾審查制度，此乃欲藉公眾審查之程序，撤銷違法核准之專利審定，系爭專利既經參加人提起舉發，被告依舉發理由重行審查，尚非不得採取與前申請程序不同之見解（最高行政法院95年度判字第235號判決意旨參照），是本件當無原告所指違法之情事。

至被告如何審查系爭專利之新穎性、進步性，並非本件之爭點，原告亦難以被告審查後認定系爭專利具新穎性、進步性，即推論系爭專利並未違反92年專利法第26條第2項之規定。

（三）系爭專利請求項1至6既均違反92年專利法第26條第2項之規定，而應予以撤銷，則系爭專利請求項1至6是否違反92年專利法第26條第3項之規定，本院即毋庸再予審酌，附此敘明。

六、綜上所述，系爭專利請求項1至6均違反92年專利法第26條第2項之規定，而應予以撤銷。

從而，被告為「請求項1至6舉發成立應予撤銷」之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。

原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定關於此部分之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第130條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中華民國105年7月14日
智慧財產法院第三庭
審判長法官李維心
法官蔡如琪
法官林秀圓
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
得不委任律師為訴所需要件
訟代理人之情形
1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為
教育部審定合格之大學或獨立學院公法學
一者，得不委任
教授、副教授者。
律師為訴訟代理
2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具
人
備會計師資格者。
3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具
備專利師資格或依法得為專利代理人者。
1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等
情形之一，經最內之姻親具備律師資格者。
高行政法院認為2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
適當者，亦得為3.專利行政事件，具備專利師資格或依法上訴審訴訟代理得為專利代理人者。
人4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法

31上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理
法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關
業務者。
及委任書。
中華民國105年7月14日
書記官張君豪



32