智慧財產及商業法院行政-IPCA,105,行專訴,65,20170426,3

智慧財產法院行政判決
105年度行專訴字第65號
原 告 山葉發動機股份有限公司（ヤマハ發動機株式會社
）
代 表 人 黑田 久次（法務智財部智財戰略組組長）
訴訟代理人 簡秀如律師
陳初梅律師
郭家佑專利師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏（局長）
訴訟代理人 薛惠澤
參 加 人 李榮貴
訴訟代理人 曾信嘉律師
複 代理 人 范綺虹律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國105年7月4日經訴字第10506307510號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主 文

原處分關於「請求項5至6舉發成立應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：原告起訴聲明原為：「原處分及訴願決定均撤銷」（參本院卷第6頁），嗣於民國106年3 月22日當庭變更為【訴願決定、原處分關於「請求項5至6舉發成立應予撤銷」部分撤銷】，經被告及參加人均表示同意，而為本案之言詞辯論（參本院卷第236 頁），依行政訴訟法第111條第1項規定，自應允許。

貳、實體方面：

一、事實概要：原告前於90年7月5日以「速克達型機車之外部構造，車體骨架構造，引擎裝配部構造，及消音器周圍構造」向被告申請發明專利，申請專利範圍共6 項，並以89年7月5日在日本提出申請之特願0000-000000、特願0000-000000、0000-000000及特願0000-000000號專利案主張優先權，經被告編為第90116491號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第160871號專利證書（下稱系爭專利）。

嗣參加人於102年12月4日以系爭專利請求項5至6 有違核准時專利法第20條第2項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，原告則於103年3月10日提出系爭專利申請專利範圍更正本，參加人旋於104年6月18日提出專利舉發補充理由書，主張原告所提更正有違專利法第67條第2項及第4項規定，應不予更正，且證據2及3之組合可證明更正後之請求項5 仍不具進步性。

案經被告審查，以105年3月22日（105）智專三（三）05048字第10520338350號專利舉發審定書為「103年3 月10日之更正事項，准予更正。

請求項5至6舉發成立應予撤銷。」

之處分。

原告就舉發成立部分之處分不服，提起訴願，經經濟部105年7 月4日經訴字第10506307510 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分就舉發成立部分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）證據2或證據2、3之組合，均不足以證明系爭專利請求項5不具進步性：１、證據2 揭露之內容，無法促使所屬技術領域具有通常知識者輕易將之變更為系爭專利更正後之請求項5 （以下所稱請求項，均指更正後之請求項）之發明：證據2揭露之技術特徵（參證據2第10頁第19至24行），係配合發動機4 之形狀而採用將串列擱腳板81配置於曲軸箱4h之上方的技術構成。

亦即，係積極的採用將串列擱腳板81配置於曲軸箱4h之上方的構成，而藉此配置獲得技術上的功效。

故證據2 中的串列擱腳板之位置，是配合其車體結構與設計而來。

然查，系爭專利更正請求項5 ，並非如證據2 將串列擱腳設置於「曲軸箱4h之上方的構成」。

再者，如證據2之圖1、2 所示，「曲軸箱4h」與「消音器85」乃機車結構中完全不同之構件，二者位置差距甚遠，一在機車中段部位，一在尾端部位，二者與「擱腳板」之相對關係在空間配置、技術構成與功效上，實完全不同，更遑論將證據2 的串列擱腳板81由「曲軸箱4h之上方」變更為如系爭專利之「配置於消音器85之上方」。

換言之，證據2 本身所揭露的內容，即會阻止所屬技術領域中具有通常知識者，產生「將串列擱腳板81，從證據2 之配置於『曲軸箱4h之上方』，變更為如系爭專利之配置於『消音器85之上方』」的動機。

是以，所屬技術領域中具有通常知識者只要是接觸到證據2 並加以研究作為其串列擱腳板配置設計之參考時，絕不可能會將串列擱腳板81，從證據 2的「配置於曲軸箱4h之上方」，變更為如系爭專利之「配置於消音器85之上方」。

２、證據3 之揭露內容，無法促使所屬技術領域具有通常知識者輕易將之變更為系爭專利更正請求項5之發明：證據3 係欲改良先前技術中以托架15將駕駛者用歇腳固定於車架，並將該托架15向後方延長而來固定後歇腳（亦即串列歇腳）29，導致造成托架15大型化的問題，因而改採從輔助車架機體17向下方延伸托架27以固定後歇腳29之技術手段，達成避免托架15大型化之功效。

亦即，證據3 所教示、建議或提示動機者，乃係透過變更串列歇腳之位置，解決托架大型化之問題，而非基於「同坐人座位與車架之相對位置及同坐人之人體工學」之考量。

證據3 之技術內容中，如將後歇腳29配置於消音器之前側且在消音器上方，則可使托架15變得比較小型。

例如，即使托架15與托架27之大小相同，也能將其後歇腳29配置於消音器之前側且在消音器上方。

如此則根本沒有其欲避免托架15大型化的必要性，而喪失了證據3 之發明原本的意義。

則所屬技術領域中具有通常知識者接觸到證據3 並加以研究作為其後歇腳配置設計之參考時，實無理由、更無可能會將托架27向前移動而變更為後歇腳29配置於其消音器之前側。

３、綜上，證據2、3並未對系爭專利更正請求項5 之技術特徵有所教示、建議或提示動機，系爭專利更正後之請求項 5之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，實無從依證據2、3輕易完成。

（二）證據2、3之組合，無法證明系爭專利請求項5 不具進步性：１、承前所述，證據2 僅揭露串列擱腳板81相對於曲軸箱4h位置、並配置於曲軸箱4h之上方的構成，並未提供將串列擱腳板81移動至消音器前側上方重疊位置之配置的教示，因此種方式將改變證據2 發明的實質技術思想；

又由於消音器與曲軸箱均屬相當大型之零件，不太可能重疊配置，故現實上難以將消音器移動至曲軸箱之位置而達成如系爭專利所述之串列歇腳位於消音器前側上方前後方向重疊之配置。

又，證據3 之技術內容，本無欲移動後歇腳29之位置，僅將托架之大小與數量作一改變。

其等所欲達到之目的與功效、欲解決課題皆與系爭專利不同，證據2、3自無提供所屬技術領域具有通常知識者將其所揭示先前技術予以組合之「動機」。

２、又，如依車架型態區別，證據2為速克達型機車，證據3為背骨式機車，二者為全然不同型態的車輛，其結構特徵及組件配置各有其獨特之技術問題及解決方案；

殊難想像，會有任何從事機車設計之通常知識者，僅因該二證據均提及共乘者的腳踏配置（亦即證據2的串列擱腳板81及證據3的後歇腳29），即可輕易將之「結合」。

３、此外，依國際專利分類，證據2之技術領域為第B62M 7/00類「以發動機位置為特徵之摩托車或帶輔助發動機之自行車」與第B62M 9/00 類「以使用環形鏈，皮帶或類似構件為特點之傳動裝置」；

而證據3 為第B62K 11/02類「車架」與第B62J 25/00類「腳踏板；

剛性安裝的曲柄支托，例如裝於汽油箱上者」，兩者顯有不同，可見證據2、3關注之技術領域並非一致，縱有高於所屬技術領域中具有通常知識者一般水準之通常知識者，在僅看證據2、3揭露內容之情形下，實無法獲致組合動機將證據2、3之後歇腳位置改變並彼此組合。

４、被告與參加人亦應說明證據2、3「如何能促使所屬技術領域中具有通常知識者，將所揭露之技術作成系爭專利之組合態樣」之具體理由，而非以「設計串列歇腳或擱腳桿之配置位置本需考量同坐人座位與車架之相對位置及同坐人之人體工學為通常知識」等之空泛說詞，即率爾認定系爭專利請求項5可由證據2或證據2、3之組合即能完成，同時卻又對人體工學之具體定義與範圍（如具體案例、實驗數據等）、人體工學之原理如何具體應用而促使所屬技術領域中具有通常知識者，將證據2、3所揭露之技術組合成系爭專利之說明，避而不談。

（三）證據2、3之組合不足以證明系爭專利請求項6 不具進步性：證據2、3之組合不足以證明系爭專利請求項5 不具進步性，已如前述。

因系爭專利請求項6 係依附於更正後之請求項5 ，故證據2、3所揭露之內容自亦無法證明系爭專利請求項6不具進步性。

（四）聲明：訴願決定、原處分關於「請求項5至6舉發成立應予撤銷」部分撤銷。

三、被告抗辯如下：

（一）原告主張證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項5 具進步性云云，並無理由：１、系爭專利更正請求項5 係一種二輪機車用消音器周圍構造，其特徵為將駕駛員及同坐人能乘坐之座位下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件覆蓋，於蓋構件下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器，消音器下露出車軸，於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳。

２、證據2 為兩輪摩托車的驅動裝置，由其圖1至4揭示由駕駛員及同坐人能乘坐之座位2b、2c下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件74覆蓋，於蓋構件74下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器85，消音器下露出車軸65，及說明書第10頁第16至20行揭示：「……該車座2 具有前方的主座2b和後方的高一臺階的串列座2c，坐在主座2b上的駕駛員的腳擱置在前述主擱腳板3上，而在該主擱腳板3的後方則設置有供坐在串列座2c上的同乘者用的串列擱腳板81。

該串列擱腳板81設置在比前述主擱腳板3 要高的位置，在該串列擱腳板81的下側空間，如圖8所示，在前述發動機4的幅寬度內配置上下方向較厚的曲軸箱4h」，並參考圖 4，消音器之前側分離配置串列歇腳。

證據3 為自動二輪車車架構造，其第1圖及第3圖以及說明書第3 頁左上欄揭示：「該後支架19向下設有斜接的支撐架27，該支撐架27外設有側車體蓋26，另該支撐架27下方設有支撐板28，該擱腳桿29與該消音器13共同締結於支撐板28上」。

第3圖 並揭示擱腳桿29之位置係配置在消音器之中段在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方。

３、比對系爭專利更正請求項5與證據2之結構，系爭專利為一種二輪機車用消音器周圍構造，其特徵為將駕駛員及同坐人能乘坐之座位下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件覆蓋（對應於證據2 之駕駛員及同坐人能乘坐之座位2b、2c下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件74覆蓋），於蓋構件下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器，消音器下露出車軸（對應於證據2 之蓋構件74下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器85，消音器下露出車軸65），於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳（對應於證據2圖4揭示消音器之前側分離配置串列歇腳）。

系爭專利更正請求項5與證據2技術特徵之差異在於系爭專利之「消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」，而證據 2之「消音器之前側分離配置串列歇腳」。

經查，證據3 之第3 圖揭示其擱腳桿29之位置係配置在消音器之中段在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方，與證據2 之串列歇腳配置位置不同。

是以如證據2、3所示不同類型機車外形結構，在製造速克達型機車業界之通常知識者本就會依各種不同類型車型之同坐人座位與車架之相對位置關係併考量同坐人之人體工學，設計變更串列歇腳或擱腳桿之配置位置，使同坐人能以舒適之姿勢墊腳，自為業者的通常設計能力，故系爭專利「消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」之技術特徵，為配置串列歇腳之設置位置，自為速克達機車製造業具有通常知識者具體運用證據2、3之技術特徵而為的設計變更，且能合理可預期其能成功達成使同坐人能以舒適之姿勢墊腳之功效，更正後系爭專利請求項5 自為發明所屬技術領域中具有通常知識者由證據2 或證據2、3之組合即能完成，且系爭專利未產生無法預期的功效而不具進步性，此部分起訴理由實不足採。

（二）原告主張證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項6 具進步性云云，並無理由：系爭專利更正後之請求項6依附於更正後之請求項5，係更正後之請求項5 之技術特徵再進一步界定其他技術特徵。

解釋其技術特徵時，應包含其所依附之更正後之請求項 5所有技術特徵。

因證據2、3之組合可證明系爭專利更正後之請求項5 不具進步性，已如前述。

系爭專利更正後之請求項6 進一步界定：「其中於上述蓋下方配置消音器中間安裝部，安裝部下方配置車軸」之技術特徵，已揭露於證據3 圖1、3之側車蓋體26下方配置消音器13中間安裝部，安裝部下方配置車軸，系爭專利更正後之請求項6 並未產生任何新功效或增進某種功效，是以證據2、3之組合亦可證明系爭專利更正後之請求項6 之整體技術特徵不具進步性。

（三）聲明：駁回原告之訴。

四、參加人則抗辯如下：

（一）證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：１、證據2已揭露系爭專利請求項5全數之技術特徵：比對系爭專利請求項5與證據2之結構，系爭專利之一種二輪機車用消音器周圍構造，其特徵為將駕駛員及同坐人能乘坐之座位下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件覆蓋（對應於證據2 之駕駛員及同坐人能乘坐之座位2b、2c下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件74覆蓋），於蓋構件下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器，消音器下露出車軸（對應於證據2 之蓋構件74下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器85，消音器下露出車軸65），於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳（對應證據2 圖1 揭示消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器上方配置串列歇腳81），是以系爭專利請求項5之技術特徵已全數為證據2所揭露。

且證據2 之串列擱腳板81與消音器85左上角處（即消音器前側）有重疊之部分，而非分離配置，故證據2 已揭露系爭專利請求項5 之全數技術特徵無疑，且將證據2之圖1及系爭專利之圖1 （兩圖之前後輪軸均對齊之狀態下）比較觀之，亦可得知兩者之差異難為顯著，系爭專利請求項 5為通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成者。

２、縱認證據2 未揭露「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」，而僅於消音器之前側分離配置串列擱腳板，然證據3之圖3已揭露其擱腳桿29之位置係配置在消音器13之中段前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方。

３、縱然證據3擱腳桿29與系爭專利串列擱腳127配置位置不同，惟我國對於人體工學學科之研究，最遲早於約莫26年前（民國80年）即有相關專書之發行（參本院卷第262 頁），又人因工學之運用範圍，包括任何人與機器之相互關係，尤其例如電腦、座椅、安全欄杆、踏板等領域，是以將證據3 之擱腳桿29向前挪動配置於消音器之前側，應為該領域中具有通常知識者能輕易思及並完成該等設計變更，且可合理預期能達成使同坐人以舒適之姿勢墊腳之功效，自難謂系爭專利請求項5具有進步性。

（二）證據2、3具有充分之組合動機：１、證據2、3與系爭專利均屬相同之技術領域，應認熟悉該項技術者欲從事二輪機車之改良時，本即有合理動機得參酌證據2、3之先前技術加以組合運用：系爭專利請求項5所屬技術領域，依其專利說明書第4頁【發明之技術領域】所載為「又本發明與一種二輪機車之消音器周圍構造，尤與改良串列歇腳之配置有關」；

第6 頁【解決課題之手段】所載「又為達成該課題，申請專利範圍第5項之發明係一種二輪機車用消音器周圍構造」，末依其申請專利範圍第5項所載亦為「一種二輪機車用消音器周圍構造…」，故系爭專利所屬技術領域應為二輪機車無疑。

查證據2、3均無論依其發明名稱「兩輪摩托車的驅動裝置」、「自動二輪車之車架結構體」或依其內所附之圖示（證據2圖1至圖3、證據3圖1 ）均屬二輪機車領域，故證據2、3與系爭專利同屬二輪機車領域並無疑義。

另原告主張被告欲將證據2、3組合，是否屬相同技術領域，應以證據2、3之技術領域觀之，而非以證據2、3與系爭專利之所屬技術領域相同觀之。

又原告主張證據2、3為不同之國際專利分類編號，故非屬相同之技術領域云云，實屬無稽，蓋發明人如欲發明系爭專利，自應合理推論其將參照與系爭發明相同技術領域之先前技術，原告之主張並無理由，且亦非為實務見解所採。

２、證據2已揭示該創作之目的在於提高擱腳性，足認證據2已提供系爭專利所欲解決先前技術存在問題之充分教示、建議及動機：證據2 於其專利說明書第10頁已載明設置「提高擱腳性之缺口」，藉此不再擴張車體寬度，而提高擱腳性，而與系爭專利所欲解決「強迫同坐人拘束之姿勢」問題相同，且由證據2之圖1亦可看出，將串列擱腳板設置於朝向後方向斜上方延伸之消音器前側可使同坐人以非拘束具自由度之姿勢墊腳等情，足認證據2 已提供系爭專利所欲解決先前技術存在問題之充分教示、建議及動機。

故將證據2、3組合，明顯可預期系爭專利所欲達成之「同坐人能以舒適之姿勢墊腳」（參系爭專利說明書第5 頁第20行）等功效。

是以系爭專利請求項5 實為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合技術所能輕易完成，而不具進步性。

（三）系爭專利請求項6不具進步性：系爭專利請求項6依附於請求項5，係請求項5 之技術特徵再進一步界定其他技術特徵。

因證據2、3之組合可證明請求項5不具進步性，已如前所述，而請求項6係進一步界定：「其中於上述蓋下方配置消音器中間安裝部，安裝部下方配置車軸」之技術特徵，已揭露於證據3 圖1、3之側車蓋體26下方配置消音器13中間安裝部，安裝部下方配置車軸。

是以，證據2、3之組合亦可證明請求項6 之整體技術特徵不具進步性。

（四）綜上及原處分書、訴願決定書所述，證據2、3既已全數揭露系爭專利請求項5、6之技術特徵，且具合理之組合動機，原處分及訴願決定關於「請求項5至6舉發成立應予撤銷」部分並無違法，故原告之訴並無理由，應予駁回。

（五）聲明：駁回原告之訴。

五、本件爭點如下（本院卷第134、185頁）：

（一）證據2或證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步性？

（二）證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項6 不具進步性？

（三）本件是否有組合證據2、3之動機？

六、本院之判斷：

（一）本件應適用之專利法：系爭專利申請日為90年7月5日，優先權日為89年7月5日，故本件關於系爭專利是否具備進步性之判斷，應依核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法（下稱90年專利法）為斷。

按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，90年專利法第19條、第20條第1項前段定有明文。

又按申請前已見於刊物或已公開使用，或運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得申請取得發明專利，同法第20條第1項第1款及第2項亦有明文。

又發明違反第19條至第21條規定，專利專責機關應依職權或依舉發，撤銷其發明專利權，亦為同法第71條第1款、第72條所明定。

（二）本院得不予審酌之新主張：按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。

就系爭專利請求項5是否具應撤銷事由部分，參加人於訴願階段僅提出系爭專利請求項5 不具進步性之主張，嗣於本件行政訴訟階段始另行於行政參加辯論意旨狀提出系爭專利請求項5 亦不具新穎性之主張（參本院卷第256至257頁反面），核屬非就同一撤銷理由（即系爭專利請求項5 是否不具進步性）所提之新證據，與前揭智慧財產案件審理法第33條第1項規定不合，本院就上開新證據，爰不予審究。

（三）系爭專利技術分析：１、系爭專利所欲解決的問題：先前技術之速克達機車之曲柄軸箱與其他引擎各部比較，其側方最為突出，再者，以蓋構件覆蓋曲柄軸箱側面部，致蓋構件加寬對應駕駛員腳部分之車寬，造成落腳性不良且不利於車體之設計性，此外，將串列歇腳裝於消音器上部或側部之構造，將強迫同坐人採取拘束之姿勢（參原處分卷一第55頁正、反面之說明）。

２、系爭專利技術內容：系爭專利為一種速克達型機車之外部構造、車體骨架構造、引擎裝配部構造、及消音器周圍構造。

裝有：腳板81，具有騎士腳墊部81a，延伸至座位2下側位置；

及飛鏢蓋（Boomerang Cover）89，配置於上述座位2下側附近之座位下側蓋95間，略向水平方向延伸彎成略ㄑ字狀，做為「外裝構件」。

又於前叉管14外側位置，配置外罩支架67，固定於車體骨架5 ，以該外罩支架67支持蓋構件，並以該外罩支架67承受腳整部負荷。

又將引擎4 固定裝配於車體骨架5，該引擎4 之曲柄軸箱4a置於駕駛員乘坐之座位2下方位置，設有蓋構件腳板81及飛鏢蓋89，以覆蓋該引擎4 ，於該腳板81及飛鏢蓋89形成缺口部81d、89c，上述曲柄軸箱4a側面部從缺口部81d、89c露出外部。

又將駕駛員及同坐人能乘坐之座位2下，以座位2前端部向後端部延伸之連續蓋構件（座位下側蓋95等）覆蓋，於蓋構件下配置消音器118，消音器118下露出「車軸」後輪軸112 ，於消音器118前配置串列歇腳127（參原處分卷一第56頁正、反面之摘要）。

３、系爭專利之功效：系爭專利之課題在提供一種速克達型機車之外部構造，可以提高設計之自由度；

一種速克達型機車之車體骨架構造，可以削減構件數並能有效負擔蓋之支持，及腳墊部之負荷；

一種速克達型機車之引擎裝配部構造，落腳性及設計性良好；

及一種二輪機車用消音器周圍構造，俾同坐人能以舒適之姿勢墊腳（參原處分卷一第55頁反面之說明）。

４、系爭專利主要圖式：如附圖一所示。

５、系爭專利申請專利範圍分析：系爭專利105年4 月21日更正公告之申請專利範圍共計6個請求項，其中請求項1、2、4、5為獨立項，其餘為附屬項，系爭專利請求項5、6之內容分別如下：⑴請求項5：一種二輪機車用消音器周圍構造，其特徵為將駕駛員及同坐人能乘坐之座位下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件覆蓋，於蓋構件下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器，消音器下露出車軸，於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳。

⑵請求項6：如申請專利範圍第5項之二輪機車用消音器周圍構造，其中於上述蓋下方配置消音器中間部安裝部，安裝部下方配置車軸。

６、證據技術分析：⑴證據2：①證據2為89年1月12日公開之中國第1240740 號「兩輪摩托車的驅動裝置」專利案，其公告日早於系爭專利之優先權日（89年7月5日），可為系爭專利相關之先前技術。

②證據2 揭露一種可減輕彈簧下重量、提高精確並延長壽命的一種兩輪摩托車的驅動裝置，其方案是，將後臂 8前端部的樞軸7支承在固定於車架上的發動機4上，將後輪10支承在該後臂8的後端部上，在上述發動機4的曲軸箱4h內配置幹式V形皮帶變速器4c，在上述後臂8內配置作為二次傳遞裝置60的濕式減速器（參原處分卷一第16頁之摘要）。

③證據2之主要圖式：如附圖二所示。

⑵證據3：①證據3為74年8月19日公開之日本第00-000000 號「自動二輪車のフレ一ム（自動二輪車之框架）」專利案，其公告日早於系爭專利之優先權日（89年7月5日），可為系爭專利相關之先前技術。

②證據3 係提供一種重型機車之車架結構體，其特色為前端以旋軸支撐前叉，後方以旋軸支撐後臂；

前叉與後臂之間係為設有引擎的主車架結構體，由該車架結構體後方一直向後延伸至前述之後輪上方，設有一輔助車架結構體，該結構體上方裝載一薄板（sheet ）；

前述之輔助車架結構體採用可與主車架結構體互相連結或卸除之設計；

輔助車架結構體下方之延伸方向上設有一支架（bracket ），用以安裝後腳踏墊，以放置後座乘客的腳（參本院卷第150頁所示證據3之中譯本）。

③證據3之主要圖式：如附圖三所示。

（四）技術爭點分析：１、證據2是否足以證明系爭專利請求項5不具進步性？⑴系爭專利請求項5與證據2之技術比對：①系爭專利請求項5 之技術特徵為「一種二輪機車用消音器周圍構造，其特徵為將駕駛員及同坐人能乘坐之座位下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件覆蓋」技術特徵，由證據2之圖1揭示一種兩輪摩托車，其駕駛員及同坐人能乘坐之座位（主座2b、串列座2c）下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件74覆蓋；

是以，證據2 已揭露系爭專利「一種二輪機車用消音器周圍構造，其特徵為將駕駛員及同坐人能乘坐之座位下，以座位前端部向後端部延伸之連續蓋構件覆蓋」之技術特徵。

②系爭專利請求項5 之「於蓋構件下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器，消音器下露出車軸」技術特徵，由證據2之圖1揭示其連續蓋構件74下配置朝向後方向斜上方延伸之消聲器85，消音器下露出後輪軸65，顯見系爭專利之「消音器」及「車軸」已揭露於證據2 之「消聲器85」及「後輪軸65」之技術內容；

是以，證據2 已揭露系爭專利「於蓋構件下配置朝向後方向斜上方延伸之消音器，消音器下露出車軸」之技術特徵。

③系爭專利請求項5 之「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」技術特徵，由證據2之圖1揭示消聲器85之前側分離配置串列擱腳板81，其並未揭露上開系爭專利串列歇腳設置位置之技術特徵，又由證據2 之說明書第10頁第19至23行記載「該串列擱腳板81設置在比前述主擱腳板3 要高的位置，在該串列擱腳板81的下側空間，如圖8 所示，在前述發動機4 的幅寬度內配置上下方向較厚的曲軸箱4h。

…主擱腳板3 與串列擱腳板81的位置的設定，是與這樣的發動機4的形狀相配合的。

與主擱腳板3和串列擱腳板81處於同樣高度的情況相比時，由於降低了主擱腳板3 的位置，因此也降低了主座2b的位置，從而提高了駕駛員的擱腳性。」

，可得知該串列擱腳板81之位置設置係配合發動機4 等車體結構而來，且其目的在於提高駕駛員的擱腳性，故根據證據2 之車體結構並無法產生將串列擱腳板81（相當於系爭專利之串列歇腳）配置於消聲器85（相當於系爭專利之消音器）前側上方之動機，是以，系爭專利「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」之技術特徵並非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 而能輕易完成者。

⑵結論：系爭專利請求項5 「座位」、「連續蓋構件」、「消音器」及「車軸」技術特徵，已揭露於證據2 之技術內容；

惟證據2 並未揭露亦未教示系爭專利「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」之技術特徵，因此系爭專利請求項5 非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2而能輕易完成，故證據2不足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

２、證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項5 不具進步性？⑴系爭專利請求項5與證據2、3之技術比對：①如前【六、（四）１、】段落所述，證據2 並未揭露或亦未教示系爭專利請求項5 之「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」之技術特徵，而證據3第3圖揭示其厚腳踏墊29之位置係配置在後消音器13之中段在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方，亦未揭露系爭專利之串列歇腳設於消音器前側之技術特徵。

又由證據3之說明書第2頁左上欄[發明概要]之記載，可得知其發明目的在於避免腳踏墊支柱15過大，因此在輔助車架結構體17上設置朝下方延長的支架27，接著再將乘客的後腳踏墊29安裝於該支架27上，由證據3 未見將後腳踏墊29（相當於系爭專利之串列歇腳）配置於消音器13（相當於系爭專利之消音器）前側上方之教示，是以，系爭專利「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」之技術特徵並非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合而能輕易完成者。

②結論：證據2、3並未揭露亦未教示系爭專利「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」之技術特徵，因此系爭專利請求項5 非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合而能輕易完成，故證據2、3之組合不足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

⑵被告固抗辯：系爭專利配置串列歇腳設置位置之技術特徵，為速克達機車製造業具有通常知識者具體運用證據2、3之技術特徵而為的設計變更，且能合理可預期其能成功達成使同坐人能以舒適之姿勢墊腳之功效；

又於106年2月14日準備程序辯稱：所謂組合的動機並非單純將不同證據的兩個結構直接粗糙組合，應該還有技術的啟發性問題，所以當然可以討論證據2、3的組合動機，但是更應該討論因應位置而改變歇腳板位置是可以輕易完成的云云（參本院卷第185 頁）。

惟查，進步性之審查，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。

關於引證資料所載之技術，證據2 設置串列擱腳板於消聲器之前側分離位置，而證據3 設置後腳踏墊29於消音器上方中央位置，因此證據2、3皆未揭露系爭專利「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」之技術特徵；

而關於系爭專利技術內容所對應之目的與功效，其在於藉由將串列歇腳設於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方，而使同坐人能以舒適之姿勢墊腳，對應證據2提高駕駛員的擱腳性、證據3避免腳踏墊支柱過大之目的與功效皆有所差異，難認所屬技術領域中具有通常知識者能夠根據證據2、3所揭示之技術內容而思及「使同坐人能以舒適之姿勢墊腳、乘車姿勢具有自由度」之缺失，進而完成「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」之技術特徵。

因此，證據2、3之技術內容及發明目的功效皆不同，且僅根據證據2、3之技術內容，並無動機組合其擱腳板（或後腳踏墊）之位置特徵而輕易完成系爭專利之技術特徵。

是以，被告之主張不可採。

⑶參加人雖抗辯系爭專利串列歇腳之設置位置與「促使同坐人得以具自由度之姿勢乘車」並無關連，系爭專利說明書未能就其關係提出說明，證實其為考量同坐人座位與車架之相對位置、人體工學之適當配置，應為所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易思及云云（參本院卷第144至145頁反面）。

惟查，進步性之審查應確實依據引證資料所載之技術或知識加以判斷，參加人未審酌引證資料，僅依系爭專利說明書之內容逕予認定系爭專利串列歇腳之技術特徵可以輕易思及，有違進步性之判斷原則。

因此，在系爭專利說明書第27頁末行至第28頁第1 行已敘明「由於如此於消音器118前方設置串列歇腳127，使同坐人之乘車姿勢具有自由度。」

之基礎上，參加人之指摘並無理由。

⑷參加人另又抗辯證據2、3與系爭專利為相同之二輪機車之技術領域，所解決之問題亦相同，故所屬技術領域中具有通常知識者可輕易得知而具組合動機云云（參本院卷第145頁反面至149頁反面）。

經查，系爭專利請求項5 記載「一種二輪機車用消音器周圍構造…」，而證據2 揭示一種兩輪摩托車、證據3則揭示一種重型機車，可得知證據2、3及系爭專利同屬於二輪機車之技術領域。

惟查，證據2、3 皆非用於解決同坐人墊腳舒適度之問題，所屬技術領域中具有通常知識者難以由證據2、3思及系爭專利「使同坐人能以舒適之姿勢墊腳、乘車姿勢具有自由度」之發明目的，且證據2、3皆未揭露亦未教示系爭專利由前述目的所完成之「於消音器之前側在前後方向上重疊之位置且在該消音器之上方配置串列歇腳」技術特徵，已如前述，證據2、3間之發明目的與功效相異，難認有組合之動機，因此證據2、3之組合不足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

是以，參加人之主張不可採。

３、證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項6 不具進步性？系爭專利請求項6為依附於請求項5之附屬項，其包括請求項5 之全部技術特徵，而證據2、3之組合不足以證明系爭專利請求項5 不具進步性，已如前述，故證據2、3之組合亦不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

七、綜上所述，證據2不足以證明系爭專利請求項5不具進步性；證據2、3之組合無法證明系爭專利請求項5、6不具進步性，是系爭專利請求項5、6均未違反90年專利法第22條第4項規定，本應為舉發不成立之審定，而被告為「舉發成立應予撤銷」之處分，於法即有未洽。

訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。

是以原告請求撤銷訴願決定及原處分關於「請求項5至6舉發成立應予撤銷」部分，為有理由，應予准許。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 4 月 26 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 林欣蓉
法 官 魏玉英
法 官 蕭文學
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
├─────────┼────────────────┤
│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  者，得不委任律師│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  為訴訟代理人    │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
├─────────┼────────────────┤
│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  形之一，經最高行│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│  ，亦得為上訴審訴│  。                            │
│  訟代理人        │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。                                  │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 106 年 5 月 5 日
書記官 蔣淑君