智慧財產及商業法院行政-IPCA,105,行專訴,7,20160804,5


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智慧財產法院行政判決
105年度行專訴字第7號
原 告 辛耘企業股份有限公司
代 表 人 謝宏亮(董事長)
訴訟代理人 陳國樟律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏(代理局長)住同上
訴訟代理人 孫文一
參 加 人 財政部關務署高雄關
代 表 人 謝連吉(關務長)
訴訟代理人 徐克銘律師
複 代理人 李姿璇律師
參 加 人 聯合光纖通信股份有限公司
代 表 人 徐肇佑(董事長)
上列當事人間因發明專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國104 年12月8 日經訴字第10406317250 號及104 年12月9 日經訴字第10406317170號訴願決定,提起行政訴訟,本院判決如下:

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由甲、程序方面:被告之代表人於起訴時為王美花,嗣於本院審理期間變更由副局長洪淑敏代理,並經上開代表人於民國105 年7 月21日具狀聲明承受訴訟在卷(見本院卷三第203 至205 頁),經核並無不合,應予准許。

乙、實體方面:

一、事實概要:原告前手林連豐、李琇鳳二人前於94年5 月23日以「電子封條」向被告申請發明專利,申請專利範圍共23項(嗣於96年6 月26日修正申請專利範圍為共29項,其中請求項1 、4、11、15、21、22、23、24、26、27及28為獨立項,其餘為附屬項),並主張國際優先權為美國第11/072,446 專利申請案(申請日為西元2005年3 月7 日)以及國內優先權為我國第93208575號專利申請案(申請日為93年5 月31日),經被告編為第94116801號審查,准予專利並於97年1 月1 日公告後發給發明第I292007 號專利證書(下稱系爭專利)。

嗣林連豐、李琇鳳二人於99年6 月17日將系爭專利權讓與登記予原告。

參加人財政部關務署高雄關(下稱財政部高雄關)於100 年6 月27日以系爭專利優先權不合法、系爭專利有違核准時專利法第26條第2項規定、系爭專利請求項24至26違反同法第26條第3項、第4項規定、系爭專利不具產業利用性、不具新穎性及不具進步性等發明專利要件,對之提起舉發;

參加人聯合光纖通信股份有限公司(下稱聯合光纖公司)則於101 年1 月12日以系爭專利優先權不合法、系爭專利有違核准時專利法第26條第2項規定、系爭專利請求項21至29違反核准時專利法第26條第3項規定,系爭專利請求項19、21至26、28違反核准時專利法第26條第4項規定、系爭專利不具產業利用性、不具新穎性或擬制喪失新穎性、不具進步性等發明專利要件,對之提起舉發,原告遂於舉發審查期間之101 年8 月24日、102 年7 月23日、103 年10月31日及104 年1 月23日共4 度提出系爭專利申請專利範圍更正之申請。

案經被告審查,分別以104 年5 月27日(104 )智專三(一)02064 字第10420694860 號專利舉發審定書(原處分1 )、(104 )智專三(一)02064 字第10420694700 號專利舉發審定書(原處分2 )認前三次更正視為撤回,第4 次即104 年1 月23日之更正則不應准許,並就本件舉發事件均為「請求項1 至29舉發成立應予撤銷」之處分。

原告不服,分別提起訴願,經經濟部分別以104 年12月8 日經訴字第10406317250 號決定(訴願決定1 )、同年月9 日經訴字第10406317170 號決定(訴願決定2 )駁回,原告仍未甘服,遂向本院提起行政訴訟。

本院認本件判決之結果,若認定應撤銷訴願決定及原處分,將影響參加人之權利或法律上之利益,遂依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明求為原訴願決定1 、2 及原處分1 、2 均撤銷,並主張:㈠被告做成原處分1 、2 時,有未依法踐行正當法律程序之違法情事,而應予撤銷,原訴願決定予以維持亦應一併撤銷:⒈被告不准系爭專利104 年1 月23日之更正,卻未依法踐行通知系爭專利權人申復之正當程序,乃違法之行政處分應予撤銷:⑴依2014年版專利審查基準第5-1-14頁「舉發案所伴隨之更正經審查擬不准更正者,應敘明不符更正要件之理由,通知專利權人申復;

屆期未申復或未克服前述理由,得逕依現有資料審查,並應於舉發審定書中敘明不准更正之理由。

為免延宕程序,前述通知以一次為原則」之記載,所謂「前述通知以一次為原則」乃係針對「更正經審查擬不准更正者」,原告104 年1 月23日就系爭專利提出更正申請並依法繳納更正審查規費,即屬一新的獨立更正申請案而與系爭專利此前之更正申請案無涉。

被告經審查該104 年1 月23日之新更正申請案之後,既擬不准其更正,則該104 年1 月23日之新更正申請案即屬上揭專利審查基準所稱「更正經審查擬不准更正者」,被告當然仍應針對它踐行至少一次「敘明不符更正要件之理由,通知專利權人申復」之正當程序,始符上揭專利審查基準。

⑵訴願機關及被告雖均以原告已為4 次更正之申請為由,而認定被告已給予原告進行更正之機會與保障等語。

然「更正申請係對抗舉發攻擊之防禦方法」(現行專利審查基準5-1-13頁),且依專利法第67條規定,更正申請為專利權人依法即享有之權利,故無論系爭專利於舉發審查期間更正幾次,均僅是自身合法權利之行使,與被告是否踐行上述「經審查擬不准更正者,應通知專利權人申復」之正當程序無涉,故訴願機關及被告前述認定,已有違反不當聯結禁止原則之情形。

⑶訴願機關及被告雖復辯稱已以103 年12月24日(103 )02064 字第10321795070 號審查意見通知函,踐行敘明不符更正要件並通知原告申復之程序等語,然該審查意見通知函只是被告針對原告103 年10月31日之舊更正申請案所踐行之「敘明不符更正要件之理由,通知專利權人申復」程序,與原告104 年1 月23日提出之新更正申請案無涉,更何況該103 年10月31日之舊更正申請案於原告104 年1 月23日提出之新更正申請案之後,依專利法第77條第2項規定,已視為撤回,當然不能以該審查意見通知函為據而謂被告已就原告104 年1 月23日之新更正申請案踐行上述正當程序。

再按行政程序法第102條規定,乃就行政機關作成行政行為時,透過要求行政機關所應遵循之正當行政程序,確保依法行政原則,以維認定事實及適用法規之正確性。

準此,被告於舉發審定書中認定原告104 年1 月23日之新更正申請案不符更正規定而不准更正,既屬限制或剝奪人民自由或權利之行政處分,則依法於作成該不准更正之處分之前自應給予專利權人陳述意見之機會,至於上述審查意見通知函只是被告針對原告103 年10月31日之舊更正申請案於作成不准更正之前所給予的陳述意見機會,並非針對原告104 年1 月23日之新更正申請案,當然不能以該審查意見通知函為據而剝奪原告就「104 年1 月23日新更正申請案不准更正一事」陳述意見之機會。

尤應注意的是,上揭專利審查基準,並未授權被告於作成「不准更正之處分」之前可不給予專利權人陳述意見,因此,被告於認定原告104 年1 月23日之新更正申請案不符更正規定而擬不准更正時,仍應給予原告陳述意見之機會。

至於上揭專利審查基準「為免延宕程序,前述通知以一次為原則」,其前提在於專利權人需有「延宕程序」之情形,始有「前述通知以一次為原則」之適用,然而,被告並未說明原告有何作為有造成延宕程序之問題。

事實上,原證3 至5,原告之104 年1 月23日之新更正申請案,係基於信賴及尊重被告102 年11月5 日(102 )智專三㈠04076 字第10221507910 、10221507980 及10221507720 號函所為未曾認定原告102 年7 月23日更正申請案所引入「射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接、射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷」等文字有導致實質變更申請專利範圍之法律見解、本院101 年度民專上字第39號民事判決書及本院102 年度民專訴字第9 號言詞辯論筆錄認定更正後所引入之前述文字未導致實質變更申請專利範圍之法律見解,為避免延宕程序,原告始於104 年1 月23日所提出新更正申請案中僅更正請求項22,且更正內容僅限於前述所引入之文字,故原告不但沒有「延宕程序」之意圖與情形,反而為了加快程序而僅作小幅度更正。

此外,原告雖就系爭專利提出多次更正,然該些更正係針對參加人多次提出補充理由及證據所為之正當防禦行使,亦屬原告本身應有之權利,並非為了故意延宕程序所為。

又本件舉發事件之審查雖歷時近4 年,然由於參加人舉發主張法條之數量、舉發證據之數量(含補充證據)、舉發理由之篇幅(含補充理由),均超出一般舉發案甚多,且期間尚有牽涉兩件民事訴訟,被告一直等到該兩民事訴訟作出判決之後始作出舉發審定,倘認為本件舉發事件有所延宕,其肇因顯為前述而非原告多次更正所引起。

此外,依上揭專利審查基準,需於專利權人屆期未申復或未克服前述理由,被告始得逕依現有資料審查而無需通知專利權人申復。

準此,被告針對原告103 年10月31日之舊更正申請案所為之上述審查意見通知函,係認定更正後請求項22所引入之特徵係基於滑座之前提,而更正前請求項22並未界定滑座等特徵,並以此為由認定更正後請求項22已實質變更申請專利範圍而不准更正。

續查原處分書中對於原告104 年1 月23日之新更正申請案,並未援用前述認定,而是改認定更正後請求項22所引入之特徵係基於接腳30a 、31a 之前提,而更正前請求項22並未界定接腳30a 、31a 等特徵,並以此為由認定更正後請求項22已實質變更申請專利範圍而不准更正。

可見原告104 年1 月23日新更正申請案已經克服上述審查意見通知函所持理由,若否,被告為何需要從「基於滑座之前提」改稱「基於接腳30a 、31a 之前提」呢?因此,原告104 年1 月23日之新更正申請案既已克服上述審查意見通知函所持理由,則依上揭專利審查基準「屆期未申復或未克服前述理由,得逕依現有資料審查,並應於舉發審定書中敘明不准更正之理由」之規定,被告自無逕依現有資料審查之裁量餘地,而仍應敘明新的不符更正要件之理由,通知原告申復,方稱適法。

⒉根據2004年版專利審查基準第2 篇第1 章說明書及圖式第2-1-3 頁、第2-1-15頁、第2-1-20頁、第2- 1- 43頁及第2-1-44頁,可知被告若於認定系爭專利有違反專利法第26條第2至4 項任一項之情事時,應依法通知專利權人,使其有申復說明、補充、更正說明書、圖式、申請專利範圍之機會,而此處所稱「申復說明、補充、更正說明書、圖式、申請專利範圍之機會」係指被告擬認定有違反專利法第26條第2 至4項任一項規定時所給予專利權人的陳述意見機會,並非指專利權人在舉發程序中依專利法第74條及上揭專利審查基準所為之答辯、補充答辯等防禦方法,此原訴願機關及被告應有誤解。

原告於102 年1 月24日、104 年3 月11日、104 年4月2 日提出舉發補充答辯書時,僅係就參加人之主張作出答辯,被告此時尚未認定系爭專利違反專利法第26條第2至4項,亦未通知原告就其擬認定系爭專利違反專利法第26條 第2 至4 項之規定而請原告提出申復說明、補充、更正說明書、圖式、申請專利範圍,故該些補充答辯書自不能充當被告已經踐行「若認定系爭專利違反專利法第26條第2 至4項 任一項時通知專利權人申復說明、補充、更正說明書、圖式、申請專利範圍」之正當程序之依據。

⒊本院101 年度行專訴字第25號判決意旨,乃指法院倘認系爭專利違反專利法第26條第2項規定且其欠缺係無法補正者,縱其更正後仍具進步性,亦無撤銷訴願決定及原處分之必要,亦即,必需在「欠缺系無法補正」之情況下,才可以不給系爭專利更正後有存續之機會,絕非謂行政機關(即被告)得以「系爭專利違反專利法第26條第2項規定」為由,逕不給系爭專利更正後有存續之機會,更非謂行政機關於認定系爭專利違反專利法第26條第2項規定時即得免除「應敘明不符更正要件之理由,通知專利權人申復」或「通知系爭專利權人申復、補充或更正說明書、申請專利範圍」之義務。

再者,被告既如上述而未於認定系爭專利違反專利法第26條第2 至4 項任一項時通知專利權人申復說明、補充、更正說明書、圖式、申請專利範圍,則被告如何得知系爭專利有「欠缺係無法補正」之情況?系爭專利究係欠缺什麼而致無法補正?就此原訴願機關及被告尚未說明。

㈡系爭專利權人於104 年1 月23日更正請求項22,係屬合法,並無實質變更申請專利範圍,違法之原處分及原決定均應予撤銷:⒈被告雖提及原告於104 年1 月23日申復書第20至23頁之部份觀點,然此該觀點係針對被告不准原告103 年10月31日舊更正申請案所為申復理由,與原告104 年1 月23日之新更正申請案無涉。

另原告於104 年1 月23日申復書第25至27頁,係主張104 年1 月23日新更正申請案之更正後請求項22係從說明書引入更正前之技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵,並非如原處分書所稱僅主張從說明書引入更正前之技術特徵的下位概念技術特徵而已。

⒉針對原告104 年1 月23日之新更正申請案於更正後請求項22從說明書引入「射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接、射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷」等文字,被告先行解釋更正後所引入之前述文字係基於接腳30a 、31a 之前提,並先據此認定更正後所引入之前述文字就相當於引入接腳30a 、31a 等技術特徵,續而再以公告時請求項22未界定接腳30a 、31a 等技術特徵為由而認定更正後請求項22已實質變更申請專利範圍。

然而,遍查現行審查基準,均是直接以更正後所引入之文字為審查對象,並無「先對所引入之文字進行解釋,再以解釋結果(基於xx元件之前提)作為審查對象而指摘更正前未界定xx元件」之審查方式,由此可見,被告針對原告104 年1 月23日新更正申請案之更正後請求項22的審查方式已逾越現行審查基準。

訴願機關雖援用2013年版專利審查基準,謂更正後請求項係引入下位概念技術特徵者,通常係將原請求項所對應的上位概念技術特徵「置換」為下位概念技術特徵等語,固非無見,然查上揭專利審查基準所謂以更正後之下位概念技術特徵「置換」更正前之上位概念技術特徵,是以「技術特徵」為單位來進行置換,因此,應先釐清原告104 年1 月23日更正後請求項22所引入的是何技術特徵,所欲置換的又是公告時請求項22的何技術特徵。

上揭專利審查基準第2-1-11頁「請求項之範圍係由請求項中所載之所有技術特徵所界定,故每一請求項之文字敘述應以單句為之,僅在句尾使用句點。

若技術特徵繁多,其內容及相互關係複雜,即使以標點符號仍難以將其關係敘明時,得於請求項中分段敘述」、第2-1-13頁「必要技術特徵,指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵,其整體構成發明的技術手段,係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。

技術特徵,於物之發明為結構特徵、元件或成分等;

於方法發明為條件或步驟等特徵」、第2-1-12頁「原則上,請求項所載之技術特徵應以結構或步驟表現,作為限定條件(limitation)…此外,若有特殊之功能或用途,且足以顯示其技術特徵者,得加入該功能或用途之記載予以界定」,準此,系爭專利電子封條既然訴求可利用識別主機接收到識別碼或接收不到識別碼來判斷插栓是否被扣合裝置扣住及插栓是否被剪斷,則「其中,該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下提供一射頻識別功能,並在該插栓被剪斷時停止提供該射頻識別功能」一段,顯為公告時請求項22之技術特徵,而「其中,該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下提供一射頻識別功能,並在該插栓被剪斷而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷時停止提供該射頻識別功能」一段,則為更正後請求項22之技術特徵,此於本院101 年度民專上字第39號判決書附表三亦予肯認,且為本院102 年度民專訴字第9 號所採,更為參加人所不爭執。

由此可見,被告提及之「射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接、射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷」等文字並非更正後請求項22之技術特徵,原訴願機關提及之「使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接、使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷」等文字,亦非更正後請求項22之技術特徵。

⒊更正前、後請求項22的差別在於,更正後請求項22增加了「…而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接…而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷…」等文字,這些文字並非完整的技術描述而未構成技術特徵,尚需配合其前文後語之後始構成技術特徵,亦即「其中,該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下提供一射頻識別功能,並在該插栓被剪斷而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷時停止提供該射頻識別功能」等完整文字敘述,始構成更正後請求項22之技術特徵。

因此,更正後請求項22是以前述完整文字敘述所構成之更正後下位概念技術特徵,「置換」更正前之「其中,該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下提供一射頻識別功能, 並在該插栓被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之上位概念技術特徵,符合上揭專利審查基準以更正後之下位概念技術特徵「置換」更正前之上位概念技術特徵之說。

⒋更正前僅界定「射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下」,為了進一步清楚界定所稱的「狀態下」具體是在「何種狀態下」,更正後根據系爭專利說明書第6 頁第3 至6 行「該射頻識別裝置在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下與該天線裝置構成電氣連接,以及在該插栓被剪斷之狀態下中斷該電氣連接」,引入「而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接」等文字,使得更正前所稱的「…在…狀態下」更清楚地限縮界定為「該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下」,系爭專利說明書第三圖及其對應說明也直接而無歧異地表明在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下,射頻識別晶片及天線裝置確實是處在構成電氣連接之狀態下而提供射頻識別功能(可發射識別電磁波)。

由此可見,更正後引入「而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接」等文字,確實是用來進一步限縮界定更正前「射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下」,以明確界定射頻識別晶片及天線裝置是在該扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下提供射頻識別功能。

⒌原請求項22所載技術特徵「該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下提供一射頻識別功能,並在該插栓被剪斷時停止提供該射頻識別功能」,並未界定射頻識別晶片及天線裝置具體是在何種狀態下提供射頻識別功能,亦未界定該射頻識別晶片及天線裝置具體是在何時停止提供射頻識別功能,更正後請求項22則引入「而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷」等文字,具體限縮界定射頻識別晶片及天線裝置具體是在「該扣合裝置扣住該插栓而使射頻識別晶片及天線裝置構成電氣連接」之特定狀態下提供射頻識別功能,引入「而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷」等文字,具體限縮界定射頻識別晶片及天線裝置具體是在「插栓被剪斷而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷」之時停止提供射頻識別功能。

由此可見,更正後請求項22所引入的文字確實是對原請求項22所載技術特徵作進一步限定,非為引入附加原請求項22所未記載的額外技術特徵。

再者,上揭專利審查基準均無以「改變原來技術特徵及元件結合關係」為由認定實質變更申請專利範圍的規定。

只要更正請求項內容就必然會改變原來技術特徵,惟若所改變者只是原技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵,即合於上揭專利審查基準之規定,更正後請求項22符合該規定,先前已陳述甚明。

至於「改變原來元件結合關係」,更正後所引入的文字並未涉及請求項中的元件結合關係,原請求項22中本來就未界定射頻識別晶片及天線裝置之間的結合關係,何來更正後所引入文字會改變射頻識別晶片及天線裝置的結合關係之說?如上所說明的,更正後所引入的文字分別是就「…在…狀態下」及「…在…時」作進一步的限定,以明確界定射頻識別晶片及天線裝置具體是在何種狀態下提供射頻識別功能,及具體是在何時停止提供射頻識別功能,根本沒有改變到原請求項中任何元件間的結合關係。

㈢系爭專利說明書之「發明說明」符合核准系爭專利時第26條第2項之明確且充分揭露要件:⒈被告是以「申請專利之發明的本質」做為對象而進行明確且充分揭露要件的審查,而非以請求項所請發明為對象進行審查,明顯違法。

縱認為允許以「申請專利之發明的本質」做為對象而進行明確且充分揭露要件的審查,則就所謂本質部分亦應有統一之認定,然被告對於所謂的本質部分說法分歧,則其所為處分之正確性要非無疑。

此外,由於申請專利範圍允許記載多個獨立請求項,不同獨立項所記載的發明均不相同,例如系爭專利公告時請求項11至14所請發明為「一種插栓」、請求項15至20所請發明為「一種栓座」,均不同於其它請求項所請發明為「一種電子封條」,且縱使是請求項1 至10、21、22、23、27至29所請發明都是「一種電子封條」,但它們分別是具有不同技術特徵的電子封條而非同一電子封條。

因此,不同請求項既分別界定不同之發明,則每一請求項所請發明的本質部分就不可能相同,例如,請求項21、22、24至26、28至29等所請發明的本質部分均為「剪斷時停止提供射頻識別功能」,但其它請求項均無「剪斷時停止提止供射頻識別功能」之界定,則其本質部份自不可能是「剪斷時停止提供射頻識別功能」,然被告並沒有針對請求項21、22、24至26、28至29以外的請求項分別說明其本質部分為何,亦未說明該些請求項21、22、24至26、28至29以外的請求項的本質部份也是「剪斷時停止提供射頻識別功能」,則被告自不可能以請求項21、22、24至26、28至29以外的請求項的本質部分作為對象來審明確且充分揭露要件,因此,請求項21、22、24至26、28至29以外的請求項就不可能有致使說明書違反明確且充分揭露要件的情形,故請求項21、22、24至26、28至29以外的請求項仍屬合法而有效,被告卻未踐行通知原告申復或更正等正當程序,讓原告有機會刪除請求項21、22、24至26、28至29,以維持該些以外的請求項,反而一併撤銷合法的該些以外請求項,明顯違法。

⒉訴願決定及原處分雖持「於系爭專利所有實施例皆有違反明確且充分揭露之要件之情形下,任何請求項必然無法逸脫所有實施例之總括範疇」之見解而撤銷系爭專利全部請求項,然查該見解顯然未見於專利審查基準(審查基準中只有請求項總括實施例之說,沒有實施例總括請求項的說法),且專利審查基準並未給予被告於認定所有實施例皆有違反明確且充分揭露要件時即可逕自撤銷所有請求項之權力,故所為處分顯然未依上揭專利審查基準。

再者,上揭專利審查基準明定「發明說明之記載是否已明確且充分揭露,須在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上,參酌申請時(申請日,主張優先權者為優先權日)的通常知識予以審究。

例如申請專利範圍未請求之部分,發明說明對於該部分是否明確且充分揭露,則不予審究」、「發明說明是否符合充分揭露而可據以實施之要件,係以申請專利之發明為對象」,準此,對於請求項中沒有界定到的技術特徵,發明說明中的任何實施例都不需要去對它作說明,就算有作出說明,也無需去審究該說明是否符合明確且充分揭露要件。

因此,請求項21 、22 、24至26、28至29以外的請求項既然未界定「剪斷時停止提供射頻識別功能」,依法即無需針對該些以外的請求項去審究其是否符合明確且充分揭露要件。

事實上,就算去審查該些以外的請求項也無法指出其違反明確且充分揭露要件,被告以「於系爭專利所有實施例皆有違反明確且充分揭露之要件之情形下,任何請求項必然無法逸脫所有實施例之總括範疇」為由而必需撤銷系爭專利全部請求項之說應非正確。

因此,系爭專利並非全部請求項都有致使發明說明不符明確且充分揭露要件,依法尚應給予更正機會。

⒊至於系爭專利第一至四較佳實施例均未違反明確且充分要件說明如下:⑴關於如何剪斷、從何位置剪斷電子封條已屬通常知識,系爭專利說明書已揭露天線裝置與剪斷位置之關聯。

原告強調插栓與栓座所構成的封條機構部份係為習知封條機構,故如何剪斷封條、從何位置剪斷封條、從封條中間細段剪斷始能解開封條,均已為通常知識者所共知而無需記載於系爭專利說明書中。

雖然被告以系爭專利未揭露剪斷位置與天線的關聯,認定系爭專利所改良者即天線隨剪斷後即產生無法讀取識碼之必然功效,然而,原告已證明電子封條之剪斷位置係為其中間細段的任一位置,已為系爭專利國內優先權日前的通常知識,而系爭專利第一較佳實施例中已揭示天線裝置的接腳會延伸通過電子封條的中間細段,且不管剪斷中間細段的哪個位置都會導致接腳一併被剪斷而使射頻識別晶片與天線裝置中斷電氣連接,故系爭專利第一較佳實施例已經揭露天線裝置與剪斷位置之關聯,被告顯然是未參酌通常知識才會作出前述的錯誤認定。

⑵系爭專利雖僅提到剪斷電子封條,然依通常知識可知,並非隨意剪斷電子封條,而是從中間細段剪斷,且當依通常知識而如此剪斷電子封條時,不管是剪斷中間細段的哪個位置,都會導致天線發生改變(例如第一較佳實施例是天線裝置的接腳被剪斷、第二較佳實施例是作為天線裝置的栓桿被剪斷、第三較佳實施例是「由第一、二天線、栓桿等元件所構成的天線裝置」離開射頻識別晶片的導電接腳、第四較佳實施例是兩天線被短路裝置所短路),被告顯然是未參酌通常知識才會得出的錯誤見解。

⑶系爭專利第二較佳實施例僅稱插栓具有由導電金屬製成的栓桿,並未稱導電金屬就是天線,僅能理解為導電金屬用來製造栓桿的材料,此原處分及原訴願機關明顯曲解。

且由通常知識可知,射頻識別晶片的天線必需針對想要的頻率而設計,並非任意金屬都可稱為天線,被告亦自承「所謂天線者,係設計用以接受或發射電磁波,因此通常會針對所欲接受或發射之電磁波的形態(例如波長、頻率、偏極化態樣)設計天線」,因此,既認同天線需經設計而非任意導電金屬為通常知識,復認定系爭專利第二較佳實施例之栓桿係作為天線,又未否認栓桿與射頻識別晶片構成電氣連接時可發射識別電磁波,即表示已依通常知識認同該栓桿就是一種針對所欲接受或發射之電磁波的形態而設計出來的天線裝置,當然不能再以栓桿為由曲解任意導電金屬均可為射頻識別晶片的天線。

事實上,參加人、原處分及訴願機關從未舉證證明栓桿被剪斷後的殘餘部份仍可跟射頻識別晶片共同進行發射識別電磁波,其唯一論據僅任意導電金屬均可為射頻識別晶片的天線裝置之錯誤見解。

值得一提的是,由於利用插栓之栓桿作為射頻識別晶片的天線裝置為先前技術所未見,因此,系爭專利才將此一特點界定於請求項27,故請求項27僅涉及栓桿與射頻識別晶片構成電氣連接以發射識別電磁波,而未涉及「剪斷」,說明書第9 頁第1 段關於第二較佳實施例的說明亦因此未就「剪斷」一事作出相關說明。

原處分竟指摘跟「剪斷」一事完全無關的第二較佳實施例就「剪斷時停止提供射頻識別功能」之部份未明確且充分揭露,明顯有誤。

⑷訴願機關指摘並非剪斷插栓即能使天線裝置「離開」天線裝置而停止提供射頻識別功能等語,此一錯誤見解顯然是基於將第一較佳實施例的接腳30a 、31a 、第二較佳實施例栓桿剪斷後的殘餘部分、第三較佳實施例之導電接腳741 、第四較佳實施例之被短路裝置所短路的天線71a 等未經過設計的任意導電金屬當成系爭專利的天線裝置,然而,它們都不是系爭專利中可跟射頻識別晶片共同進行發射識別電磁波的天線裝置,且參加人、原處分及訴願機關從未舉證證明上述接腳30a 、31a 、殘餘部份、導電接腳741 、短路裝置等可跟射頻識別晶片共同進行發射識別電磁波,而原訴願機關唯一的論理依據是基於系爭專利第二、三較佳實施例而推定出「與射頻識別晶片電氣連接之金屬導體即可作為天線」之錯誤見解。

⑸關於以第二較佳實施例之栓桿推導出任意導電金屬都可為射頻識別晶片之天線裝置違反論理及經驗法則,同上所述。

至於第三較佳實施例雖提到「此時,該栓桿61也被當作天線使用」,參加人、原處分及原訴願機關均未否認前述可發射識別電磁波之描述,亦未質疑前述無法發射識別電磁波,此即表示已肯認「導電接腳741 、第一、二天線71、72、固定座780 、扣環781 、尾部602 及栓桿61」等已構成一種針對所欲接受或發射之電磁波的形態而設計出來的「天線裝置」,而栓桿61只該「天線裝置」的一部分,故「此時,該栓桿61也被當作天線使用」這句話,只能理解為栓桿61在此時貢獻一小部份的天線作用或天線能力,導電接腳741 、第一、二天線71、72、固定座780 、扣環781 、尾部602 及栓桿61等個別元件亦然,且依據「天線必需設過設計、任意導電金屬無法跟射頻識別晶片共同進行發射識別電磁波之運作」之通常知識,當然不可能理解為前述單獨的個別元件就是可跟射頻識別晶片共同進行發射識別電磁波之天線裝置。

因此,當然不能再以此為由曲解任意導電金屬均可為射頻識別晶片的天線。

參加人、原處分及訴願機關從未舉證證明前述單獨的個別元件可跟射頻識別晶片共同進行發射識別電磁波,其論據僅「任意導電金屬均可為射頻識別晶片的天線裝置」、「與射頻識別晶片電氣連接之金屬導體即可作為天線裝置」等錯誤見解。

⑹依「任意導電金屬均可為射頻識別晶片的天線裝置」、「與射頻識別晶片電氣連接之金屬導體即可作為天線」之見解,即表示導電金屬不用設計,只要跟射頻識別晶電氣連接就會自動變成天線,這跟被告「所謂天線者,係設計用以接受或發射電磁波,因此通常會針對所欲接受或發射之電磁波的形態(例如波長、頻率、偏極化態樣)設計天線」之見解,顯相互矛盾。

既然第二、三較佳實施例沒有自承或教導未經設計之任意導電金屬就是天線,也未稱與射頻識別晶片電氣連接的導電金屬就是系爭專利之天線裝置,更未將第一較佳實施例的接腳30a 、31a 、第二較佳實施例栓桿剪斷後的殘餘部份、第三較佳實施例之導電接腳741 、第四較佳實施例之天線71a 及短路裝置所構成金屬導體等稱為天線裝置,則它們當然就不是系爭專利所稱可跟射頻識別晶片共同進行發射識別電磁波之運作之天線裝置,此自屬當然,又何需在系爭專利說明書去說明它們是或不是可跟射頻識別晶片共同進行發射識別電磁波之運作的天線裝置呢?更重要的是,參加人、原處分及訴願機關從未否認「第一較佳實施例之天線裝置與射頻識別晶片構成電氣連接時可發射識別電磁波、第二較佳實施例之栓桿與射頻識別晶片構成電氣連接時可發射識別電磁波、第三較佳實施例之由第一、二天線、栓桿…等元件所構成的「天線裝置」與射頻識別晶片構成電氣連接時可發射識別電磁波、第四較佳實施例之兩天線與射頻識別晶片可發射識別電磁波」,反而加以肯認,由此可見,通常知識者對於系爭專利各實施例所提到的為何已經明瞭並認為其可據以實施「射頻識別晶片與天線裝置可共同進行發射電磁波之運作」。

既然如此,系爭專利說明書根本就不需要對通常知識者已明瞭的系爭專利天線裝置的內容、種類、匹配參數、尺寸等作出說明。

⒋參加人既有能力設計製造內部具有射頻識別晶片與天線的系爭電子封條產品,且均曾申請多件與射頻識別技術相關的專利,自屬專利審查基準中所謂所屬技術領域中具有通常知識之人,因此,即可確定「射頻識別晶片與天線裝置電氣連接中斷即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)」,確實為系爭專利申請時所屬技術領域中具有通常知識者所共知之經驗法則與通常知識而無需記載於系爭專利之說明書中。

參加人均未稱天線必需從特定位置斷掉,始能致使射頻識別功能停止或無法感應。

根據原證十第20頁圖2 及其對應說明,可知系爭專利國內優先權日前之習知13.56MHz射頻識別晶片係利用線圈天線以感應方式而從主機電磁波感應產生電流流入,一旦線圈天線的兩接腳被剪斷,就會因為電流迴路中斷及沒有線圈的緣故而無法感應產生電流,故無電力可供發射識別電磁波,此時即停止提供射頻識別功能。

習知2.45GHz /UHF 射頻識別晶片係利用天線以共振方式而從主機電磁波共振產生電流流入,一旦天線的兩接腳被剪斷,就會因為電流迴路中斷及「2.45GHz 頻帶的天線並不容易生產。

由於它的原理是利用天線共振產生電力,只要天線尺寸稍為不同,就無法進行共振的緣故,而無法共振產生電流,故無電力可供發射識別電磁波,此時即停止提供射頻識別功能。

簡言之,習知射頻識別晶片一旦與天線中斷電氣連接,儘管它還連接著殘餘接腳,但因為上述緣故,仍無法從主機電磁波感應產生電流或共振產生電流,故無電力可供發射識別電磁波。

參加人自承由原證12至15均可呼應證明之。

此外,原證10第147 頁「…只要RFID的天線沒有折斷或IC晶片沒有破裂,就可以一直使用一下去。

…」,亦可呼應證明之。

因此,原證10可證明「射頻識別晶片與天線裝置電氣連接中斷即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)」,為系爭專為系爭專利國內優先權日前之通常知識。

⒌原證12係專利權人委請一般使用者所進行的悠遊卡剪斷測試結果,相片一、二顯示悠遊卡尚未剪斷時閘門讀取器的畫面指出可正常扣款,這表示悠遊卡內部的13.56MHz射頻識別晶片和線圈天線與閘門讀取器間有傳輸發生,故閘門讀取器能讀取到儲存於射頻識別晶片中的識別碼及相關資訊。

相片3至8 為隨意在不同位置剪斷悠遊卡,不管在哪位置進行剪斷,閘門讀取器對剪斷後的悠遊卡都沒有反應而顯示出相同的初始畫面,這是因為天線被剪斷,故悠遊卡內部的13.56MHz射頻識別晶片和線圈天線與閘門讀取器間沒有傳輸發生,使得閘門讀取器無法讀取到儲存於射頻識別晶片中的識別碼及相關資訊。

此測試結果,與上述通常知識不謀而合,亦與參加人所自承「RFID系統之悠遊卡中的天線迴路有任何斷點,即無法感應」相符,可有力佐證「射頻識別晶片與天線裝置電氣連接中斷即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)」。

再者,原證11即足以證明悠遊卡為系爭專利國內優先權日前之習知產品,其由13.56MHz之射頻識別晶片及其線圈天線所構成之基本結構,自其最早發行日2001年6 月12日原創版發行(參見悠遊卡股份有限公司網站)以來未曾改變。

因此,雖原證12之無公開日期,然其測結果仍足證明於系爭專利國內優先權日之前「射頻識別晶片與天線裝置電氣連接中斷即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)」已為通常知識。

原告尤需強調的是,悠遊卡中由13.56MHz之射頻識別晶片及其線圈天線所構成之基本結構既為系爭專利國內優先權日前之習知結構,則通常知識者當然知道可選用該13.56MHz之射頻識別晶片及線圈天線分別作為系爭專利電子封條中的射頻識別晶片與天線裝置,以系爭專利第一較佳施例為例,可如系爭專利第一、三圖中所示那樣,將悠遊卡內的線圈天線(天線裝置)的線圈設置在插栓2 頂部(也可考慮改用原證十第41頁RFID代幣中的線圈天線),並使其兩端接腳如圖中所示地由上而下延伸通過插栓2 而從底端露出,將悠遊卡內的13.56MHz之射頻識別晶片設置在栓座1 內,並使其接腳如圖中所示地延伸至露出栓座頂面,如此,一旦從插栓2 的中間細段任一位置剪斷,必然就會剪斷線圈天線的兩接腳,而使線圈天線與13.56MHz射頻識別晶片中斷電氣連接,此時13.56MHz射頻識別晶片就相當於失去線圈,沒有線圈就無法感應產生電流,該13.56MHz射頻識別晶片即因沒有電流流入而無電力可供發射識別電磁波,且依先前所證明之「射頻識別晶片與天線裝置電氣連接中斷即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)」通常知識可知,此時射頻識別晶片與天線裝置確實會立即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)。

由此可見,系爭專利第一較佳實施例確實可據以實施「剪斷時停止射頻識別功能」。

⒍原證13為優先權日2003年12月24日之CZ000000000A中國專利,其係於系爭專利國內優先權申請日之前即提出請,原證13所揭露的應答器(含其上的集成電路芯片和天線)都是選用其優先權日2003年12月24日之前的習知元件,故原證13中的天線104 (環形天線)、環形天線404 均為系爭專利申請前之習知線圈式天線無疑,故與此相關之內容均屬申請時之通常知識,不能僅因為原證13的公開日晚於系爭專利之國內優先權日,即認定其全部內容非為申請時之通常知識而不予審酌。

原證13對於其所選用之線圈式天線(圖1 之天線104 、圖4 之環形天線404 )並未作任何改變,只是於其所依附的基材(圖1 之薄片106 、圖4 之薄片406 )上形成一弱化線(圖1 之穿孔線108 、圖4 之對角線412 、水平線414 、垂直線416 及半對角線418 ),這並不影響該線圈式天線為系爭專利申請前之習知元件的事實,而該線圈式天線一遭到破壞,就會使得採用它的標籤無法進行通信,由此可見,原證13可證明於系爭專利國內優先權日之前「射頻識別晶片與天線裝置電氣連接中斷即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)」已為通常知識。

⒎原證14之US7,042,357B2 美國專利之申請日係2003年3 月26日,早於系爭專利國內優先權日,原證14所揭露的應答器32與環圈天線分別就是上述的電磁感應式RFID及線圈式天線,在原證14申請日2003年3 月26日當時都已為一般所知之習知元件,故與此相關之內容均屬申請時之通常知識,不能僅因為原證14上證5 的公開日晚於系爭專利之國內優先權日,即認定其全部內容非為申請時之通常知識而不予審酌。

⒏原證15,為公開日期99年12月南台科技大學九十九年度實務專題製作成果報告,其第4 頁之2-2.4 電子封條的設計之段落中揭露「當該電子封條黏設在物件上時,便會透過其天線之操作頻率阻抗與射頻晶片阻抗相互匹配,使該射頻晶片能透過天線發射訊號,供讀取端接收此訊號。

然當本發明之電子封條被撕開、破壞後,該天線之操作頻率的阻抗值即與射頻晶片之阻抗不匹配,致使該射頻晶片無法透過天線發射訊號,令該被撕開、破壞的電子封條無法被讀取。

此外,縱使撕開該電子封條後而欲用接著劑貼回,也因電子封條上之天線已形成斷路而無法復原,故仍無法與射頻晶片之阻抗匹配,達到撕開此電子封條即無法讀取之特性」、「由於本作品之電子封條在未被撕開、破壞之前,該射頻晶片能透過天線發射訊號,即其可利用射頻訊號可穿透空氣而以無線通訊方式讀取射頻晶片之資料,達到可紀錄、分辨、追蹤及管理人員及個人資料的功效。

但是,若該電子封條被撕開、破壞後,該天線將呈斷路狀態而無法復原,使其阻抗將無法與射頻晶片阻抗匹配,而該射頻晶片也將無法再透過天線發射訊號,以致該射頻晶片內之資料無法被讀取」、及「而為使標籤式電子封條撕開後即破壞,本作品所開發的Tag 天線部分利用網版印刷將導電銀膠直接印在天線圖樣於易碎紙上,而設使Tag 天線部分分離留於物件,而達到破壞後電子封條辨識效果。

因而撕開此封條後,Tag 因其共振頻率、阻抗值與晶片不匹配,致使撕開此封條無法讀取。

同時若撕開封條後用接著劑貼回,也因接著劑造成Tag 斷裂點絕緣而無法復原」。

此外,由圖12至圖22可知上述電子封條的Tag 射頻晶片與天線是使用915MHz之UHF 頻段天線。

因此,原證15不但呼應原告所主張「射頻識別晶片與天線裝置電氣連接中斷即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)」一事,並證明UHF 頻段天線一旦斷掉就無法發射識別電磁波。

而需指出的是,原證15中的UHF 射頻識別晶片與天線已由原證8 至10證明為系爭專利國內優先權日前的習知元件,故仍可用於證明「射頻識別晶片與天線裝置電氣連接中斷即停止提供射頻識別功能(不可發射識別電磁波)」。

㈣系爭專利請求項19、21至29並未違反核准系爭專利時專利法第26條第3 、4 項之規定:原處分及訴願機關僅以系爭專利說明書就「剪斷時停止提供射頻識別功能」違反充分揭露要件為由,認定系爭專利請求項19、21至29亦違反核准系爭專利時專利法第26條第3 、4項之規定,然如上面所說明的,系爭專利說明書並未違反充分揭露要件,則系爭專利請求項19、21至29當然就不可能違反核准系爭專利時專利法第26條第3 、4 項之規定。

再者,2004年版專利審查基準第2-1-10頁記載「當一個實施例足以支持申請專利範圍所涵蓋的技術手段時,發明說明得僅記載單一實施例。

若申請專利範圍涵蓋的範圍過廣,僅記載單一實施例並不符合充分揭露而可據以實施之要件時,應記載一個以上不同之實施例,或記載性質類似之擇一形式實施方式(alternative embodiments),以支持申請專利範圍所涵蓋的範圍」、「通常不得將補充之實施例載入發明說明,更不得載入申請專利範圍,補充之實施例僅能作為審查專利要件之參考。

將申請專利範圍中之內容載入實施例中,使發明說明得以支持申請專利範圍,並不會超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

若發明說明揭露不足,增加實施例會擴張申請標的,超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍時,應逕依原內容審查;

但若這種揭露不足僅發生在發明的某些實施方式,其他實施方式並無揭露不足的情形時,應減縮申請專利範圍中所載之發明至實施方式已充分揭露的範圍」、第2-1-43頁記載「對於上位概念之請求項,雖然其總括的範圍較寬,若其獲得發明說明之支持,並可據以實施者,應接受該上位概念之請求項。

惟若發明說明所載之內容不明確或不充分,例如以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請求項中所請求之範圍時,應通知申請人申復或減縮該申請專利範圍」,準此,若經審查發現系爭專利有請求項涵蓋範圍過廣而不慎涵蓋了可能無法據以實施的實施例或其它問題,然此時原告依法尚應有申復或減縮申請專利範圍之機會,原告亦願配合申復或減縮申請專利範圍至實施方式已充分揭露的範圍及解決其它諸如說明書未支持、請求項不明確或未記載必要技術特徵等問題。

四、被告聲明求為判決原告之訴駁回,並抗辯:㈠原處分理由㈥至㈦已論明系爭專利違反核准審定時專利法第26條第2項「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。

」之規定;

系爭專利請求項21至29違反核准審定時專利法第26條第3 規定、系爭專利請求項19、21至26、28違反核准審定時專利法第26條4 項之規定。

㈡原告主張被告作成系爭專利違反專利法第26條第2 至4 項之處分前,未依法通知上訴人申復或更正云云。

惟上訴人除提出申請更正及申復外,並於102 年1 月24日、104 年3 月11日及104 年4 月2 日提出舉發補充答辯書載列答辯理由以為攻防,不能謂被告無給予上訴人申復、答辯或更正申請專利範圍之機會。

故原告主張被告並未踐行通知原告申復或補充、更正申請專利範圍之程序,而有未踐行正當法律程序之違法情事云云,自無理由。

㈢原告復主張被告作成系爭專利不准更正之處分前,未依法通知原告申復云云。

惟系爭專利舉發審查期間,原告已為4 次更正之申請,足見被告已給予原告進行更正之機會及保障。

且原告於103 年10月31日第3 次申請更正時,即於原請求項22引入附加「構成電氣連接」及「中斷電氣連接」之技術特徵,並以「…且此時因接腳31a 被一併剪斷,故射頻識別晶片30與天線裝置31間的電氣連接中斷」為其更正理由。

被告審查後,曾以103 年12月24日(103 )智專三(一)0206 4字第10321795070 號審查意見通知函說明二之㈣點敘明更正後請求項22有實質變更申請專利範圍,不符更正要件之理由,通知原告申復或再為更正。

原告雖於104 年1 月23日申復並再為更正,惟仍未克服前述理由,被告逕依現有資料審查,並於舉發審定書中敘明不准更正之理由,核與2014年版專利審查基準第5-1-14頁「舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者,應敘明不符更正要件之理由,通知專利權人申復;

屆期未申復或未克服前述理由,得逕依現有資料審查,並應於舉發審定書中敘明不准更正之理由。

為免延宕程序,前述通知以一次為原則」意旨,並無不合。

且如前述,被告已於103 年12月25日踐行敘明不符更正要件之理由並通知申復之程序,參酌前揭「為免延宕程序,前述通知以一次為原則」意旨,原告主張就原告104 年1 月23日之更正,被告不准更正,應再踐行通知原告申復之程序,被告卻未通知而逕作成原處分,明顯違法云云,並無可採。

㈣原告主張發明說明是否充分揭露而可據以實施,應以申請專利之發明為對象,系爭專利尚有多數請求項未違反充分揭露而可據以實施之要件云云。

惟系爭專利核准審定時之專利法第26條第2項之規定如下:「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。」

,所謂說明書應明確且充分揭露,係指說明書之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容;

又專利審查基準2-1-5 頁所載之「發明說明是否符合充分揭露而可據以實施之要件,係以申請專利之發明為對象,故對於發明說明中有記載而申請專利範圍中未記載之發明,無論發明說明是否明確且充分揭露,均無關申請專利之發明,並未違反充分揭露而可據以實施之要件」,係指發明說明中有記載而申請專利範圍中未記載之發明而言,系爭專利之發明說明中共有記載一至四實施例,原處分理由㈧已論明該一至四實施例皆有違反充分揭露而可據以實施之要件之具體理由,則於系爭專利所有實施例皆有違反明確且充分揭露而可據以實施之要件之情形下,任何請求項必然無法逸脫所有實施例之總括範疇,系爭專利發明說明已有違反核准時專利法第26條第2項規定,依同法第67條第1項第1款規定,被告所為系爭專利請求項1 至29(即全部請求項)舉發成立應予撤銷之處分,並無違誤。

五、參加人財政部高雄關聲明求為判決原告之訴駁回,並主張:㈠系爭處分作成並未違反正當程序:⒈原告於102 年7 月23日向被告第二次申請更正系爭專利,經被告審查後,於102 年11月5 日以(102 )智專三㈠04076字第00000000000 函敘明,更正增加之內容非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念或進一步介定之技術特徵,已實質變更申請專利範圍,不符合更正之規定,通知原告進行申復。

然原告提出申復理由後,復為第三、四次更正申請,終仍因更正實質變更申請專利範圍,經被告作成不准予更正之決定。

從而,被告前已通知原告,其更正已實質變更申請專利範圍,不符合更正要件,且依專利審查基準意旨可徵,為謀程序經濟避免專利權人藉由一再更正拖延舉發審查程序,申復通知以一次為限,故原告提起本件訴訟主張未踐行通知伊申復之正當程序,非有理由。

⒉系爭專利自受理舉發案迄作成原處分以降,原告除提出多次更正案及申復外,並分別於102 年1 月24日、104 年3 月11日及104 年4 月2 日提出舉發補充答辯書,自難認被告未踐行通知申復、答辯或更正之程序,故原告主張系爭處分之作成,未踐行通知申復、答辯或更正之程序,並非有據。

㈡原告104 年1 月23日針對系爭專利請求項22所為第四次更正,違反專利法第67條之規定,其更正顯非適法:⒈本院99年度行專訴第71號判決明白揭示,將申請專利範圍未記載但說明書或圖式中已揭露之技術特徵引進於請求項內,為實質擴大專利申請範圍,而上下位概念係指技術特徵間乃同類事項或具有相類本質。

⒉原告主張第四次更正申請請求項22之更正,僅為更正前對應技術特徵的下位技術特徵或進一步界定之技術特徵,屬申請專利範圍之減縮,且未導致實質變更公告時之申請專利範圍云云。

惟:⑴原告業已自承係將系爭專利說明書所揭露之技術特徵引入104 年1 月23日所為之系爭專利第四次更正,揆諸上開實務見解意旨,申請專利範圍未記載但說明書或圖式中已揭露之技術特徵引進於請求項內,為實質擴大專利申請範圍。

故而,原告104 年1 月23日針對系爭專利請求項22所為第四次更正,將專利請求項範圍未記載但說明書已揭露之技術特徵引進於請求項內,為實質擴大專利申請範圍,違反專利法第67條之規定。

雖原告援引他案程序及被告函文,主張請求項22於104 年1 月23日所為之第4 次更正並未實質變更專利申請範圍云云。

然原證2 之本院101 年度民專上字第39號判決所指更正,係原告於102 年7 月23日所為之第2 次更正;

原證3 之本院102 年度民專訴字第9 號103 年9 月30日言詞辯論筆錄所稱更正,為原告於102 年7 月23日所為之第2 次更正;

甚而原證5 被告102 年11月5 日(102 )智專三㈠04076 字第10221507720 、10221507980 及10221507910 號函,仍係針對原告於102 年7 月23日所為之第2 次更正。

惟第2 次更正,因原告其後於103 年10月31日及104 年1 月23日分別提出第三次及第四次更正申請,而視為撤回,就第二次更正是否准許之認定理由,是否允為本案中予以援用,亦非無疑。

⑵且原告實未具體說明立證上下位技術概念所指為何?難認符合專利法更正相關規定。

然原告僅泛稱「更正後請求項22從說明書中所引進之『該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下…,並在該插栓被剪斷而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷時…』之技術特徵係屬更正前請求項22所載『該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下…,並在該插栓被剪斷時…』之下位概念技術特徵」,實未特定何為上位概念?何為下位概念?彼此間如何構成上下位概念?難認克盡其立證之責,本次更正申請難謂適法。

⑶原告提出之第四次更正非公告本申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵,係已實質變更申請專利範圍:原告似係主張參見系爭專利說明書第5 頁第17至19行、第6頁第3 至6 行及第7 頁最後一段至第8 頁第2 段,而引入「該射頻識別晶片及天線裝置在扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下」、「並在該插栓被剪斷而使射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷時」,姑不論該主張是否適法,前揭系爭專利說明書內容全然未載明本次更正增加之技術特徵。

然系爭專利說明書第5 頁第17至19行僅記載「該射頻識別晶片及天線裝置係在該電子封條封住一物品期間提供一射頻識別功能,並在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」,系爭專利說明書第6 頁第3 至6 行僅記載「該射頻識別裝置在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下與該天線裝置構成電氣連接,以及在該插栓被剪斷之狀態下中斷電氣連接」,系爭專利說明書第7 頁最後一段至第8 頁第2 段僅記載「插栓(2 )插扣於該栓座(1 )的狀態下,該插栓(2 )被該扣合裝置(12)扣住而無法退離該栓座(1 ),且該天線裝置(31)係藉其兩接腳(31a )而觸及該射頻識別晶片(30)的兩接腳(30a )。

這表示該射頻識別晶片(30)與該天線裝置(31)構成電氣連接。

此時,只要一識別主機(5 )發射一主機電磁波(5a)供該天線裝置(31)接收,該射頻識別晶片(30)就能將該主機電磁波(5a)所提供之能量轉換成一電壓,並利用該電壓將儲存於該射頻識別晶片(30)之一識別碼調制成一識別電磁波(3a)由該天線裝置(31)發射出去。

該識別主機(5)在收到該識別電磁波(3a)並予以解讀後,就能夠獲得該識別碼,並根據該識別碼而獲知該貨櫃的身份。

這表示該貨櫃將很容易被識別及管理,此一優點在海關管理貨櫃的場合中,特別能夠大幅節省管理上的人力與時間。

更重要的是,若是該插栓(2 )被剪斷的話,由於該兩接腳(31a )也會被一併剪斷,這使得該射頻識別晶片(30)與該天線裝置(31)之間的電氣連接中斷而無法發識別電磁波(3a),該識別主機(5 )當然也因而無法讀取到任何識別碼。」

⒊綜上,系爭專利公告本未揭露本次更正增加「該射頻識別晶片及天線裝置在扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下」、「並在該插栓被剪斷而使射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷時」之技術特徵,原告以藉由本次更正實質變更擴大專利申請範圍,其更正並非適法,且系爭專利公告本並無射頻識別晶片與天線裝置是否構成電氣連接之界定。

從而,原告第4 次更正申請當屬實質變更專利申請範圍。

㈢系爭專利確實違反審定時專利法第26條第2項:⒈依審酌時專利法第26條之規定,系爭專利說明書之發明說明,須將系爭專利所擬保護之標的,明確記載達使該領域具有通常知識者,無庸過度實驗即得據以實施。

觀諸系爭專利發明內容:「本發明之主要目的在提供一種電子封條,此一電子封條係具有一射頻識別晶片及相匹配之一天線裝置,且該射頻識別晶片及天線裝置係在該電子封條封住一物品之期間提供一射頻識別功能,並在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能。」

足見,系爭專利所擬保護者,係結構上包含一射頻識別晶片及一相匹配之天線裝置,並於封住一物品之期間提供一射頻識別功能,在被剪斷時停止提供該射頻識別功能之電子封條。

從而,為使系爭專利得據以實施,系爭專利說明書之發明當然需將「剪斷時停止提供該射頻識別功能」充分揭露,俾使該領域具有通常知識者,無庸過度實驗即得據以實施,故以系爭專利發明說明中之「剪斷後停止提供射頻識別功能」作為是否違反充分揭露原則之審查對象,適法有據。

原告曲解專利審查基準,主張應以請求項所請發明為充分揭露原則審查對象,進而主張應以「射頻識別晶片及天線裝置在該電子封條被剪斷時停止提供射頻識別功能」為是否違反充分揭露原則之審查對象,並非可採。

⒉系爭專利實施例之揭露,確實無法令通常知識者據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」:⑴依據系爭專利說明書第9 頁記載:「請參閱第四圖,係顯示本發明之第二較佳實施例,其結構大致與第一較佳實施例相同,而不同處在於該第二較佳實施例中的插栓(2a)具有由導電金屬製成之一栓桿(20),而位於栓座(1a)內之射頻識別晶片(301 )之接腳(301a)則延伸到面對該栓桿(20)的位置。

當該插栓(2a)插扣於該栓座(1a)時,該栓桿(20)便會觸及該接腳(301a)而與射頻識別晶片(301 )形成電氣連接。

如此,同樣能夠達到該第一較佳實施例所訴稱之功效。」

可徵,系爭專利第二較佳實施例以導電金屬製成之一栓桿(20)取代第一較佳實施例之天線裝置(31),且導電金屬皆可能成為接受電磁波的天線。

再者,依電磁學原理得收發電磁波信號之導體,可稱之為天線,又依系爭專利說明書第九頁第一段之教導,該領域具有通常知識者可暸解「一導體金屬與射頻晶片形成電氣連接,即能達到所訴稱提供射頻識別功能」之功效,即導電金屬與射頻晶片形成電氣連接就具有收發電磁波功能,而可稱為天線。

故金屬栓桿為導體可作為天線係系爭專利之教導。

⑵系爭專利第一實施例並未明確充分揭露:系爭專利第一實施例中當插栓2 插入時,因接腳31a 與接腳30a 等導體均與射頻識別晶片30電氣連接,此時依電磁學原理與系爭專利說明書之教導,接腳31a 與接腳30a 兩導體均屬可收發電磁波之天線。

由系爭專利說明書中無法推導出其不屬天線之理由與做法。

系爭專利第一實施例欠缺明確說明該射頻識別功能如何停止,亦無法支持系爭專利之「該插栓被剪斷時停止提供該射頻識別功能」。

⑶系爭專利第二實施例並未明確定義何者為天線,換句話說該電子封條之天線元件是否為栓桿20並未充分揭露。

由系爭專利第四圖觀之,因「301a接腳」與「射頻識別晶片301 」係電氣連接導通,因此具有發射電磁波功能。

易言之,不論剪斷導電金屬製成之栓桿20何處均至少會剩餘栓座內之「導電金屬製成之栓桿20」及「接腳301a」電氣連接至射頻晶片301 ,而形成仍可發射電磁波之天線。

系爭專利並未說明天線是否為「導電金屬製成之栓桿」,且未說明如何剪斷「導電金屬製成之栓桿」始能致「導電金屬製成之栓桿」不會成為可發射電磁波之天線。

系爭專利第二較佳實施例未對於天線係如何設計及對應方能達成「剪斷停止提供射頻識別功能」予以明確記載與揭露,則系爭專利說明書之記載不得被認定符合充分揭露要件。

殘留金屬導體仍為天線,僅性能受影響,雖原告主張導電金屬材料製成之插栓(栓桿20)必然不是任意導體,而是經過設計使他具有對應某特定頻率之特定天線尺寸及型態的天線,以致於插栓(栓桿20)與射頻識別晶片構成電氣連接時即具有發射識別射頻電磁波給識別主機之能力云云。

然遍觀系爭專利說明書並未對於天線係如何設計及對應方能達成「剪斷停止提供射頻識別功能」予以明確記載與揭露,則系爭專利說明書之記載不得被認定符合充分揭露要件。

⑷系爭專利第三實施例並未明確充分揭露,依據系爭專利的教導,插栓6 插入栓座時,「導電接腳741 」、「尾部602 」、「扣環781 」、「固定座780 」等導體均電氣連接至射頻識別晶片74而具有電磁波收發能力,即使部分連接遭剪斷而將造成天線性能之劣化,但未剪斷之殘餘部分仍與射頻晶片電氣連接導通,依電磁學原理與系爭專利說明書之教導均屬天線,因此依據系爭專利之教導仍無法說明「導電接腳741 」等導體,不會成為具有可發射電磁波之天線,益徵具有通常知識者無法依系爭專利第三實施例之揭露,據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」。

⑸系爭專利第四實施例並未明確充分揭露:系爭專利第20圖可徵,左側「天線71a 」、「短路裝置9」、右側「天線71a 」等導體電氣連接至射頻晶片,具有電磁波收發能力,依電磁學原理均屬天線。

系爭專利第19圖可徵,在插栓6a剪斷前,其短路裝置9 並未與天線71a構成電氣連接,使天線71a 能按照預期之性能發射電磁波。

由第20圖,在插栓6a剪斷後,其短路裝置9 與天線71a構成電氣連接,形成一環形天線,仍具有發射電磁波之功能,僅其天線71 a之性能已遭劣化。

易言之,插栓6a剪斷後天線性能雖劣化,惟仍具有發射電磁波之功能。

系爭專利並未說明左側「天線71a 」、「短路裝置9 」、右側「天線71a 」等導體形成之迴路,不會成為具有可發射電磁波之環形天線,益徵具有通常知識者無法依系爭專利第四實施例之揭露,據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」。

⑹系爭專利第一較佳實施例及第1 、3 圖揭露之兩接腳(31a )與兩接腳(30a ),第三較佳實施例及第8 圖揭露之兩導電接腳(741 )以及第四較佳實施例及第19圖揭露之兩天線(71a )等其他金屬導體,皆與射頻識別晶片電氣連接,均可稱為天線,惟是否即屬系爭專利發明說明書所稱「相匹配」之天線裝置,系爭專利發明說明並無明確界定,致有「天線裝置」範圍不明之情形,並使實施例中各種金屬導體是否可作為天線裝置之範圍,發生疑義,故系爭專利發明說明對「天線裝置」之記載未明確與充分揭露。

⒊悠遊卡與系爭專利係不同之RFID系統,悠遊卡RFID系統為13.56Mhz之高頻系統,而觀系爭專利說明書中第17頁所教導之識別晶片如EM4222、EM4422、EM4223等,均為超高頻系統,兩者迥不相同當無從相比擬。

雖原告於書狀主張依悠遊卡天線迴路遭破壞即無法提供射頻識別功能,可認系爭專利電子封條被剪斷而一併被剪斷其內部天線裝置時即會停止提供射頻識別功能,然究何因悠遊卡效能得比附援引至系爭專利之效能,且如何剪斷封條得一併剪斷天線裝置,原告並無具體提出詳細說明。

故原告應先證明悠遊卡與系爭專利係採取相同RFID系統且讀取原理相同,方可主張因悠遊卡剪斷測試表明悠遊卡天線迴路遭破壞即無法提供射頻識別功能,即得系爭專利電子封條被剪斷而一併被剪斷其內部天線裝置時即會停止提供射頻識別功能。

然原告並未為前揭證明,僅泛言因悠遊卡之天線迴路存在斷點即無法感應,故系爭專利電子封條被剪斷而一併被剪斷其內部天線裝置時即會停止提供射頻識別功能,原告此等主張全然不具立論基礎,顯非可採。

論其實際,悠遊卡與系爭專利係不同之RFID系統,悠遊卡RFID系統為13.56Mhz之高頻系統,其工作原理係感應式讀取與辨識,天線迴路有任何斷點,即無法感應;

而觀系爭專利說明書中第17頁所教導明列,致令系爭專利所屬領域具有通常知識者當優先選用之識別晶片如EM4222、EM4422、EM4223等,均為超高頻系統,其工作原理為電磁波輻射讀取與辨識,天線斷裂可能影響原設計性能,除非由識別晶片與天線接點處完全斷裂,否則仍可執行讀取與辨識工作。

兩者迥不相同當無從相比擬。

㈣系爭專利請求項19、21至29確實違反審定時專利法第26條第3 、4 項:系爭專利公告本申請專利範圍第24至26項係關於「一種可查驗貨櫃是否正常之方法」,然系爭專利發明說明及圖式僅限於「電子封條」裝置,完全未包含所述「一種可查驗貨櫃是否正常之方法」系爭專利發明說明及圖式所揭露之範圍僅限於「電子封條」裝置,完全未包含所述標的「可查驗貨櫃是否正常之方法」。

而系爭專利公告本申請專利範圍第19項為依附於請求項15之附屬項,應包含所依附請求項15之所有技術特徵,而系爭專利說明書中對於「在該插栓被剪斷後停止射頻識別功能」違反明確且充分揭露要件之情事,既如前述,導致上揭請求項未界定該一必要技術特徵,違反系爭專利審定時專利法第26條第4項規定。

關於系爭專利公告本請求項第21至29項「在該電子封條剪斷時停止提供該射頻識別功能」技術特徵部分,系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者,依系爭專利發明說明之記載、圖式及申請時之通常知識,仍須針對實施例中各種金屬導體是否可作為天線裝置之範圍,以及就如何剪斷「天線裝置」與「射頻識別晶片」間之金屬導體,暨剪斷之位置進行過度實驗,致無法由說明書揭露之內容合理預測當剪斷電子封條後是否能停止射頻識別功能,而導致申請專利範圍無法被說明書所支持,其記載缺乏必要之技術特徵。

綜上,系爭專利因有違反充分揭露要件之情事,導致申請專利範圍不明確、記載缺乏必要之技術特徵,而未受到說明書及圖式支持,違反系爭專利核准審定時專利法第26條第3項、第4項暨施行細則第18條第2項「獨立項應敘明…實施之必要技術特徵」之規定。

六、參加人聯合光纖公司經合法通知未到場,亦未提出任何書狀為陳述。

七、本院依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第463條準用同法第271條之1 、第270條之1第1項第3款、第3項規定,整理兩造及參加人財政部高雄關不爭執事項並協議簡化爭點如下:㈠原告前手林連豐、李琇鳳二人前於94年5 月23日以「電子封條」向被告申請發明專利,申請專利範圍共23項(嗣於96年6 月26日修正申請專利範圍為共29項,其中請求項1 、4 、11、15、21、22、23、24、26、27及28為獨立項,其餘為附屬項),並主張國際優先權為美國第11/072,446 專利申請案(申請日為西元2005年3 月7 日)以及國內優先權為我國第93208575號專利申請案(申請日為93年5 月31日),經被告編為第94116801號審查,准予專利並於97年1 月1 日公告後發給發明第I292007 號專利證書(下稱系爭專利)。

嗣林連豐、李琇鳳二人於99年6 月17日將系爭專利權讓與登記予原告。

財政部關務署高雄關於100 年6 月27日以系爭專利優先權不合法、系爭專利有違核准時專利法第26條第2項規定、系爭專利請求項24至26違反同法第26條第3項、第4項規定、系爭專利不具產業利用性、不具新穎性及不具進步性等發明專利要件,對之提起舉發;

聯合光纖公司則於101 年1月12日以系爭專利優先權不合法、系爭專利有違核准時專利法第26條第2項規定、系爭專利請求項21至29違反核准時專利法第26條第3項規定,系爭專利請求項19、21至26、28違反核准時專利法第26條第4項規定、系爭專利不具產業利用性、不具新穎性或擬制喪失新穎性、不具進步性等發明專利要件,對之提起舉發,原告遂於舉發審查期間之101 年8月24日、102 年7 月23日、103 年10月31日及104 年1 月23日共4 度提出系爭專利申請專利範圍更正之申請。

案經被告審查,分別以104 年5 月27日(104 )智專三(一)0206 4字第10420694860 號專利舉發審定書(即原處分1 )、(104 )智專三(一)02064 字第10420694 700號專利舉發審定書(即原處分2 )認前三次更正視為撤回,第4 次即104 年1 月23日之更正則不應准許,並就本件舉發事件均為「請求項1 至29舉發成立應予撤銷」之處分。

原告不服,分別提起訴願,經經濟部分別以104 年12月8 日經訴字第10406317250 號決定(即訴願決定1 )、同年月9 日經訴字第10406317170 號決定(即訴願決定2 )駁回,原告仍未甘服,遂向本院提起行政訴訟。

㈡本件之爭點:⒈原告104 年1 月23日申請更正系爭專利請求項22(即更正後請求項22)是否應予准許?⒉系爭專利發明說明是否符合核准時專利法第26條第2項規定?⒊系爭專利請求項1 至29是否符合核准時專利法第26條第3項規定?

八、本院得心證之理由:㈠查本件系爭專利係於94年5 月23日申請,97年1 月1 日獲准專利並公告,其專利權期間自97年1 月1 日至114 年5 月22日。

職是,本件判斷系爭專利是否有得撤銷之原因應適用之專利法為92年2 月6 日修正公布、3 年7 月1 日施行之之專利法,合先敘明。

㈡按專利法100 年11月29日修正之條文,於102 年1 月1 日施行前,尚未審定之更正案及舉發案,適用修正施行後之規定。

而發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式,得就下列事項為之:⒈刪除請求項;

⒉減縮申請專利範圍;

⒊訂正誤記或誤釋事項;

⒋釋明不明瞭之記載。

前開更正,除誤釋之訂正外,不得超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,且不得實質擴大或變更申請專利範圍,分別為專利法第149條第2項、第67條第1項、第2項及第4項定有明文。

㈢原告104 年1 月23日申請更正系爭專利請求項22不應准許:⒈原告主張:「更正後請求項22所引入的文字確實是對原請求項22所載技術特徵作進一步限定,非為引入附加原請求項22所未記載的額外技術特徵…104 年1 月23日更正請求項22,係屬合法,並無實質變更申請專利範圍」云云。

惟查,104年更正後請求項22係記載「一種電子封條,包括:一插栓;

一天線裝置,係固定於該插栓上;

以及一栓座,包括:一座體,供該插栓插入;

一扣合裝置,係固定於該座體內,並在該插栓插入該扣合裝置之狀態下扣住該插栓;

以及一射頻識別晶片,係組裝於該座體內;

其中,」之技術特徵,其中「一射頻識別晶片」係將現行公告本「一射頻識別裝置」取代之,根據系爭專利第7 頁第11至15行所揭露之內容:「請參閱第一圖,係揭露本發明之第一較佳實施例。

其中顯示…一射頻識別晶片(30)…」,可確認更正後請求項22中該技術特徵「一射頻識別晶片」係為現行公告本請求項22中該技術特徵「一射頻識別裝置」之下位概念,而將原請求項中所載之技術特徵以其下位概念之技術特徵取代之,係屬於申請專利範圍之減縮,且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍,符合專利法第67條第4項之規定。

次查,104 年更正後請求項22記載「該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下提供一射頻識別功能,並在該插栓被剪斷而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷時停止提供該射頻識別功能」之技術特徵,對照系爭專利公告本請求項22與104年更正後請求項22可知,兩者差異在於:「…其中,該射頻識別晶片及天線裝置係在扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下提供一射頻識別功能,並在該插栓被剪斷而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷時停止提供該射頻識別功能」,因系爭專利公告本請求項22僅記載「扣合裝置扣住該插栓」、「該插栓被剪斷」之「機構連結」技術特徵,而並未直接記載射頻識別晶片與天線裝置是否構成電氣連接之界定,亦即有關「電氣連結」之技術特徵並未直接見於系爭專利公告本之請求項中。

換言之,系爭專利更正後請求項22係引入附加「使該射頻識別晶片與天線裝置『構成電氣連接』」及「使該射頻識別晶片與天線裝置『中斷電氣連接』」之技術特徵,故更正後請求項22所引入之技術特徵:「而使該射頻識別晶片與天線裝置構成『電氣連接』」及「而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的『電氣連接中斷』」皆非屬於系爭專利公告本之請求項所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵,導致實質變更公告時之申請專利範圍。

綜上,系爭專利更正後請求項22已實質變更申請專利範圍,不符合專利法第67條第4項之規定。

⒉原告固主張:上述更正所引入特徵「而使該射頻識別晶片與天線裝置構成『電氣連接』」及「而使該射頻識別晶片與天線裝置之間的『電氣連接中斷』」皆只是形容詞並非引入「電氣連結」之技術特徵。

然查,系爭專利說明書公告本於【實施方式】第3 段及第4 段雖記載:「…該天線裝置(31)係藉其兩接腳(31a) 而觸及該射頻識別晶片(30)的兩接腳(30a) 。

這表示該射頻識別晶片(30)與該天線裝置(31)構成電氣連接」、「若是該插栓(2) 被剪斷的話,由於該兩接腳(31a )也會被一併剪斷,這使得該射頻識別晶片(30)與該天線裝置(31)之間的電氣連接中斷而無法發識別電磁波(3a)…」等語,惟公告本請求項22僅界定「該射頻識別晶片及天線裝置係『在扣合裝置扣住該插栓』之狀態下提供一射頻識別功能」與「在『該插栓被剪斷』時停止提供該射頻識別功能」之技術特徵及元件結合關係而已。

職是,更正後請求項22將上揭說明書中記載「構成電氣連接( 藉由兩接腳(31a) 觸及兩接腳(30a))」及「電氣連接中斷( 該兩接腳(31a) 一併剪斷) 」之技術特徵及元件結合關係引入附加於系爭專利公告本請求項22內,顯已改變原來技術特徵及元件結合關係而實質變更申請專利範圍。

從而,因系爭專利公告本之任一請求項皆未界定接腳(31a) 、(30a) 等特徵,更正前並無射頻識別晶片與天線裝置是否構成電氣連接之界定,更正後引入之「射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接、射頻識別晶片及天線裝置之間的電氣連接中斷」,其所欲解決之接腳(30a) 、 (31a)構成電氣連接及插栓剪斷時一併剪斷接腳(31a) 中斷電氣連接等問題,並未見於公告本,亦即非更正前已有之內容,足認系爭專利更正後請求項22已實質變更申請專利範圍。

⒊原告復主張系爭專利更正後請求項22引入上揭技術特徵為下位概念的技術特徵或進一步界定之技術特徵,未導致實質變更申請專利範圍,屬於申請專利範圍之減縮,已蒙本院103年4 月24日101 年度民專上字第39號民事判決予以肯認而准予更正云云。

但查:⑴本院101 年度民專上字第39號民事判決所指之更正,應係原告於102 年7 月23日第2 次更正,因原告其後復於103年10月31日及104 年1 月23日提出申請更正,依專利法第77條第2項規定,其就102 年7 月23日第2 次更正部分,已視為撤回,合先敘明。

⑵參酌2013年版專利審查基準第2-9-6 頁例示「例如更正前申請專利範圍記載技術特徵A+B+C ,D 為說明書或圖式所揭露之技術特徵,更正後申請專利範圍改為A+B+C+D ,由於引進之技術特徵非屬申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵,將導致實質變更申請專利範圍」意旨可知,固然將說明書或圖式所揭露之技術特徵引入至原請求項內,可使「更正後請求項與說明書一致」,但其前提是該引入之技術特徵必須是原請求項所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。

若非屬原請求項所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵,將導致實質變更申請專利範圍。

再者,倘若更正後請求項係引入下位概念的技術特徵,通常係將原請求項所對應之上位概念的技術特徵「置換」為下位概念的技術特徵(即原請求項記載技術特徵A+B+C ,置換為A+B+D ),而非以「增加記載內容」(即原請求項記載技術特徵A+B+C 改為A+B+C+D )方式為之。

準此,原告於104 年1 月23日第四次更正之更正後請求項22「引入附加」(並非置換)上揭技術特徵,應非屬系爭專利公告本請求項22之下位概念技術特徵。

⑶又由原告於104 年1 月23日申復書第5 頁陳稱:「系爭專利並非以射頻識別晶片與天線裝置是否構成電氣連接之特徵為主」等語(見原處分卷000000000 N03 006 第81頁、原處分卷000000000 N04 003 第94頁)可知,系爭專利公告本請求項22並無射頻識別晶片與天線裝置是否構成電氣連接之界定,是以更正後請求項22引入附加上揭技術特徵,應非屬公告本請求項22所載技術特徵作進一步限定之技術特徵。

⑷承上,原告於104 年1 月23日第4 次更正雖係將系爭專利說明書中已揭露但公告時之申請專利範圍未記載的技術內容引入附加於公告本請求項22中,惟如前述,系爭專利更正後請求項22「引入附加」上揭技術特徵,因非屬公告本請求項22所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵,自已實質變更公告本請求項22之申請專利範圍,應堪認定。

且查,原告對於被告認定更正後請求項22已實質變更申請專利範圍,不符合專利法第67條第4項之規定,並未置詞爭執,而係爭執被告不准更正,應再踐行通知原告申復之程序,被告卻未通知而逕作成原處分,明顯違法云云(惟原告此部分主張亦無理由,詳如下述)。

⒋再查,系爭專利舉發審查期間,原告已為4 次更正之申請,足見被告已給予原告進行更正之機會及保障。

且查,原告於103 年10月31日第3 次申請更正時,即於公告本請求項22引入附加「構成電氣連接」及「中斷電氣連接」之技術特徵(見原處分卷000000000 N03 005 第10頁、原處分卷000000000 N04 003 第10頁),並以「…且此時因接腳31a 被一併剪斷,故射頻識別晶片30與天線裝置31間的電氣連接中斷」為其更正理由(見原處分卷000000000 N03 005 第9 頁、原處分卷000000000 N04 003 第9 頁),被告審查後,曾分別以103 年12月24日(103) 智專三㈠02064 字第10321795070 號審查意見通知函說明二之㈣點、103 年12月25日(103 )智專三㈠02064 字第10321797740 號審查意見通知函說明二之㈣點敘明更正後請求項22有實質變更申請專利範圍,不符更正要件之理由,通知原告申復或再為更正(見原處分卷000000000 N03 006 第14至17頁、原處分卷000000000 N04 003第19至20頁)。

原告雖於104 年1 月23日申復並再為更正,惟仍未克服前述理由,被告逕依現有資料審查,並分別於舉發審定書(即本件原處分1 理由㈡、原處分2 理由㈡)中敘明不准更正之理由,核與2014年版專利審查基準第5-1-14頁「舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者,應敘明不符更正要件之理由,通知專利權人申復;

屆期未申復或未克服前述理由,得逕依現有資料審查,並應於舉發審定書中敘明不准更正之理由。

為免延宕程序,前述通知以一次為原則」意旨,並無不合。

且如前述,被告已於103 年12月25日踐行敘明不符更正要件之理由並通知申復之程序,參酌前揭「為免延宕程序,前述通知以一次為原則」意旨,原告主張就其104 年1 月23日之更正,被告不准更正,應再踐行通知原告申復之程序,被告卻未通知而逕作成原處分1 及原處分2 ,明顯違法云云,並無可採。

⒌綜上,原告104 年1 月23日申請更正系爭專利請求項22不應准許,而前3 次更正視為撤回。

職是,本件應依系爭專利原公告本請求項為審酌。

㈣系爭專利之技術分析:⒈系爭專利係一種電子封條,其具有一射頻識別晶片及相匹配之一天線裝置,且該射頻識別晶片及天線裝置係在該電子封條封住一門之期間提供一射頻識別功能,並在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能。

因此,藉由該射頻識別功能便能輕易地判斷出該門是否曾遭侵入,系爭專利主要圖式如本判決附圖所示。

⒉系爭專利原公告本請求項共計29項,其中請求項1 、4 、11、15、21至24、26至28為獨立項,其餘為附屬項,其請求項的內容如下:第1項:一種電子封條,包括: 一插栓;

以及 一栓座,包括: 一座體,供該插栓插入;

一扣合裝置,係固定於該座體內,並在該插栓插入 之狀態下扣住該插栓;

一天線裝置,係固定於該座體上;

以及 一射頻識別裝置,係以可移動之方式組裝於該座體 內,並在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下,被該插 栓推移至與該天線裝置構成電氣連接之一預定位置 ,以及在該插栓被剪斷之狀態下, 退離該預定位置 。

第2項:如申請專利範圍第1項所述之電子封條,其中該天 線裝置包括兩天線。

第3項:如申請專利範圍第2項所述之電子封條,其中該插 栓及該扣合裝置均具有導電性,該扣合裝置並接觸 其中一天線。

第4項:一種電子封條,包括: 一插栓,包括一栓殼及一栓桿,該栓桿係穿置於該 栓殼內,並部份固定於該栓殼及部份伸出該栓殼;

以及一栓座,包括: 一座體,其內部形成有一第一容室及一第二容室, 該第一容室連通外部空間,該第二容室連通該第一 容室;

一扣合裝置,係固定於該第一容室內,並在該栓殼 插入該扣合裝置之狀態下扣住該栓殼;

一天線裝置,係固定於該座體上,並部份延伸至該 第二容室;

以及 一射頻識別裝置,包括: 一滑座,係以可移動之方式組裝於該第一容室內, 並位於該扣合裝置與該第二容室之間,且該滑座係 在該扣合裝置扣住該栓殼之狀態下被該栓桿推移至 一預定位置;

一射頻識別晶片(RFID Chip),係固定於滑座內 部,並在該滑座被推移至該預定位置之狀態下進入 該第二容室而與該天線裝置構成電氣連接;

以及 一彈性元件,係固定於該第二容室內,並在該滑座 被推移至該預定位置之狀態下積蓄一彈力,以及在 該插栓被剪斷之狀態下藉由該彈力將該滑座推離該 預定位置。

第5項:如申請專利範圍第4項所述之電子封條,其中: 該天線裝置包括一第一天線及一第二天線,該第一 天線固定於該座體並延伸至該第二容室,該第二天 線固定於該第一容室並延伸至該第二容室;

以及 該射頻識別晶片係具有兩導電接腳延伸至該滑座之 外,且該兩導電接腳係在該滑座被推移至該預定位 置之狀態下進入該第二容室而分別接觸該第一、二 天線。

第6項:如申請專利範圍第5項所述之電子封條,其中該栓 殼包括一頭部、一身部係延伸自該頭部、以及一尾 部係銜接自該身部,且該尾部並於其外部形成一凹 槽。

第7項:如申請專利範圍第6項所述之電子封條,其中該扣 合 裝置包括: 一固定座,係固定於該座體之第一容室,並於內部 形成一通道供該栓殼之尾部通過;

一扣環,係位於該固定座之通道內,且在該栓殼之 尾部通過時扣入該凹槽;

以及 一墊片,係固定於該固定座之通道內,用以封住該 扣環,且該墊片並具有一孔洞供該栓殼之尾部通過 。

第8項:如申請專利範圍第7項所述之電子封條,其中該栓 殼之尾部、該栓桿、及該固定座均具有導電性,且 該固定座並壓住該第二天線。

第9項:如申請專利範圍第4 、5 、6 、7 、或8 項所述之 電子封條,其中該栓座更包括: 一保証機構,係安裝於該座體之第一容室,並在該 滑座被該彈性元件推離該預定位置之狀態下,擋住 該滑座返回該預定位置。

第10項:如申請專利範圍第9項所述之電子封條,其中該保 証機構包括: 一膨脹座,係固定於該座體之第一容室,並位於該 扣合裝置與該滑座之間,且該膨脹座具有相連通之 一入口及一剖槽,並於內部形成足供罩住該滑座之 空間及一擋緣,其中,該剖槽係沿縱軸地將該膨脹 座剖成兩塊體,該擋緣係擋住該滑座,並在該栓殼 插入該入口而撐開該兩塊體之狀態下離開該滑座;

以及 一彈性擋件,係被該膨脹座壓住在該第一、二容室 的交界處,並夾著該滑座。

第11項:一種插栓,包括一栓殼及一栓桿,其中: 該栓殼包括: 一頭部,由熱可塑性材料製成;

一身部,由熱可塑性材料製成,並延伸自該頭部, 且該身部並沿其長度方向而於內部形成一第一槽道 ;

以及 一尾部,由導電性金屬製成,並銜接於該身部,且 該尾部並於其外部形成一凹槽, 及於內部形成銜接 該第一槽道之一第二槽道;

以及 該栓桿係穿置於該第一、二槽道,並具有一頂端及 一底端,該頂端固定於該頭部,該底端伸出該尾部 。

第12項:如申請專利範圍第11項所述之插栓,更包括延伸自 該頭部之一掛勾。

第13項:如申請專利範圍第11或12頂所述之插栓,更包括套 置於該身部之一防水環。

第14項:如申請專利範圍第12項所述之插栓,更包括由堅硬 材質製成之一保護塊,該保護塊係固定於該頭部內 。

第15項:一種栓座,包括: 一座體,具有一插孔供一插栓插入;

一扣合裝置,係固定於該插孔內,並在該插栓插入 之狀態下扣住該插栓;

兩天線,各固定於該座體上,並各有一部份延伸至 該插孔;

以及 一射頻識別裝置,係以可移動之方式組裝於該插孔 內,並在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下,被該插 栓推移至與該兩天線構成電氣連接之一預定位置, 以及在該插栓被剪斷之狀態下, 退離該預定位置。

第16項:如申請專利範圍第15項所述之栓座,其中該射頻識 別裝置包括: 一滑座,係以可移動之方式組裝於該插孔內,且該 滑座係在該扣合裝置扣住該插栓之狀態下被該插栓 推移至該預定位置;

一電路板,係固定於滑座內部,其上形成有一射頻 識別晶片(RFID Chip )及兩導電接腳,該兩導電 接腳分別電接該射頻識別晶片,並在該滑座被推移 至該預定位置之狀態下分別與該第一、二天線構成 電氣連接;

以及 一彈性元件,係固定於該插孔內,並在該滑座被推 移至該預定位置之狀態下積蓄一彈力,以及在該插 栓被剪斷之狀態下藉由該彈力將該滑座推離該預定 位置。

第17項:如申請專利範圍第16項所述之栓座,更包括: 一保証機構,係安裝於該座體之插孔內,並在該滑 座被該彈性元件推離該預定位置之狀態下,擋住該 滑座返回該預定位置。

第18項:如申請專利範圍第17項所述之栓座,其中該保証機 構包括: 一膨脹座,係固定於該座體之插孔,並位於該扣合 裝置與該滑座之間,且該膨脹座具有相連通之一入 口及一剖槽,並於內部形成足供罩住該滑座之空間 及一擋緣,其中,該剖槽係沿縱軸地將該膨脹座剖 成兩塊體,該擋緣係擋住該滑座,並在該栓殼插入 該入口而撐開該兩塊體之狀態下離開該滑座;

以及 一彈性擋件,係固定於該座體之插孔內,並夾著該 滑座。

第19項:如申請專利範圍第15、16、17、及18項所述之栓座 ,其中該栓座更包括: 一標示牌,係貼靠於該座體的外壁;

以及 一透明殼,係具有一外殼部及內殼部,該外殼部係 罩蓋該座體的外壁,並抵壓住該標示牌,該內殼部 係伸入該插孔,並抵壓住該扣合裝置。

第20項:如申請專利範圍第19項所述之栓座,其中該扣合裝 置具有導電性,並壓住其中一天線。

第21項:第一種電子封條,係具有一射頻識別晶片及相匹配 之一天線裝置,該射頻識別晶片及天線裝置係在該 電子封條封住一門之期間提供一射頻識別功能,並 在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能。

第22項:一種電子封條,包括: 一插栓;

一天線裝置,係固定於該插栓上;

以及 一栓座,包括: 一座體,供該插栓插入;

一扣合裝置,係固定於該座體內,並在該插栓插入 該扣合裝置之狀態下扣住該插栓;

以及 一射頻識別裝置,係組裝於該座體內;

其中,該射頻識別晶片及天線裝置係在該扣合裝置 扣住該插栓之狀態下提供一射頻識別功能,並在該 插栓被剪斷時停止提供該射頻識別功能。

第23項:一種電子封條,包括: 一插栓;

以及 一栓座,包括: 一座體,供該插栓插入;

一扣合裝置,係固定於該座體內,並在該插栓插入 之狀態下扣住該插栓;

一射頻識別晶片,係固定於該座體上;

兩天線,各固定於該座體上,並各電接至該射頻識 別晶片;

以及 一短路裝置,係以可移動之方式組裝於該座體內, 並在該插栓被該扣合裝置扣住後才被剪斷之狀態下 ,短路該兩天線。

第24項:一種可查驗貨櫃是否正常之方法,包括: 提供一電子封條,該電子封條具有一射頻識別晶片 及相匹配之一天線裝置,該射頻識別晶片儲存有一 識別碼,該射頻識別晶片及天線裝置係在該電子封 條封住一門之期間提供一射頻識別功能,並在該電 子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能;

使用該電子封條來封住一貨櫃之門;

以及 利用一識別主機來讀取該電子封條,該識別主機可 在該電子封條提供一射頻識別功能之期間,讀取到 該電子封條內的識別碼。

第25項:如申請專利範圍第24項所述之方法,更包括: 根據該識別主機的讀取結果,判斷該貨櫃是否仍處 於正常狀態。

第26項:一種可查驗貨櫃是否正常之方法,包括: 提供一電子封條,該電子封條具有一射頻識別晶片 及相匹配之一天線裝置,該射頻識別晶片儲存有一 識別碼,該射頻識別晶片及天線裝置係在該電子封 條封住一門之期間提供一射頻識別功能,並在該電 子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能;

在海關管理貨櫃的場地中,使用該電子封條來封住 一貨櫃之門;

在海關管理貨櫃的場地中,安裝一識別主機來讀取 該電子封條,該識別主機可在該電子封條提供一射 頻識別功能之期間,讀取到該電子封條內的識別碼 ;

以及 在該貨櫃經過該識別主機的讀取範圍時,根據該識 別主機的讀取結果, 判斷該貨櫃是否仍處於正常狀 態。

第27項:一種電子封條,包括: 一栓座,內有一射頻識別晶片,該射頻識別晶片儲 存有一識別碼;

以及 一插栓,可插扣於該栓座;

其中,該栓座及插栓係被安排成該插栓一插扣於該 栓座即無法拔離,且該插栓在插扣於該栓座時係與 該射頻識別識別晶片構成電氣連接,藉以發射一識 別電磁波給一識別主機,該識別電磁波內含該識別 碼。

第28項:一種電子封條,包括一插栓及一栓座;

該插栓包括 一栓殼及一栓桿,該栓桿設於該栓殼內;

該栓座包 括: 一座體,供該插栓插入;

一扣合裝置,係固定於該座體內,其在該插栓插入 該座體之狀態下係扣住該插栓;

一天線裝置,係設於該座體上;

以及 一射頻識別裝置,係設於該座體內,其在該扣合裝 置扣住該插栓之狀態下,可經由該天線裝置提供一 射頻識別功能,並在該插栓的栓桿被剪斷之狀態下 ,停止提供該射頻識別功能。

第29項:如申請專利範圍第28項所述之電子封條,更包括一 防水環,其套置在該插栓上,且該防水環係在該扣 合裝置扣住該插栓之狀態下,密封該插栓與該栓座 之間的隙縫。

㈣系爭專利發明說明不符合核准時專利法第26條第2項規定:⒈按「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施」、「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明,各請求項應以簡潔之方式記載,且必須為發明說明及圖式所支持」、「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式,於本法施行細則定之」、「獨立項應敘明申請專利之標的及實施之必要技術特徵」、「有下列情事之一者,專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權,並限期追繳證書,無法追回者,應公告註銷:一、違反…第26條、…規定者」,復為系爭專利核准時之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法第26條第2項、第3項、第4項、第67條第1項第1款及93年4月7日修正發布、93年7 月1 日施行之專利法施行細則第18條第2項定有明文。

⒉原告主張系爭專利說明書之發明說明符合系爭專利核准時之專利法第26條第2項之明確且充分揭露之要件云云。

惟查,系爭專利發明內容第一段明確揭露其發明之主要目的在:「提供一種電子封條…在該電子封條封住一物品的期間提供一射頻識別功能,並在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能…」,因此當系爭專利所有的實施例均未能詳述如何讓該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能所需之技術手段,以致該電子封條被剪斷後該射頻識別功能仍可能持續時,亦即系爭專利發明說明係無法達成「該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之主要目的時,可確認系爭專利發明說明係在實質的技術手段上未明確且未充分揭露申請專利之發明,使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者,在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上,參酌申請時之通常知識,無法瞭解如何執行該技術手段以實施該申請專利之發明,例如需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗,才可能發現實施該發明之方法,而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍,則系爭專利發明說明之記載不得被認定符合充分揭露而可據以實施之要件,據此,如上所述,系爭專利發明說明欠缺達成其發明主要目的所需之技術手段,以致系爭專利發明說明確有無法補正之缺陷。

⒊原處分以「剪斷時停止提供射頻識別功能」為是否違反審定時專利法第26條第2項之審查對象,適法有據:系爭專利審定時專利法第26條第2項規定:「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施」,其中所謂發明說明應「明確揭露」,是指申請專利之發明應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效,且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明,另外記載之用語亦應明確,以界定其真正涵義,不得模糊不清或模稜兩可。

其中所謂發明說明應「充分揭露」,是指發明說明應記載如「發明所屬之技術領域及先前技術、圖式簡單說明、發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效、一個以上實施發明之方式,必要時得以實施例說明」等形式要件外,且若有該發明所屬技術領域中具有通常知識者從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者,亦均應於發明說明中記載。

查系爭專利之主要目的在:「提供一種電子封條…在該電子封條封住一物品的期間提供一射頻識別功能,並在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能…」,因此原處分以「剪斷時停止提供射頻識別功能」為審查對象,並逐一探討實施列1 至4 中有關該審查對象之實質技術手段,如系爭專利說明書第8 頁第10至14行有關實施例1 之內容「若是該插栓(2) 被剪斷的話,由於該兩接腳(31a) 也會被一併剪斷,這使得該射頻識別晶片(30)與該天線裝置(31)之間的電氣連接中斷而無法發射識別電磁波(3a),該識別主機(5) 當然也因而無法讀取到任何識別碼」、說明書第9 頁第9 至10行有關實施例2 之內容「如此,同樣能夠達到該第一較佳實施例所訴稱之功效。

」、說明書第15頁第4 至22行有關實施例3 之內容「請參閱第十六圖,係顯示該插栓(6) 插入該栓座(7) 並沿著A -A線截斷的情形。

其中指出當該插栓(6) 被攔腰剪斷時,該栓桿(6 1) 也跟著被剪斷。

…該栓桿(61)因為被剪斷的關係而被該滑座(75)頂壓縮入該尾部(602) 內。

系爭專利第十七圖顯示將該第十六圖部份放大的結果…電接在該射頻識別晶片 (74) 上之兩導電接腳(741) 隨著該滑座(75)離開該第二容室(704 )而不再與該第一、二天線(71)(72)構成電氣連接,這表示一旦該插栓(6) 被剪斷時,該射頻識別晶片(74)不會收到任何電磁波,也不會發射任何電磁波」、說明書第17頁第8 至12行有關實施例4 之內容「一短路裝置(9) ,係以可移動之方式組裝於該座體(70a) 內,並在該插栓(6a)被該扣合裝置扣住後才被剪斷之狀態下,短路該兩天線( 71a),一如第二十圖所示,此時,該射頻識別晶片(74a) 即無法進行運作」,以判斷系爭專利所欲解決之問題與相關技術手段及功效之間應有相對應的關係是否明確、是否能使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明、發明說明中是否有記載「該發明所屬技術領域中具有通常知識者從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者」。

因此,原處分1 、2 以系爭專利之申請專利之發明中之系爭專利之主要目的「剪斷時停止提供射頻識別功能」為審定時專利法第26條第2項之審查對象並無違誤,適法有據。

⒋系爭專利實施例之揭露,確實無法令通常知識者據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」:⑴系爭專利第二較佳實施例已揭露一未特定之金屬栓桿可作為天線:廣義的來說,依電磁學原理得收發電磁波信號者,可稱之為天線,原告於系爭專利第二較佳實施例以導電金屬製成之一栓桿(20)取代第一較佳實施例之天線裝置(31),足以證明導電金屬皆可能成為接受/發射電磁波的天線,詳如系爭專利說明書第9 頁所載:「請參閱第四圖,係顯示本發明之第二較佳實施例,其結構大致與第一較佳實施例相同,而不同處在於該第二較佳實施例中的插栓(2a)具有由導電金屬製成之一栓桿(20),而位於栓座(1a) 內 之射頻識別晶片(301) 之接腳(301a)則延伸到面對該栓桿(20)的位置。

當該插栓(2a)插扣於該栓座(1a)時,該栓桿(20)便會觸及該接腳(301a)而與射頻識別晶片(301) 形成電氣連接。

如此,同樣能夠達到該第一較佳實施例所訴稱之功效」。

因此當導電金屬與射頻晶片形成電氣連接時就具有收發電磁波的功能。

職是,系爭專利第二較佳實施例已揭露一未特定之金屬栓桿可作為天線。

⑵系爭專利第一實施例並未明確充分揭露系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」:系爭專利第1 圖、說明書第7 頁、說明書第8 頁記載「若是該插栓(2) 被剪斷的話,由於該兩接腳(31a) 也會被一併剪斷,這使得該射頻識別晶片(30)與該天線裝置(31)之間的電氣連接中斷而無法發識別電磁波(3a),該識別主機 (5 ) 當然也因而無法讀取到任何識別碼」,由此可確認第一實施例之天線係由天線裝置(31)、兩接腳(30a )、兩接腳(31a )所構成,且於插栓(2) 被剪斷後,兩接腳(31a )殘餘的部分與兩接腳(30a )仍構成天線,故仍可能有效的收/發射頻訊號,據此,系爭專利第一實施例尚欠缺明確之技術手段來說明該射頻識別功能如何因插栓(2 )被剪斷而停止,即系爭專利第一實施例無法達成系爭專利「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之發明目的。

⑶系爭專利第二實施例並未明確充分揭露系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」:系爭專利說明書第9 頁記載「第二較佳實施例中的插栓(2a)具有由導電金屬製成之一栓桿(20)…同樣能夠達到該第一較佳實施例所訴稱之功效」,由此可確認第二實施例之天線係由栓桿(20)及接腳(301 )所構成,且於插栓(2a)被剪斷後,栓桿(20)殘餘的部分與接腳301 仍構成天線,故仍可能有效的收/發射頻訊號,準此,系爭專利第二實施例尚欠缺明確之技術手段來說明該射頻識別功能如何因插栓(2a)被剪斷而停止,即系爭專利第二實施例無法達成系爭專利「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之發明目的。

⑷系爭專利第三實施例並未明確充分揭露系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」:系爭專利第14、16、17圖、說明書第9 至14頁、說明書第15頁記載「若請參閱第十六圖,係顯示該插栓(6) 插入該栓座(7) 並沿著A -A 線截斷的情形。

其中指出當該插栓 (6)被攔腰剪斷時,該栓桿(61)也跟著被剪斷。

…該栓桿 (61) 因為被剪斷的關係而被該滑座(75)頂壓縮入該尾部 (602)內。

請參閱第十七圖,係顯示將該第十六圖部份放大的結果…電接在該射頻識別晶片(74)上之兩導電接腳(741) 隨著該滑座(75)離開該第二容室(704) 而不再與該第一、二天線(71)(72)構成電氣連接。

這表示,一旦該插栓 (6)被剪斷時,該射頻識別晶片(74)不會收到任何電磁波,也不會發射任何電磁波」,由此可確認第三實施例之天線係由第一天線(71)、第二天線(72)、栓桿(61)、兩導電接腳(741) 所構成,且於插栓(6) 被剪斷後,兩導座接腳(31a )仍構成天線,故仍可能有效的收/發射頻訊號,準此,系爭專利第三實施例尚欠缺明確之技術手段來說明該射頻識別功能如何因插栓(6) 被剪斷而停止,即系爭專利第三實施例無法達成系爭專利「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之發明目的。

⑸系爭專利第四實施例並未明確充分揭露系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」:系爭專利第19至20圖、說明書第16頁、說明書第17頁記載「一短路裝置(9) ,係以可移動之方式組裝於該座體(70a )內,並在該插栓(6a)被該扣合裝置扣住後才被剪斷之狀態下,短路該兩天線(71a) ,一如第二十圖所示,此時,該射頻識別晶片(74a) 即無法進行運作」,由此可確認第四實施例之天線係由兩天線( 71a)所構成,且於插栓(6a)被剪斷後,兩天線(71a) 與短路裝置( 9)仍構成類似環形天線,故仍可能有效的收/發射頻訊號,據此,系爭專利第四實施例欠缺明確之技術手段來說明該射頻識別功能如何因插栓(6a)被剪斷而停止,即系爭專利第四實施例無法達成系爭專利「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之發明目的。

⑹承上,系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者,僅依系爭專利發明說明之記載及申請時之通常知識,仍須針對實施例中各種金屬導體是否可作為天線裝置之範圍,以及就如何剪斷「天線裝置」與「射頻識別晶片」間之金屬導體,暨剪斷之位置進行過度實驗,始能瞭解內容、據以製造及使用系爭專利之發明。

職是,系爭專利發明說明應對「天線裝置」範圍明確與充分界定,且應充分揭露如何剪斷「天線裝置」與「射頻識別晶片」之金屬導體,暨剪斷之位置為何,系爭專利發明說明始符合明確且充分揭露要件。

是以,原告主張RFID晶片已有相匹配之現有天線產品,已屬先前技術,無庸於發明說明中加以記載,又插栓被剪斷後,射頻識別晶片及天線裝置之間的電氣連結中斷,兩者即停止射頻識別功能,此為申請時之通常知識,無庸於發明說明中再加以記載如何剪斷及從何位置進行剪斷云云,自非可採。

⑺系爭專利發明說明中關於「電子封條」實施例(即第一至第四較佳實施例),因有上述「天線裝置」範圍不明之情形,以及如何剪斷「天線裝置」與「射頻識別裝置」之金屬導體,暨剪斷之位置為何均未明確與充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,無法瞭解內容並可據以實施,則於系爭專利所有實施例皆有違反明確且充分揭露而可據以實施之要件之情形下,任何請求項必然無法逸脫所有實施例之總括範疇,系爭專利發明說明已有違反核准時專利法第26條第2項規定,依同法第67條第1項第1款規定,被告所為系爭專利請求項1 至29舉發成立應予撤銷之處分,並無違誤。

故原告主張系爭專利僅請求項21、22、24至26、28至29有記載「剪斷時停止該射頻識別功能」,其餘請求項則無記載,該其餘請求項自無違反專利法第26條第2項規定,被告逕予撤銷,明顯違法云云,並無可採。

⑻原告雖主張經濟部訴願決定認定「與射頻識別晶片電氣連接之金屬導體即可作為天線」,係違背論理及經驗法則,訴願決定根據「與射頻識別晶片電氣連接之金屬導體即可作為天線」,而認定系爭專利第一至四實施例違反明確且充分揭露要件,明顯違法,又訴願決定認定系爭專利第一至四實施例插栓剪斷後與射頻識別晶片連接金屬導體仍可收發電磁波信號,不但沒有任何證據可資證明,且與自己對天線之定義相衝突云云。

然查,由系爭專利實施例一說明書第7 至8 頁所載及圖式第1 圖可確認第一實施例之天線係由天線裝置(31)、兩接腳(30a) 、兩接腳(31a) 所構成,根據系爭專利說明書第9 頁所載及圖式第4 圖所示,可確認第二實施例之天線係由栓桿(20)及接腳(301) 所構成,根據系爭專利說明書第9 至15頁所載及圖式第14、16、17圖所示可確認第三實施例之天線係由第一天線(71)、第二天線(72)、栓桿(61)、兩導電接腳(741) 所構成,根據系爭專利說明書第16至17頁所載及圖式第19至20圖可確認第三實施例之天線係由第一天線(71)、第二天線(72)、栓桿(61)、兩導電接腳(741) 所構成,蓋與該射頻識別晶片電氣連接之所有金屬導體即使具有不同結構段落如接腳、栓桿等,係皆傳導收/發同一個射頻訊號,除非刻意加以屏蔽,否則亦皆參與發射及接收電磁波,此乃電磁學之一般知識。

職是,訴願決定認定「與射頻識別晶片電氣連接之金屬導體即可作為天線」並未違背電磁學論理及經驗法則。

綜上,原告上述主張皆不可採。

⑼原告復主張可證明系爭專利插栓剪斷後仍電氣連接於射頻識別晶片的金屬導體不是可收發電磁波信號的天線,以原證10可證明系爭專利第一至四實施例可據以實施,並未違反明確且充分揭露要件,且剪斷電子封條或剪斷插栓之斷面位置皆是通常知識,不須記載於說明書中云云。

惟查,系爭專利實施例一至四中並未明確揭露剪斷電子封條或剪斷插栓之斷面位置,致該些在插栓剪斷後仍電氣連接於射頻識別晶片的金屬導體之形狀、結構及尺寸大小亦未明確揭露於爭專利實施例中,故該領域具有通常知識者係無法確認其一定不能有效的收發電磁波信號,如系爭專利第二實施例中,於插栓(2a)被剪斷後,栓桿(20)殘餘的部分與接腳301 仍構成天線,則該栓桿(20)殘餘的部分如與其原先之長度相近似時,則其作為天線之功能如原證10所述以天線共振產生電力,在插栓(2a)剪斷前後亦為相近似,難謂該栓桿(20)殘餘的部分與接腳301 的金屬導體不是能收發電磁波射頻信號的天線。

綜上,原告此部分之主張皆不可採。

⑽原告另主張:以原證12之悠遊卡剪斷測試報告之結果類推適用於系爭專利,即證明系爭專利第一實施例未違反明確且充分揭露要件云云。

但查,系爭專利僅於說明書第17頁揭示了如EM4222、EM4422、EM4223等的識別晶片,均為超高頻系統,因系爭專利說明書並未揭示如原證12中使用13.56MHz之感應線圈式天線的悠遊卡RFID系統,因兩者所使用天線之操作原理並不相同,故其剪斷之後之收發狀況亦無從比較之,準此,原告之主張並不可採。

⑾原告固主張:以原證10及原證23可證明系爭專利第一至三實施例可據以實施云云。

惟查,原證10及原證23皆是原告所提之外部證據,縱令可採,經審視原告所引原證10之內容「只要RFID天線沒有折斷或晶片IC沒有破裂…就可以一直使用下去」及原證23之內容「…破損的RFID,也就是被判斷惟無法讀取的RFID…」,皆僅是出於對產品功能之保證而言,亦即若有RFID天線折斷或RFID破損的狀況,則不保證產品功能完全符合產品規格,但是原證10及原證23並未詳加探討並明確指出在任何RFID天線折斷或RFID破損的態樣下,其RFID的功能皆會完全喪失,故原告之主張並非可採。

⑿又原告主張:原證23可證明業界通稱之RFID有三種,故系爭專利之「天線裝置」就是對應於該三種天線,不必記載於系爭專利說明書中,系爭專利第一實施例可據以實施,系爭專利之天線裝置(31)之配置位置已清楚顯示於系爭專利第1 圖及第3 圖,故無須記載該天線裝置(31)之種類與尺吋云云。

惟查,原證23中所記載之13.56MHz感應線圈式天線的RFID系統之天線操作原理,與UHF RFID系統、2.45GHz RFID系統之天線操作原理並不相同,故其天線剪斷之後之收發狀況亦不相同,系爭專利說明書已明確揭露了如EM4222、EM4422、EM4223等的識別晶片,均為超高頻系統,但是系爭專利說明書並未揭示13.56MHz之感應線圈式天線的RFID系統,因此即使知道天線裝置之配置位置,亦尚難讓該領域具有通常知識者可以直接且無歧異的得知系爭專利第一至四實施例除了應用於UHF RFID系統、2.45GHzRFID系統外,尚可應用於天線操作原理不同於上述二系統之該13.56MHz感應線圈式天線的RFID系統,故難謂原告上述主張為可採。

⒀綜上,系爭專利發明說明實施例一至四之揭露欠缺達成系爭專利發明主要目的「剪斷時停止提供射頻識別功能」所需之技術手段,以致通常知識者無法據以實施系爭專利,,且系爭專利發明說明因欠缺所需之技術手段而有無法補正之缺陷,故系爭專利發明說明不符合核准時專利法第26條第2項之規定。

㈤系爭專利請求項19、21至29不符合核准時專利法第26條第3項或第4項規定:⒈按「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明,各請求項應以簡潔之方式記載,且必須為發明說明及圖式所支持」,系爭專利審定時專利法第26條第3項定有明文。

其中「申請專利範圍應明確」係指申請專利範圍每一請求項之記載應明確,且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載,參酌申請時的通常知識,即可明確瞭解其意義,而對其範圍不會產生疑義。

具體而言,即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確。

至於申請專利範圍「必須為發明說明及圖式所支持」則係要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括得到的技術手段,亦即申請專利範圍不得超出發明說明所揭露的內容。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容,利用例行之實驗或分析方法即可延伸者,或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者,均應認定為發明說明所支持之範圍。

請求項係由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成,請求項總括的內容應恰當,使其請求的範圍恰如其分相當於發明說明所揭露的內容。

申請專利範圍中所載之發明未記載於發明說明者,其申請專利範圍即未獲得發明說明之支持。

⒉次按「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式,於本法施行細則定之」,系爭專利審定時專利法第26條第4項規定亦有明文。

例如依發明說明之記載或隱含的內容,並參酌申請時的通常知識,認定獨立項未敘明實施之必要技術特徵,而違反專利法施行細則第18條第2項之規定。

⒊經查,系爭專利請求項19內容為「如申請專利範圍第15、16、17、及18項所述之栓座,其中該栓座更包括:一標示牌,係貼靠於該座體的外壁;

以及一透明殼,係具有一外殼部及內殼部,該外殼部係罩蓋該座體的外壁,並抵壓住該標示牌,該內殼部係伸入該插孔,並抵壓住該扣合裝置」,經審視系爭專利請求項19所依附之請求項15、16、17及18之內容及系爭專利請求項19所附加之內容,可確知系爭專利請求項19未敘明達成系爭專利發明主要目的「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」所需之必要技術特徵,亦即系爭專利請求項19所載之必要技術特徵與發明說明之內容不一致,因此系爭專利請求項19未敘明實施之必要技術特徵,而違反專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項之規定。

⒋次查,系爭專利發明說明有違反明確且充分揭露要件之情事已如上述,因此,就系爭專利請求項21至29之「在該電子封條剪斷時停止提供該射頻識別功能」技術特徵部分,系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者,依系爭專利發明說明之記載、圖式及申請時之通常知識,仍須針對實施例中各種金屬導體是否可作為天線裝置之範圍,以及就如何剪斷「天線裝置」與「射頻識別晶片」間之金屬導體暨剪斷之位置進行過度實驗,致無法由說明書揭露之內容合理預測當剪斷電子封條後是否能停止射頻識別功能,而導致系爭專利申請專利範圍無法被其說明書所支持。

職是,系爭專利請求項21至29違反核准時專利法第26條第3項規定。

⒌又查,系爭專利請求項21所載「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之技術特徵、系爭專利請求項22所載「在該插栓被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之技術特徵、系爭專利請求項23所載「在該插栓被該扣合裝置扣住後才被剪斷之狀態下, 短路該兩天線」之技術特徵、系爭專利請求項24、25所載「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之技術特徵、系爭專利請求項26所載「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之技術特徵、系爭專利請求項28、29所載「在該插栓的栓桿被剪斷之狀態下,停止提供該射頻識別功能」之技術特徵,因系爭專利發明說明實施例一至四之揭露欠缺達成系爭專利發明主要目的「剪斷時停止提供射頻識別功能」所需之技術手段,因每一請求項所記載之申請標的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括得到的技術手段,可確知系爭專利請求項21至26、28至29未敘明達成系爭專利發明主要目的「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」所需之必要技術特徵,亦即系爭專利請求項21至26、28至29所載之必要技術特徵與發明說明之內容不一致,因此系爭專利請求項21至26、28至29未敘明實施之必要技術特徵,而違反專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項之規定。

同時,又因上述系爭專利發明說明實施例一至四之揭露欠缺達成系爭專利發明主要目的「剪斷時停止提供射頻識別功能」所需之技術手段,該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從發明說明所揭露的內容直接得到或總括得到系爭專利請求項21至26、28至29上述之技術特徵,亦無法了解其內容,亦即申請專利範圍已超出發明說明所揭露的內容且未明確記載,而違反專利法第26條第3項之規定。

⒍再查,系爭專利請求項21、22、23、24、26及28皆為獨立項,系爭專利請求項25為依附於請求項24之附屬項,應包含所依附請求項24之所有技術特徵,而系爭專利說明書中對於「在該電子封條(或插栓)被剪斷後停止射頻識別功能」違反明確且充分揭露要件之情事,既如前述,導致上揭請求項違反系爭專利核准時專利法第26條第4項「獨立項應敘明其實施之必要技術特徵」規定。

⒎末查,系爭專利請求項27記載「一種電子封條,包括:一栓座,內有一射頻識別晶片,該射頻識別晶片儲存有一識別碼;

以及一插栓,可插扣於該栓座;

其中,該栓座及插栓係被安排成該插栓一插扣於該栓座即無法拔離,且該插栓在插扣於該栓座時係與該射頻識別識別晶片構成電氣連接,藉以發射一識別電磁波給一識別主機,該識別電磁波內含該識別碼」之技術特徵,經審視系爭專利請求項27之內容,可確知系爭專利請求項27未敘明達成系爭專利發明主要目的「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」所需之必要技術特徵,亦即系爭專利請求項27所載之必要技術特徵與發明說明之內容不一致,因此系爭專利請求項27未敘明實施之必要技術特徵,而違反專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項之規定。

⒏承上,系爭專利請求項21至29違反核准時專利法第26條第3項規定;

系爭專利請求項19、21至29違反核准時專利法第26條第4項規定。

九、綜上所述,系爭專利發明說明不符合核准時專利法第26條第2項之規定,系爭專利請求項21至29違反核准時專利法第26條第3項規定,系爭專利請求項19、21至29違反核准時專利法第26條第4項規定,故原處分1 、原處分2 均認定原告就系爭專利前三次更正視為撤回,第四次即104 年1 月23日之更正則不應准許,並就本件二舉發事件均為「請求項1 至29舉發成立應予撤銷」之處分,並無違誤,訴願決定1 、訴願決定2 分別予以維持,亦無不合,原告徒執前詞,聲請撤銷原處分1 、2 及訴願決定1 、2 ,均為無理由,應予駁回。

十、本件事證已明,兩造及參加人其餘主張或答辯,已與本院判決結果無影響,爰毋庸一一論述,併此敘明。

據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段,判決如主文。

中 華 民 國 105 年 8 月 4 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由,其未表明上訴理由者,應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書;
如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他造人數附繕本)。
上訴時應委任律師為訴訟代理人,並提出委任書(行政訴訟法第241條之1第1項前段),但符合下列情形者,得例外不委任律師為訴訟代理人(同條第1項但書、第2項)。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
├─────────┼────────────────┤
│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  者,得不委任律師│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  為訴訟代理人    │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件,上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件,上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
├─────────┼────────────────┤
│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  形之一,經最高行│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  政法院認為適當者│2.稅務行政事件,具備會計師資格者│
│  ,亦得為上訴審訴│  。                            │
│  訟代理人        │3.專利行政事件,具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時,其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合㈠、㈡之情形,而得為強制律師代理之例外,上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之,並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。                                  │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 105 年 8 月 15 日
書記官 丘若瑤

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