智慧財產及商業法院行政-IPCA,106,行商訴,149,20180524,2

智慧財產法院行政判決
106年度行商訴字第149號
原 告 鴻璽生物醫學技術開發股份有限公司
代 表 人 寇惠連
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
訴訟代理人 孫重銘
參 加 人 韓商凱健生物科技股份有限公司
代 表 人 鄭鎔池
送達代收人 葉璟宗
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國106 年9 月7 日經訴字第10606310360 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：緣原告於民國104 年10月6 日以「Dermaheal 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第10類之「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1777268 號商標（下稱系爭商標）。

嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1項第10款、第11款與第12款規定，對之提起異議。

經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以106 年3 月22日中台異字第1050597 號商標異議審定書，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

原告不服處分，提起訴願，經濟部以106 年9 月7 日經訴字第10606310630號訴願決定駁回，原告不服決定，遂向本院提起行政訴訟。

因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷第38至39頁）。

貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，其主張略以：

一、兩商標間應無混淆誤認之虞：據以異議「Dermaheal 」註冊第1188507 號商標（下稱富享公司商標）前於95年1 月1 日由台灣富享生物科技股份有限公司（下稱富享公司）所註冊第3 類，而參加人之據以異議商標於96年8 月24日在韓國註冊第3 類，兩者註冊年限相差逾1 年，可認定於我國先行註冊商標為富享公司商標，並非據以異議商標。

據以異議商標商品於96年起至107 年間期間，從未在臺灣行銷或販售。

再者，經google入口網站查證，據以異議商標「Dermaheal 」在臺灣並未有任何商品販售，參加人之據以異議商標商品從未在臺灣銷售，應無可能產生近似他人商標商品混淆誤認之虞。

據以異議商標所註冊為第3 類之化妝品類別，經我國衛生福利部食品藥物管理署網站中查詢關鍵字「Dermaheal 」均無結果。

因化妝品在臺灣銷售，需向我國衛生福利部商品藥物管理署，申請「含藥化妝品及化妝品色素查驗登記」及「化妝品廣告許可」相關資訊。

依參加人之商標商品目錄所摘，商品多為針劑類及美白藥妝商品，在我國販售此類商品應向主管機關申請。

況「Dermaheal 」圖樣商標，早於95年即在我國有註冊，可證實被告所引用商標法第30條第1項第12款規定，認定產生近似他人商標商品有混淆誤認之虞，其與事實不符。

二、參加人之商品非著名商品：經由google社群網站查詢「Dermaheal 」商品，多為Dermaheal HSR 、Dermaheal LL、Dermaheal SB、Dermaheal HL及美白防曬之商品，且「Dermaheal 」針劑類，在我國經刑事判決列為藥品偽藥，足見參加人之商品危害我國國民健康，據以異議商標商品應不得認定為著名商品。

再者，參加人在韓國之公司登記非GMP 化妝品工廠，亦非合格之化妝品製造商，更無韓國藥廠之資格，而從事生產非KFDA、TFDA、FDA認定之藥妝、藥品，參加人雖使用韓國式之包裝及銷售，行銷藥妝類「Dermaheal 」產品，而於參加人之「Dermaheal」產品目錄有印製CE 1023 字樣。

惟CE 1023 並非參加人擁有，使相關消費者誤認參加人所生產「Dermaheal 」產品為歐盟認可，足見被告之判斷及認定有誤。

況由被告網站查詢「Dermaheal 」與「第3 類」固有兩筆相符，而與參加人之商標類別相同，註冊日期為95年1 月1 日及96年7 月16日，均由富享公司所有，然與系爭商標用於第10類有所不同。

而參加人在韓國註冊據以異議商標之日期為96年8 月24日，足見我國較早註冊登記「Dermaheal 」商標，應不得判定參加人為著名品牌。

三、系爭商標為我國優良品牌：系爭商標為第10類「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」，使用為醫療器材，主要用於皮膚科器具，故取名為Dermaheal ，詞意為皮膚癒合之意，其與參加人所註冊之第3 類化妝品有所不同，在市場上能區別。

原告多年於臺灣、大陸地區開發醫療用器具，並領有我國衛福部醫療器材許可證，係為合法專業之優良藥商，並由原告負責人寇惠連參加美國史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計劃，創造我國自有品牌。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、參加人先使用據以異議商標：參諸參加人之官方網站，可知參加人成立於2001年，主要產製醫學美容保養品領域商品；

而據以異議商標，主要用於醫美手術後，修護肌膚之保養品等商品。

依據參加人官方網站之產品介紹網頁，其上可見購物車圖案、「BUY 」字樣與據以異議商標商品，是據以異議商標商品有於其官方網站上販售。

再者，參酌PChome消費時尚新聞發布之文章，其與2010年1 月13日痞客邦Dr.BEAUTY 醫美時尚文章為內容相同之報導，可見據以異議商標之化妝品商品照片與「Dermaheal ‧14天煥膚奇蹟組合」字樣。

職是，堪認參加人於系爭商標申請註冊日104 年10月6 日前，有先使用據以異議商標於化妝品等商品之事實。

二、兩商標構成近似商標：系爭商標由外文「Dermaheal 」前置灰階方框，方框內置設計字母D 之圖樣所組成；

據以異議「Dermaheal 」商標，由外文「Dermaheal 」組成。

兩商標圖樣相較，均以外文「Dermaheal 」為主要識別部分，字母排列完全相同，僅有顏色與前置圖形之些微差異，故兩商標整體外觀予人寓目印象極其相似，觀念及讀音亦完全相同，以具有普通知識經驗之相關消費者，而於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

三、兩商標指定使用商品類似：參諸據以異議商標商品介紹可知，據以異議商標使用之化妝品，主要以醫美療程可使用為訴求，而系爭商標指定使用於「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，亦屬醫療美容儀器，兩者於醫美療程中有相互搭配使用之情形，且參酌現行醫美診所多有販售化妝品及醫美療程後可使用之保養品等因素，兩者屬類似之商品。

四、原告因業務關係知悉據以異議商標：依據2014年11月18日之原告與參加人間往來電子郵件，暨與2015年12月15日參加人出具與原告之系爭商標商品經銷授權書可知，授權書之簽訂日期雖略晚於系爭商標申請日2 月餘，然依一般商業交易習慣，其於簽訂授權契約前相當時日，應會就授權商品及其商標進行調查及瞭解。

準此，堪認原告於系爭商標申請日前與關係人有業務往來關係，已知悉據以異議商標之存在。

原告嗣後仍以高度近似之系爭商標，申請註冊於類似「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，實難諉為巧合，依一般經驗法則判斷，應基於仿襲之意圖，而申請系爭商標之註冊。

肆、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為陳述。

伍、本院得心證之理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行政訴訟法第132條準用之。

職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第45至53頁之107 年3月30日準備程序筆錄）。

(一)不爭執事項：原告於104 年10月6 日以「Dermaheal 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第10類「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為系爭商標。

嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定，對之提起異議。

經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用，並於106 年3 月22日為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

原告不服處分，提起訴願，經濟部於106 年9 月7 日以訴願決定駁回，原告不服決定，遂向本院提起行政訴訟（見本院卷第49頁）。

(二)主要爭執事項：當事人主張爭執，係系爭商標有無違反商標法第30條第1項第12款規定，申言之：1.據以異議商標於系爭商標申請日前是否有先使用之事實？2.兩商標是否相同或近似？3.兩商標所指定或使用之商品是否同一或類似？4.原告是否因與參加人間具有業務往來關係，知悉據以異議商標之存在（見本院卷第50頁）。

二、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定：按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。

商標法第30條第1項第12款定有明文。

本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（參照最高行政法院99年度判字第938 號、第1012號行政判決）。

原告固主張參加人就系爭商標圖樣於我國，並未先使用云云。

然被告主張參加人於原告申請系爭商標前，已於我國使用系爭商標圖樣。

職是，本院應審酌系爭商標之註冊，是否有商標法第30條第1項第12款規定（參照本院整理當事人爭執事項1 至4）。

(一)據以異議商標有先使用之事實：商標法第23條第1項第14款前於86年5 月7 日修正公布，87年11月1日施行，其為現行商標法第30條第1項第12款規定。

本款增訂之立法理由，係因與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而加以抄襲，倘持之註冊者，有違商場秩序，應列為不得註冊之事由。

故本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為或投機者，利用特定關係，知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，故賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時，有權利救濟機會（參照最高行政法院99年度判字第938 號、第1012號行政判決）。

原告雖主張參加人未先使用據以異議商標，原告未違反商標法第30條第1項第12款規定云云。

然被告主張參加人於原告申請註冊系爭商標前，已先使用據以異議商標等語。

職是，本院自應審酌據以異議商標，有無先系爭商標使用之事實（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。

1.商標法第30條第1項第12款採先使用主義：我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上雖不予保護。

然因商標之使用，為商標存在之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。

本款對於未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標註冊主義及屬地主義之例外。

所謂先使用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。

職是，不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。

先使用之商標者，不限為最早使用者，其較被異議或被評定商標，有先使用之事實即可。

2.參加人先使用據以異議商標：參加人成立於2001年間，主要為產製醫學美容保養品領域商品，而據以異議商標主要用於醫美手術後，修護肌膚之保養品等商品，此有參加人之官方網站可稽（見原處分卷第52至54頁）。

自參加人之產品介紹網頁中，可見購物車圖案、「BUY 」字樣與據以異議商標商品，故據以異議商標商品，有於其公司網站上販售，並非如原告所主張無銷售之情事，此有參加人公司網站之產品介紹網頁可證（見原處分卷第63至66頁）。

再者，參諸PChome消費時尚新聞發布「術後保養-雷射美容響噹噹‧術後保濕水噹噹」文章，其上可見據以異議商標之化妝品商品照片與「Dermaheal ‧14天煥膚奇蹟組合」等字樣（見原處分卷第171 至174 頁）。

職是，揆諸前揭事證，堪認參加人於系爭商標申請註冊日104 年10月6 日前，有先使用據以異議商標於化妝品等商品之事實。

(二)兩商標圖樣成立高度近似性：1.判斷商標圖樣近似之基準：所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞，此為不准商標註冊之消極要件。

申言之，兩商標予人之整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似。

原告雖主張以整體觀察之，兩商標不成立近似等語。

然被告抗辯稱兩商標構成高度近似。

職是，本院應審究系爭商標與據以異議商標是否近似？兩商標之近似程度為何（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。

2.兩商標圖樣均有Dermaheal：所謂主要部分觀察者，係指商標圖樣之某一構成部分特別顯著突出，該部分得取代商標整體，而與另一商標之顯著部分加以比對，以判斷兩商標是否近似。

換言之，商標可分主要部分與附屬部分時，應以比較主要部分為主，總體觀察為輔，其主要部分近似，有使相關消費者混淆誤認之虞，縱使其附屬部分不近似，亦屬近似之商標（參照最高行政法院96年度判字第1879號、99年度判字第180 號、103 年度判字第99號行政判決）。

查系爭商標圖樣由外文「Dermaheal 」前置灰階方框，方框內置設計字母D 之圖樣所組成。

據以異議商標圖樣，由外文「Dermaheal 」所組成。

兩商標圖樣相較，均以外文「Dermaheal 」為主要識別部分，字母排列完全相同，僅有前置圖形D 之圖樣，有些微差異，如附圖所示。

故兩商標整體外觀予人寓目印象極其相似，觀念及讀音亦完全相同，以具有普通知識經驗之消費者，其於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

職是，系爭商標與據以異議商標有致相關消費者有混淆誤認之虞，而構成高度近似商標。

(三)兩商標指定使用商品同一或類似：1.判斷商品類似之基準：因社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品類似與否作適切之判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之（參照最高行政法院105 年度判字第614 號行政判決）。

所謂商品類似者，係指兩個不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品之相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源。

原告雖主張兩商標指定使用之商品，非屬相類似云云。

然被告抗辯稱兩商標指定之商品，屬高度類似商品。

職是，本院應審究系爭申請商標與據以異議商標指定之商品，是否類似及其類似之程度（參照本院整理當事人爭執事項3 ）。

2.相較兩商標指定商品：據以異議商標使用之化妝品，主要係以醫療美容療程，如雷射手術後可使用為訴求。

至系爭商標指定使用於「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，亦屬醫療美容儀器。

兩商標指定使用商品於醫美療程中，有相互搭配使用之情形，參酌現行醫美診所，多有販售化妝品及醫美療程後可使用之保養品等因素，兩者仍屬類似之商品。

職是，系爭商標與據以異議商標指定使用商品構成同一或類似性。

(四)原告因業務往來知悉據以異議商標為先使用商標：1.原告與參加人間具有特定關係：商標法第30條第1項第12款之立法目的在於防止投機者，利用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，故賦與原商標權人得以制止商標申請人取得商標註冊（參照最高行政法院99年度判字第938 號、99年度判字第1012號、105 年度判字第545 號行政判決）。

先使用人應舉證證明申請人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在等事實。

原告雖主張其與參加人交易前，不知據以異議商標為先使用商標云云。

惟被告抗辯稱依據原告與參加人間之往來電子郵件，可知原告知悉據以異議商標存在等語。

準此，本院應審酌原告是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他業務，知悉據以異議商標之存在（參照本院整理當事人爭執事項4）。

2.原告與參加人有業務往來關係：依據103 年11月18日原告與參加人往來之電子郵件，內容記載：「We are very interested in your Dermaheal products.」。

其意為原告對參加人「Dermaheal 」商品，表達高度興趣，故原告應知悉據以異議商標存在（見原處分卷第82至83頁）。

再者，參加人與原告於104 年12月15日系爭商標之商品經銷授權書，內容載有：authorize acompany,HonsyBiotechnologies,to act a non exclusive distributor for the promotion, selling on Dermaheal Brand. 」。

其意可知原告為Honsy Biotechnologies ，參加人授權原告取得「Dermaheal 」品牌推廣、販賣之非專屬經銷權，益徵原告應知悉據以異議商標存在（見原處分卷第84至85頁）。

該授權書之簽訂日期雖略晚於系爭商標申請日2 月餘，然衡諸一般商業交易習慣，當事人於簽訂授權契約前，會於相當期間，前就授權商品及其商標進行調查及瞭解。

職是，參加人提出之該等事證合於商標交易習慣，堪認原告於系爭商標申請日前，其與參加人有業務往來關係，並據此知悉據以異議商標之存在。

原告於其後，仍以高度近似之據以異議商標「Dermaheal 」，申請註冊於類似「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，實難諉為巧合，依一般經驗法則判斷，應基於仿襲之意圖，而申請系爭商標之註冊。

三、本判決結論：綜上所述，本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果，認參加人有先使用據以異議商標、兩商標圖樣成立高度近似性、兩商標指定或使用之商品同一或類似、原告與參加人間具業務往來關係而知悉據以異議商標、系爭商標意圖仿襲攀附據以異議商標等事實，可證原告知悉先使用之據以異議商標存在，意圖仿襲而以高度近似於據以異議商標之圖樣作為系爭商標之圖樣，指定使用於同一或類似之服務搶先申請註冊，系爭商標之註冊自有違商標法第30條第1項第12款規定。

職是，原處分所為系爭商標應予撤銷之處分，其於法有據，訴願決定予以維持，洵屬無誤。

原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。

四、本件無庸審酌部分說明：因本件事證已明，原告雖提出google、衛福部食藥署之搜尋結果與據以異議商標之商品目錄，主張據以異議商標於我國未有商品販售，應不致造成與系爭商標商品有混淆誤認之虞（見本院卷第82至84、100 至122 頁）。

然兩商標為近似商標，且兩商標指定使用商品構成類似，已如前述。

況商標法第30條第1項第12款之規範意旨，係在保護商標先使用人之正當利益，倘商標申請人因知悉他人先使用商標，意圖仿襲而以近似之商標申請註冊於類似商品，即有本款規定之適用，而不以有致相關公眾或消費者混淆誤認為其適用要件。

暨當事人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 5 月 24 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
├─────────┼────────────────┤
│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  者，得不委任律師│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  為訴訟代理人    │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
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│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  形之一，經最高行│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│  ，亦得為上訴審訴│  。                            │
│  訟代理人        │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。                                  │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 107 年 5 月 24 日
書記官 蔡文揚