智慧財產及商業法院行政-IPCA,106,行商訴,37,20170727,1

智慧財產法院行政判決
106年度行商訴字第37號
原 告 聯立食品股份有限公司
代 表 人 鄭凱隆
訴訟代理人 徐嶸文 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
訴訟代理人 黃妙娟
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國106 年3 月1 日經訴字第10606301570 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：原告前於民國104 年8 月20日以「MAMAK 檔」商標（下稱系爭申請商標），如附圖所示，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類「冷熱飲料店；

飲食店；

小吃店；

冰果店；

茶藝館；

火鍋店；

咖啡廳；

咖啡館；

啤酒屋；

酒吧；

飯店；

自助餐廳；

備辦雞尾酒會；

備辦宴席；

點心吧；

外燴；

伙食包辦；

流動咖啡餐車；

流動飲食攤；

快餐車；

小吃攤；

泡沫紅茶店；

餐廳；

學校工廠之附設餐廳；

速食店；

早餐店；

漢堡店；

牛肉麵店；

拉麵店；

日本料理店；

燒烤店；

牛排館；

涮涮鍋店；

居酒屋；

素食餐廳；

提供餐飲服務；

備辦餐飲」服務，向被告申請註冊。

經被告審查，認本件商標圖樣由單純文字「MAMAK 」與「檔」所構成，指定使用於前揭冷熱飲料店、飲食店等服務，予相關消費者之印象為服務內容之相關標識，不足以使相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，本件商標應不准註冊，以105 年8 月31日商標核駁第373719號審定書為核駁之處分。

原告不服被告處分而提起訴願，經濟部嗣於106 年3 月1 日以經訴字第10606301570 號為訴願駁回之決定。

原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。

貳、原告聲明請求撤銷原處分及訴願決定，暨被告應就原告申請之系爭申請商標為准予註冊之處分。

並主張如後：

一、系爭申請商標具先天識別性：系爭申請商標由橫書之外文「MAMAK 」及中文「檔」所組成，並非由馬來語「Gerai Mamak 」或中文嘛嘛檔或瑪瑪檔所組成，馬來語「mamak 」為舅父之意。

依馬來文─英文線上字典查詢可知，「gerai mamak 」之英文為「stall 、maternal uncle」之意。

被告認系爭申請商標圖樣，是指由馬來西亞之淡米爾裔穆斯林所經營之飲食檔，傳統之嘛嘛檔是在路旁擺攤經營，新生代則已轉為餐廳或咖啡屋之方式經營云云，顯有誤會。

再者，我國國人所習知之中文「嘛嘛」或「瑪瑪」或外文「MAMAK 」，依一般社會通念，並不會聯想是叔叔或舅父，亦不可能是指價格實惠、全年無休、全天24小時營業之服務內容。

外文「MAMAK 」並無特別之英文字義，而馬來語「MAMAK 」所指之事物或詞彙，能否謂有特定通用之含義，尚非無疑，以相關消費者之立場，依一般生活經驗審酌「MAMAK 檔」商標，實難認其為描述性標識，屬於對商品或服務品質、功用或其他有關成分、產地，為直接、明顯之描述。

因我國母語並非馬來語，通曉馬來語及穆斯林文化者，仍屬罕見，故馬來語實難與交流頻繁之英語、日本語、韓國語相提並論。

準此，本件以我國國內相關消費者之普遍認知而言，應可認外文「MAMAK 」不具備特定既存的涵義，有先天識別性。

二、系爭申請商標取得後天識別性：原告提出之證據，可認系爭申請商標已取得後天識別性。

原處分卷附有筷套、餐巾紙、名片、菜單、廣告單、餐廳招牌外觀與餐廳內部陳設、外部照片、Facebook之介紹與廣告、105 年4 月25日經濟日報電子報、105 年4 月7 日聯合財經網之報導、105 年6 月16日第786 期壹周刊之報導。

而訴願卷附有之WalkLand窩客島（吃喝玩樂交流平台）網站之網友分享推薦資料、digwow好康挖挖哇網站留言、團購介紹、原告10 5年1 月至8 月銷貨之統一發票明細表及各期申報銷售金額、105 年5 月26日美食大賞壹周刊之報導、Taipei Walker 雜誌報導2016年保存版、105 年第15期愛玩客雜誌報導，105 年8 月第291 期行遍天下報導、105 年3 月18日至4月6 日之多家報紙廣告與報導及非凡新聞台、八大第一電視台、中天新聞台、民視新聞台、三立財經台之新聞報導。

且原告迄今持續以「MAMAK 檔」餐廳之名義，在各大報紙媒體刊登廣告，並有網路美食部落客推薦。

再者，原告臺北店105 年至106 年3 至4 月營業人銷售額與稅額申報書網路申報資料，除105 年1 至2 月銷售額為新臺幣（下同）4,200,260 元外，每期銷售額約為580 萬元至722 萬元，足見有相當之口碑。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯如後：

一、系爭申請商標不得聲明不專用：當商標整體不具識別性時，表示商標整體無法作為識別商品或服務來源標識，即使請求聲明整體圖樣或圖樣中之某一部分不專用，商標整體仍不具識別來源之功能，故屬不得聲明不專用之情形。

本件原告雖於原申請案中聲明圖樣「MAMAK」、「檔」文字部分，分別不主張商標權，惟本件商標圖樣「MAMAK 檔」整體不具識別性，屬不得聲明不專用之情形，並無聲明不專用規定適用之餘地。

二、系爭申請商標不具先天識別性：本件原告申請註冊之系爭申請商標圖樣，由單純文字「MAMAK 」與「檔」所構成。

據維基百科所載，整體「MAMAK 檔」亦稱嘛嘛檔或瑪瑪檔，馬來語為「Gerai Mamak 」，是指由馬來西亞之淡米爾裔穆斯林所經營飲食檔。

在馬來西亞之淡米爾裔回教徒被俗稱為「嘛嘛」，傳統嘛嘛檔是在路旁擺攤經營，而較新生代轉為餐館或咖啡屋之方式經營。

其獨有特點是價格實惠、全年無休、全天24小時營業。

職是，原告以之作為商標，指定使用於「冷熱飲料店；

飲食店；

小吃店；

冰果店；

茶藝館；

火鍋店；

咖啡廳；

咖啡館；

啤酒屋；

酒吧；

飯店；

自助餐廳；

備辦雞尾酒會；

備辦宴席；

點心吧；

外燴；

伙食包辦；

流動咖啡餐車；

流動飲食攤；

快餐車；

小吃攤；

泡沫紅茶店；

餐廳；

學校工廠之附設餐廳；

速食店；

早餐店；

漢堡店；

牛肉麵店；

拉麵店；

日本料理店；

燒烤店；

牛排館；

涮涮鍋店；

居酒屋；

素食餐廳；

提供餐飲服務；

備辦餐飲」服務，予相關消費者之印象，為服務內容之相關標識，自不具商標之先天識別性。

三、系爭申請商標不具後天識別性：參酌原處分卷所附資料，可知原告使用「MAMAK 檔」實際上多與「正宗馬來西亞風味」並列標示。

且原告提供之廣告單亦記載中文可翻為嬤嬤檔，馬來語為「Gerai Mamak 」，最初是指由馬來西亞之淡米爾裔穆斯林，俗稱嬤嬤所經營之飲食文化，在馬來西亞吃MAMAK 檔很夯等標示。

原告所附聯合財經網刊登報導中亦載明，聯發國際餐飲集團將傳統MAMAK檔之飲食文化及美味帶至臺灣，足證「MAMAK 檔」為飲食型態及文化，係服務之相關說明。

原告雖檢送統一發票明細及實際使用態樣供審查參酌，惟其商標實際使用，為「MAMAK檔」結合圖形，其與本案商標圖樣非屬一致，且使用期間均為105 年間，亦無法顯示原告之營業收入均為本件商標之服務銷售所得，尚難認定本件商標經原告長期廣泛行銷使用已取得後天識別性。

本案除無聲明不專用規定之適用外，亦不符商標法第29條第2項後天識別性之規定。

原告另案核准註冊第01809297號「ANAM MAMAK檔」商標、註冊第01809298號「KLung MAMAK 檔」商標，均已聲明不就「MAMAK 檔」文字主張商標權。

準此，被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。

肆、本院得心證之理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。

行政訴訟法第132條亦有準用之規定。

職是，法院於言詞辯論期日，依據兩者主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第133 至138頁之106 年6 月16日準備程序筆錄）。

(一)當事人不爭執事項：原告前於104年8月20日以「MAMAK 檔」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類「冷熱飲料店；

飲食店；

小吃店；

冰果店；

茶藝館；

火鍋店；

咖啡廳；

咖啡館；

啤酒屋；

酒吧；

飯店；

自助餐廳；

備辦雞尾酒會；

備辦宴席；

點心吧；

外燴；

伙食包辦；

流動咖啡餐車；

流動飲食攤；

快餐車；

小吃攤；

泡沫紅茶店；

餐廳；

學校工廠之附設餐廳；

速食店；

早餐店；

漢堡店；

牛肉麵店；

拉麵店；

日本料理店；

燒烤店；

牛排館；

涮涮鍋店；

居酒屋；

素食餐廳；

提供餐飲服務；

備辦餐飲」服務，向被告申請註冊。

經被告審查，認本件商標圖樣係由單純文字「MAMAK 」與「檔」所構成，指定使用於前揭冷熱飲料店、飲食店等服務，予相關消費者之印象為服務內容之相關標識，不足以使相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，本件商標應不准註冊。

準此，被告為核駁之行政處分。

原告不服原處分而提起訴願，經濟部嗣以訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟（見本院卷第136 頁）。

(二)主要爭執事項：本件當事人主要爭點厥為：1.系爭申請商標是否具先天識別性？2.系爭申請商標是否已取得後天識別性？3.原告是否需就系爭申請商標聲明不主張專用權（見本院卷第136 至137頁）。

二、系爭商標不具先天識別性：按商標為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。

所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。

商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，因不具識別性，自不得註冊。

商標法第18條與第29條第1項第1款分別定有明文。

原告雖主張系爭申請商標圖樣，以我國國內相關消費者之普遍認知而言，應可認外文「MAMAK 」不具備特定既存的涵義，有別於一般廣告標語，足使相關消費者據以辨別商品來源，具有先天識別性云云。

然被告抗辯系爭申請商標不足以使商品之相關消費者，認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別等語。

準此，本院自應審究系爭申請商標圖樣，是否具有先天識別性（見本院整理當事人主要爭執事項1 ）。

(一)判斷構成商標圖樣之文字識別性基準：以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性；

反之，倘該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明，其所指定之商品或服務的相關特性。

簡言之，構成商標圖樣之文字並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者於運用想像與推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果，相關消費者得將其視為指示及區別來源之標識時，該構成商標之文字即具有先天識別性。

職是，本院應判斷系爭申請商標圖樣「MAMAK 檔」是否為直接描述其所指定服務之品質、功用、成分、性質或特徵，以作為判斷具有先天識別性之認定。

(二)系爭申請商標為文字商標圖樣而不具先天識別性：1.系爭申請商標為既有之詞彙或事物：系爭申請商標圖樣，由橫書之外文「MAMAK 」及中文「檔」所組成。

查「MAMAK 」為馬來西亞文，係對馬來西亞淡米爾裔穆斯林族群之俗稱，源自於淡米爾語之「叔叔」一詞，結合檔字之嘛嘛檔，即為淡米爾人經營之飲食檔之泛稱。

在馬來西亞當地，基於伊斯蘭教義及印裔社群習俗，嘛嘛檔並不經營豬肉相關食物料理，而以印度煎餅、炒麵、咖哩等風味食物為主，其特點為價格大眾化、選擇繁多、全天候經營。

準此，系爭申請商標圖樣「MAMAK 檔」為既有之詞彙或事物，並非原告所新創之辭彙。

2.系爭申請商標為服務之說明：原告向被告申請登記之服務項目為「冷熱飲料店；

飲食店；

小吃店；

冰果店；

茶藝館；

火鍋店；

咖啡廳；

咖啡館；

啤酒屋；

酒吧；

飯店；

自助餐廳；

備辦雞尾酒會；

備辦宴席；

點心吧；

外燴；

伙食包辦；

流動咖啡餐車；

流動飲食攤；

快餐車；

小吃攤；

泡沫紅茶店；

餐廳；

學校工廠之附設餐廳；

速食店；

早餐店；

漢堡店；

牛肉麵店；

拉麵店；

日本料理店；

燒烤店；

牛排館；

涮涮鍋店；

居酒屋；

素食餐廳；

提供餐飲服務；

備辦餐飲」。

職是，比較系爭申請商標圖樣所表示之涵義與其指定服務項目，參酌我國境內有為數眾多之東南亞移工。

可知系爭申請商標圖樣予相關消費者之印象，為直接描述服務內容之品質、性質及特徵，顯不具商標之先天識別性。

三、系爭申請商標未取得後天識別性：按有商標法第29條第1項第1款或第3款規定之情形者，倘經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，即取得後天之識別性。

商標法第29條第2項定有明文。

故商標之標識雖未符合第18條第2項規定之識別性，然經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使商標圖樣於原本意義外，亦產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義或次要意義。

原告固主張相關消費者認識系爭申請商標所表彰之商品來源而具後天識別性云云。

惟被告抗辯就現有證據無法認定系爭申請商標已在國內廣泛使用，而具後天識別性等語。

職是，本院自應審究系爭申請商標，是否已取得後天識別性或第二意義之識別性（見本院整理當事人主要爭執事項2 ）。

(一)系爭申請商標之使用與其他標語併用：原告雖提出菜單、廣告、平面媒體報導、電視媒體報導、營業人消費額與稅額申報書等證物，陳稱系爭申請商標業經長時間經營，已然取得後天識別性云云（見原處分卷第12至47、81至90頁；

訴願卷第24至45、52至54頁；

本院卷第36至40、60至131 頁）。

然勾稽上開證物可知，原告使用系爭申請商標時，均與「正宗馬來西亞風味」、「南洋特色料理」標語或近似馬來西亞國旗之星月圖樣併用，倘「MAMAK 檔」商標圖樣，未與其他標語併用，顯無法說明其服務來源，無法使相關消費者熟悉系爭申請商標為表徵之意義。

準此，系爭申請商標無法說明其商品或服務來源。

(二)系爭申請商標之使用時間不足以產生後天識別性：原告雖提出105 年1 至2 月至106 年3 至4 月之營業人銷售額與稅額申報書，暨原證7 至11之平面媒體廣告，說明系爭申請商標業已長時經營。

然前開平面媒體廣告登載時間分別為105 年9 月24日、9 月26日、9 月28日、9 月30日、10月4 日，迄今均未滿1 年，其餘廣告行銷時間亦不長，實難謂已有長時間之經營，足使相關消費者對系爭申請商標產生後天識別性。

職是，系爭申請商標不具後天識別性。

四、系爭申請商標不得聲明不專用：商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；

未為不專用之聲明者，不得註冊，商標法第29條第3項定有明文。

是商標圖樣整體具顯著性，而其圖樣中包含說明性或不具顯著性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用，此為聲明不專用。

反之，商標整體不具識別性時，表示商標整體無法作為識別商品或服務來源標識，即使請求聲明整體圖樣或圖樣中之某一部分不專用，商標整體仍不具識別來源之功能，其屬不得聲明不專用之情形。

本件原告雖於原申請案中聲明圖樣「MAMAK 」、「檔」文字部分，分別不主張商標權云云（見本院整理當事人主要爭執事項3 ）。

惟揆諸前揭說明，本件商標圖樣「MAMAK 檔」整體均不具先天識別性與後天識別性，縱使請求聲明整體圖樣或圖樣中之某一部分不專用，商標整體仍不具識別來源之功能，故系爭申請商標不適用聲明不專用規定，原告主張容有誤會。

伍、本院判決結論：綜上所述，系爭商標除不具先天識別性，亦未取得後天識別性，且系爭申請商標不適用聲明不專用。

職是，原處分所為核駁註冊申請之審定，其於法有據，訴願決定予以維持，洵屬無誤。

原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，並命被告就系爭申請商標准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

陸、無庸審酌部分說明：因本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 7 月 27 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
├─────────┼────────────────┤
│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  者，得不委任律師│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  為訴訟代理人    │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
├─────────┼────────────────┤
│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  形之一，經最高行│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│  ，亦得為上訴審訴│  。                            │
│  訟代理人        │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。                                  │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 106 年 7 月 27 日
書記官 蔡文揚