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智慧財產法院行政判決
107年度行商訴字第72號
原 告 曹祐誠
訴訟代理人 侯慶辰律師
複代理人 莊景智律師
張盛柔律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人 孫重銘
參 加 人 陳冠伶
訴訟代理人 郭睦萱律師
複代理人 張郁姝律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國107 年8 月6 日經訴字第10706307370 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國104 年3 月23日以「鼎旺」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之冰果店、茶藝館等服務，向被告申請註冊，經該局准列為註冊第1796391 號商標（下稱系爭商標，商標圖樣及指定使用服務詳如附圖一所示）。
嗣參加人以系爭商標相較於他人先使用之據以異議「鼎旺」商標（現申請註冊中，申請號為第105059790 號，商標圖樣如附圖二所示），有違商標法30條第1項第11款及第12款之規定，對之提起異議。
案經被告審查，認系爭商標指定使用於部分服務之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，以107 年2 月12日中台異字第1050710號商標異議審定書為系爭商標「指定使用於『冰果店；
茶藝館；
火鍋店；
咖啡廳；
咖啡館；
啤酒屋；
酒吧；
飯店；
自助餐廳；
備辦雞尾酒會；
備辦宴席；
點心吧；
外燴；
伙食包辦；
流動咖啡餐車；
流動飲食攤；
快餐車；
小吃攤；
泡沫紅茶店；
餐廳；
學校工廠之附設餐廳；
速食店；
早餐店；
漢堡店；
牛肉麵店；
拉麵店；
日本料理店；
燒烤店；
牛排館；
涮涮鍋店；
居酒屋；
素食餐廳；
提供餐飲服務；
備辦餐飲；
冷熱飲料店；
飲食店；
小吃店；
披薩店；
冰店；
複合式餐廳；
冰淇淋店；
食物雕刻；
機場休息室服務；
賓館；
汽車旅館；
供膳宿旅館；
代預訂旅館；
旅館預約；
臨時住宿租賃；
觀光客住所；
旅館；
預訂臨時住宿；
民宿；
提供膳宿處；
旅社；
公寓式酒店；
酒店式公寓；
公寓式飯店；
飯店式公寓』部分服務（下稱系爭服務）之註冊應予撤銷」、「本件商標其餘指定服務之註冊，異議不成立」之處分。
原告對該異議成立部分之處分不服，提起訴願，經濟部嗣以107 年8 月6 日經訴字第10706307370 號決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告主張：㈠參加人母○○○於81年開設麻辣鍋小吃店，原告母○○○○於85年出資新臺幣（下同）150 萬元，雙方協議以合夥方式共同經營「鼎旺麻辣鴛鴦火鍋」（下稱鼎旺火鍋店），但參加人母於104 年3 月間否認雙方合夥關係，原告母因此提起確認合夥關係存在之訴，雙方事後成立和解訂定協議書（下稱系爭和解書），由系爭和解書內容及媒體對鼎旺火鍋店的報導，以及原告母與原告持有鼎旺火鍋店財務帳簿之事實，都可證明合夥關係存在。
鼎旺火鍋店既然是原告母與參加人母合夥經營，並以「鼎旺」招牌作為對外營業表徵，當然屬於合夥財產而應由雙方共有，因此，原告註冊系爭商標，也只是把其母所持有之營業表徵予以申請，並非註冊「他人先使用」商標，也沒有仿襲意圖，與商標法第30條第1項第12款要件不符。
另外，參加人從未有將「鼎旺」申請商標註冊之意，反而是原告積極完成商標註冊，基於懈怠原則，原告才是更應該要保護的一方。
㈡並聲明求為判決：訴願決定及原處分不利於原告部分均撤銷。
三、被告則以下列等語置辯：㈠系爭商標申請註冊日（104 年3 月23日）前，參加人及參加人母已有先使用據以異議商標於火鍋店等餐飲服務之事實。
系爭商標與據以異議商標，外觀皆有完全相同之中文「鼎旺」，構成高度近似商標。
系爭商標指定使用之系爭服務，與據以異議商標先使用之服務相較，均屬「餐廳、旅館」組群，且均為提供消費者餐飲或住宿之服務，屬同一或高度類似之服務。
再者，原告曾參與鼎旺火鍋店之利潤分配事宜，並曾在該店工作，其之後開設老鼎旺川味鍋物店，可以認定原告因業務往來、同業競爭關係，於系爭商標申請日前即已知悉據以異議商標之存在。
至於原告所舉證據均無法證明原告母與參加人母有合夥關係，且原告母已簽立系爭和解書表示放棄所有權利，原告仍屬未取得先權利人同意之情形。
是本件有商標法第30條第1項第12款規定之適用。
㈡並聲明求為判決：駁回原告之訴。
四、參加人除援引被告答辯外，另補充略以：㈠參加人母於81年間在台北市四維路獨資創辦經營鼎旺火鍋店，當時就已經使用據以異議「鼎旺」商標，之後參加人加入經營，一起使用據以異議商標。
原告母雖曾在鼎旺火鍋店工作，但只是員工並非合夥人，而且是否有合夥關係不會影響參加人母確實為鼎旺商標「先使用人」之事實，另外原告母在系爭和解書上已對鼎旺小吃店放棄任何權利，原告當然不可能再由原告母取得註冊系爭商標的權利。
原告曾於鼎旺火鍋店工作，顯然知悉據以異議商標存在，卻以相同圖樣之系爭商標註冊於高度類似之服務，顯有仿襲之意圖，而構成惡意搶註，應不予註冊。
㈡並聲明求為判決：駁回原告之訴。
五、本院得心證之理由：㈠按異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文。
系爭商標之申請日為104 年3 月23日，註冊公告日為105 年10月1 日，參加人於105 年11月25日對系爭商標提起異議，經被告於107 年2 月12日作成異議審定書，則本件註冊及異議審定，均在商標法100 年5 月31日修正條文於101年7 月1 日施行後，並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法為斷。
又本件參加人以系爭商標違反商標法第30條第1項第11款、第12款規定提出異議，原處分僅以系爭商標指定使用於系爭服務之註冊，有違商標法第30條第1項第12款前段規定而撤銷，並於理由中說明是否尚有商標法第30條第1項第11款規定之適用已毋庸審酌。
準此，系爭商標指定使用於系爭服務之註冊，是否違反商標法第30條第1項第11款異議事由，既未經原處分為審酌，自不在本院審理範圍，是本件爭點即為：系爭商標指定使用於系爭服務，相較於據以異議商標，其註冊是否有違商標法第30條第1項第12款規定之情形而應撤銷其註冊。
㈡按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，均不得註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。
上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938 號、1012號判決參照）。
適用本款之要件，包括：⒈相同或近似於他人先使用之商標。
⒉使用於同一或類似商品或服務。
⒊申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。
⒋申請人具有仿襲之意圖。
而所謂「先使用」之認定，依商標法第30條第2項規定，係以後商標申請註冊時為準，因此，該款所稱之先使用為「相對先使用」而非「絕對先使用」，也就是說，主張先使用之人只須證明相較於系爭商標為「先使用」商標即為已足，至於該商標是否為先使用人所創用、是否有他人比先使用商標人更早使用，均無影響。
另申請人是否基於仿襲意圖所為，應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。
㈢據以異議商標相較於系爭商標為先使用商標：⒈原告並不否認參加人母○○○於81年起即於台北市四維路經營鼎旺火鍋店，而據臺灣臺北地方法院106 年度聲判字第192 號裁定記載：「證人○○○於另案偵查中證稱：伊係鼎旺麻辣鍋供應商，供應青菜，伊送菜至鼎旺麻辣鍋已有28年，起先在四維路，當時是證人○○○在經營，那時店名就叫『鼎旺』，後來因為店面太小，所以搬到大安路251 號，又因為店面太小，所以在大安路229 號又開一家，都是證人○○○在經營，證人○○○都用LINE叫菜，叫伊一次送兩間，兩間店都是向證人○○○請款，請一筆款項，『鼎旺』這名字用很久了，證人○○○先生叫○○○，有個旺字，又是賣火鍋，所以取店名叫『鼎旺』」等情，有該裁定附卷可參（見本院卷第241 頁），堪認參加人母○○○於81年起在四維路經營鼎旺火鍋店時，即以「鼎旺」作為商標使用。
再者，參加人母之後於104 年6 月8日，在鼎旺小吃店之營業地址即臺北市○○區○○路0 段000 號1 樓，設立鼎旺麻辣公司，而參加人於104 年8 月18日，在臺北市○○區○○路0 段000 號1 樓設立鼎旺火鍋公司，並於該址開設麻辣火鍋店，兩間麻辣鍋店所販售之內容均相同，網頁上亦載明大安路251 號為「1 店」，大安路229 號為「2 店」，且參加人在104 年設立鼎旺火鍋公司成立前即與其母一起經營鼎旺火鍋店甚久等情，亦據臺灣高等法院106 年度上字第1585號判決、臺灣臺北地方檢察署106 年度偵字第14355 號不起訴處分書及臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署106 年度上聲議字第323 號處分書認定屬實（見本院卷第130 背頁、異議卷第177 至背頁、第179 頁），再觀諸2011年9 月22日與2013年1 月12日消費者於鼎旺火鍋之食記網頁（見異議卷第52至57頁、第60至62頁），可見鼎旺麻辣鴛鴦火鍋之菜單、招牌上標示有據以異議「鼎旺」商標，因此依以上現有資料觀之，已可認定於系爭商標申請註冊日（104 年3 月23日）前，參加人母及參加人確實已經有將據以異議商標先使用於火鍋店等餐飲服務之事實。
⒉原告雖主張其母與參加人母於85年合夥經營鼎旺火鍋店，因此共有「鼎旺」商標，原告申請系爭商標註冊並非註冊「他人先使用」商標，也沒有仿襲意圖；
原告母持有鼎旺火鍋店的帳簿，媒體報導「兩姊妹一同經營鼎旺火鍋店」，雙方在100 年間以百分之50分配鼎旺火鍋店利潤，參加人母於系爭和解書同意以每月17萬元之高額報酬，聘請原告母擔任顧問等，都可證明原告母與參加人母確實為合夥關係云云，並提出帳冊影本、媒體報導、原告母手寫利益計算單、系爭和解書等為證，然為參加人所否認。
經查：⑴依財政部稅務入口網查詢資料（見異議卷第201 頁），可知參加人母○○○於88年5 月13日獨資設立鼎旺小吃店（店名「鼎旺麻辣鴛鴦火鍋」) ，無法得知有合夥經營之情事。
原告或原告母雖持有鼎旺火鍋店之帳簿（見本院卷第75至84背頁），然一般公司會計人員也會持有公司帳目資料，不會有人因此就認定公司會計為公司之合夥人。
新新聞周刊雖報導「現在是由老闆娘兩姐妹一同經營…老闆娘兩姐妹對鼎旺二字的招牌，可是維護地緊。」
TRAVELERLUXE旅人誌報導：「兩位老闆娘是如假包換的姐妹。」
（見本院卷第85至93頁）然原告母既在參加人母店內一起工作，則媒體依此客觀情事報導兩姐妹一同經營火鍋店，也跟常情相符，上開報導內容並沒有詳述兩姊妹經營鼎旺火鍋店的內部關係是合夥、僱傭或無償幫忙，實在很難以上開報導就認定雙方的法律關係為合夥。
原告所提出的計算表僅有數字計算式及「美」簽名（見本院卷第95至99頁），無法得知該等數字或計算式是基於何種原因關係而來，另原告稱該計算表為100 年之利潤分配，但若依原告主張，原告母自85年起即為鼎旺火鍋店之合夥人，何以長達10多年期間僅有100 年度有分配盈餘？實與常情有違。
另系爭和解書開頭記載：「茲因甲乙雙方就『鼎旺小吃店』…是否成立合夥關係，涉訟…現雙方達成和解…」第1條約定：「甲方( 即參加人母○○○) 同意委任乙方( 即原告母○○○○) 為鼎旺小吃店兼職顧問，自民國104 年3 月起，每月月底前給付乙方當月兼職顧問報酬新台幣17萬，共計給付五年。」
第5條約定：「一、乙方及其子女於本協議書簽訂日起即不得再對甲方或鼎旺小吃店主張任何民、刑事法律上權利…二、前項所謂法律上權利，包括但不限於鼎旺小吃店合夥、股份等一切經營相關權利。」
（見本院卷第101 至105 頁）依上開文字內容，只能知悉雙方是為了合夥成立與否的訴訟，各退一步依上開內容達成和解，遍觀系爭和解書並無任何「乙方與甲方就鼎旺小吃店為合夥關係」或「乙方退出鼎旺小吃店合夥」之類似字眼，實在無法依此即認定雙方間確實有合夥關係存在；
另原告母與參加人母為親姐妹，且原告母自85年起即在鼎旺火鍋店工作，此種關係及情誼顯與一般人不同，因此每月17萬元的顧問費是否過高，本來就不能用一般市場行情來論斷，至於系爭和解書第5條有關不得再主張合夥、股份等權利之約定，本來就是和解契約中有關請求方日後不得再就爭執事項主張權利的常見條款，原告僅以上開約定，就主張雙方確實有合夥存在，顯然過度解讀。
因此由原告所提之證據，實在無法使本院相信原告有關合夥之主張為真實。
⑵更何況，原告母於81年經營鼎旺火鍋店時即已使用「鼎旺」商標，時間早於參加人母於85年加入鼎旺火鍋店時，已如前述，參加人母為「先使用人」之事實，不因原告母事後有無合夥經營鼎旺火鍋店而改變，且就算原告母於85年起為鼎旺火鍋店合夥人，但「鼎旺」商標既然是原告母所先使用而為原告母所有，原告母可以只透過授權關係讓合夥事業使用鼎旺商標，鼎旺商標不會因為合夥成立就當然直接變成合夥財產一部分，原告並未舉證證明原告母及參加人母就合夥財產有何約定，只以雙方有合夥關係就主張鼎旺商標為合夥財產，實在太過速斷。
此外，無論原告母與參加人母是否有合夥關係，原告母於系爭和解書第5條已約定原告母及其子女不得再對鼎旺小吃店主張合夥、股份等一切經營相關權利，因此從系爭和解書簽立後，原告母對「鼎旺」商標已無任何權利存在，包含「先使用權人」之主張，如此一來，當然也沒有任何權利可以同意原告註冊系爭商標，因此，系爭商標之註冊，仍然屬於「未經先使用人同意」之情形，原告主張只是把其母所持有之營業表徵予以申請，並非註冊「他人先使用」商標也沒有仿襲意圖云云，顯不可採。
⑶綜上，原告母並非據以評定商標之先使用人，系爭商標申請日前，據以評定商標已經為參加人母及參加人先使用，此事實足堪認定。
㈣系爭商標與據以異議商標構成相同商標：系爭商標是由未經設計、單純由左向右橫書之「鼎旺」中文所構成，相較據以異議「鼎旺」商標也是單純橫書由左向右之「鼎旺」所構成，兩者在外觀、讀音及觀念上來看完全相同，應屬構成相同商標。
㈤系爭服務與據以評定商標先使用之服務構成高度類似：系爭商標指定使用於系爭服務，與據以異議商標先使用之麻辣火鍋店等餐飲服務相較，都是提供消費者餐飲或住宿之服務，在滿足消費者需求及服務提供者、行銷管道及場所等因素上都具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬於同一或高度類似之服務。
㈥原告因業務往來關係知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請註冊者：依原告所提另案民事起訴狀記載：「請求傳喚證人曹祐誠…聲請之原因與待證事實：⒈證人等為原告子、女，就原告與被告間為合夥約定之初即有在場參與，並於100 年間調整合夥利潤業務分配比例時在場。
…」內容可知，原告曾協助其母處理鼎旺火鍋店之利潤分配事宜。
又參加人主張原告曾於鼎旺火鍋店內工作，並提出2012年3 月22日網友食記網頁為證（見異議卷第75頁），此未據原告爭執，堪信為真實。
因此，原告既然曾經在場參與鼎旺火鍋店之利潤分配事宜，並曾在該店工作，自應對該店使用據以異議商標知之甚詳，應可以認定原告因業務往來關係，於系爭商標註冊申請日前即已知悉據以異議商標之存在。
又原告開設老鼎旺川味鍋物店（見異議卷第209 頁），與參加人、參加人母經營相同之麻辣火鍋店等餐飲服務，卻仍以完全相同之「鼎旺」圖樣申請本件系爭商標註冊，堪認其確實具有仿襲意圖甚明。
㈦據上，系爭商標相較於參加人與參加人母先使用之據以異議商標，兩者商標相同，使用之服務高度類似，原告因為業務往來關係知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請註冊系爭商標，自有商標法第30條第1項第12款規定之情事而不得註冊。
㈧原告雖稱：參加人長期以來都沒有想要將「鼎旺」申請商標註冊，基於懈怠原則，應該要保護積極取得商標註冊的原告才對云云。
但是，商標法第30條第1項第12款規範目的，本來就是在保護未申請商標註冊之先使用人，因為我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上不予保護，但是若過度僵化嚴守商標註冊主義，在剽竊他人先使用商標而搶先申請註冊時，將會造成不公平競爭之情形，因此在此例外保護先使用商標，以調和制度上之缺失，賦予先使用商標者遭他人搶先註冊時之權利救濟機會。
本件原告註冊系爭商標是惡意搶註，已如前述，依該款規定，自應保護先使用人，原告上開主張，顯然與本款立法目的相違，自不可採。
六、綜上所述，系爭商標之註冊確實有違商標法第30條第1項第12款之規定，因此，被告就系爭商標異議案所為系爭商標指定於系爭服務之註冊應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分不利原告部分，並無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯或未經援引之證據，經本院審酌後認為對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 108 年 1 月 17 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。
（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
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│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 師為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
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│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 者，亦得為上訴審│ 。 │
│ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ │ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│
│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│
│之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 108 年 1 月 28 日
書記官 邱于婷
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