智慧財產及商業法院行政-IPCA,107,行商訴,73,20181227,2

智慧財產法院行政判決
107年度行商訴字第73號

原 告 曹祐誠

訴訟代理人 侯慶辰律師
複代理人 莊景智律師
張盛柔律師
被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏
訴訟代理人 孫重銘
參 加 人 陳冠伶
訴訟代理人 郭睦萱律師
複代理人 張郁姝律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國107 年7 月27日經訴字第10706306800 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告前以「老鼎旺及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之服務，向被告申請註冊，經審查後准列為註冊第1796394 號商標（下稱系爭商標）。

嗣參加人對之提起異議。

經被告審查，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張：

(一)系爭商標與申請第105059790號商標（下稱據以異議商標），兩商標雖皆有「鼎旺」二字，然除此之外，兩商標之字體、設計概念等給人之整體印象皆不相同。

具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應可以輕鬆分辨出其差異、指出兩者之不同，不會誤認兩者為同一來源或有所關聯，故系爭商標與據以異議商標相似程度甚低，並非相同或近似之商標。

(二)原告之母與參加人之母曾協議以合夥方式經營「鼎旺麻辣鴛鴦火鍋」（下稱鼎旺火鍋店），此由參加人於異議階段提出報章雜誌之報導及原告於訴訟階段所提出之帳冊資料可證，然參加人之母於民國（下同）104 年3 月間，否認雙方之合夥關係，原告之母就此提起確認合夥關係存在之訴，嗣後因血緣關係而和解，並簽有協議書。

惟原處分及訴願決定均未加以詳查有利於原告之證據，逕認鼎旺火鍋店係參加人之母獨資經營，有違行政程序法第9條及第36條之一體注意原則。

況原處分又以兩造間顧問報酬返還之民事爭議（即臺灣臺北地方法院106 年度訴字第1832號民事判決，下稱地院民事判決）中不爭執事項而認定參加人之母有先使用之事實，並以此推認原告知悉鼎旺火鍋店業務而非善意註冊系爭商標云云，然民事判決與商標權歸屬係屬二事，原處分以此認定有違論理法則。

此外，臺灣高等法院106 年度上字第1585號判決（即地院民事判決之第二審判決，下稱高院民事判決），已認定原告並無違反雙方協議書，更顯原處分之違誤。

(三)原告之母與參加人之母曾為合夥關係，雙方共同持有「鼎旺」招牌，故原告以共有人之子之身分，將其母使用已久之「鼎旺」招牌申請註冊商標，原告主觀上無「意圖仿襲」或「剽竊」他人創用商標之意圖，應不構成商標法第30條第1項第12款之要件。

原處分及訴願決定有違一體注意原則，應予撤銷。

再者，本案兩造共同經營鼎旺火鍋店已久，期間參加人從未有將鼎旺表徵或招牌予以註冊商標之意，反觀原告方面積極計畫註冊商標，對待權利的態度顯與參加人不同。

依懈怠原則原告更應受法律保護。

為此起訴聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告之答辯：

(一) 系爭商標係以墨色粗體中文「老鼎旺」、鍋鼎圖及中文「 川味鍋物」所組成，其中文「老鼎旺」為消費者識別服務 來源之主要識別部分；

而據以異議之「鼎旺」商標係由單 純中文「鼎旺」構成。

兩商標主要差距為形容詞之「老」 字，相關消費者會施以較少之注意，是兩商標於外觀、讀 音及觀念均相彷彿，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫 唱呼之際，實不易區辨，應屬高度近似之商標。

又二者均 為供餐飲服務，其性質或消費族群亦具有共同或關連之處 ，亦應屬同一或高度類似之服務。

(二)參加人所提出之鼎旺火鍋店Facebook網頁、食記網頁均有標示據以異議商標招牌之照片、臺灣臺北地方檢察署106年度偵字第14355號不起訴處分書及臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署106 年度上聲議字第323 號處分書，均載明參加人於原告註冊申請系爭商標前即已先使用據以異議商標。

依上開資料，參加人堪認於系爭商標註冊申請日（104 年6 月11日）前已有先使用據以異議商標於火鍋店等餐飲服務之事實。

又原告曾於鼎旺火鍋店工作，理應對該店相當熟悉，其未經參加人之同意，以高度近似之系爭商標圖樣，指定使用於與據以異議商標同一或類似之服務申請註冊，應認係基於不正競爭行為意圖仿襲而申請系爭商標之註冊，系爭商標自有商標法第30條第1項第12款規定之適用。

再者，依兩造協議書內容，原告不得將帳目資料及報章雜誌之事證再主張兩造有合夥經營，另地院及高院民事判決係爭執原告是否有違反協議書之行為，並非為對原告有利之事證。

四、參加人之主張：

(一)兩商標主要識別部分均為文字「鼎旺」，且外觀、觀念、讀音均相同，應認為屬高度近似商標，本件據以異議商標先使用於麻辣鍋等餐飲相關服務/ 商品，與系爭商標指定使用類別亦高度類似，又確實曾有消費者於「鼎旺麻辣鍋」官方臉書留言表示誤認為「老鼎旺川味鍋物」與「鼎旺麻辣鍋」屬同一家餐廳，或於「老鼎旺川味鍋物」官方臉書留言表示其與「鼎旺」屬同一家，或有消費者於其部落格分享食記時表示誤以為「老鼎旺川味鍋物」為「鼎旺麻辣鍋」新開之分店，是系爭商標確已造成消費者誤以為與據以異議商標為同一。

(二)參加人之母為「鼎旺火鍋店」之創辦人，並早於81年即開始經營並先使用據以異議商標，原告之母與原告曾於鼎旺火鍋店工作，嗣原告因被發現洩漏營業資訊而與其母離開鼎旺火鍋店，竟於離開「鼎旺麻辣鍋」後，於104 年間向被告申請註冊系爭商標，是原告申請系爭商標絕非善意。

參加人之母與原告之母間並未存有合夥關係，且於104 年4 月間簽訂協議書約定原告之母及其子女不得再就「鼎旺小吃店」（即店名：鼎旺麻辣鴛鴦火鍋」）等一切經營範圍再為爭執，參加人之母並同意給付顧問費以結束確認合夥關係存在之爭訟，然原告竟於同年6 月申請註冊系爭商標，並以商標權人身分向參加人提起刑事告訴而違反協議書約定，參加人之母始提起地院民事訴訟等語。

參加聲明：原告之訴駁回。

五、得心證之理由：

(一)原告於104 年6 月11日以「老鼎旺及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦宴席、點心吧、伙食包辦、餐廳、拉麵店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、提供餐飲服務、備辦餐飲、複合式餐廳」服務，向被告申請註冊，經審查後准列為註冊第1796394 號商標。

嗣參加人以系爭商標有違商標法30條第1項第11、12款規定，對之提起異議。

經被告審查認有其中第12款規定之適用，於107 年2 月12日以中台異字第1050711 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

原告不服，提起訴願，復為經濟部107 年7 月27日經訴字第10706306800 號決定駁回其訴願，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，故本件之首要爭點為系爭商標之註冊，是否有違商標法第30條第1項第12款規定之情形。

(二)按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，均不得註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。

而判斷本件有無上開規定之情形，必須先判斷二商標是否相同或近似。

查系爭商標係以略經設計之較大墨色粗體中文「老鼎旺」3 字所組成，並將灰色鍋鼎設計圖設置於字體後方，並搭配略小刻印體中文「川味鍋物」於右方，而據以異議商標為由單純中文「鼎旺」所組成。

二造商標相較，主要識別性部分均為相同之中文字「鼎旺」，雖系爭商標仍有「鍋鼎」圖及「川味鍋物」之差異，但此僅為服務之說明性圖案或文字，且「鼎旺」二字之識別性極高，而「老」字僅為一般形容詞，相關消費者自會施以較少之注意，故二造商標外觀、讀音、觀念均相彷，且相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，應屬高度近似之商標。

(三)次查據以異議商標於系爭商標104 年6 月11日申請時，已有使用於菜單、招牌等之事實，此有2015年5 月26日鼎旺火鍋店Facebook網頁及2011年9 月22日與2013年1 月12日消費者於鼎旺火鍋之食記網頁、2015年4 月30日蘋果日報之報導網頁、臺灣臺北地方檢察署106 年度偵字第14355 號不起訴處分書及臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署106 年度上聲議字第323 號處分書等資料在卷可憑（見異議卷第26至27背頁、48至68、170 至174 、286 頁），且原告並不爭執參加人之母於81年開始經營鼎旺火鍋店（見本院卷第21頁，原告僅爭執雙方是否有合夥關係），故應信為真正。

又系爭商標指定使用於第43類之「茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦宴席、點心吧、伙食包辦、餐廳、拉麵店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、提供餐飲服務、備辦餐飲、複合式餐廳」服務與據以異議商標先使用之麻辣火鍋店等餐飲服務，均為提供餐飲之服務，可認二者性質、用途、功能大致相當且產製者或消費族群亦具有共同或關連之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之服務，故被告認系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款之規定，並無違誤。

(四)雖被告提出相關帳冊及報導資料，甚至於言詞辯論期日所提出之LINE對話記錄等（見本院卷第83、277 至363 頁），欲證明原告之母與參加人之母早年之合夥關係，並非參加人之母一人獨資而先使用系爭商標等語云云。

惟查此為參加人所否認，且一般公司會計人員亦有公司帳目資料，但未必即得推認公司會計為公司之合夥人。

再者，鼎旺火鍋店自81年開始經營已20餘年，期間兩造已就鼎旺火鍋店經營產生民事、刑事糾紛，兩造間就鼎旺火鍋店之關係已屬不易認定，且原告所提帳目資料僅有購買、支出之紀錄，或原告之母有參與經營，尚難僅以此認定兩造間有合夥關係，且原告所提原告之母與參加人之母所簽協議書，即係因爭執合夥關係涉訟後所為之和解協議（見本院卷第97頁），亦不能證明原告之母與參加人之母有合夥關係。

況縱認二造間有合夥關係，原告亦無法證明合夥關係始自何時，亦未能證明二造間就商標使用亦包含於合夥關係之內，故原告此部分之主張，並不可採。

(五)至原告於本件宣判日前一日，以其已委託進行市場調查兩造商標並不會致相關消費者混淆誤認，而遞狀聲請再開辯論等語，惟查兩造商標屬高度近似商標，且經營同一商品服務已如前述，況原處分及訴願決定係以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款之意圖仿襲規定，而非以同條項第11款之混淆誤認規定為斷，又卷內已有相關消費者於「鼎旺麻辣鍋」官方臉書留言表示誤認為「老鼎旺川味鍋物」與「鼎旺麻辣鍋」屬同一家餐廳（見異議卷第290 背頁），或有消費者於其部落格分享食記時表示誤以為「老鼎旺川味鍋物」為「鼎旺麻辣鍋」新開之分店，亦有記者將二者誤認而報導百貨挺台味新光三越A9迎來橘色、「鼎旺」等排隊名店並引用「鼎旺麻辣鍋」官方臉書之招牌照片，嗣後更正為百貨挺台味新光三越A9迎來橘色、「老鼎旺」等排隊名店之證據在卷可憑（見本院卷第209 、213 至219 頁），故原告以其進行市場調查為由，聲請再開辯論，並無理由，附此敘明。

六、綜上所述，系爭商標之註冊明顯有違商標法第30條第1項第12款之規定，被告就系爭商標異議案所為系爭商標應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。

七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 12 月 27 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英
法 官 熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
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│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  者，得不委任律師│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  為訴訟代理人    │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
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│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  形之一，經最高行│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│  ，亦得為上訴審  │  。                            │
│  訴訟代理人      │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
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│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。                                  │
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中 華 民 國 108 年 1 月 2 日
書記官 謝金宏