智慧財產及商業法院行政-IPCA,108,行商訴,93,20191219,1

智慧財產法院行政判決
108年度行商訴字第93號

原 告 愛爾蘭商埃森哲全球資訊決策有限公司 ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED




代 表 人 杰福瑞 J.費德曼(JEFFREY J. FRIDMAN)
訴訟代理人 李文儀 律師
盧偉銘 律師
蔡嘉政 律師
複代理人 管乃茹 律師
被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏
訴訟代理人 郭珮萱
陳淑惠
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國108年6月21日經訴字第10806306490號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：原告前於民國106年3月6日以「NEW APPLIED NOW」商標（下稱系爭申請商標），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類、第35類、第36類、第37類、第41類及第42類之商品及服務，向被告申請註冊，並以105年9月15日申請之歐盟第015834252號商標主張優先權。

經被告審查結果，認系爭申請商標有商標法第29條第1項第3款規定之情形，應不准註冊，以107年11月30日商標核駁第393504 號審定書為核駁之處分。

原告不服處分而提起訴願，經濟部嗣以108 年6 月21日經訴字第10806306490 號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。

貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨被告應就系爭申請商標為准予註冊之處分，其主張略以：

一、系爭申請商標為暗示性商標而具先天識別性：系爭申請商標圖樣由外文「NEW APPLIED NOW」所構成，為原告為其商品/服務類型所設計之新名詞。

雖「NEW」為形容詞，有「新穎、創新」意義；

而「APPLIED」為動詞，有「應用、運用」意義；

「NOW」為時間副詞，有「現在、立即」意義，惟究其英文文法則，並無此用法及語彙，在動詞「APPLIED」前並無主詞，其後亦無受詞，僅係3個英文單字之組合，無從得悉其真正意義。

而系爭申請商標為新創片語「NEW APPLIED NOW」，取其「應新於時」或「新應及時」暗示，並非如被告所謂之意涵。

再者，就系爭申請商標指定之商品服務而言，無論是指定之第9類有關軟體商品，或其他第35類、第36類、第37類、第41類及第42類有關應用於電腦程式或軟體開發之相關服務，「NEW APPLIED NOW」亦無說明商品服務之性質或特徵，倘相關消費者非運用一定程度之想像、思考、感受或推理，實無從領會標識與商品或服務間之關聯性，系爭申請商標縱不能稱為獨創性商標，亦應視為暗示性商標。

準此，系爭申請商標應屬具先天識別性之商標，縱有隱晦描述指定商品服務之虞，仍應屬暗示性商標，理應准予註冊。

二、系爭申請商標具高度創意性：就系爭申請商標屬新創名詞，具有先天識別性之情形。

縱認系爭申請商標為用以宣傳服務或商品之詞句，其亦屬具有高度創意性標語，含有高度識別性，自應具有先天識別性。

對相關消費者而言，標語係透過原告之宣傳廣告解釋後，使相關消費者得以認識到標語與一定之商品或服務來源有關，而非就表面字義予以判斷。

原處分逕判斷系爭申請商標為廣告說明性標語不具先天識別性，竟未具體明確說明其認定及判斷標準，恐有主觀偏見及以偏概全。

三、系爭申請商標已取得後天識別性：系爭申請商標於全球五大洲，超過30個國家已核准註冊取得商標註冊，足證系爭申請商標具有識別性。

且原告業已提出系爭申請商標多項使用證明及廣告費用，說明原告已長期使用系爭申請商標「NEW APPLIED NOW 」於相關商品及服務，而經由社群媒體傳閱數量可知，其快速傳播而使相關消費者認知商標與商品來源之關係，而取得商標後天識別性。

再者，原告為埃森哲(ACCENTURE)集團之一，經由上市公司ACCENTUREPLC向美國證交會提交財報，由其近數年之年報，可進一步瞭解該集團成員之組織架構及營運方式，暨財報資料等相關背景資料，並自2016年財報及2017年財報中選取部分重要之相關資料，準備中文譯本，以突顯該集團於廣告耗費之金額多達26億美元。

職是，系爭申請商標「NEW APPLIED NOW」已是電腦軟體開發業界廣為人知，由Accenture提供之商品或服務，在臺灣就地提供聯絡及服務，足證系爭申請商標具後天識別性。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯如後：

一、系爭申請商標不具先天識別性：系爭申請商標圖樣由未經設計之單純外文「NEW」、「APPLIED」及「NOW」所構成，其中外文「NEW」有新、新型等意義、「APPLIED」有應用、實用等意義，「NOW」有現在、立刻、此刻等意義，「NEW APPLIED NOW」整體有「目前新應用」意涵。

以之作為商標，指定使用於第9、35、36、37、41、42類之商品及服務，整體予相關消費者之觀念印象，係在標榜或傳達原告所提供之前開商品或服務，係當前最新且具應用或實用性者，相關消費者多僅會將之視為一般描述性之廣告文案或自我標榜之宣傳用語，尚難認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性，依商標法第29條第1項第3款規定，應不准註冊。

二、系爭申請商標未取得後天識別性：系爭商標不具先天識別性，且各國家或地區商標法制及審查基準未必相同，社會民情及相關消費者之認知亦有差異，且我國商標法採屬地主義，自不得以系爭申請商標已在其他國家或地區申准註冊，執為我國亦應認具有先天識別性准予註冊之論據。

原告所舉網路YouTube 廣告影片點擊數、原告網頁、Google搜尋結果筆數、社群網站傳閱數，僅為系爭申請商標之靜態使用資料，無法證明該使用係針對本國消費者之使用資料，且前揭網路使用資料均為英文，益證其行銷對象並非本國消費者。

再者，其所提供廣告費用支出資料為集團之廣告費用支出，尚難證明此廣告費用支出與系爭申請商標之關連，故以原告提供之事證資料，不足以認定系爭申請商標業經原告長期、廣泛使用於所指定商品與服務，在交易上已成為原告商品與服務之識別標識。

職是，爰依商標法第29條第1項第3款及第31條第1項規定，應予核駁。

肆、本院得心證之理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。

行政訴訟法第132條有準用規定。

職是，法院於言詞辯論期日，依據兩者主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷一第341至352頁之108年10月22日準備程序筆錄）。

(一)當事人不爭執事項：原告前於106年3月6日以「NEW APPLIED NOW」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類、第35類、第36類、第37類、第41類及第42類之商品及服務，向被告申請註冊，並以105年9月15日申請之歐盟第015834252號商標主張優先權。

經被告審查，認系爭申請商標有商標法第29條第1項第3款規定之情形，應不准註冊，於107年11月30日為核駁之處分。

原告不服而提起訴願，經濟部嗣於108年6月21日以訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。

(二)當事人主要爭執事項：本件當事人主要爭點在於：1.系爭申請商標是否具先天識別性？符合商標法第18條規定？2.系爭申請商標是否已取得後天識別性？有無符合商標法第29條第3項規定？

二、系爭申請商標違反商標法第29條第1項第3款：

(一)系爭申請商標不具先天識別性：按商標為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。

所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。

商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，因不具識別性，自不得註冊。

商標法第18條及第29條第1項第3款分別定有明文。

原告雖主張系爭申請商標為暗示性商標，具有先天識別性云云。

然被告抗辯系爭申請商標不足以使商品之相關消費者，認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別等語。

準此，本院自應審究系爭申請商標圖樣，是否具有先天識別性（參照本院整理當事人爭執事項1）。

1.判斷構成商標圖樣之文字識別性基準：以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性；

反之，倘該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務的相關特性。

簡言之，構成商標圖樣之文字，並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者於運用想像與推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果，相關消費者得將其視為指示及區別來源之標識時，該構成商標之文字即具有先天識別性。

2.系爭申請商標為文字商標圖樣而不具識別性：⑴所謂描述性商標或說明性商標，係指用於直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點者。

查系爭申請商標圖樣為「NEW APPLIED NOW」，由未經設計之單純外文「NEW」、「APPLIED」及「NOW」所構成，其中外文「NEW」有 「新、新型」意義、「APPLIED」有「應用、實用」意義，「NOW」有「現在、立刻、此刻」意義，「NEW APPLIED NOW」整體有「目前新應用」意涵。

構成系爭申請商標之文字，均屬既有詞彙，並非新創詞彙，以之作為商標，指定使用於第9類、第35類、第36類、第37類、第41類及第42類之商品及服務，整體予消費者之觀念印象，係在標榜或傳達原告所提供之前開商品或服務，係當前最新且具應用或實用性者，構成商標圖樣之文字，係直接描述所指定商品或服務之性質或特徵，屬所謂描述性商標，因其欠缺表彰商品或服務來源之識別性，不得作為註冊商標。

⑵參諸社會一般生活經驗判斷，我國雖非英語系國家，然英語教育已然普及，因系爭申請商標文字並無創意或變更設計，極易認其為簡易標語，是相關消費者僅會將其視為一般描述性之廣告文案，或自我標榜之宣傳用語，尚難認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自不具識別性。

系爭申請商標僅為描述性之形容用語，並非以間接之方式描述商品或服務之特點，使相關消費者經由想像之空間產生商品或服務與商標圖樣之聯想。

職是，原告雖主張系爭申請商標為暗示性商標，具有先天識別性云云。

然容有誤會，不足為憑。

(二)系爭申請商標不具後天識別性：按有商標法第29條第1項第1款或第3款規定之情形者，倘經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，即取得後天之識別性。

商標法第29條第2項定有明文。

故商標之標識雖未符合第18條第2項規定之先天識別性，然經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使商標圖樣於原本意義外，亦產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義或次要意義。

原告固主張相關消費者認識系爭申請商標所表彰之商品來源，而具後天識別性云云。

惟被告抗辯就現有證據無法認定系爭申請商標已在國內廣泛使用，而具後天識別性等語。

職是，本院自應審究系爭申請商標，是否已取得後天識別性或第二意義之識別性（參照本院整理當事人爭執事項2）。

1.商標個案審查原則：按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第6條定有明文。

行政法上之平等原則，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言；

倘事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許（參照大法官會議釋字第596 號解釋；

最高行政法院第95年度判字第446 號行政判決）。

在具體個案審究是否合法與適當，行政機關應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。

各國對於商標之保護均採屬地主義，是商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在。

故不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國註冊。

而商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以此公示方式作為於註冊國取得商標權之證據。

準此，被告就系爭申請商標之申請准否，係採商標個案審查原則。

2.我國相關消費者未將系爭申請商標視為商品或服務之識別：⑴原告雖主張系爭申請商標圖樣之文字「NEW APPLIED NOW」，業經全球超過30國家核准註冊商標，已具後天識別性云云。

並提出他國商標註冊證書、網路YouTube廣告影片點擊數、原告網頁、Google搜尋結果筆數、社群網站傳閱數、相關新聞報導與集團廣告費用支出等件為憑（見本院卷一第43至180、183至240、309至313、317至337頁；

本院卷二第33至36頁；

訴願卷第44至66頁；

原處分卷一第248至372頁；

原處分卷二第36至58頁）。

然本院審查原告所檢附之他國商標註冊證書、網路YouTube廣告影片點擊數、原告網頁、Google搜尋結果筆數、社群網站傳閱數、相關新聞報導與集團廣告費用支出等證據資料，可知原告商品在國外市場於平面媒體與網路進行相當之行銷，且在國際已有30國家核准系爭申請商標文字之商標註冊。

然各國家或地區商標法制及審查基準未必相同，社會民情及消費者之認知亦有差異，仍需以我國消費者認知為判斷依據。

因原告所提資料，無法認定系爭申請商標已在我國廣泛使用，使相關消費者將系爭申請商標認知在交易上已成為原告之商品或服務之識別。

⑵參諸「NEW APPLIED NOW」常與原告公司特取部分「ACCENTURE」同時出現於網際網路，此有被告提出之網路資料為證，並經本院當庭勘驗屬實（見本院卷二第25至29、33至35頁）。

益徵「NEW APPLIED NOW」僅為直接描述所指定商品或服務之性質或特徵，並非作為商標使用，我國相關消費者無法將系爭申請商標視為原告之商品或服務之識別。

職是，我國商標法係採屬地主義，自不得以系爭申請商標已在其他國家或地區申准註冊，執為我國亦准予註冊之論據。

3.系爭申請商標為一般敘述性或廣告性用語：⑴本院審酌原告使用商標於指定商品之時間、使用方式、營業額及廣告數量等因素，「NEW APPLIED NOW」僅為一般性敘述或廣告性用語，相關消費者未將系爭申請商標作為識別商品或服務來源之標識。

至原告所提上開證據，固為系爭申請商標之靜態使用資料，惟無法證明該使用係針對本國消費者之使用資料，且前揭網路使用資料均為英文，益證其行銷對象並非本國相關消費者，自無法認我國相關消費者將系爭申請商標視為原告之商品或服務之識別。

⑵原告雖提供廣告費用支出資料，作為集團之廣告費用支出，然其尚難證明此廣告費用支出與系爭申請商標之關連，是原告提供之上揭事證資料，均不足以認定系爭申請商標，業經原告長期、廣泛使用於所指定商品與服務，在交易上已成為原告商品與服務之識別標識，是使用系爭申請商標之方式，不足以使相關消費者認識「NEW APPLIED NOW」為表彰其商品之識別標識。

申言之，本院無法認定系爭申請商標之文字「NEW APPLIE DNOW 」，業經原告廣泛行銷使用，文字圖樣之原有意義，因原告之長期繼續使用，使文字圖樣於原有意義外，產生表彰商品之識別性意義。

⑶綜上所述，系爭申請商標未取得後天識別性，我國相關消費者未認識其為表彰原告商品之識別標識。

原告雖主張系爭申請商標之文字圖案，經由廣告宣傳與商品行銷，足使相關消費者認識為表彰商品或服務來源之識別標識云云。

容與事實未合，不足為憑。

三、本判決結論：綜上所述，本院審酌商標之先天識別性要件、後天識別性要件等事項，認系爭申請商標有違商標法第29條第1項第3款之不得註冊事由，不符合商標法第29條第3項規定。

準此，被告認系爭申請商標依商標法第29條第1項第3款規定不得註冊，作成應予核駁之審定，其於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤可言。

原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，並命被告就系爭申請商標為准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

四、本件無庸審酌部分說明：本件事證已明，當事人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 12 月 19 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
├─────────┼────────────────┤
│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  者，得不委任律師│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  為訴訟代理人    │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
├─────────┼────────────────┤
│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  形之一，經最高行│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│  ，亦得為上訴審訴│  。                            │
│  訟代理人        │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。                                  │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 108 年 12 月 19 日
書記官 蔡文揚