智慧財產及商業法院行政-IPCA,111,行商訴,13,20230607,2

111年度行商訴字第13號

民國112年5月10日辯論終結

原告威斯特企業有限公司

代表人黃政憲

訴訟代理人錢炳村律師

被告經濟部智慧財產局

代表人廖承威

訴訟代理人顏杏娟

參加人瑞士商溫格公司

代表人尚丹尼爾巴薩德 

烏利史迪格 

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國110年12月14日經訴字第11006310120號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

壹、程序方面：

一、被告之代表人原為洪淑敏，嗣變更為廖承威，並具狀聲明承受訴訟，有經濟部函文及聲明承受訴訟狀可稽(見本院卷第289至291、325至330頁)，核無不合，應予准許。

二、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條分別定有明文。本件參加人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有送達證書可稽(見本院卷第309頁)，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。　　

貳、實體方面：

一、事實概要：

　　原告於民國108年1月29日以「威斯特企業有限公司標章」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類表第18類之「皮夾、皮包、錢包、背包、書包、背囊、腰包、皮箱、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、公事箱、行李袋、登山袋、化妝包、旅行袋、皮包背帶、手提箱袋」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第2004583號商標(下稱系爭商標，如附圖一所示)，權利期間自108年8月16日起至118年8月15日止。嗣參加人於109年1月3日以系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第2款、第8款、第10至12款規定，對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1項第12款之適用，以110年7月28日中台評字第H01090002號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分(下稱原處分)。原告不服，提起訴願，經經濟部於110年12月14日以經訴字第11006310120號訴願決定駁回(下稱訴願決定)，原告不服，遂向本院提起本件訴訟。本院因認本件判決結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。　

二、原告主張及聲明：

　㈠伊於108年1月29日申請系爭商標註冊前，參加人之「WENGER及圖」商標(下稱據以評定商標，如附圖二所示)固已先使用於與系爭商標同一或類似之皮包、手提袋、皮箱等商品，惟系爭商標係由垂直、水平之兩組呈橢圓形偏細白色環狀，外包圍漸層偏霧色之紅色圓形，背景為黑色底色所組成，整體寓意是透過橢圓形之白色圓環，展現「立體、挺立、收納、堅固」及「永恆、信念、珍貴」等意象，與據以評定商標係外文搭配正十字架圖樣相較，給予消費者之整體印象、主要部分及圖形大小、位置、比例、立體感等均有相當差異，具普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，當可清楚辨別二商標未構成相同或近似，伊申請系爭商標註冊前亦不知有據以評定商標存在，無何仿襲意圖，否則被告當不會准予註冊，系爭商標之註冊未違反商標法第30條第1項第12款規定，訴願決定及原處分顯非適法，均應予撤銷。

　㈡並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告答辯及聲明：　　

㈠依參加人檢送之授權書、雜誌廣告、2013年與2019年產品目錄、代理商簡介、對帳單與對應之行李箱圖片(即乙證2附件14、22至24、35、37、38)，可知據以評定商標於108年1月29日系爭商標申請註冊前，已先使用於皮包、手提袋、皮箱等商品，該等商品與系爭商標指定使用之皮包、行李袋、旅行箱等商品，皆為裝置物品之包、袋、箱類商品，在功能、材料、產製者或其他因素上有共同或關聯之處，如標上相同或近似商標，易使商品消費者誤認為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或類似之商品。

　㈡系爭商標係由一紅底方形外框內結合2個白色形似立體環形圖交叉形成外觀為十字之圖形構成，據以評定商標則以4個邊角略成弧形之雙線條白色邊框，內置紅底白十字圖形及結合外文「WENGER」構成，而系爭商標之4個邊角微呈黑色，方形外框邊線明顯，且交叉環狀圖底部設色與底圖相同，其環狀圖呈現之立體效果不明顯，整體予人觀感仍為方形紅底白十字圖，與據以評定商標圖形外框接近方形，內部為紅底白十字圖形相較，均有予人寓目印象深刻之紅底白十字圖形，外觀特徵予人視覺感受相近，系爭商標復無其他可資區辨之部分，易予人產生二商標同一來源之聯想，構成近似商標，且近似程度中等。

　㈢參加人至遲於101年開始使用據以評定商標於背包等商品，且刊登廣告行銷多年，原告與參加人復為經營皮包、手提袋、皮箱批發業之競爭同業，對於據以評定商標及使用商品之資訊應較一般人更為關注、熟悉，其因業務競爭關係知悉據以評定商標存在，意圖仿襲而於108年間以紅底白十字為主要識別特徵申請註冊系爭商標，自有商標法第30條第1項第12款規定之適用。

㈣並聲明：原告之訴駁回。

四、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。　　

五、按「異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定」，商標法第50條定有明文。上開規定，於商標之評定準用之，商標法第62條亦有明定。查系爭商標申請日為108年1月29日、註冊公告日為108年8月16日(見乙證1卷第15頁)，參加人係於109年1月3日對系爭商標申請評定(見乙證1卷第21頁)，經被告於110年7月28日作成商標評定書，則系爭商標之註冊及評定，均在商標法100年5月31日修正條文於101年7月1日施行後，無同法第106條第1項、第3項規定之適用，系爭商標是否具有評定事由，應依系爭商標註冊公告時即105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法第30條規定為斷。又本件參加人以系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第2款、第8款、第10至12款規定申請評定，原處分僅以系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定予以撤銷，並於理由中說明無庸審究同條項第2款、第8款、第10至11款部分(見本院卷第62頁)，訴願決定因之亦僅審究同條項第12款規定(見本院卷第41頁)，則商標法第30條第1項第2款、第8款、第10至11款等評定事由既未經原處分及訴願決定審酌，自不在本院審理範圍。

六、本院之判斷：

　　本件爭點為系爭商標有無商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由？(見本院卷第316頁)茲論述如下：

㈠按「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」商標法第30條第1項第12款定有明文。從而，適用本款之要件，包括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未經他人同意申請註冊。5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。又我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障。惟商標法除具有保障商標權人及消費者利益之目的外，亦寓有○○市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能，故於86年5月7日修正新增本條款規定，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。申請人是否因具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，並基於仿襲意圖而為不法搶註行為，應斟酌契約、地緣、業務往來或其他客觀存在之事實及證據(例如：先使用商標是否具獨創性及其○○市場之事證)，依據論理法則及經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，而襲以註冊。商標法第30條第1項第12款之規範意旨既係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，始例外賦予先使用商標者救濟之權利，以避免申請人剽竊仿襲他人創用之商標而搶先註冊，則先使用人自應就申請人於後商標申請註冊時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。又商標法第30條第2項規定：「前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」故所稱「先使用商標」，係指該商標之使用早於系爭商標之註冊申請日而言(最高行政法院110年度上字第237號判決參照)。

　㈡次按私文書應由舉證人證其真正。但他造於其真正無爭執者，不在此限，民事訴訟法第357條定有明文。上開規定依行政訴訟法第176條規定，於行政訴訟事件準用之。又當事人提出之私文書必須真正而無瑕疵者，始有訴訟法之形式的證據力，此形式的證據力具備後，法院就其中之記載調查其是否與系爭事項有關，始有實質之證據力，而文書之形式的證據力指文書係由名義人作成而言(最高法院41年台上字第971號判例、83年度台聲字第353號裁定參照)。查參加人提出之「西元2013年供全球(包括台灣)行銷使用之產品目錄影本」、「西元2019年供全球(包括台灣)行銷使用之產品目錄影本」(見乙證2附件23、24)，均為私文書影本，原告爭執該等私文書形式之證據力(見本院卷第197頁)，參加人就此未舉證以明，依前揭說明，本院無法就該等私文書為實質之證據力調查與認定，該等私文書自無從執為本件判斷之依據。　

　㈢據以評定商標有先使用之事實：

　觀諸參加人所提載有使用據以評定商標商品之96年8月新聞稿與101年產品介紹書信(見乙證2附件19、20)；101年據以評定商標使用於雨傘之手冊(見乙證2附件21)；101年5月出版之雜誌刊載據以評定商標使用於軍刀之資訊(見乙證2附件22)；101年大陸地區媒體報導據以評定商標使用於鞋品之內容(見乙證2附件33)；103年、104年PChome、雅虎線上購物出售使用據以評定商標之行李箱之對帳單(見乙證2附件36、37、38)；106年至108年1月18日據以評定商標在大陸地區、印度等地註冊明細(見乙證2附件6)，可知參加人至遲於101年起即將據以評定商標使用於後背包、旅行箱等商品，並曾印製商品手冊，且經雜誌或媒體報導，進而將據以評定商標向印度等地申請商標註冊等情，堪認參加人於108年1月29日系爭商標申請註冊前，已先使用據以評定商標於後背包、旅行箱等商品之事實。

　㈣系爭商標與據以評定商標指定使用於同一或類似商品：　

　⒈按類似商品之認定，不受商標專責機關所制定商品分類之限制，商標法第19條第6項定有明文。所謂商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處。商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通○○市場交易情形為依據。亦即在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通○○市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌(最高行政法院108年度判字第347、375號判決參照)。　　

　⒉系爭商標指定使用於「皮夾、皮包、錢包、背包、書包、背囊、腰包、皮箱、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、公事箱、行李袋、登山袋、化妝包、旅行袋、皮包背帶、手提箱袋」商品(見乙證1卷第15頁)，與據以評定商標先使用之後背包、旅行箱商品，皆為裝置物品之包、箱類商品，其商品性質、用途、功能大致相當，且常來自相同之商品產製業者或提供者，行銷管道及消費族群亦具共同或關聯之因素，如標示相同或近似商標，依一般社會通○○市場交易情形，易使相關消費者誤認為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二商標所使用之商品應屬存在同一或高度之類似關係，原告就此未為爭執(見本院卷第232、317頁)。　

　㈤系爭商標與據以評定商標構成近似：

　⒈按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。又有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分觀察，係因商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，為商標圖樣中顯著部分，此顯著部分即屬主要部分，而主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者之整體印象。

　⒉查系爭商標係由一紅底方形外框内置二個白色形似立體環形圈交叉形成外觀為十字之圖形所構成；據以評定商標係以邊角略成弧形之雙線條白色四方形邊框内置紅底白十字圖形，及結合外文「WENGER」所組成(見原處分卷第14頁、本院卷第316頁)。二商標相較，就圖形部分，雖有外框邊角為方形或弧形、有無立體環形圖或結合外文等差異，但均有紅底白十字圖形，外觀上整體構圖相彷。此外，據以評定商標所結合之外文「WENGER」，其字義並非我國一般民眾所普遍熟悉，惟因上開外文係以粗體標示，且占整體商標圖樣比例大約80%，亦應認為係據以評定商標之主要識別部分。綜上，以具有普通知識經驗之消費者於異時異地隔離觀察仍有可能有所混淆，而誤認二商標之商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似商標。

　⒊原告雖主張系爭商標係由垂直、水平之兩組呈橢圓形偏細白色環狀，外包圍漸層偏霧色之紅色圓形，背景為黑色底色所組成，展現「立體、挺立、收納、堅固」及「永恆、信念、珍貴」之意象，與據以評定商標係外文搭配正十字架圖樣所組成之整體印象、主要部分與圖形大小、位置比例及立體感程度均有差異，二商標並不近似，並提出其委請山水民意研究股份有限公司(下稱山水公司)製作之「商標識別測試」分析報告為佐(見本院卷第239至277頁)。惟商標近似之判斷，係依商標圖樣客觀上呈現在相關消費者面前之態樣而為認定，商標申請人主觀之設計理念，非相關消費者可得知悉，

　　不影響商標近似與否之認定，原告以其設計系爭商標主觀上所欲展現之意象，作為二商標是否近似之判斷因素，已有未洽。又據以評定商標之主要識別部分應為邊角略成弧形之雙線條白色四方形邊框内置紅底白十字之圖形，已如前述，而系爭商標之四個邊角微呈黑色，方形外框邊線明顯，其水平、垂直交叉橢圓形環狀圖之底部設色與底圖相同，致其環狀圖呈現之立體效果不明顯，整體予人觀感仍為方形紅底白十字圖，與據以評定商標圖形外框接近方型，内部亦為紅底白十字圖相較，二者外觀特徵予人視覺感受有其相近之處，易予人對二商標產生關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之聯想，而誤認二商標之商品或服務為來自同一來源之系列商品或服務，或雖不相同但有關聯來源之可能，自屬構成近似之商標，原告主張二商標不近似云云，難認可採。至原告自行委請山水公司製作之上開分析報告，未有山水公司設立經營期間及從事調查問卷經歷等背景說明，難以判斷山水公司是否為可信○○市調主體。又上開分析報告調查對像侷限於「四方山水E-Survey資訊網」之網路會員，且僅回收620份問卷，調查地點復概略區分為北部(回收問卷占比42%，約261份)、中部(回收問卷占比30.2%，約187份)、南部(回收問卷占比27.8%，約172份)，網路問卷中，更採取二商標隨機輪替即系爭商標與據以評定商標先後出現供會員辨認之方式調查(見本院卷第243至244、248、318頁)，則以上開分析報告係針對特定對象，且調查區域廣闊，但有效樣本數不多觀之，上開分析報告得否採為全國相關消費者對於二商標是否近似之參酌依據，亦值懷疑。再者，上開分析報告係於同地，以二商標隨機輪替即二商標於甚短時間內交替出現之比對方式調查，有違「異時異地隔離觀察」之商標近似判斷基準，更難忠實呈現相關消費者於消費當下之辨認能力，上開分析報告得出80.3%民眾認為二商標圖樣不相像之結論(見本院卷第251、261頁)，實無從為有利原告之認定。

　㈥參加人未證明原告因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實：

　⒈細繹參加人提出之下列證據：

　①系爭商標與參加人相關商標註冊資料(見乙證2附件1、6至11、64)、參加人與詮勝國際股份有限公司(下稱詮勝公司)104年間簽署之授權書、詮勝公司簡介(見乙證2附件14、35)、瑞士聯邦智慧財產局信件、瑞士國旗與國徽使用情形及於世界貿易組織登記資料(見乙證2附件63、65至69)、參加人於美國與大陸地區著作權登記證書及公證書等資料(見乙證2附件70至72)，均與據以評定商標是否使用無涉。

　②參加人之歷史介紹與其系列商標商品網頁資訊(見乙證2附件2至5、15、45)、據以評定商標商品網頁資訊(見乙證2附件12)、參加人於96年間軍刀商品之新聞稿、101年間介紹產品目錄書信、雨傘產品手冊、瑞士刀產品資訊、腰帶等產品範例、香港海港城銷售商宣傳單等資料(見乙證2附件19至22、25至28)、大陸地區銷售據以評定商標商品資訊、媒體報導(見乙證2附件29至33)，其內容或為外文，或未有資料發布日期、地點，或與大陸、香港等地區有關，應僅足為據以評定商標商品在國外、大陸或香港地區宣傳、銷售之證明，無從為據以評定商標商品在我國行銷之認定。

　③購物網站上據以評定商標商品之資訊(見乙證2附件17)、參加人之臉書等社群網路資訊(見乙證2附件18)、據以評定商標商品產品範例(見乙證2附件40)，均未列載可資判別之日期。又參加人之商品於109年間在臺參展資訊(見乙證2附件44)，為系爭商標申請註冊日後之事實；參加人在臺經銷商資訊(見乙證2附件13、16)、香港及澳門總代理商、澳門特約零售商宣傳單(見乙證2附件34)、詮勝公司於103年、104年開立之統一發票(見乙證2附件39、41)、電腦後背包使用說明標簽(見乙證2附件43)、參加人88年至99年間在臺銷售額列表(見乙證2附件47)、被告於96年10月24日作成之中台異字第951134號異議審定書(見乙證2附件48)、參加人在臺宣傳及銷售資訊(見乙證2附件46、49、50)、民生報等媒體報導(見乙證2附件51至62)，均未見據以評定商標，上開證據亦難為據以評定商標於系爭商標申請日前在我國使用、行銷之證明。

　④依103年、104年間據以評定商標商品線上購物對帳明細、商品範例(見乙證2附件36至38)，固可相互勾稽參加人有出售使用據以評定商標行李箱之事實，惟上開購物對帳明細中「數量」欄位所載數字經塗黑而無法辨識，而參加人所提99年至102年在臺銷售明細(見乙證2附件42)，為其自行統計之資料，別無其他證據參酌，實難逕採為真，是依此部分證據，難認據以評定商標於系爭商標申請日前已在臺長期廣泛使用。

　⒉從而，本件依上開證據，固可認參加人就據以評定商標在國外或大陸、港、澳地區有宣傳行銷及在我國曾銷售商品之事實，然據以評定商標在我國境內使用之事證有限，實難認定據以評定商標於系爭商標108年1月29日申請註冊前，已在我國廣泛行銷而為相關事業所熟悉，亦無從以原告與參加人均有銷售皮包、手提袋及皮箱商品而為競爭同業，逕為推論原告因業務競爭之「其他關係」(見本院卷第61、317頁)，而知悉據以評定商標存在。

⒊再者，原處分係以系爭商標具有紅底白十字之主要識別特徵，且原告與參加人係競爭同業，而認定原告係基於仿襲之意圖申請註冊系爭商標，然並無其他客觀證據(見本院卷第317頁)。惟查，參加人係瑞士商，且瑞士國旗圖案即為紅底白十字(見乙證1卷第180頁)，足見紅底白十字並非獨創性標識，而被告訴訟代理人亦自承據以評定商標之紅底白十字圖形與瑞士國旗近似(見本院卷第317頁)，則系爭商標縱亦具有紅底白十字圖形，實亦難憑此推論原告即係意圖仿襲而申請註冊。

七、綜上所述，依被告所提證據，尚難認原告因其他關係而知悉據以評定商標存在，且有意圖仿襲而申請系爭商標註冊情事，系爭商標註冊未違反商標法第30條第1項第12款本文規定，被告依上開規定所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，自有未合，訴願決定予以維持，亦非適法，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

八、本件事證已明，兩造其餘主張、答辯或未經援引之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1

條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　6 　　月　　7 　　日

智慧財產第四庭

審判長法官　林欣蓉

法官　陳蒨儀

法官　林昌義

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　6 　　月　　7 　　日

書記官張禎庭　

　

【附圖1】系爭商標