智慧財產及商業法院行政-IPCA,97,行商訴,38,20081211,2

智慧財產法院行政判決
97年度行商訴字第38號
民國97年11月27日辯論終結
原 告 芬蘭商諾基公司（NOKIA CORPORATION）代 表 人 甲○○○○ ○○○
訴訟代理人 謝樹藝律師
謝天仁律師
周憲文律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 中井科技有限公司
代 表 人 丙○○
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年6月24日經訴字第09706108940 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事 實

一、事實概要：參加人中井科技有限公司於94年10月14日以「NAKAI 及圖」商標（如附圖一所示，下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之電腦軟體、電腦硬體、影印機及其組件、影音光碟機、電腦液晶顯示器、液晶電視、音響及其器材、電視機、電線、液晶模組、電話機、傳真機、錄放影機及其器材、積體電路、蒸氣熨斗、行動電話等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1216278 號商標，嗣原告以系爭商標與註冊第00520889號、第00885299號、第00909592號「NOKIA 」商標（如附圖二至四所示，下稱據以異議商標）構成近似，復指定使用於同一或類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，是以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12及13 款 規定，對之提起異議。

經被告審查，以97年3 月20日中台異字第951257號商標異議審定書為「異議不成立」之處分，原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：㈠原告聲明：⒈訴願決定及被告97年3 月20日中台異字第G00951257 號異議審定書所為異議不成立之原處分均撤銷。

⒉被告應撤銷第01216278號商標之註冊。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：㈠原告主張：⒈按所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，而判斷是否有混淆誤認之虞，依被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準，應以：⑴商標識別性之強弱；

⑵商標是否近似暨其近似之程度；

⑶商品/ 服務是否類似暨其類似之程度；

⑷先權利人多角化經營之情形；

⑸實際混淆誤認之情事；

⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；

⑺系爭商標之申請人是否善意；

⑻其他混淆誤認之因素等為判斷基準。

⒉依據上開「混淆誤認之虞」審查基準2 、4 及5.2.13所示，商標近似及商品類似為其中二個參酌因素。

而此二個參酌因素雖為判斷成立混淆誤認之虞所必備，然其並非得完全獨自分別判斷，而係相互影響，且需與其他因素一併考量。

況商標近似應就其近似程度為考量，而非單純僅為近不近似之判斷。

職是，商標近似與否實為相對之概念，應綜合審酌各因素後始得論斷，而非能僅以兩商標是否近似為判斷有無混淆誤認之虞之唯一參考因素。

⒊另依據上開「混淆誤認之虞」審查基準，其中5.2.4 即明白揭示，商標給予商品/ 服務之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，因此判斷商標近似，亦得就此三者來觀察是否已達到可能混淆的近似程度。

而「拼音性之外文如英法德日語等，予消費者之印象重在於其讀音，在比對時自應以讀音比對為重」、「外文字詞之商標，若其字義非我國一般民眾所普遍熟悉，應著重於文字讀音及外觀之比對」，「拼音性之外文例如英法德日語，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量」，混淆誤認之虞審查基準5.2.6.3 及5.2.6.5 分別訂有明文。

⒋查系爭商標主要部分「NAKAI 」文字與據以異議商標「NOKIA 」相較，系爭商標左側雖有圓形外緣中間加上類似中文「中」字線條之圖形，惟該圖形與其後之文字部分之外文字母係平行排列且比例相同，顯見系爭商標之圖形部份之設計應非賦予與文字獨立識別之顯著性，其顯著性應仍是取決於「NAKAI 」文字部份，故系爭商標與據以異議商標之文字既屬近似，即已屬於近似商標，縱使系爭商標另有圖形部分，亦不影響近似之認定。

被告及訴願決定機關均以系爭商標該等圖形之存在，作為兩者商標不近似之認定依據之一，實屬本末倒置，顯見被告及訴願決定機關就系爭商標文字部分構成近似與否之認定，並無充分認定依據及理由。

⒌次按，判斷商標之近似與否，應就其主要部分隔離觀察有無引起混同誤認之虞為認定之標準，又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。

另商標圖樣上之外文字母相同，排列各異，或僅少數字母不同，而外觀相似，有混同誤認之虞者，即為外觀近似。

系爭商標主要部分「NAKAI 」文字與據以異議商標「NOKIA 」比較，兩者均由五個外文字母所組成，其中即有「N 」「A 」「K 」「I 」四字相同。

就外觀而言，兩者字首顯著部份之「N 」字並無不同，第二字僅有「A 」與「O 」之差別（系爭商標之「A 」字以平頭形狀表現，外觀與仍與同字型之「O 」字相近，只有下方未收口之些微差異），第三字均為「K 」，字尾則僅是「AI」與「IA」之置換而已。

由是系爭商標與據以異議商標外觀之外文字數相同，且五個外文字母中即有四個相同，排列上字首同樣為「N 」字，第三字均為「K 」，其他字母位置亦大同小異，一般消費者異時異地瞬間目視之際，顯非立即可得分辨，是以商標構成外觀近似，實無庸疑。

被告及訴願決定機關就上開兩造商標之五個外文字母中即有四個相同以及排列雷同之外觀近似事實，竟未依法作成商標近似之認定，反而均以系爭商標母音字母「A 」、「AI」與據以異議商標母音字母「O 」、「IA」不同，亦即讀音不同之理由，作成兩造商標不構成近似之認定，結論自屬有所違誤，不應維持。

⒍訴願決定機關另以系爭商標之外文「NAKAI 」發音為〔naka-yi 〕，與據以異議商標「NOKIA 」之讀音有別，認定兩造商標應非屬構成近似之商標。

惟查，系爭商標申請人中井科技有限公司於異議程序中，乃主張「NAKAI 」為「中井」之日文發音〔naka-yi 〕拼譯而成，然而系爭商標外文並非使用日文，而我國並非習用日文之國家，消費者自非得以知悉該等「NAKAI 」英文字母應以多音節之日文發音為之。

抑且，「中井」之日文發音縱使得以「NAKAI 」英文字母表示，我國既非習用日文之國家，通常消費者對於「NAKAI 」以及「NOKIA 」等英文字母所構成商標，讀音應仍是以通常英文發音為之，應無明顯區別可言，故兩造商標於連貫唱呼之際，因字首及中間字母均相同且文字組成外觀近似，讀音亦顯有相近而產生混淆誤認之虞。

⒎系爭商標指定使用之第9 類商品，包括電腦軟體、電腦硬體、影印機及其組件、影音光碟機、電腦液晶顯示器、液晶電視、音響及其器材、電視機、電線、液晶模組、電話機、傳真機、錄放影機及其器材、積體電路、電熨斗、蒸氣熨斗、行動電話等商品。

該等指定商品與據以異議商標中註冊第00520889號「NOKIA 」商標所指定使用之第86類商品，包括電視機、收音機、錄音機及通訊器材等商品，以及註冊第00909592號「NOKIA 」商標所指定使用之第11類商品，包括網路設備及裝置（例如行動電話基地台）之乾燥、通風、空調設備，冷卻裝置，加熱處理裝置；

通風換氣，冷氣設備等商品，具有家庭使用電器製品之相同及類似商品性質。

此外，系爭商標指定使用商品更與據以異議之第00885299號「NOKIA」商標所指定使用之第9 類商品，同樣包括電話機以及行動電話商品，益可見兩者指定使用於完全相同之商品，更是絕對具有銷售管道通路之重疊性，消費者易於同時接觸，顯有致相關消費者混淆誤認之虞，依法自是不應准許註冊。

⒏查原告是為全球手機第一大廠，所使用之「NOKIA 」品牌，由美國商業週刊評選之2006年全球最佳100 名品牌排行之第6 名，且原告早於80年即取得註冊第00520889號「NOKIA」（第86類）據以異議商標之專用權，次又於89年分別註冊第00885299號「NOKIA 」（第9 類）以及註冊第00909592號「NOKIA 」（第11類）商標之註冊專用權，故原告「NOKIA」商標多年來經由廣播電視及平面媒體等長期廣告行銷，且已累積龐大銷售數量，應已屬於識別性強之著名商標，是以於系爭商標94年10月14日申請註冊時，據以異議商標所表彰之商品信譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知，應可以認定為著名商標。

⒐承上所述，商標近似及商品類似為其中二個參酌因素雖為判斷成立混淆誤認之虞所必備，然其並非得完全獨自分別判斷，而係相互影響，且需與其他因素一併考量。

按商標權人使用商標之方式、地域、時間、商品品質、廣告量、銷售量、企業規模及企業形象等因素，對於具有普通知識經驗之消費者，於辨別商標圖樣是否近似時，有無混同誤認之虞，均有影響。

而著名商標即係於上開因素中著力較深、較廣者，故實務上認為著名商標在判斷商標是否近似及商品或服務是否類似時，具有較大保護範圍，於衡酌商標是否近似而難以決斷時，自有考量據以異議商標著名程度之必要。

且被告採行之「『混淆誤認之虞』審查基準」5.1 商標識別性強弱，亦明定：「識別性越強之商標，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。」

，由是系爭商標既是近似於原告「NOKIA 」之著名商標，客觀上自易使人對其商品之品質、來源及產製主體與原告產生聯想，而致混淆誤認而予誤購之虞，被告及訴願決定機關就此清楚事證未為審認，認定自屬失當。

⒑次按商標之註冊有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞有致相關消費者混淆誤認之虞之判斷因素，除商標之近似與商品之類似外，尚有商標標識力之強弱、競爭商標之申請人是否惡意，相關消費者對各商標的熟悉程度等因素綜合判斷之，亦為混淆誤認之虞審查基準5.6.2 明揭之原則。

本此，消費者對於據以異議商標之熟悉程度應遠大於對於系爭商標之熟悉程度，而為相關消費者所熟知之商標，據以異議商標亦應受到較高之保護，以維護異議人長期所投注之商業投資成果。

⒒綜上所述，系爭商標與訴願人據以異議商標確屬近似，且據以異議商標為著名商標，系爭商標顯有商標法第23條第1項第12款規定及同條項第13款規定之情形，自屬依法不得申請註冊，被告及訴願決定機關未能詳察，分別所為異議不成立即訴願駁回之處分自非適法，實有依法加以撤銷之必要。

㈡被告主張：⒈商標法第23條第1項第12、13款本文規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。

⒉按商標法第23條第1項第12、13款規定之適用，其中二商標近似為必須具備之要件，又商標近似，係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（「混淆誤認之虞」審查基準5.2.1 參照）。

商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察，系爭商標係由一粗框圓形中央再置放一類似中文「中」字線條之圖形與外文「NAKAi 」由左至右排列所組成，而據以異議之第520889號、第885299號及第909592號等「NOKIA 」商標，則由單純之外文「NOKIA 」所構成，二商標圖樣整體相較，二者外文部分雖均由5 個字母構成，惟其中母音字母「A 、A、I 」與「O 、I 、A 」字母有相當顯著之差異，是二造商標文字設計方式不同，一般消費者並不難區辨其構成字母間之差異，況系爭商標另結合有一圓形設計圖，其整體商標圖樣外觀予人寓目印象繁簡已屬有別。

於讀音上，系爭商標之外文「NAKAI 」讀作「′naka-yi 」，與據以異議商標之外文「NOKIA 」讀音「′nokia 」，亦非完全一致，消費者於交易連貫唱呼之際，尚非不能區辨，是兩造商標於外觀觀念及讀音上，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，猶足資區別，應非屬構成近似之商標，自無首揭商標法各該條款規定之適用。

㈢參加人主張：系爭商標是使用伊的日本姓「中井」，這個姓的羅馬拼音就是NAKAI ，我們公司的大部分產品都是外銷日本，使用在電視機、手機及其他新開發的產品，目前這些產品都是外銷日本，但今年開始有可能在國內銷售。

目前為止系爭商標還沒有使用在指定的商品類別在國內銷售，我們有網站上面有系爭商標，客人可以到網站上看到我們的商品。

伊申請系爭商標註冊時沒有想到NOKIA 這個商標，我們在網站、名片上都有使用中井科技有限公司的中文名稱，申請系爭商標時伊也查過沒有其他人使用NAKAI 作為商標。

理 由

一、本件參加人中井科技有限公司於94年10月14日以如附圖一所示之系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之電腦軟體、電腦硬體、影印機及其組件、影音光碟機、電腦液晶顯示器、液晶電視、音響及其器材、電視機、電線、液晶模組、電話機、傳真機、錄放影機及其器材、積體電路、蒸氣熨斗、行動電話等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1216278 號商標，嗣原告以系爭商標與如附圖二至四所示之據以異議商標構成近似，復指定使用於同一或類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，是以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12 及13 款規定，對之提起異議。

經被告審查，以97年3 月20日中台異字第951257號商標異議審定書為「異議不成立」之處分，原告不服提起訴願，經訴願決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。

是本件應審究者厥為：系爭商標與據以異議商標是否近似，而違反商標法第23條第1項第12款、第13款前段規定？

二、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」

，不得註冊，分別為商標法第23條第1項第12、13款前段所明定，是以不問商標法第23條第1項第12款或第13款前段均以二商標相同或近似，且有致相關消費者混淆誤認之虞為要件，而判斷兩商標是否近似，應以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音於異時異地隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。

三、經查，系爭商標係由一粗框圓形中央置放一設計後類似中文之「中」字線條之圖形與外文粗體之英文字母「NAKAi 」由左至右排列而組成，至如附圖二至四所示之據以異議商標係由未經設計之英文字母「NOKIA 」由左至右排列而組成，雖兩商標皆有「N 」「A 」「K 」「I 」等四個英文字母，然系爭商標之圖形並非習見之圖形，並具有中文之「中」字的意涵，且設計後之圖形之大小與字母相同，復排列於英文字母之前，自足以引起消費者購買商品時之注意，是以兩商標圖樣之整體構圖意匠及寓目印象顯有差異，具有普通知識經驗之一般商品消費者，於異時異地施以普通所用之注意而各別觀察，尚非無從區辨兩商標圖樣於外觀上之差異。

況系爭商標於讀音上，倘以日文發音應讀作「na-ka-yi」，倘以英文發音應讀作「nake」，而據以異議商標依公眾週知之讀音則為「nokia 」，是以消費者於交易時連貫唱乎其讀音，亦非相同或近似。

再者，系爭商標之「NAKAi 」於觀念上為參加人公司特取名稱「中井」之日文讀音，並無其他外文語詞之意義，亦與據以異議商標之「NOKIA 」於觀念上顯不相同或近以，故系爭商標與據以異議商標於異時異地隔離觀察，其外觀、觀念或讀音均非相同或近似，一般商品消費者當可分辨其差異，應非構成近似之商標，自無引起混同誤認之虞。

四、原告另主張據以異議商標之識別性甚強，且為著名商標，而為我國相關公眾及消費者所熟識，故系爭商標應受較高之保護，且兩商標指定商品相同，銷售管道重疊，顯有致消費者混淆誤認之虞。

經查，系爭商標係指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之電腦軟體、電腦硬體、影印機及其組件、影音光碟機、電腦液晶顯示器、液晶電視、音響及其器材、電視機、電線、液晶模組、電話機、傳真機、錄放影機及其器材、積體電路、蒸氣熨斗、行動電話等商品，而與據以異議之第520889號商標係指定使用於電視機、通訊器材等商品（見異議卷第15頁），及據以異議之第0885299 號商標指定使用於電話、無線電話、傳真機等商品相同（見異議卷第16、17頁），是以系爭商標與據以異議商標所指定之商品確有部分同一或類似之情事，且據以異議商標經美國商業週刊評選為2006年全球最佳100 名品牌排名第6 名，而為著名之商標，且為相關消費者所熟悉之商標，亦有商業週刊之影本附卷可按（見異議卷第43、44頁），然依原告所呈之新聞資料顯示，據以異議之「NOKIA 」商標之著名性主要係使用於行動電話之通訊商品（見異議卷第37、42 、44 頁），而系爭商標與據以異議商標所指定使用之同一商品，包括電視機、通訊器材、電話、無線電話、傳真機等商品，其銷售價格均較高，其消費者於購買時通常會施以較高之注意程度，且系爭商標為參加人公司特取名稱「中井」之日文讀音，業如前述，是以參加人申請註冊使用系爭商標，尚難認有何積極攀附據以異議商標商譽之惡意。

綜上，經審酌系爭商標與據以異議商標並非近似，即已大幅降低相關消費者誤認或聯想兩商標間係來源同一或有加盟授權等關係之可能性，縱系爭商標係著名商標，而應強化其保護，避免他人任意攀附其信譽，惟其權利保護範圍仍無從擴及非近似之標識，而剝奪他人進入市場競爭之機會，復參酌兩商標所指定商品相同或類似之程度、兩商標識別性之強弱、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意等因素加以綜合考量，尚難認兩商標間有何使相關消費者混淆誤認之虞。

五、綜上，系爭商標與據以異議商標並未構成近似，亦未導致相關消費者混淆誤認之虞，即無商標法第23條第1項第12款、第13款前段規定之適用。

從而，被告所為異議不成立之處分，於法並無不合。

訴願決定予以維持，亦屬妥適。

原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭商標作成撤銷註冊之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 97 年 12 月 11 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 12 月 11 日
書記官 周其祥