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智慧財產法院行政判決
97年度行專訴字第44號
民國98年1月8日辯論終結
原 告 甲○ ○○ ○○
邦股份有限公司）
代 表 人 乙○ ○○○○○○
oard)
訴訟代理人 黃章典律師（兼送達代收人）
簡秀如律師
丁○○( 專利代理
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 丙○○（局長）
訴訟代理人 戊○○
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國97年7月17日經訴字第09706109990號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下︰
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告民國91年4 月9 日第091107084 號發明專利再審查申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰原告前於民國91年4 月9 日以「導電組合物於電子線路中之用途」向被告智慧財產局申請發明專利，同時以受理國家為英國、申請日為2001/04/09，申請案號數為1.0000000. 1號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查。
嗣原告復於92年2 月18日向被告申請將上述發明名稱修正為「用於提高導電性圖案電阻率之組合物及方法」並修正部分申請專利範圍，經被告審查，不予專利。
原告不服，於93年1 月6 日提出再審查並提出系爭案申請專利範圍修正本；
旋於96年6 月29日再提出系爭案申請專利範圍修正本。
後原告於96年9 月20日到被告進行面詢程序，並於96年11月27日提出系爭案申請專利範圍修正本。
經被告依原告96年11月27日所提出系爭案申請專利範圍修正本併卷附資料審查，以97年3 月18日（97）智專三（二）01143 字第09720141390號專利再審查核駁審定書為「系爭案應不予專利」之處分。
原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：㈠原處分雖「述及」系爭案之各請求項，惟未明確分析各該內容、亦未比較各請求項與引證案1及引證案2之差異；
對於不同請求項，被告以完全相同之理由「說明」其不予專利之審查意見，可由審定書第 (三)1 點將申請專利範圍第4-6項、申請專利範圍第8-9項合併「說明」不予專利之理由（事實上並未具體說明，構成理由不備）；
審定書第 (三)2點中，將申請專利範圍第13-15項及申請專利範圍第17-18項合併「說明」其「不予專利之理由（仍未具體說明），即可證明。
前述各請求項之構成要件有不同，被告卻冠以完全相同之解釋及審定理由，顯已違反專利審查基準之「逐項審查原則」，且理由不備，其原處分應予撤銷。
㈡被告審定系爭案不予專利，主要係援引JP00-00000( 下稱引證案1)及US0000000(下稱引證案2)為據，認為系爭案第1 至22項不符專利法第22條第4項「進步性」之要件。
惟依專利審查基準，審查「進步性」，應考慮「發明所欲解決之問題」、「技術領域」及「組合之動機」等節。
原告於系爭案再審查階段雖曾多次說明引證案1 與系爭案分屬不同技術領域、所欲達成之目的亦不同( 引證案1 在於「避免導體電阻上升」，而系爭案卻在「提高導體電阻率」) ，且系爭案之發明具有無法預期之功效，故系爭案所屬技術領域中具有通常知識者，根本無「動機」將引證案1 與其他引證案組合以完成系爭案之發明，亦無法預期系爭案之功效；
被告於原處分中未說明不採原告答辯之理由。
原處分理由不備、違反行政程序法第43條及第9條規定之情事，至為明顯。
㈢原告申復理由係分別比較系爭案與引證案1 、2 之差異，被告並未說明不採之理由，僅於審定書第二點以「系爭案與引證案1 、2 之相同點」即論斷系爭案「必可由引證案之組合而輕易完成」。
若原告所述之「差異點」果存在，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否真能由引證案之中被告稱之「相同點」而「組合」成系爭案之發明整體？被告未加以說明。
㈣對審定書理由 (二)2，原告於96年11月26日提出之申復說明書，其中第（七）點除強調系爭案具有「有效提高電阻率」之功效外，尚述及其具備「與玻璃間良好黏著性」及「電阻率易於控制及預測」等無法預期之優異功效。
審定書略於審酌對前述優異功效，亦未基於該等功效以比對其與引證案之異同，判斷系爭案是否具備進步性。
㈤系爭案申請專利範圍第1項業經修正限縮至一種包含特定組合物之汽車除霧或除霜用之加熱元件，其具有大於10μΩm之電阻率，以達到「提高電阻率」、「提高焊料黏著」、「電阻率易於控制及預測之功效」( 如說明書第12頁末段) 。
然引證案1 不僅未有將該導體材料應用於加熱元件之教示或建議，亦未揭示其中組合物之電阻率，更未對其中組合物是否具備「可提高電阻率」、「提高黏著性」及「使電阻率易於控制及預測」之特性有任何之教示與建議；
引證案1 所述發明之目的在於「防止導體電阻上升」，與系爭案欲達成「提高電阻率」之目的完全相反。
被告亦未說明該發明所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證案1 完全相反之教示，能有任何「動機」而將之與引證案2 之技術內容相「組合」，而導出系爭案之發明。
㈥被告於其審定書中僅稱「引證案1 雖未揭示將該導體材料應用於加熱元件，惟引證案2 已揭示類似組成導體作為於汽車後窗玻璃加熱除霧器之應用，由引證案2 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依引證案1 所揭示技術內容簡單改變而輕易完成本項之發明」云云，即判斷系爭案之發明不具進步性，惟該審定書對於「引證案2 與引證案1如何結合」、「所結合者為各引證案中之何部分技術內容」、「該發明所屬技術領域中具有通常知識者何以在引證案1相反教示下猶會將之與引證案2 相結合」等節、請求項中其他技術特徵均未表示任何意見，顯有理由不備之重大瑕疵，甚為明確。
再者，系爭案共有四項獨立項，其中申請專利範圍第1項之標的為「加熱元件」，第10項之標的為「一種提高導電性圖案之電阻率之方法」，第21項之標的略為「一種... 鋅微細分割顆粒」，而第22項之標的則為「一種提高導電性圖案之電阻率之方法」，四者之技術內容及特徵均不相同。
然原處分卻幾乎一字不漏抄用完全相同之理由，作為核駁之依據。
㈦系爭案申請專利範圍第2項除具有申請專利範圍第1項之所有技術特徵，更額外界定含銀粉末、玻璃料、含鋅粉末，申請專利範圍第2項之內容亦為系爭案說明書實施例 (第15頁表1) 所例示之較佳態樣，其已由實驗證實可達成系爭案所欲之功效。
原處分僅以「申請專利範圍第2項，其可由引證案2揭示玻璃組成 (第2欄第23~47行)內容之教示輕易完成」為由，核駁第2項所請發明。
惟查引證案2第2欄第23~47行之揭示與系爭案申請專利範圍第2項額外界定之技術特徵差異甚大，系爭案發明所屬技術領域中具通常知識者無法由其內容輕易完成申請專利範圍第2項所請發明，故原處分所載之核駁理由非適法。
㈧系爭案申請專利範圍第3項為申請專利範圍第1項之附屬項，被告以該項「可由引證案2揭示液體媒劑係為有機介質內容之教示輕易完成」為據核駁其進步性。
然查，第3項既為第1項之附屬項，當然仍包含第1項之所有技術特徵。
而引證案2並未揭示第1項之 (c)成分「含鋅粉末」，原告已多次說明，被告亦不否認。
則引證案2即便提及「液體媒劑係為有機介質」之技術內容，所屬技術領域中具有通常知識者，如何能由引證案2推得系爭專利第3項之完整發明（其包含 (c)成分「含鋅粉末」）？被告顯未逐項予以審查。
㈨系爭案申請專利範圍第4 至6 項為申請專利範圍第2項之附屬項，而第2項又為第1項之附屬項；
其中申請專利範圍第4項額外界定成分(c) 包括金屬鋅顆粒、第5項額外界定成份(c) 包括含鋅合金之顆粒、第6項界定成份(a) 包含銀顆粒。
暫不論前述各請求項所「附加」之技術特徵本身是否可由引證案1 之揭示所輕易思及，既然該等請求項均仍包含申請專利範圍第2項及第1項之所有技術特徵，而由引證案1根本未揭示、且無法輕易推及第1 及第2項之技術內容，則舉重明輕，引證案1 當然未揭示、亦無法由引證案1 之內容輕易完成申請專利範圍第4 、5 及6 項之「全部」技術特徵。
被告卻僅稱「申請專利範圍第4-6 項可由引證案1 揭示組合物成分變化內容之教示輕易完成」，顯屬理由不備。
㈩系爭案申請專利範圍第7項為申請專利範圍第1項之附屬項，其額外界定所有顆粒之粒徑皆介於0.01至20微米之間。
由系爭案說明書第11頁之教示可知，粒徑大小會影響金屬之燒結特性，若金屬顆粒之粒徑太大，燒結速率會降低，因此粒徑之大小較佳應不大於20微米。
然被告於原處分中僅以「申請專利範圍第7項，可由引證案1粉末成份 (申請專利範圍)內容之教示輕易完成」為由，核駁申請專利範圍第7項之進步性，惟查引證案1之申請專利範圍根本未提及粉末之粒徑，全文亦未揭示粒徑對於燒結速率之影響。
被告顯未仔細審酌其自己引證文獻之內容，其行政處分並非正確。
系爭案申請專利範圍第8項為申請專利範圍第1項之附屬項，其中額外界定成分 (a)、(b)及 (c)之總量，其餘為液體媒劑，為了有效分散固體顆粒，液體媒劑應以組合物之約5 至50 重 量% 存在為佳( 參說明書第10頁) 。
系爭申請專利範圍第8項中界定成分(a) 、(b) 及(c)(固體) 佔72至95重量% ，亦即表液體媒劑佔5 至28% 。
被告於原處分中僅稱「申請專利範圍第8項，可由引證案1 揭示組合物重量百分比變化(申 請專利範圍) 內容之教示輕易完成」云云，惟引證案1 根本未教示液體媒劑，顯然原處分中核駁申請專利範圍第8項之理由不備。
系爭案申請專利範圍第9項額外界定之技術特徵為實施系爭案發明時組成(b) 之較佳範圍(2至15重量%)，此範圍並未為引證案1 之申請專利範圍所揭示；
被告卻以寥寥數語泛稱「申請專利範圍第9項可由引證案1 揭示組合物重量百分比變化（申請專利範圍）內容之教示輕易完成」，不知其理安在？系爭案申請專利範圍第10至18項所請為申請專利範圍第1至9項所請加熱元件之製造方法；
依據專利審查基準之規定，新物品或新物質之製法當然亦具可專利性。
因此同前所述，被告對申請專利範圍第10至18項之審查亦屬理由不備。
申請專利範圍第19項進一步界定申請專利範圍第10項所請方法之步驟，申請專利範圍第20項進一步界定申請專利範圍第10項所請之方法包括網印，其中亦包含申請專利範圍第10項之所有技術特徵。
同前述理由，被告對申請專利範圍第19及20項之審查非適法，且原處分中之核駁理由不備。
聲明：訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告作成「第091107084 號發明專利申請案應予專利」之處分。
三、被告之主張：㈠系爭案申請專利範圍第4~6 項係依附於審定不予專利之申請專利範圍第1項或第2項，系爭案申請專利範圍第4項為「根據申請專利範圍第2項之加熱元件，其中成分(c) 包括金屬鋅顆粒」、第5項為「根據申請專利範圍第2項之加熱元件，其中成份(c) 包括含鋅合金之顆粒」、第6項為「根據申請專利範圍第2項之加熱元件，其中成份(a) 包括銀顆粒」; 第4~6 項主要附加特徵均僅為加熱元件中，成份(c) 或成份(a) 之成份變化，審定書所載理由「申請專利範圍第4~6 項可由引證案1 揭示組合物成份變化( 申請專利範圍)內容所教示，不符專利法第22條第4項之規定」之論述並無違誤，蓋引證案1 業已揭示一種厚膜導體( 申請專利範圍)，其包括由49~91 重量% 的貴重金屬粉末( 如銀、金、鈀及鉑) 、6~20重量% 的玻璃料及3~31重量% 的由鋅、鋁與錫之一或多種所組成的粉末所構成，其具有與系爭案所揭示之加熱元件之組合物重疊之組成比，系爭案申請專利範圍第4~6項所揭示鋅成份(c) 或銀成份(a) 之成份變化，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證案1 所揭示技術內容簡單改變成份所能輕易完成，不符專利法第22條第4項之規定；
相同之理由亦適用於申請專利範圍第13~15 項。
另系爭案申請專利範圍第8~9 項係依附於審定不予專利之申請專利範圍第1項，本案申請專利範圍第8項為「根據申請專利範圍第1項之加熱元件，其中成份(a) 、(b) 及(c) 之總量係組合物之72至95重量百分比」、第9項為「根據申請專利範圍第1項之加熱元件，其中成份(b) ，係以存在於組合物中之總固體之2至l5 重量百分比的量存在」，主要附加特徵均僅為加熱元件中成份(a) 、(b) 及(c) 總量之重量百分比或成份(b) 之重量百分比，審定書之理由為「申請專利範圍第8-9 項，可由引證案1 揭示組合物重量百分比變化( 申請專利範圍) 內容所教示，不符專利法第22條第4項之規定」，蓋因引證案1業 已揭示一種厚膜導體( 申請專利範圍) ，其包括由49~91 重量% 的貴重金屬粉末( 如銀、金、鈀及鉑)、6~20重量% 的玻璃料及3~31重量% 的由鋅、鋁與錫之一或多種所組成的粉末所構成，其具有與系爭案所揭示之加熱元件之組合物重疊之組成比，系爭案申請專利範圍第8~9 項所揭示銀成份(a) 、玻璃成份(b) 及鋅成份(c) 之重量百分比變化，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證案1所揭示技術內容簡單改變重量百分比所能輕易完成，不符專利法第22條第4項之規定。
相同之理由亦適用於申請專利範圍第17、18項。
㈡系爭案於再審查、面詢及訴願階段曾多次說明引證案1 與本案均屬相同技術領域，並以兩案之國際專利分類(IPC) 碼加以說明，惟原告未正視該客觀事實，仍主觀認為兩案分屬不同技術領域。
按系爭案之IPC 為H01B 1/02 ，引證案1 之IPC 為H01B 1/16 ，其四階分類碼均為H01B 1，均係有關「按導電材料特性區分之導體或導電物體；
用作導體之材料選擇」之導體材料相關技術領域，引證案1 與系爭案屬相同技術領域乃至為明確。
再者，導體電阻R 與電阻長度L 、截面積A 、導體種類( 電阻率或稱電阻係數ρ) 之關係R=( ρL)/A，增加ρ或L 、或減少A ，將會提高R 值乃依公式可得到之簡單電阻值變化關係，此習知技術亦為原告所認知而揭示於系爭案說明書之[ 發明背景] 部份( 說明第4 頁第5 行至第8 頁第16行) 。
查引證案1 業已揭示一種厚膜導體( 申請專利範圍) ，其包括由49~91 重量% 的貴重金屬粉末( 如銀、金、鈀及鉑) 、6~20重量% 的玻璃料及3~31重量% 的由鋅、鋁與錫之一或多種所組成的粉末所構成，其具有與系爭案所揭示之加熱元件之組合物重疊之組成比( 亦即可具有如系爭案相同之電阻率ρ) ，系爭案對於相同導體材料之固有性質，例如電阻率界定或導體材料之其他性質描述，明顯地亦呈現於引證案1之 導體材料，原告對於與引證案1 相同導體材料之固有性質描述，宣稱具有無法預期之功效，該理由並不成立; 引證案1 雖未揭示該導體材料於加熱元件之應用，惟引證案2 業已揭示類似組成導體作為於汽車後窗玻璃加熱除霧器之應用(說 明書第1 欄第2 段) ，由引證案2 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依引證案1 所揭示技術內容簡單改變而輕易完成系爭案之發明，不符專利法第22條第4項之規定，其處分理由完備且無違反行政程序法之情事。
㈢系爭案與引證案1 之第一點差異性，僅在於簡單地揭示系爭案「即提昇電阻值以將電流轉化散逸出熱能，而達諸如除霜或除霧的目的」，該利用導體電阻值以將電流轉化散逸出熱能之技術乃習知之焦耳定律陳述，該定律由英國人士詹姆士‧焦耳（James Prescott Joule）於1840年提出如下：通電導體中每秒所產生的電功率P ，等於其電阻R 乘上電流I 的平方；
而據以達成諸如除霜或除霧的目的則為習知之應用，例如引證案2 業已揭示導體作為於汽車後窗玻璃除霧器之應用( 說明書第1 欄第2 段) ，該差異性實已教示於引證案。
另外系爭案與引證案1 之第二點差異性所揭示之提高電阻的三種方法乃習知導體電阻的大小R 與電阻長度L 、截面積A、導體種類( 電阻率或稱電阻係數ρ) 之關係R=( ρL)/A，增加ρ或L 、或減少A 將會增加R 乃簡單之電阻值變化關係，並不具進步性。
㈣系爭案所請發明與引證案1 技術特徵之差異點係可由引證案2 與本案相同之技術特徵所教示，且上述系爭案所請發明與引證2 技術特徵之差異點係可由引證案1 與系爭案相同之技術特徵所教示；
故於再審查審定書理由( 二) 中說明「第四、五點係分別比較系爭案與引證案1 與引證案2 之差異點而謂系爭案相對於引證案1 與引證案2 具有進步性，惟其忽視系爭案與引證案1 與引證案2 之相同點，以及由該等相同點之組合技術使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可依引證案1 與引證案2 所揭示技術內容簡單組合而輕易完成系爭案發明之事實」，該論述並無不妥，且原處分理由充備。
㈤系爭案之主要技術特徵乃是在習知應用於汽車後窗玻璃加熱元件之導電組合物中，在貴重金屬主成份之外，選擇次要成分為鋅，以達成調整電阻率之目的( 說明書第6 頁第3 段至第7 頁第2 段) ；
惟引證案1 業已揭示一種厚膜導體( 申請專利範圍) ，其包括由49~91 重量% 的貴重金屬粉末( 如銀、金、鈀及鉑) 、6~20重量% 的玻璃料及3~31重量% 的由鋅、鋁與錫之一或多種所組成的粉末所構成，其具有與系爭案所揭示之加熱元件之組合物重疊之組成比( 亦即可具有如系爭案相同之電阻率ρ) ，系爭案對於相同導體材料之固有性質，例如電阻率界定或導體材料之其他性質描述，明顯地亦呈現於引證案1 之導體材料，申請人對於與引證案1 相同導體材料之固有性質描述，宣稱具有無法預期之功效，並不足採；
引證案1 雖未揭示將該導體材料應用於加熱元件，但引證案2 業已揭示類似組成導體作為於汽車後窗玻璃加熱除霧器之應用( 說明書第1 欄第2 段) ，由引證案2 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依引證案1 所揭示技術內容簡單改變而輕易完成本發明，系爭案不符專利法第22條第4項之規定。
此外，該等導體性質並未與系爭案申請專利範圍有直接關聯，另系爭案所揭示之加熱元件具有與引證案1 之組合物相重合之組成比，亦即系爭案與引證案1係使用相同導體物質，相同物質之導體本質上相同乃顯而易見，故不需論述，上述導體性質亦將可出現於引證案1 之導體，系爭案對於習知導體性質之陳述，並不具進步性。
因此，原處分之論述理由充備且無違反行政程序法之情事。
㈥關於系爭案申請專利範圍第1項，引證案1 業已揭示一種厚膜導體( 申請專利範圍) ，其包括由49~91 重量% 的貴重金屬粉末( 如銀、金、鈀及鉑) 、6~20重量% 的玻璃料及3~31重量% 的由鋅、鋁與錫之一或多種所組成的粉末所構成，其具有與本案所揭示之加熱元件之組合物相重合之組成比( 亦即可具有如系爭案相同之電阻率ρ) ，系爭案對於相同導體材料之固有性質，例如電阻率界定或導體材料之其他性質描述，明顯地亦呈現於引證案1 之導體材料，因而達成如系爭案所謂「提高電阻率」、「提高焊料黏著」、「電阻率易於控制及預測」之功效，引證案1 雖未揭示將該導體材料應用於加熱元件，但引證案2 業已揭示類似組成導體作為於汽車後窗玻璃加熱除霧器之應用( 說明書第1 欄第2 段) ，由引證案2 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依引證案1 所揭示技術內容簡單改變而輕易完成申請專利範圍第1項之發明，不符專利法第22條第4項之規定。
㈦系爭案審定書中說明引證案1 業已揭示一種厚膜導體( 申請專利範圍) ，其包括由49~91 重量% 的貴重金屬粉末( 如銀、金、鈀及鉑) 、6~20重量% 的玻璃料及3~31重量% 的由鋅、鋁與錫之一或多種所組成的粉末所構成，其具有與系爭案所揭示之加熱元件之組合物相重合之組成比( 亦即可具有如系爭案相同之電阻率ρ) ，系爭案對於相同導體材料之固有性質，例如電阻率界定或導體材料之其他性質描述，明顯地亦呈現於引證案1 之導體材料，而決定電阻值之習知技術，例如使用相同成份之導體，其電阻係數ρ相同，欲增加電阻值R ，則可簡單地增加導體長度L 或減少截面積A 而達成;相似地，欲減少電阻值R ，則可簡單地減少導體長度L 或增加截面積A 而達成; 另外，亦可變化導體成份以增加或減少ρ而達成增加或減少電阻值R 之功效，所謂提高或降低電阻值之教示，實際上係以上述技術決定一電阻值之習知技術應用變化，其並無原告所謂相反教示之情形，該等習知技術實際上亦為原告所認知而揭示於系爭案說明書之[ 發明背景]部份( 說明書第4 頁第5 行至第8 頁第16行);引證案1 雖未揭示將該導體材料應用於加熱元件，但引證案2 業已揭示類似組成導體作為於汽車後窗玻璃加熱除霧器之應用( 說明書第1 欄第2 段) ，由引證案2 之應用教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依引證案1 所揭示技術內容簡單改變導體材料之應用而輕易完成系爭案之發明。
其中對於「引證案2 與引證案1 如何結合」、「所結合者為各引證案中之何部分技術內容」、「該發明所屬技術領域中具有通常知識者何以在引證案1 相反教示下猶會將之與引證案2 相結合」已有詳盡說明，故原處分理由充備，至為明確。
㈧聲明：原告之訴駁回。
四、本件之爭點：被告以引證一、引證二結合是否可以證明系爭專利獨立項及附屬項均不具進步性？被告對於獨立項、附屬項不具進步性之認定，是否理由不備？
五、本院之判斷如下：㈠按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。
惟「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4項所明定。
所謂「申請前既有之技術」，係指所有已公開之技術，必須其所揭示之內容足以教示或建議熟悉該項技術者，依據申請當時之技術水準能輕易完成某發明專利之申請標的時，該公開之技術或知識始為一具有證據力之引證案。
亦即以發明專利申請案所屬技術領域於申請當時之技術水準，將申請案之發明與技術水準中公然知悉或實施或記載於刊物中之發明（即引證發明）相比較，並就該技術領域基於引證發明是否容易思及或完成申請案之發明，予以邏輯的推斷。
㈡復按判斷進步性時，應整體判斷申請案之發明解決課題之技術手段、目的及效果，並得將其與數引證資料內容的組合（包含將數引證資料之某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行比對判斷。
且因附屬項包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之發明具有進步性，則該附屬項之發明亦具進步性；
倘獨立項之發明不具進步性時，仍應對該附屬項之發明為進步性之判斷。
又「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。
有關逐項審查之審查原則準用被告所制定之專利審查基準章2.3.1 『逐項審查』所載之內容。」
「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」
復經被告相同審查基準第2-3-20頁及第2-3- 29 頁所載明。
是以，關於專利要件之審查應遵守所謂「逐項審查」原則，只要申請專利範圍之請求項有2 項以上時，專利主管機關即應就每一個請求項判斷其專利要件，該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利，而非僅以申請專利範圍單一獨立項作為判斷進步性對象。
此見解及逐項審查原則為最高行政法院所肯認。
（最高行政法院96年判字第1597號判決）。
㈢本件第00000000號「用於提高導電性圖案電阻率之組合物及方法」發明專利申請案，依96年11月27日修正本系爭專利申請專利範圍共有22項，其中第1項、第10項、第21項及第22項為獨立項，餘為附屬項，系爭案系關於含鋅之導電組合物，其主要可用於製造加熱窗中之除霧元件，例如用於汽車光面加工。
該組合物包括(a) 導電性物質、(b) 一或多種無機黏合劑、及(c) 鋅之微細分割顆粒之組合物於在基材上製造導電性圖案時，提高該導電性圖案之電阻率之用途，其中成分(a) 、(b) 及(c) 係分散於液體媒劑中。
引證1 係西元1986年4 月5 日公開之日本昭00-00000號「厚膜用導電ペ─スト」專利案。
引證案2 則係西元1998年7 月21日公開之美國第5,782,945 號「METHOD FOR FORMING SILVER TRACKS ONGLASS 」專利案。
茲就系爭案與引證案1 及引證案2 之技術特徵分別作比較如下：1.系爭案申請專利範圍第1項：⑴系爭案申請專利範圍第1項之加熱元件，其包含實質上由一組合物所組成之糊料，該組合物為分散於液體媒劑中的(a)含銀粉末、(b) 玻璃料及(c) 含鋅粉末，其中含銀粉末的重量百分比為50至75％，玻璃料的重量百分比為2 至20％及含鋅粉末的重量百分比為10至20％；
引證案1 則揭示一種厚膜用導電組成物糊料，其包括由(a)49~91重量％的貴重金屬(如銀、鈀、金、鉑等) 、(b)6~20 重量％的玻璃料、及(C)3 ~31重量％的由鋅、鋁、錫之一種或一種以上所組成的粉末所構成；
足見引證案1 已揭示與系爭案相同組合物相重合之種類及比例，且幾乎完全含蓋。
原告雖於專利申請期間修正申請專利範圍，將所請組合物界定為「加熱元件」，「且其中該加熱元件係塗佈於一基材上並具有大於10μΩcm 之 電阻率，其中該塗佈之基材為汽車之除霧或除霜元件」，該等界定條件乃係將該組合物以「用途」加以限制。
惟查，引證案2 已揭示利用類似之含銀組成分導體（其成分包括(a)銀：10~99.5 重量％、(b) 玻璃料：0~85重量％、及(c)硼：0.01~15 重量％）網版印刷於汽車後窗玻璃以作為加熱除霧之用途（見引證案2 第1 欄第4 至10行及全文) ，引證案2除揭示之組合物之成分(c) 與系爭案有所不同外，引證案1、引證案2 及系爭案皆屬利用厚膜技術將導電材料網版印刷於基板上形成導電圖案之技術，而所揭示者皆係厚膜技術用之導電組合物糊料，且其將導電組合物糊料以網版印刷於基板、乾燥燒結成型等製造技術步驟特徵一樣，技術領域難謂不同。
引證案1 雖未揭示於加熱之應用，惟利用厚膜技術製造加熱單元乃是該技術領域中習知之知識，例如引證案2 即揭示類似組成導體作為於汽車後窗玻璃加熱除霧器之應用，此外亦已揭示於系爭案說明書第4 頁至第8 頁之發明背景中。
而利用導體電阻值以將電流轉化散逸出熱能之技術乃習知之焦耳定律：通電導體中每秒所產生的電功率P ，等於其電阻R 乘上電流I 的平方，此為該技術領域中基本的常識，相同電流流量下，電阻越大，產生的熱能也越大。
系爭案之主要目的在於藉由添加不同的物質以提高導電組合物之電阻，惟引證案1 第2 頁左下欄第10至19行中亦已揭示導電材質中鋅、鋁、錫之含量比例增加，導電材質之電阻將增加。
此外，系爭案強調所請組合物兼具良好之黏著性，而引證案1 第2 頁左下欄最末行至右下欄第4 行中即有揭示玻璃料含量太低，黏著性將降低，而玻璃料含量太高則將使導體間接觸的電阻升高。
此外引證案1 第2 頁左下欄第10至19行中亦說明如果鋅、鋁、錫之含量過高亦將會影響黏著性。
因此引證案1 所提出之組合物組成即已包括兼顧良好的粘著性而提出之較佳組成範圍。
是以，系爭案所屬技術領域中具通常知識者，可依引證案1 與引證案2 所揭示技術內容簡單組合而輕易完成系爭案發明已足明顯，且未具有不可預期之功效，難謂具進步性。
⑵原告雖主張引證案1 並未揭示系爭案組合物「具有大於10μΩcm之電阻率」、亦未揭示爭案組合物另可達到「電阻率易於控制及預測」之功效云云。
然查，系爭案所請組合物已為引證案一所揭示之組合物重合或一幾乎完全含蓋，業如前述，而相同組成之物質自然具有相同之固有性質，原告上開主張，尚非可採。
至原告主張系爭案申請專利範圍第1項中組合物係分散於「液體媒劑」中，引證案1 及引證案2 並無該成分，自難以引證案組合以證明系爭專利不具進步性云云。
惟查，系爭案與引證案1 、引證案2 同屬利用厚膜技術將導電材料網版印刷於基板上形成導電圖案之技術，皆係將導電組合物糊料以網版印刷於基板、乾燥燒結而成型。
其中各組成分例如銀粉末、玻璃料、鋅等金屬皆為固體粉末，需先以液體做為媒劑使其成糊狀，以使其組成均勻並便於後續之處理，而於乾燥燒結成型後，該液體媒劑即被移除( 經燒結而乾燥) ，而僅留下固體成分，此乃該技術領域中具通常知識者週知之常識。
引證案1 之申請標的係一種厚膜用導電「糊料」而非固體粉末，其中即已包含液體媒劑；
此外引證案2第3 欄第23至27行亦揭示使用媒劑做為固體成分之載體，另外引證案2 之實施例1(見第6 欄第32至36行) 中亦揭示該糊料為由75％之固體成分及25％之有機媒劑( 為液體) 組成，皆已揭示該「液體媒劑」之特徵，是以原告以系爭案申請專利範圍第1項中組合物係分散於「液體媒劑」而據以主張系爭案相對於引證案1 及引證案2 的組合具進步性之理由並不可採。
⑶原告另主張引證案1 之目的為「防止導體電阻上升」與系爭案「提高電阻率」之目的完全相反云云。
然查，決定電阻值之習知技術，例如使用相同成分之導體，其電阻係數ρ相同，欲增加電阻值R ，則可簡單地增加導體長度L 或減少截面積A 而達成；
相似地，欲減少電阻值R ，則可簡單地減少導體長度L 或增加截面積A 而達成；
另外，亦可變化導體成分以增加或減少ρ而達成增加或減少電阻值R 之功效，所謂提高或降低電阻值之教示，實際上係以上述技術決定一電阻值之習知技術應用變化，而引證案1 第2 頁左下欄第10至19行中確已揭示導電材質中鋅、鋁、錫之含量比例增加，導電材質之電阻將增加，並無原告所稱相反教示之情形，原告前開主張，亦非可採。
⑷綜合上述，系爭案申請專利範圍第1項為該技術領域中具通常知識者藉由引證案1 及引證案2 之教示而能輕易完成者，且未具有不可預期之功效，尚難謂具進步性，原處分就此之認定，尚無不合。
2.系爭案申請專利範圍第2項：系爭案申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，附屬特徵為進一步界定「銀粉末係選自由銀與鎳混合物及含有至少50重量％具有大於1.0 微米顆粒尺寸的銀顆粒之銀粉末所組成之群」、及界定玻璃料之組成範圍( 選自如申請項中所界定之群組) 、以及界定含鋅粉末係選自「金屬鋅顆粒、含鋅合金之顆粒、及在加熱作用下實質上轉化為金屬的鋅衍生物」。
被告之原處分理由第( 三) 之1 點雖謂「申請專利範圍第2項，其可由引證案2 揭示玻璃組成( 第2 欄第23~47 行)內容之教示輕易完成，不符專利法第22條第4項之規定」云云。
惟查，被告並未詳載其認定理由，所述已屬無據，且細繹引證案2 第2 欄第23~47 行並未揭示玻璃料之組成，亦未揭示「銀粉末係選自由銀與鎳混合物及含有至少50重量％具有大於1.0 微米顆粒尺寸的銀顆粒之銀粉末所組成之群」之特徵，被告於本院言詞辯論時亦承認此為誤載等語（見本院言詞辯論筆錄），是以原處分顯有理由不備之違法情形，系爭案申請專利範圍第2項實質上是否具進步性應另為論斷。
3.系爭案申請專利範圍第3項：系爭案申請專利範圍第3項為第1項之附屬項，附屬特徵為進一步界定其中該液體媒劑為「有機介質」，惟該特徵已揭示於引證案2 第3 欄第23~27 行，因此就整體而論，系爭案所屬技術領域中具通常知識者，可依引證案1 與引證案2 所揭示技術內容簡單組合而輕易完成申請專利範圍第3項之特徵，且未具有不可預期之功效，因此系爭案申請專利範圍第3項並不具進步性，原處分就此之認定，尚無不合。
4.系爭案申請專利範圍第4 至6 項：系爭案申請專利範圍第4 至6 項為第2項之附屬項，附屬特徵為分別進一步界定(c) 包括金屬鋅顆粒、及界定(c) 包括含鋅合金之顆粒、及界定(a) 包括銀顆粒。
惟基於系爭案申請專利範圍第2項實質上是否具進步性，被告原處分理由顯有理由不備之情事，業如前述，故同理，被告原處分理由亦同無法據以論斷其附屬項第4 至6 項是否具進步性，被告明顯有理由不備之情事。
5.系爭案申請專利範圍第7項：系爭案申請專利範圍第7項係第1項之附屬項，附屬特徵為進一步界定「實質上所有顆粒皆係在0.01至20微米之範圍內」。
被告於原處分理由第( 三) 之1 點僅謂「申請專利範圍第7項，可由引證案1 粉末成份( 申請專利範圍) 內容之教示輕易完成，不符專利法第22條第4項之規定」，惟查引證案1 之申請專利範圍並未有任何粒徑之界定，此亦為被告於本院言詞辯論時所不爭執，故第7項實質上是否具進步性應另有論斷，被告明顯有理由不備之情事。
6.系爭案申請專利範圍第8 及9 項：系爭案申請專利範圍第8 及9 項係第1項之附屬項，分別進一步界定成分(a) 、(b) 及(c) 之總量係組合物之72至95重量百分比、及界定成分(b) 係以存在於組合物中之總固體之2 至15重量百分比的量存在。
第8 及9 項係對第1項之成分範圍之縮限，該成分組成已為引證案揭示之組合物成分重合，因此就整體而論，系爭案所屬技術領域中具通常知識者，可依引證案1 與引證案2 所揭示技術內容簡單組合而輕易完成申請專利範圍第8 及9 項之特徵，且未具有不可預期之功效，所請並不具進步性，原處分就此之認定，尚無不合。
7.系爭案申請專利範圍第10項：系爭案申請專利範圍第10項所請為：「一種提高導電性圖案之電阻率之方法」，其實質技術特徵與第1項完全相同，故理由同第1項，為該技術領域中具通常知識者藉由引證案1及引證案2 之教示而能輕易完成者，尚難謂具進步性，原處分就此之認定，尚無不合。
8.系爭案申請專利範圍第11項：系爭案申請專利範圍第11項為第10項之附屬項，附屬特徵為進一步界定「銀粉末係選自由銀與鎳混合物及含有至少50重量％具有大於1.0 微米顆粒尺寸的銀顆粒之銀粉末所組成之群」、及界定玻璃料之組成範圍( 選自如申請項中所界定之群組) 、以及界定含鋅粉末係選自「金屬鋅顆粒、含鋅合金之顆粒、及在加熱作用下實質上轉化為金屬的鋅衍生物」。
原處分理由第( 三) 之2 點僅謂「申請專利範圍第11項，其可由引證案2 揭示玻璃組成( 第2 欄第23~47 行) 內容之教示輕易完成，不符專利法第22條第4項之規定」，惟查引證案2 第2 欄第23~47 行並未揭示玻璃料之組成，亦未揭示「銀粉末係選自由銀與鎳混合物及含有至少50重量％具有大於1.0 微米顆粒尺寸的銀顆粒之銀粉末所組成之群」之特徵，且被告於本院言詞辯論時亦自承該引證案並未揭示等語，故第11項實質上是否具進步性應另有論斷，被告明顯有理由不備之情事。
9.系爭案申請專利範圍第12項：系爭案申請專利範圍第12項為第10項之附屬項，附屬特徵為進一步界定其中該液體媒劑為「有機介質」，惟該特徵已揭示於引證案2 第3 欄第23~27 行，因此就整體而論，系爭案所屬技術領域中具通常知識者，可依引證案1 與引證案2 所揭示技術內容簡單組合而輕易完成申請專利範圍第12項之特徵，且未具有不可預期之功效，所請並不具進步性，原處分就此之認定，尚無不合。
10.系爭案申請專利範圍第13至15項：系爭案申請專利範圍第13至15項為第11項之附屬項，附屬特徵為分別進一步界定(c) 包括金屬鋅顆粒、及界定(c) 包括含鋅合金之顆粒、及界定(a) 包括銀顆粒。
惟基於申請專利範圍第11項實質上是否具進步性，被告原處分理由顯有理由不備之情事，故同理，被告原處分理由亦尚無法據以論斷系爭案附屬項第13至15項是否具進步性，被告明顯有理由不備之情事。
11.系爭案申請專利範圍第16項：系爭案申請專利範圍第16項係第10項之附屬項，附屬特徵為進一步界定「實質上所有顆粒皆係在0.01至20微米之範圍內」。
原處分理由第( 三) 之2 點僅謂「申請專利範圍第16項，可由引證案1 粉末成份( 申請專利範圍) 內容之教示輕易完成，不符專利法第22條第4項之規定」，惟查引證案1之申請專利範圍並未有任何粒徑之界定，且為被告於本院言詞辯論時所不爭執，故第16項實質上是否具進步性應另有論斷，被告明顯有理由不備之情事。
12.系爭案申請專利範圍第17及18項：系爭案申請專利範圍第17及18項係第10項之附屬項，附屬特徵為分別進一步界定成分(a) 、(b)及(c) 之總量係組合物 之72 至95重量百分比、及界定成分(b) 係以存在於組合物中之總固體之2 至15重量百分比的量存在。
第17及18項係對第10項之成分範圍之縮限，第10項該成分組成已為引證案揭示之組合物成分重合，業如前述，因此就整體而論，系爭案所屬技術領域中具通常知識者，可依引證案1 與引證案2 所揭示技術內容簡單組合而輕易完成申請專利範圍第17及18項之特徵，且未具有不可預期之功效，所請並不具進步性，原處分就此之認定，尚無不合。
13.系爭案申請專利範圍第19項：系爭案申請專利範圍第19項係第10項之附屬項，附屬特徵為進一步界定「其中該導電性圖案之製造包括將該組合物塗佈至基材，該成份(a) 、(b) 及(c) 係分散於媒體劑中；
及將經塗佈基材燃燒，以達成微細分割顆粒之燒結至基材」。
惟查該界定步驟係厚膜網版印刷之一般技術，且亦已揭示於引證案2 第1 欄第51行至第2 欄第22行中，因此就整體而論，系爭案所屬技術領域中具通常知識者，可依引證案1 與引證案2所揭示技術內容簡單組合而輕易完成申請專利範圍第19項之特徵，且未具有不可預期之功效，所請並不具進步性，原處分就此之認定，並無不合。
14.系爭案申請專利範圍第20項：系爭案申請專利範圍第20項係第19項之附屬項，附屬特徵為進一步界定「其中該製造包括網印方法」。
惟查該界定步驟係厚膜網版印刷之一般技術，且亦已揭示於引證案2 第6 欄第29~46 行中，因此就整體而論，系爭案所屬技術領域中具通常知識者，可依引證案1 與引證案2 所揭示技術內容簡單組合而輕易完成申請專利範圍第20項之特徵，且未具有不可預期之功效，所請並不具進步性，原處分就此之認定，並無不合。
15.系爭案申請專利範圍第21項：系爭案申請專利範圍第21項所請「一種於一組合物中之用於提高由該組合物製得之導電性圖案之電阻率的鋅微細分割顆粒，該組合物另包括分散於液體媒劑中之(a) 含銀粉末及 (b)玻璃料。」
，其特徵已揭示於引證案1( 見申請專利範圍) ，為該技術領域中具通常知識者可輕易完成者，且未具有不可預期之功效，所請並不具進步性，原處分就此之認定，亦無不合。
16.系爭案申請專利範圍第22項：系爭案申請專利範圍第22項所請「一種提高導電性圖案之電阻率之方法」，其實質技術內容與系爭案申請專利範圍第1項之差異在於組成分比例有所差異，其餘實質特徵相同，且該成分組成仍為引證案1 所揭示之組合物成分所重合，其餘理由同第1項，為該技術領域中具通常知識者藉由引證1 及引證2 之教示而能輕易完成者，尚難謂具進步性，原處分就此之認定，亦無不合。
17.綜上而論，系爭案申請專利範圍第1 、3 、8 、9 、10、12、17、18、19、20、21、22等項該技術領域中具通常知識者藉由引證案1 及引證案2 之教示而能輕易完成者，尚難謂具進步性，原處分就此之認定並無違誤，原告前開主張，固非可採。
然就系爭案申請專利範圍第2 、4 、5 、6 、7 、11、13、14、15、16各附屬項，原處分之審定顯有理由不備之情事，尚無法據以論斷前述請求項是否不具進步性。
㈣按專利法第43條第2項規定：「經審查不予專利者，審定書 應備具理由。」
又行政程序法第96條第1項規定：「行政處 分以書面為之者，應記載下列事項︰．．．主旨、事實、 理由及其法令依據。
．．．」是知具備行政處分性質之核駁 審定書應記載「理由」，而此所謂記載不予專利之理由，自 係指記載完整之理由而言，否則即因未符上揭法律規定而生 理由不備之違法。
查原處分雖認定系爭專利案之獨立項欠缺 專利要件而不予專利，惟就系爭案申請專利範圍第2 、4 、5 、6 、7 、11、13、14、15、16各附屬項是否具備可專利性 ，卻有理由未明之情事，業如前述，則系爭專利案之前開附 屬項是否具備專利要件即無法自系爭處分之書面記載得知， 是原處分顯有理由不備之違法情形，應可認定。
又依被告所 公告之專利審查基準第二篇第一章第3.6 節進步性審查注意 事項第⑶點「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不 具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」
亦即，被告若認系 爭專利案之獨立項不符專利要件，其附屬項因未必不符專利 要件，則被告即應對於各請求項逐一進行審查並分別臚列審 查結果，以符規定。
查被告之原處分既有未對系爭專利案前 開附屬項記載不予專利之理由，有如前述，則被告即有違反 其所公告之專利審查基準第二篇第一章第3.6 節進步性審查 注意事項第⑶點之規定，未就前開附屬項為實質審查。
六、從而，原處分之審定理由就系爭案申請專利範圍第2 、4 、5 、6 、7 、11、1 3 、14、15、16各附屬項，顯有理由不備，而有違反被告自訂之專利審查基準之違誤，訴願決定未予糾正，亦有未洽。
原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應由本院將訴願決定原處分均撤銷，以期適法。
又系爭案就前開附屬項是否具進步性而應准予專利，事實尚未臻明確，有待發回被告機關依本院上述法律見解再為審查裁量，本院無從逕予判斷，原告訴之聲明另請求本院逕判命被告對系爭案作成准予專利之處分，尚未達全部有理由之程度，自不應准許，而應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200條第4款、第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 1 月 22 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿
法 官 王俊雄
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 1 月 22 日
書記官 王英傑
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