智慧財產及商業法院行政-IPCA,98,行商訴,49,20090716,3

智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第49號
民國98年7月2日辯論終結
原 告 三井日本料理餐廳有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 林孜俞律師
複代理人 陳筱屏律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 合式有限公司
代 表 人 丙○○
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年1月7日經訴字第09806105200號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：㈠按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111條第1項定有明文。

查原告起訴時訴之聲明第2項為「被告對於原告中華民國97年9月16日申請『三井San jing』商標評定事件，應作成評定成立之行政處分。」

（見本院卷第7頁）。

嗣於民國98年6月1日當庭具狀更正訴之聲明第2項為「被告對於原告申請之中台評字第H00970043號『三井Sanjing』商標評定事件，應作成評定成立之處分。」

（見本院卷第46頁及第48頁），本院認原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自無前揭規定之適用，合先敘明。

㈡參加人合式有限公司經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

二、事實概要：參加人前於95年5月19日以「三井San jing」商標（下稱系爭商標，如附圖上方所示），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「皮夾、皮包、錢包、背包、書包、背囊、腰包、皮箱、背袋、錢袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、公事箱、行李箱、登山袋、鑰匙包、手提包」商品，向被告申請註冊，經該局核准列為註冊第1247018號商標。

嗣原告以其註冊有違商標法第23條第1項第12款、第13款及第14款之規定，對之申請評定，案經被告審查，以97年9 月16日中台評字第H00970043 號商標異議審定書為「主張商標法第23條第1項第12款部分，應予駁回；

主張商標法第23條第1項第13、14款部分，申請不成立」之處分。

原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條 第1項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

三、原告聲明求為判決㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告對於原告申請之中台評字第H00970043號「三井San jing」商標評定事件，應作成評定成立之處分。

並主張：㈠按商標法第48條係規定「同一事實、同一證據及同一理由」必須同時具備，才有一事不再理原則規定之適用。

如以不同事實或不同理由，或同一事實、理由但不同證據，另對先前異議確定後的註冊商標申請評定，仍為法律所允許。

㈡先前異議案據以異議之商標係註冊第0000000號「三井 SANJING Japanese Restaurant及圖」（如附圖中間所示），而本件據以評定商標則為註冊第0000000 號「三井及圖」（如附圖下方所示）。

此二商標所指定之產品或服務，一為米飯類食品，一為餐廳服務類別，應不可認其為具同一性之事實證據，因二商標標的係屬不同，其所欲主張之事實、證據亦有不同，於審查商標是否為近似之際，產品與服務類似判斷需視個案而定，如某甲以「三井」註冊於米飯類產品，今某乙以「三井」註冊於冷熱飲食店相關服務，依上開說法，豈不產生此二商標亦具同一性，而無分差別之謬誤。

故本件評定案與先前異議案所據之事實、證據乃至於理由，並不相同，被告依據商標法第48條之規定，逕行排除原告就商標法第23條第1項第12款之主張，其所為處分係屬不當。

㈢原告於西元1992年成立了第一家店「三井小吃店」，從沒沒無名之小吃店，透過不斷的創新、經營理念之堅持，使得三井日本料理紅遍全台。

如今三井在農安街上已開設了三井本館、上乘三井，並以三井料理美術館進駐敦化南路頂級商圈，至93年為止，三井日本料理一年之所得稅為380 萬元，且資產總額已達8000餘萬元，於餐飲界能有此成績者，依常理推斷，必為極具知名度之餐飲品牌。

再者，依「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」2.1.2.1 中之第5點可知，註冊之多寡及期間，得作為認定該商標是否為著名的參酌因素之一，而原告就「三井及圖」等商標，已獲准註冊使用於各類之飲食類之商品或餐廳之服務多達67件之譜，也顯示據以評定商標之著名程度。

當然喧騰一時的台開案，經由全臺灣媒體全天候放送，更使社會大眾知曉三井日本料理為一高級日式餐廳。

於此，實已足堪認定據爭商標實為一著名商標。

㈣據以評定商標所指定使用之服務/商品，雖不近似於系爭商標，然依「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」2.2點中之說明，適用第23條第1項第12款前段規定時，混淆之虞理論承認判斷混淆誤認之虞的各項參酌因素間具有互動的關係，例如商標著名程度愈高，即使商品/服務類似程度較低，仍易產生混淆誤認之虞。

是以，縱然指定使用之服務/商品並不近似，亦不能當然認為無商標法第23條第1項第12款之適用。

㈤據以評定商標與系爭商標之圖樣文字，不論外觀、讀音或是觀念上幾乎相同，不難發現據以評定商標所設計之三井字體係經特別設計，無論是筆劃拼寫的角度、筆墨呈現之粗細乃至結合，皆有其一定之方式，而系爭商標竟可作完全抄襲，可見其居心叵測。

據以評定商標圖樣文字僅會讓人聯想至精緻日本料理之餐廳，如今系爭商標之註冊將會使得社會大眾對此商標圖樣文字不會留下單一聯想或獨特性的印象，亦即據以評定商標的識別性已被稀釋或弱化。

承上所述，就「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」中關於商標淡化概念的緣起與理論可知，商標淡化保護已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，並且在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，即限於系爭商標與據以評定商標相同或「非常」近似。

申言之，當系爭商標與據以評定商標相同時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞是較容易的。

就本案而言，據以評定商標著名程度已如前述，再者，據以評定商標與系爭商標圖樣文字，乍看之下，根本無從分辨二者差異，亦已符合上述之所稱之「系爭商標與據以評定商標相同或非常近似」之要件。

換言之，系爭商標即有不得註冊之事由，如誤予註冊則主管機關仍應予以撤銷。

又，本案之據以評定商標之圖樣文字，乃經過特殊設計，識別性極高。

若將系爭商標予以撤銷註冊，除了並不會造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，反而有助市場經濟之自由發展，避免有心人利用行政審查之疏漏，乘隙為「搭便車」（free rider）之行為。

㈥又台開案係於95年5月11日爆發，而系爭商標之申請註冊日則為95年5月19日，參加人意圖攀附原告苦心經營之商譽，極為明顯。

由兩造商標為觀察，更可發現其惡意摹仿之故意，原告強烈主張此等行為斷不能容於現今民主文明之社會。

四、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。

為商標法第23條第1項第12款所規定。

又「經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。」

復為同法第48條所明定。

而商標法第48條有關異議案件一事不再理之規定，旨在防止他人於商標異議案件確定後，復持實質相同而形式不同之證據，一再反覆請求評定，致影響商標註冊之安定性，故該條所稱「同一證據」係指同一性之證據而言，縱所提出之證據資料在形式上有所不同，惟其內容實質同一者，仍為同一證據。

㈡本件原告曾於96年3月12日主張系爭商標有違商標法第23條第1項第12款規定，提起異議，而於異議申請書「陸、主張法條及據以異議商標/標章」欄中固僅填列註冊第0000000號「三井日式料理SANJING Japanese Restaurant及圖」商標，惟商標法第23條第1項第12款所定之「著名商標」並不以於國內註冊者為限，且由其異議理由略謂：三井日本料理已於農安街開設三井本館、上乘本館，並進駐敦化南路頂級商圈，且由其所設網站、年繳所得稅額、資產總額，及台開案內線交易之相關報導等，可知「三井」、「MITSUI」等商標已屬著名商標等語，亦足知原告於該異議案中所主張之據以異議商標應非限於前揭註冊第1108321號商標，而應包括其實際使用之「三井」、「MITSUI」等商標（其圖樣如該案所附使用證據，亦包括註冊第1108321號商標之圖樣）。

被告於該異議案之審定書中（96年12月27日中台異字第960279號商標異議審定書）亦已針對原告所提出之主張，斟酌其使用證據，就前揭據以異議商標實際使用於餐飲相關服務是否已達著名程度，及原告據以主張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12款規定是否可採等予以認定，並作成審定。

該審定書嗣經合法送達原告，因原告未提起訴願而告確定在案。

是原告於其後（97年2月22日）再提出本件評定之申請，仍主張同樣之商標圖樣（僅其註冊號數及所指定使用之商品與前揭異議案之據以異議商標有別，然其指定使用之商品或服務間仍不脫原告於前揭異議案中所主張據以異議商標使用之餐飲相關服務之範疇，實質上應可認與前揭異議案中之據以異議商標具有同一性）業經原告使用於餐飲相關服務等已臻著名，並據以謂系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12款規定，且未提出任何新的證據資料以供審酌，似難謂無以同一事實、同一證據及同一理由重覆申請評定之情事，自有商標法第48條不得申請評定規定之適用，原告所提要無足採。

五、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

六、得心證之理由：㈠按「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊」；

「經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。」

商標法第23條第1項第12款、第48條分別定有明文。

而商標法第48條有關異議案件一事不再理之規定，旨在防止他人於商標異議案件確定後，就同一事實、同一理由，復持同一證據，一再反覆請求評定，致影響商標註冊之安定性，故商標法第48條係規定「同一事實、同一證據及同一理由」必須同時具備，始有一事不再理原則規定之適用。

㈡經查，先前異議案據以異議商標係註冊第0000000號「三井SAN JING Japanese Restaurant及圖」，而本件據以評定商標則為註冊第0000000 號「三井及圖」，此二商標所指定之產品或服務，一為米飯類食品，一為餐廳服務類別，應非屬同一證據，是被告依據商標法第48條之規定，駁回原告就商標法第23條第1項第12款部分之申請，實有未洽，本件自應就原告所主張商標法第23條第1項第12款部分，為實體審查。

㈢惟查：⒈依據原告所提出營業銷售額、其就「三井及圖」等商標獲准註冊使用於各類之飲食類之商品或餐廳之服務等資料，均係使用於餐飲商品或服務上，至於95年5月11日全臺灣各媒體就台開案報導之情形，亦僅使社會大眾知曉原告之三井日本料理為一高級日式餐廳，據此雖堪認據以評定商標於系爭商標申請註冊前為相關事業或消費者所普遍知悉，惟其著名程度於系爭商標申請註冊前應僅及於飲食等相關商品及服務上。

⒉次按商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。

原則上創意性商標識別性最強，而以習見事物為內容之任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內容之暗性示商標，其識別性即較弱（「混淆誤認之虞」審查基準5.1參照）。

查本件兩商標之「三井」中文，於系爭商標95年5月19日申請註冊前，甚至於據以評定商標92年11月5日申請註冊前，國內外廠商以該文字作為商標或作為商標主要部分之一申請註冊於各種不同類別之商品或服務者，所在多有，此有被告商標布林檢索資料附卷可稽（見評定卷第36至39頁），是以「三井」中文尚屬習見文字，屬任意性商標，其商標識別性較創意性商標為弱，所受到的保護自無法如同創意性商標所獲得的保護來得大，亦即此種商標並非一旦達到著名後即可擴張到任何商品，仍需要考慮到二商品之關聯性。

再者，系爭商標係指定使用於「皮夾、皮包、錢包、背包、書包、背囊、腰包、皮箱、背袋、錢袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、公事箱、行李箱、登山袋、鑰匙包、手提包」商品，與據以評定商標指定使用餐廳等服務相較，前者係供放置金錢或物品專用之皮包、背袋等商品，後者則為滿足人們口腹之慾的餐飲服務，依一般社會通念，二者商品與服務性質、功能、用途不同，產製者及服務之提供者亦有差異，市場區隔至為明顯。

⒊又按商標法第23條第1項第12款前段規定之立法意旨，乃在避免相關公眾對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞，因此，商標法第23條第1項第12款前段規定時，關於判斷有無混淆誤認之虞，除考量二商標是否近似暨其近似程度、據以評定商標是否著名暨其著名程度外，尚須考量商標識別性的強弱等因素綜合判斷之。

是以，本件兩造商標圖樣固屬構成近似，惟考量「三井」中文，並非原告所獨創，其他廠商於各種不同類別之商品或服務獲准註冊情形所在多有，故其商標識別性較弱。

又據以評定商標如前所述，僅著名於餐飲等相關商品或服務上，其著名程度不高，而所知名之餐飲等相關商品或服務，又與系爭商標所指定使用之商品性質差異甚大，復透過不同之商業管道投放市場，其市場區隔至為明顯，相關公眾實不易發生混淆之情形，故綜合上述因素加以判斷，本件系爭商標之註冊，客觀上應無致相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞。

⒋再按商標法第23條第1項第12款後段「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」之規定，旨在加強對著名商標之保護，以彌補前段「有致相關公眾混淆誤認之虞」對著名商標保護之不足。

換言之，當系爭商標與他人著名商標雖屬相同或近似，惟其所指定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性，而無法適用前段「混淆誤認之虞」之規定時，基於避免著名商標被使用於太多性質上不存在競爭關係之商品或服務，致其識別性被沖淡或減損其信譽，即增訂後段「商標減損」之規定。

因此，對商標減損之適用，據以評定商標之著名程度所表彰之信譽與識別性必須已達為絕大多數的「一般公眾」所普遍認知之程度，較混淆誤認之虞僅需達「相關消費者」所熟知之程度，其適用條件應更為嚴格。

本件就原告所提出之證據資料觀之，據以評定商標之知名度應僅於餐飲等相關商品或服務上為相關事業及消費者所知悉，其著名程度尚非高到當然可擴張至與之完全不具競爭關係之「皮夾、皮包、錢包、背包、書包、背囊、腰包、皮箱、背袋、錢袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、公事箱、行李箱、登山袋、鑰匙包、手提包」商品上。

復審酌「三井」中文之創意性及識別性，其並非原告所獨創，且已被第三人普遍使用於各種不同之商品及服務上，故其商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽遭受減損可能性不高。

綜上因素加以判斷，系爭商標之註冊亦應無減損據以評定商標之識別性或信譽。

⒌綜上所述，系爭商標之註冊應無致相關公眾發生混淆誤認之虞，亦應無減損據以評定商標之識別性或信譽，自無商標法第23條第1項第12款規定之適用。

⒍依原告訴願理由書理由欄僅述及商標法第23條第1項第12款，並未就同條項第13、14款部分敘明理由，並提出證據予以爭執，經查原告於訴願階段既未就此部分提證據及理由，且被告於原處分已敘明二商標固構成近似之商標，惟依一般社會通念，二者品與服務、性質、功能、用途不同，產製者及服務之提供者亦有差異，市場區隔至為明顯，非構成類似商品，應無商標法第23條第1項第13、14款之適用，經核並無不合，則原告主張系爭商標違反商標法第1項第13、14款部分，亦為無理由，附此敘明。

七、綜上所述，被告所為評定不成立之處分，依上說明，其結論並無不合，訴願決定予以維持，前開駁回原告之理由雖非完全相同，但結論相同，無撤銷之必要，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並為命被告作成評定成立撤銷系爭商標註冊之處分，均無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 7 月 16 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 7 月 16 日
書記官 王月伶