智慧財產及商業法院行政-IPCA,98,行專訴,79,20091008,1

智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第79號
民國98年9 月24日辯論終結
原 告 甲○○(LEE,
丙○○(LEE,
上二人共同
訴訟代理人 乙○○○○○○○（
蘇顯讀律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 丁○○（局長）住同上
訴訟代理人 戊○○
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國98年5 月18日經訴字第09806112270 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告等前於民國97年11月27日以「具有自動接合機構的門栓組」向被告申請發明專利（下稱系爭案），同時以受理國家為馬來西亞，申請日為西元2007年11月29日，申請號為PI00000000號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查。

因所檢送文件未備齊，乃於97年12月11日以（97）智專一（二）14016字第09742265140號函通知原告等應於98年3月27日前補送⑴發明專利說明書一式3份，⑵圖式一式3份，並告知其等關於系爭案申請日以說明書及圖式送被告之日為準。

嗣原告等於97年12月9日補正系爭案專利說明書外文本乙式2份於被告，復於97年12月17日補正系爭案專利說明書（中文）及圖式各一式3份於被告。

經被告審查，以98年1月21日（98）智專一（二）15170字第098401309200號函為系爭案申請日為97年12月9 日及系爭案不得主張優先權之處分。

原告不服，提起訴願，經經濟部98年5 月18日經訴字第09806112270 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：㈠系爭案於97年11月27日遞送申請書及優先權證明書時，該優先權證明書中確實同時呈附有系爭案於馬來西亞申請的英文說明書及必要圖式，翻遍專利法、專利法施行細則以及專利審查基準，針對專利申請的規範除規定「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日」外，亦同時規定了「前述所指的說明書及必要圖式可以外文本提出，且於指定期間內補正中文本者，係以外文本提出之日為申請日」；

專利法、專利法施行細則以及專利審查基準中僅規定可以以外文本提出，並無任何規定該外文本送件的格式及方式，實亦無法規範所附送外文本的格式，乃係因所謂外文本即係指該申請案於第一國家申請時的說明書，而不同的國家具有不同的說明書格式乃屬常理，既然相關法令並無規定該外文本送件的格式及方式，因此何以認定，系爭案國際優先權證明文件中同時呈附的外文說明書（含圖式），係與其所認定的外文說明書（含圖式）分屬兩項不同申請程序之必要文件。

況系爭案於97年11月27日遞送系爭案申請書及優先權證明書時呈附的外文說明書（含圖式），與97年12月9日所遞送的純外文說明書（含圖式）為完全相同內容、格式及圖式的說明書英文本，兩者之間無絲毫的差異，卻經被告機關認定，該97年11月27日所遞送的文件中不包含說明書英文本，而97年12月9所遞送的文件係為說明書英文本，兩完全相同內容、格式及圖式的說明書英文本，卻將其認定為不同的文件，實屬不合理。

㈡訴願理由中認為「外文申請書、說明書及必要圖式所揭露之內容，未必全然一致」，這是理所當然，任何的外文申請書於申請當時，為符合申請當時國家的法令，到我國雖然以國際優先權進行申請，勢必針對我國適用法條在不擴張專利範圍條件下，進行調整、修改申請，然與系爭案之爭點並無關聯性，系爭案國際優先權證明文件中的外文說明書包含有完整的發明名稱、發明說明、申請專利範圍及圖式，因此完全無補送中文本後會有變更實質申請內容之疑慮。

㈢最高行政法院98年判字第157號判決認為系爭案申請當時提出的國際優先權證明文件中同時呈附的外文說明書（含圖式），係與其所認定的外文說明書（含圖式）分屬兩項不同申請程序之必要文件，惟上開案例中所出現的問題為「同時聲明主張優先權，因上訴人於申請時僅檢附申請書......及原文說明書（不含原文申請專利範圍）文件」，而依專利法第25條、第26條第1項與審查基準相關規定，說明書及必要圖式以外文本提出者至少必須載有「發明名稱」、「發明說明」及「申請專利範圍」三項，是以上開案例之外文本係缺乏「申請專利範圍」，而反觀系爭案不僅具有主張國際優先權之證明文件正本及首頁影本各乙份、首頁中譯本2份，外文說明書中包含有完整的發明名稱、發明說明、申請專利範圍及圖式，完全不同於上開案例的文件未備齊情形，因此不當被相提並論。

㈣系爭案申請書第4頁第6欄「附送書件」所載的「5、外文說明書一式2份」未勾選係原告的缺失，但實際上確實附有外文說明書，並於97年12月9日補上不足的數量。

然而，系爭案於97年11月27日遞送的申請書、優先權證明書及包含的外文說明書已揭示完整的發明名稱、發明說明、申請專利範圍及圖式，符合「必要的」、「申請發明專利，以申請書、說明書及圖式齊備」要件，並不足以否決系爭案國際優先權的主張與證明。

另在「12、其他：發明專利說明書中文本後補」勾選欄內予以勾選，完全符合專利法第25條第4項「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日..... 。」

之規定，發明專利說明書中文本的補送並無不妥之處，系爭案於指定期間內（97年12月17日）補正中文本，完全符合各項法規、法條的要求，不影響「以外文本提出之日為申請日」的要件。

㈤並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告辯稱：㈠按「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。」

、「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；

未於指定期間內補正者，申請案不予受理。

但在處分前補正者，以補正之日為申請日。」

、「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」

、「申請人應於申請日起4 個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件。」

為專利法第25條第3項、第4項、第27條第1項及第28條第2項規定，先予敘明。

㈡本件系爭案主要爭執在於原告所提優先權證明文件所附之英文說明書（含圖式），是否得視為專利法第25條第3、4項所規定之外文本？以下就原告對本爭執之訴訟理由及被告處分依據、理由分別說明如下：⒈查原告於97年11月27日提出系爭案申請時，僅檢送申請書、委任書及馬來西亞智慧財產局出具之第PI00000000號優先權證明文件正本1份，並未備具取得申請日要件之說明書及必要圖式，此可從系爭案之申請書第4頁第6項附送書件欄可稽；

亦可從原告於97年12月9日補呈英文說明書，證明系爭案申請時確未檢送外文說明書，此亦為原告所不爭之事實。

實非原告於其起訴狀第8頁最後一行所辯稱「於97年12月9日補上『不足』的數量」，因如屬不足應僅補送1份外文說明書，非為上述2份外文說明書，是原告訴狀所陳並非事實。

原告於系爭案申請時並未提出外文本，係於97年12月9日始補送英文說明書並於被告指定期間內補正中文本。

被告遂依專利法第25條第4項規定，以英文說明書提出之日（97年12月9日）為系爭案之申請日。

⒉原告申請發明專利，依專利法第25條第4項之規定，其說明書及必要圖式以「外文本」提出，且於被告指定期間內補正「中文本」，以外文本提出之日為申請日。

至申請人申請發明專利同時主張優先權者，其亦應依同法第28條第2項規定，於申請日起4個月內檢送優先權證明文件。

揆諸上開法規規定，說明書（外文本）與優先權證明文件係分屬兩件獨立文件，不得相互轉用或替代，原告應依規定分別提出，始得取得申請日並主張優先權。

故「專利審查基準」第一篇程序審查基準及專利權管理第一章總則第1-1-7 頁規定：「．．．即使外文說明書（圖說）其內容有可能完全或部分揭露於優先權證明文件之中，惟兩件係分屬各自獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，申請人仍須分別提出。」

即係依據上開專利法意旨及相關法理所為規範，實非原告於訴狀理由二所稱被告審查程序有違反專利法及其施行細則之情事。

⒊實務上並非每一件專利申請案以外文本提出專利申請者，皆主張國際優先權，倘得以優先權證明文件替代外文本，或以外文本替代優先權證明文件，顯與專利法第25條第4項及第28條第2項規定意旨不符，亦與一般代理人及專利原告依法所遵循之實務作業不符。

原告若以外文本提出並主張國際優先權者，自應依法檢具外文本及優先權證明文件兩種文件，尚非得以該外國政府所出具之優先權證明文件中已含之說明書及圖式轉用或替代外文本，逕而取得我國專利申請日。

⒋另查系爭案代理人於其他代理外國申請案並主張國際優先權時，其亦與所有熟悉專利申請之代理人作法一致，分別提出外文本及優先權證明文件，例如其所代理之第00000000、00000000、00000000號發明專利申請案，亦未見有如其訴狀所述得以優先權證明文件替代外文本之實務案例，顯知原告所述並非事實。

㈢至被告於訴願答辯時所引用之最高行政法院98年2 月19日98年度判字第157 號判決，所繫屬之發明專利申請案案情縱與本系爭案案情有所差異，惟審究兩專利申請案訴之標的皆為申請日及優先權主張之回復。

有關外文本不得以優先權證明文件所附之說明書替代，最高行政法院已於上開判決理由五(二)「‧‧‧主張國際優先權基礎案所揭之申請書、說明書及必要圖式之案件內容，與其欲取得本國申請日所提出之外文申請書、說明書....，二者並不能相混，或將其內容相互轉用或替代等事項....」闡明在案。

況如原告訴狀所稱，上開判決之發明專利申請案，於申請時即已檢送外文說明書，惟未載有申請專利範圍之情事，尚且無法主張以優先權證明文件所包含載有申請專利範圍之說明書予以替代，遑論本系爭案申請時即未檢送外文說明書之情事，併予陳明。

㈣綜上論述，原告於97年11月27日申請時未檢送說明書及必要圖式，嗣於97年12月9 日始補送外文說明書，並於被告指定補正期間內補正中文說明書，被告於98年1 月21日處分系爭案申請日為97年12月9 日，於法並無違誤。

另因系爭案之申請日為97年12月9 日，則自其於外國第1 次申請專利之日(96 年11月29日) 起算，已逾12個月之法定期限，依首揭專利法第27條第1項規定，不得主張優先權，依法亦無不合。

原告所辯，依法無據且不符實務作業，應不足採。

㈤並聲明：⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

四、本件兩造之爭點為：原告於97年11月27日所提優先權證明文件所附之外文說明書（含圖式），是否得視為專利法第25條第3、4項所規定之外文本？茲析述如下：㈠按「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。」

、「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；

未於指定期間內補正者，申請案不予受理。

但在處分前補正者，以補正之日為申請日。」

、「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」

、「申請人應於申請日起4 個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件。」

，專利法第25條第3項、第4項、第27條第1項及第28條第2項定有明文。

次按，申請專利以外文本先行提出者，該外文說明書（圖說），係申請人向我國申請專利之內容；

而優先權證明文件所附基礎案內容，係申請人曾在該外國申請並經受理之內容，即使外文說明書（圖說）其內容有可能完全或部分揭露於優先權證明文件之中，惟兩件係分屬各自獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，申請人仍須分別提出（見專利審查基準1-1-7 ）。

㈡查本件原告等係於97年11月27日以「具有自動接合機構的門栓組」申請發明專利，並同時以受理國家為馬來西亞，申請日為西元2007年11月29日，申請號為PI00000000號專利案（下稱基礎案）主張優先權，渠等所提出之文件除發明專利申請書外，依該申請書第4頁第6欄「附送書件」所載，另外分別為「委任書」、「主張國際優先權之證明文件正本及首頁影本各乙份、首頁中譯本2份」，並無系爭案外文說明書及發明專利說明書中文本（見原處分卷第42頁），原告等雖主張其於申請書漏未勾選「5、外文說明書一式2份」，惟實際上確實附有外文說明書，且97年11月27日所檢送優先權證明文件所附外文說明書已揭示完整的發明名稱、發明說明、申請專利範圍及圖式，符合說明書以外文本提出之規定等語。

然查，原告於97年11月27日所檢送優先權證明文件包括：⑴馬來西亞智慧財產局所核發之申請證明書（CERTIFICATE OFFILING），其上載明申請人（即本件原告二人）、申請案號（PI00000000）及申請日（見原處分卷第37頁），⑵基礎案申請文件之認證書，其上載明認證所附申請文件（即申請書、說明書及圖式）係自馬來西亞專利註冊機關所影印與原本相同之文件（見原處分卷第34頁），及⑶主張優先權基礎案之申請書、說明書及圖式（見原處分卷第1-32頁），由上足見原告於97年11月27日所檢附之外文說明書及圖式，實係用以證明優先權主張所引基礎案之內容，亦即原告等曾在馬來西亞申請專利案並經受理之內容，而為優先權證明文件之一部分，核與專利法第25條第第3、4項所規定之外文說明書，係申請人向我國申請專利之內容，其性質及功能上即有所不同，是以縱原告等於97年12月9日所補正外文說明書之內容與上開基礎案內容相同，然優先權證明文件與系爭案外文說明書（含圖式），係屬兩項不同申請程序之必要文件，而為各自獨立且功能不同之文件，自不得以優先權證明文件取代或轉用為系爭案之外文說明書，原告仍須分別提出，是以原告於97年11月27日提出申請時，自始即未檢送說明書及必要圖式，嗣於97年12月9日始補送外文說明書，並於被告指定補正期間內之97年12月17日補正中文說明書，依專利法第25條第3、4項規定，系爭案之申請日即為97年12月9日。

㈢又系爭案申請日既為97年12月9日，而原告以受理國家為馬來西亞，申請日為西元2007年11月29日，申請號為PI00000000號專利案主張優先權，迄系爭案申請日顯已逾專利法第27條第1項規定得主張優先權之12個月法定期限，系爭案自不得主張優先權。

五、綜上所述，被告依專利法第25條第3項、第4項及第27條第1項之規定，所為系爭案申請日為97年12月9日及系爭案不得主張優先權之處分，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。

原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 10 月 8 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 10 月 8 日
書記官 周其祥