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智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第48號
民國99年9月16日辯論終結
原 告 鴻勁科技股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 吳梓生 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 矽品精密工業股份有限公司
代 表 人 丙○○
訴訟代理人 練家雄 律師
上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年2 月9 日經訴字第09906051790 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣參加人矽品精密工業股份有限公司前於民國91年1月22日以「系統層級測試之自動化」向被告申請新型專利，經編為第00000000號審查，參加人嗣於92年6月23日提出補充修正，並將該專利名稱修正為「系統層級測試裝置」後，經該局准予專利，並於公告期滿後，發給新型第213990號專利證書（下稱系爭專利）。
嗣原告以系爭專利違反系爭專利核准時專利法第13條第1項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，以原告所主張之理由為程序問題，乃逕自將其舉發法條轉換成現行專利法第12條第1項規定，於98 年9月2日以 (98)智專三㈡04059字第09820541870號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。
原告不服，提起訴願，復遭駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：㈠原告員工與參加人員工共同開發出系爭專利之技術內容，並具體實現為HT-6000 Board Level Test Handler（下稱系爭機器），系爭專利之專利權及專利申請權應為原告與參加人所共有：⒈原告係以生產半導體電子產業自動化測試分類機（Handler）為主，具有專業之研發團隊，從產品研發設計、生產製造至銷售服務，流程完整，並通過ISO 9001品質認證，獲得包含參加人等多家國內外半導體封裝測試代工大廠採用，為目前臺灣邏輯IC及主機板之測試機供應商中，佔有率最高之半導體設備廠商。
相對而言，參加人則為積體電路封裝測試代工服務的領導廠商。
兩者各有其專精之產業領域：原告負責機器設備之開發製造，參加人精於IC晶片之封裝、測試。
兩者之關係，一如醫療器材設備製造商與醫院，前者提供器材設備，後者則利用此等設備提供服務。
⒉原告於系爭專利申請日（91年1 月22日）前，即與參加人共同進行合作開發「HT-6000」型之系統層級測試裝置，而參與系爭專利之創作，其事實如下：⑴原告首先於90年11月初針對系爭機器撰擬規格企劃書，交予參加人，並於90年11月2日依該規格企劃書向參加人之研發副理賴銀炫提出報價單；
上開企劃書之附件1（設備架構之佈局圖）業已揭露系爭專利之技術內容。
隨即雙方就系爭機器於90年12月11日完成議價。
參加人亦在完成議價後，於90年12月13日正式開立訂購單給原告。
⑵90年12月14日，參加人研發副理賴銀炫簽署（經其上級核可）有關系爭機器之規格書予原告，並於該規格書之備註載明：「此Handler & Vision為SPIL（參加人）& Hon.（原告）共同開發，為了商機與公司信譽，需在SPIL所有所購買設備驗收三個月後，Hon始可出售此Board level Handler給他廠。」
，明示原告之共同開發地位。
試想，若非原告乃與參加人共同開發出Board level Handler（系爭專利之實施例），參加人理應完全禁止原告銷售該設備給他人，豈會同意原告可自行銷售系爭機器給他人，而僅要求參加人有3個月領先期？⑶原告積極進行系爭機器之研發設計，包括零件設計，亦常與參加人研發人員就系爭機器之開發製造進行討論。
原告之設計課長蔡明機早於90年12月10日即繪製系爭機器之三視圖。
在91年1 月22日（即系爭專利申請日），原告完成第一台系爭機器（有Vision Inspection）交給參加人，嗣於91年3 月13日再交付系爭機器1 台（沒有Vision Ins-pection ）給參加人。
⒊不料參加人竟於91年1 月22日單獨向被告提出系爭專利申請，並利用原告之設計圖作為系爭專利之圖式！舉例言之，系爭專利專利說明書圖式部分之圖6 同於原告設計課長蔡明機於90年12月10日繪製之三視圖中之上視圖；
系爭專利圖式之圖6a為圖6之左半部分，圖6b為圖6之右半部分。
換言之，系爭專利之專利圖式第6、6a、6b圖係取自於原告之設計圖面，而上開設計圖面及據以製造完成之系爭機器，即為系爭專利之具體實施。
原告實在無法理解，在未約定專利權及專利申請權歸屬於訂購者之情形下，難道購買機器設備之客戶，可將設備商花費心血設計之裝置圖面直接據為己有，而單獨申請專利？⒋準此，由參加人向原告訂購系爭機器之過程、雙方往來文件資料及參加人用以申請系爭專利之圖式，已足證當時原告公司之設計課長蔡明機，確有實際進行系爭機器之研究、開發、設計、製造等相關工作，乃系爭專利創作人之一，依專利法第7條第1項規定，原告應有專利申請權及專利權，並與參加人共有。
⒌訴願決定略謂，原告無法證明原證5 即訴證2 之規格企劃書及其附件等資料係由原告所自行研訂提出者云云，不免無視原證9 即訴證6 由參加人賴銀炫所簽署之採購規格書Purchase Specification，即是將原告之原證5 第三點（設備相關規格條件）附入，此由上開採購規格書1-14項後之文字「此功能本公司將可依據參加人，所提供之相關的資料及傳輸內容規範，加以設計開發。」
與原證5 規格書1-14項後之文字完全相同，即可明見：該規格條件係由原告所擬，再經參加人認可，否則豈會稱「本公司依據參加人」？亦可明見：原告必須「設計開發」，而非單純照章執行。
㈡訴願決定略以原告為代工製造之廠商，遽爾否認原告為系爭專利之實際有從事研究開發工作之人云云，其認事用法，實有錯誤：⒈原告並非主張參加人出資聘請原告從事研究開發，而係主張系爭專利為原告與參加人所共同開發設計。
原告之所以舉專利法第7條第3項出資聘請研究開發之規定，乃以其為例說明，專利法中關於權利歸屬自有其判定準則，並非依出資者與開發者間之契約關係定性（如承攬、委任、買賣、代工等）而決定。
例如於出資聘請他人從事研究開發之情形下，若雙方當事人未於契約中明文約定歸屬，即使是出資人，亦非專利申請權及專利權人，僅有實施之權。
質言之，原告與參加人間為何種法律關係，要非專利權或專利申請權歸屬之判斷依據。
若雙方契約中未就專利之權利歸屬有所約定，則專利申請權及專利權仍歸於發明人／創作人，即實際從事研究開發工作之人。
⒉原告並非執行代工製造系爭機器，如原證5 及原證9 規格書1-14 項 後之文字記載：「此功能本公司將可依據參加人，所提供之相關的資料及傳輸內容規範，加以設計開發。」
，若原告真僅為代工，又何必設計開發？因此，參加人開立規格一事並不能證明其早已研發出系爭專利之技術內容。
更何況，該具體之規格係先由原告擬定（原證5 即訴證2 ），再與參加人研討，後由參加人簽發採購規格書（原證9 即訴證6 ）予原告。
⒊由原告規劃設計（90年11月）、設計課長蔡明機畫出圖面（90年12月10日）、開發製造完成交付系爭機器（91年1月22日），無不可見原告員工參與創作之心血。
從而，訴願決定稱蔡君繪製設計圖面及圖說僅係依參加人研訂之產品規格以執行代工完成交貨工作項目之一云云，無非將需求之規格誤為明確之產品規格，又將半導體封測廠與設備商之關係誤為代工，復誤以兩者間之法律關係作為專利權／專利申請權歸屬之判斷基準，其認事用法錯誤。
⒋另訴證10係完成於90年12月10日（早於系爭專利申請日91年1 月22日），並被用作系爭專利專利說明書之圖式6 ，稱為系爭專利之實施例，原告更將該圖式具體實現製造出系爭機器，則原告在系爭專利中之創作地位，至為明顯。
尤須指明者為原告並不因自己從事系爭專利絕大多數之研發設計工作，即謂自己是系爭專利之唯一專利申請權及專利權人。
此所以原告本於誠信原則，乃主張與參加人共同為系爭專利之專利申請權人及專利權人，而非歸由原告獨享。
⒌至於參加人於舉發程序中一再辯稱系爭專利之技術方案／技術思想完全屬於其單獨所有云云，自與上開證據不符。
況系爭專利為新型專利，按依審定時專利法第97條規定，新型專利之標的乃限於物品。
參加人一再稱技術思想／方案云云，不免忽略新型專利必須落實至具體之形狀、構造或裝置，而非僅止於「思想」。
⒍綜上，依上開專利法之規定，系爭專利實際上係原告員工與矽品公司員工共同開發而得，故原告主張雙方為系爭專利之專利申請權及專利權之共有人。
㈢訴願決定略以參加人員工賴銀炫簽署之規格書非由兩造當事人所共同簽署，證據力薄弱，且共同開發字樣僅出現於備註欄中，非出現於雙方當事人簽署之正式文件中，故與共同開發之情形並不相當云云，其認事用法殊有錯誤：⒈參加人確有向原告訂購系爭機器，雙方就該機台研究、開發、設計及製造等過程，更曾多所連絡與會議；
尤其是參加人研發副理賴銀炫（登記之創作人）親自簽署、經其上級核可之採購規格書載明：「此Handle r & Vision為SPIL（即參加人）& Hon.（即原告）共同開發」等語，亦為參加人所承認，足證參加人主觀上明知且客觀上雙方間確實存在共同開發關係存在。
⒉上揭採購規格書係由參加人研發副理賴銀炫（登記之創作人）親自簽署、經其上級核可後，已充分且合法顯現參加人之意思表示；
其發送予原告，經原告受領而無異議，即雙方意思表示一致而達成合意。
原告嗣後亦係依據該規格書之內容進行系爭機器之設計、研發及生產等相關事宜，足見原告與參加人確有就該規格書之內容達成意思合致。
⒊臺灣高等法院臺中分院97年度智上易字第2號民事判決，就一共同開發之案件，以兩造就系爭機器既係約定「雙方共同開發」，遂認定其真意應係約定系爭專利申請權歸屬兩造所共有。
該判決不以契約性質（委託開發）逕認定專利申請權歸屬，依據事實認定是否共同開發之見解，可供鈞院參酌。
㈣原告之所以同意與參加人簽訂授權契約，乃遭受同業不當訴訟壓迫，在當時系爭專利之權利現狀（參加人為專利權人）下，為求減少傷害、保護自己而採取之不得已措施，絕非承認參加人為系爭專利唯一專利申請權及專利權人，亦不影響原告提起本件專利舉發，無禁反言原則之適用；
原告之舉發主張亦無違禁反言原則。
再者，原告於先前與訴外人達司克科技股份有限公司（下稱達司克公司，另案原告）之專利侵權訴訟中，援引授權契約為抗辯，乃因原告主張：達司克公司之案爭專利應為系爭專利所涵蓋，且達司克公司前亦取得系爭專利之授權，豈可對原告主張侵權？惟原告並非承認參加人為系爭專利之唯一專利申請權人。
況且在另案確定判決，法院係以原告之案爭產品經兩造合意之鑑定機構鑑定不構成侵權，作為判斷基礎；
有關案爭專利是否為系爭專利所涵蓋（亦即授權契約之問題），並未成為爭點。
故關於該授權契約之相關主張，自無適用所謂爭點效或禁反言原則可言。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠原告雖稱經參加人員工認簽之產品規格書備註欄即已載明此Handler & Vision為SPIL（參加人）& Hon.（原告）共同開發，需在參加人所購買設備驗收3個月後，原告始可出售系爭機器給他廠等內容，足證兩造當事人間就系爭專利確有共同開發之合意存在，而負責繪製系爭機器三視圖之創作設計人蔡明機為原告所僱用之員工，因原告與其具有僱傭關係，理應為系爭專利申請專利權之共有人等語。
惟查，上開規格書內容既非由兩造當事人所共同簽署者證據力原已薄弱；
況且，原告所稱「Handler& Vision 為SPIL & Hon．共同開發」字樣，亦僅出現於該規格書之備註欄中之描述性文字，並非出現於經由雙方當事人簽署之正式文件（諸如：共同開發約定專利權共有之契約書等）之中；
又該項備註欄中尚有出現有關執行代工生產契約中常見之產品「保固」、「退貨」及限制實施使用等用語，與原告所稱兩造有「共同開發」系爭機器之情形並不相當，亦與首揭專利法所稱「出資聘人」之型態有別，故原告訴稱兩造當事人間就系爭專利確有共同開發之合意存在一節，既與上開事實不符，復為參加人所否認，僅為原告一己片面之說詞，並不足採。
況由參加人96年8 月6 日舉發補充答辯書所檢送附件1 之專利授權契約書中，既已明確記載經由參加人與原告雙方合意所共同簽署並同意依該授權契約之約定條件將參加人所有之系爭專利權授予原告使用實施專利之權利等內容可知，原告實難諉稱其簽訂授權契約書當時係其非出於自由意志下所為者。
㈡另原告所稱參加人向其訂購系爭機器時係委由原告僱用之蔡姓員工進行該產品之研究、開發、設計及製造等相關技術工作，原告應為系爭專利申請權之共有人等語。
然查，原告既係依參加人所訂產品規格及指示製作實施並完成系爭機器，並不符首揭專利法第7條第3項所規定之情形，已如前述；
則原告之員工蔡明機依參加人所訂產品規格所繪製設計圖面及圖說，此為完成所訂作系爭機器工作項目之必然步驟，充其量僅能認定原告員工蔡明機係依循參加人所研訂之產品規格以執行代工完成交貨工作項目之一，即舉發附件5、6及7圖面之繪製者而已，即難認原告所僱用之蔡明機為系爭專利之共同創作人之一，亦無法證明原告為系爭專利之專利申請權共有人。
四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：㈠參加人於93年9 月8 日與原告就系爭專利業已簽訂「專利授權契約書」，迄今仍有效存續，原告主張系爭專利申請權應屬共有，應負舉證之責：⒈原告於起訴狀中自承其產品獲得包含參加人等多家國內外半導體封裝測試代工大廠採用，為目前台灣邏輯IC及主機板之測試機供應商中占有率最高之半導體設備廠商，且其註冊資本額為新臺幣3億元，卻又主張簽署系爭專利授權契約係非出於自由意志，顯屬牽強。
⒉次查，參加人與原告就該系爭專利之授權使用，於93年9 月8日簽訂「專利授權契約書」，並於契約開頭即開宗明義載明：「緣乙方（參加人）同意依下列條件，將所擁有之授權專利授權甲方（原告）使用實施；
甲方同意依下列條件，獲得實施授權專利之條件」等語，即已明白表示係由參加人將系爭專利授權於原告實施，並於契約第2條中明確載明：「一、乙方同意授予甲方使用實施本授權專利之權利。
二、甲方所獲之授權係不得再授權的且不可轉讓的，僅限甲方自己使用實施。
三、乙方得再以本授權專利再授權第三人使用實施。」
、第6條：「本契約僅為本授權專利使用實施之授權，不包括技術移轉或其他任何智慧財產權；
甲方得自行開發衍生其他專利，為甲方自己所有。」
及第12條：「本契約構成雙方對本專利授權事件完整之合意。
任何於本契約生效前經雙方協議而未記載於本契約或其附件之事項，對雙方均無拘束力。」
等約定，並有雙方之簽名及蓋章，足見原告對上開內容均已瞭解且已合意，而無異議，始簽訂該「專利授權契約書」。
而依專利授權契約書第3條以及補充協議第1條之定，系爭權利金之計算方式為，第一筆專利授權金為新臺幣（下同）100萬元，後續之實施權利金為每台產品15萬元，而原告至今已給付權利金2,635,010元，並有權利金明細表可證。
⒊又本件參加人與原告間確有簽訂關於系爭專利之「專利授權契約書」，並有權利金支付之證明，已如前述，若原告認為其屬專利申請權之共有人，應於簽約時對該契約之內容有所爭執，然觀諸該契約內容所示，並無任何原告對於系爭專利係由參加人所有之部分有所異議，且於契約第12條亦已明文係由雙方合意所簽訂，若認為契約有不合理之處，則原告大可不予簽署並要求修改內容，或於簽署契約書前對參加人提出專利舉發，足見原告亦知悉其僅為替參加人代工製造系爭機器，未曾參與任何系爭機器之開發，依前述專利法第5條第2項專利申請權人之定義，原告既未「實際進行研究創作」系爭專利，顯非系爭專利之共有人。
⒋另原告於與訴外人達司克公司之另案訴訟中，原告就本件系爭專利於該訴訟中為抗辯主張：「系爭晶片測試機（即系爭機器）係獲訴外人矽品精密工業股份有限公司（即本件參加人）『系統層級測試裝置』（即系爭專利）專利之授權」等語，可見原告已於另案中自認系爭專利確係由參加人所授予原告使用，斯時未見原告有任何主張其為專利申請共有人之情事，此處應有爭點效或禁反言原則之適用。
⒌綜上，可見原告知悉其並非系爭專利之共有人，僅不願再付出授權權利金或欲索討回已付之權利金，始提起專利舉發及本件訴訟。
㈡本件原告於起訴狀中主張於90年11月曾提出系爭機器規格企劃書，並於90年11月2日向參加人之研發副理賴銀炫提出報價單，並與參加人於90年12月11日完成議價，90年12月13日開立訂購單予原告等語云云，惟：⒈按本件原告所提出規格企劃書及所附之附件，均係由原告所自行提出，實不足以證明該等文書為真實，其上未有任何公開日期之標示或註記，如何證明該規格企劃書內容係原告於90年11月初所提出或係由原告所撰擬，且該文書縱屬真實，其內文中亦載有依據參加人提供之相關資料及運輸內容規範，加以設計開發等內容，若果真為原告所設計開發，則原告又何須依據參加人提供之相關資料及運輸內容加以製作，故依據原告於起訴狀中所提出之規格企劃書及附件（即原證5）並無法證明該等資料係由原告所自行研發並提出。
⒉又原告以於90年11月2 日所提出之報價單、議價單及訂購單等資料作為上開規格企畫書及附件係由其所提出之佐證，然該等資料中並未提及任何關於系爭專利內容或與規格企畫書相關之內容，不足以證明系爭專利係由原告所設計之證明，僅能說明原告就該代工產品向參加人為報價、付款方式及計價方式及議價內容與訂購數量等等而已，並無法證明該規格企劃書係由原告所提出或原創構想開發系爭機器。
㈢系爭專利係由參加人獨立研發，而交由原告代工製造，原告雖以產品規格書上所記載之所謂「共同合作開發」等文字作為系爭專利係由原告與參加人所共同設計開發之證明，然客觀上並無法提出任何記錄證明系爭專利係由原告與參加人所共同合作開發，原告所陳僅為片面之詞，實不足採：⒈按一般情形而言，兩方若為合作開發關係，則合作內容應包含雙方共同出資以完成設計研發，並由雙方共負開發之風險等情，惟依據原告所提出之報價單內容所示，須先支付50%定金，交貨時再支付30% 之貨款，驗收後再支付最後20% 貨款，該產品之貨款全部由參加人一人負擔，且係以訂購單方式向原告訂購，並由原告負責交貨，且待參加人驗收後始付款，雙方非以簽立合作開發契約方式，並無共負風險之約定，更無享有共有成果之描述，顯然並無共同合作開發之事實，參加人與原告自非合作開發關係。
⒉又原告作為佐證之規格書內容所謂共同開發文字，僅出現於備註欄中之描述性文字，並非於雙方所簽署之正式性文書中所出現，是否有共同開發尚須視客觀事實而定，即本件原告確有參與設計之情形，始足當之。
且本件參加人與原告若果真為共同開發關係，則因共同開發是否有所成果仍屬未定，是以通常不會有「交貨日期」、「驗收」、「逾期罰款」、「保固」等約定。
然依原告所提出之90年12月11日之議價／比價／招標記錄單所示，交貨日期依據「交期／DELIVERY欄位」為91年1月15日及91年2月12日、付款方式欄位並載明「30%驗收」、逾期罰款欄位記載「逾期罰款以總價千分之三計算」、保固期限欄位記載「保固壹年」，在在均顯示原告係受參加人委託代工製造產品，並附有瑕疵擔保及逾期罰款責任，為一般常見之代工承攬或買賣之關係始有之情事，顯與共同開發之情形不相當。
㈣原告所提出之零件設計圖面、電子郵件、原告員工蔡明機勞健保卡、三視圖圖面、出貨單、統一發票、照片等證據，僅能證明參加人與原告間對系爭產品之交貨、試機等庶務性事宜而為聯繫，並無法證明對系爭機器品有共同開發之關係：⒈按原告所提出之零件設計圖面及三視圖圖面上雖載有原告之員工「蔡明機」之姓名，然其僅能說明蔡明機係該圖面之繪製者而已，並無法證明蔡明機為原創構想開發該測試裝置之人，更無法因而證明原告為專利申請權之共有人。
又本件原告既係依據參加人所提出之產品規格及指示去製作並完成系爭機器，則原告之員工依據參加人所提供之產品規格繪製圖面，即為完成該工作之必然步驟，此為代工交貨之過程而已，並不因此即認為原告之員工因而成為原創開發人，否則若如原告所述，所有替人繪圖之人或代工廠商均可主張其亦有參與原創構想開發，可進而主張專利申請共有權，顯與專利制度保護發明創作人之精神不符。
⒉次按原告所提出與參加人間之電子郵件內容所示，僅係雙方對系爭機器之交機、試機等一般性事務為聯繫而已，與原創構想開發內容完全無關，亦無法證明原告有共同開發關係，而原告員工蔡明機勞健保卡、出貨單、統一發票、照片等資料，除僅能說明蔡明機為原告之勞工，原告有將產品出貨予參加人，及系爭機器係由原告所製造等情事外，並無法證明原告為專利申請權之共有人。
⒊按出資人除出資外，一般較無主導地位，僅提供所需資金即可，至於相關技術、設備及研究過程，一般均係受聘人自行決定。
本件原告既係依照參加人提供之規格內容去製作完成並交付系爭機器，而參加人則俟原告製造完成交付後，給予相當報酬，即與專利法第7條第3項所謂出資聘人之情形完全不符，不足以證明原告為系爭專利之共有人。
五、得心證之理由：㈠按「稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。
稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」
、「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，…前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」
、「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。」
，為系爭專利核准時專利法第5條第1、2項、第7條第1、2項、第13條所明定。
而「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，…：一、違反第12條第1項、第93條至第96條、第100條第2項、第108條準用第26條或第108條準用第31條規定者。
二、…。
三、新型專利權人為非新型專利申請權人者。」
，為現行專利法第107條第1項所明文。
前揭專利法第13條第1項規定意旨，乃指專利申請權係由多數人共有者，申請專利時，必須由所有共有人共同提出申請。
而所謂「專利申請權」，乃指依同法第5條第1項規定，得依本法申請專利之權利。
至於何人得享有專利申請權，依同法第5條第2項規定，係指發明人、創作人…而言。
若當事人間依據契約（如出資聘請他人研究發展之契約等），由一方取得專利申請權者，亦得享有專利申請權而依本法申請專利。
又按「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；
契約未約定者，屬於發明人或創作人。
但出資人得實施其發明、新型或新式樣。」
，復為同法第7條第3項所明定。
而所謂「出資聘人」之情形，係指由一方出資，聘請他方從事研究工作而言，通常為按件計酬，出資人除出資外，一般較無主導地位，僅提供所需資金即可，至於相關技術、設備及研究過程，一般均係受聘人自行決定。
而其研發成果權利之歸屬，原則上應依當事人之約定；
如未約定，則歸屬發明人或創作人。
㈡本件系爭專利申請專利範圍共31項，其中第1項及第31項為獨立項，餘為附屬項，其係提供一種對積體電路作系統層級測試（SLT ）的方法，用以測試一種積體電路插接於一種實體板上指定區時，是否適用於該種實體板，這種系統層級測試裝置包含：一容器，供容納至少一該種實體板為一測試實體板；
一進料機，其容納至少一該種積體電路為待測積體電路；
一安裝器，用以將該待測積體電路移出該進料機而插接於該測試實體板上指定區，該安裝器包含一壓接機構，用以將該待測積體電路插接到該測試實體板上指定區；
以及一測試器，對已經插接有該待測積體電路的該實體板進行測試，以分辨該待測積體電路是否適用於該種實體板，就此完成測試一該種積體電路。
亦即以機器自動化來對積體電路作系統層級測試，能免除人工插接之缺點。
㈢原告於舉發階段所提出之證據（與訴願階段、本件證據之對照）如下：⒈舉發附件一為系爭專利之專利公告及專利說明書公告本影本（訴願階段：附件1 、本件：原證一）。
⒉附件二據原告稱為其於90年11月初針對系爭機器所進行之規格企劃書影本。
（訴願階段：附件2 、本件：原證五）⒊附件三為原告於90年11月2 日向參加人提交系爭機器之報價單影本。
（訴願階段：附件3 、本件：原證六）⒋附件4 為參加人（新竹分公司）於90年12月1 日針對原告上述報價單進行議價／比價／招標之會議記錄單影本。
（訴願階段：附件4 、本件：原證七）⒌附件五為原告之員工蔡明機所繪製之件號編為「HT－6000」總組合圖（含上視圖、側視圖及前視圖）等圖面資料影本。
（訴願階段：附件5、本件：原證13）⒍附件六為附件五之上視圖部分放大圖影本。
⒎附件七為附件五之零件圖部分若干張影本。
（訴願階段：附件7、本件：原證10）⒏附件八為原告僱用員工蔡明機之勞工保險局製發之勞工保險卡影本及中央健康保險局網際網路之健保加退保資料影本。
（訴願階段：附件8、本件：原證12）⒐附件九為參加人於西元2001年12月13日向原告訂購系爭機器之訂購單1 張影本。
（訴願階段：附件9 、本件：原證八）⒑附件十為由參加人之員工賴銀炫於90年12月14日所簽署之系爭機器採購規格、設備規格及規格書等資料影本。
（訴願階段：附件10、本件：原證九）⒒附件十一為參加人與原告間於西元2001年12月24日、西元2002年1月11日之往來電子郵件（e-mail）2件等影本。
（訴願階段：附件11、本件：原證十一）⒓附件十二為原告分別於91年1月22日、3月13日將品名為「HT－6000Board Level Test Handler with Vision Inspect」1台及「HT－6000 Board Level Test Handler without Vision Inspect」2台產品交貨予參加人黃姓員工簽收之出貨單2張影本。
（訴願階段：附件12、本件：原證十四）⒔附件十三為原告於90年12月25日及91年1月22日開立給參加人之統一發票2張影本，其品名、數量欄分別記載為「HT －6000 Board Level Test Handler with Vision Inspect」、「HT－6000 Board Level Test Handler without VisionInspect」產品2台及「HT－6000 Board Level Test Handlerwith Vision Inspect」產品1台。
（訴願階段：附件13、本件：原證十五）⒕附件十四為「HT－6000」機台設備實物之外觀照片（彩印本）及該機台上銘牌標示有鴻勁科技股份有限公司（即原告）及上述機台型號等內容之照片（彩印本）各1張。
（訴願階段：14、本件：原證十六）㈣本件系爭專利之舉發事件（N02），原告所提舉發理由書係主張系爭專利有違核准時專利法第13條第1項規定等語，經被告審查，認有關系爭專利共有人之認定問題係屬程序問題，逕將本件原告所主張上開法條轉換為現行專利法第12條第1項規定。
惟查，本件關於系爭專利共有人（包括發明人及創作人在內）之認定，實已涉及系爭專利實體技術內容之審查，自應適用核准時專利法第13條第1項之規定，故被告逕予轉換為現行專利法所相對應之第12條第1項規定，固有欠妥，然被告所依據法令（即現行專利法第12條第1項）既與系爭專利核准時專利法第13條第1項規定完全相同，僅條次略作變更而已，其對本件舉發案實質審查內容之結果不生影響。
經檢視原處分卷附系爭專利申請書內容可知，系爭專利之共同創作人為李子復、賴銀炫及蔡一豪等3人，並於91 年1月22日由參加人為系爭專利申請人向被告提出申請，經被告以92年10月6日（92）智專二㈡04108字第09221001720 號專利核准審定書為「本案應予專利」之審定，嗣於公告期滿後，經被告於93年3月4日核發新型第213990號專利證書，是本件依上述專利證書所登載之內容，應可認定本件參加人為系爭專利之申請權人及專利權人；
而李子復、賴銀炫、蔡一豪等3人為其共同創作人。
㈤本件兩造主要爭點為系爭專利申請權是否為原告與參加人所共有？亦即，原告所提舉發證據、訴願諸證據及本件原證二、三、四是否足以證明系爭專利申請權為其與參加人所共有？⒈查舉發證據附件五、六及七之系爭機器及圖示所揭之技術內容（不包含影像設備之規格）係屬系爭專利申請專利範圍所界定技術內容之下位概念，亦即系爭機器及其圖說為系爭專利之具體實施例之一（圖式第6圖），故系爭專利與舉發證據附件五、六及七所揭系爭機器之技術內容具實質上同一性，且為兩造所不爭執。
⒉次查，觀諸舉發附件二之規格企畫書及所附附件一之系爭機器圖式等資料內容，可知該產品規格企畫書及圖式等內容資料，除了係由原告自行提供之私文書影本，尚不足以證明該等文書為真實外，且其上復未有任何公開日期之標示；
況且，該產品規格企畫書資料亦載述有可依矽品公司所提供之相關資料及傳輸內容規範，加以設計開發等內容，並無法證明舉發附件二之產品規格企畫書及其附件等資料係由原告所自行研訂提出者。
⒊又查，經檢閱與系爭機器有關舉發附件三，可知其係由原告向參加人提出之產品報價單；
舉發附件四係紀錄參加人以議價方式決定由原告承接製造該項產品之議價記錄單；
舉發附件五、六、七及八分別為原告員工蔡明機所繪製總組合圖及零件設計等圖面及其勞（健）保相關資料；
以及舉發附件九、十係參加人向原告依其所訂產品規格內容製造生產該設備之訂購單，及其經訴願人員工認簽之採購規格及規格書、舉發附件十二係原告人先後兩次將系爭機器交貨予參加人之出貨單、舉發附件十三係由原告開立予參加人買賣產品設備之統一發票及舉發附件十四之已安裝好產品設備實物照片等證據資料影本，可知參加人所交付予原告者係系爭機器應具備規格明細內容、議價單及訂購單等資料；
而原告所交付予參加人係依其擬訂之應具備規格內容所製造之系爭機器出貨單及供作買賣交易憑證之統一發票等資料。
綜合上開證據，足認原告係依循參加人所提交之應具備規格內容製造完成系爭機器，並交付予參加人，而參加人則俟原告製造完成交付系爭機器後，給付相當報酬予執行代工製造產品之原告，故本件應係參加人委由具系爭機器製造能力之原告，執行代工製造並完成交貨之整個商業交易過程（包含該產品設備之議價、繪圖、代工、訂購、出貨及交貨等詳細流程），則原告主張其為系爭專利之共同創作人，即非可採。
⒋復查，舉發附件十一係參加人與原告間之電子郵件往來紀錄資料，兩造對其證據能力固不爭執，惟依該等電子郵件內容以觀，僅可知兩造間對系爭機器之交機、試機等庶務性事宜有所聯絡而已，上開證據資料內容並無法看出兩造間針對系爭機器具有共同合作進行開發之關係，以及有關系爭機器之創作或發明係兩造所共有之描述，惟原告未進一步提出其他有關系爭機器具共同開發關係及約定共有之具體事證之前，尚難僅憑該等證據資料遽認原告為系爭專利權之共同創作人。
⒌原告雖訴稱經參加人員工認簽之舉發附件十之系爭機器規格書備註欄即已載明此Handler & Vision為SPIL（即參加人）& Hon.（即原告）共同開發，需在參加人所購買設備驗收3個月後，原告人始可出售系爭機器給他廠等內容，足證兩造當事人間就系爭專利確有共同開發之合意存在，而負責繪製系爭機器三視圖之創作設計人蔡明機為原告所僱用之員工，因原告與其具有僱傭關係，理應為系爭專利申請專利權之共有人等語。
惟查，上開規格書內容既非由兩造當事人所共同簽署者，其證據力原已薄弱；
且原告所稱「Handler&Vision為SPIL& Hon.共同開發」字樣，亦僅出現於該規格書之備註欄中之描述性文字，並非出現於經由雙方當事人簽署之正式文件中；
又備註欄中尚有出現有關執行代工生產契約中常見之產品「保固」、「退貨」及限制實施使用等用語與原告所稱兩造有「共同開發」系爭機器之情形並不相當，亦與首揭專利法所稱「出資聘人」之型態有別，故原告訴稱兩造當事人間就系爭專利確有共同開發之合意存在一節，既與上開事實不符，且為參加人所否認，僅為原告一己片面之說詞，並不足採。
況由參加人96年8 月6 日舉發補充答辯書所檢送附件1 之專利授權契約書中，既已明確記載經由參加人與原告雙方合意所共同簽署並同意依該授權契約之約定條件將參加人所有之系爭專利權授予原告使用實施專利之權利等內容可知，原告實難諉稱其簽訂授權契約書當時係其非出於自由意志下所為者，所訴仍不足採。
⒍另原告所稱參加人向其訂購系爭機器時，係委由原告員工蔡明機進行該產品之研究、開發、設計及製造等相關技術工作，原告應為系爭專利申請權之共有人等語。
然查，原告既係依參加人所訂產品規格及指示製作實施並完成系爭機器，並不符首揭專利法第7條第3項所規定之情形，已如前述；
則原告之員工蔡明機依參加人所訂產品規格所繪製設計圖面及圖說，此為完成所訂作系爭機器工作項目之必然步驟，充其量僅能認定原告員工蔡明機係依循參加人所研訂之產品規格以執行代工完成交貨工作項目之一，即舉發附件五、六及七圖面之繪製者而已，即難認原告所僱用之蔡明機為系爭專利之共同創作人之一，亦無法證明原告為系爭專利之專利申請權共有人，是原告此部分所訴亦不足採。
⒎原告於本件行政訴訟所提出原證三原告公司簡介、原證四參加人公司簡介，僅為說明其係以生產半導體電子產業之自動化測試分類機（Handler）為主，具有專業之研發團隊，從產品研發設計、生產製造至銷售服務，流程完整，一應俱全，並通過ISO 9001品質認證，獲得日月光、矽品、艾克爾、京元電子、福雷電子、華泰電子等多家國內外半導體封裝測試代工大廠採用，為目前臺灣邏輯IC及主機板之測試機供應商中，佔有率最高之半導體設備廠商（原證三）；
相對而言，參加人則為積體電路封裝測試代工服務的領導廠商（原證四），且均無日期之記載，無法作為原告為系爭專利之專利申請權共有人之有利證據。
⒏原告雖聲稱其為系爭專利之專利申請權共有人，且其對系爭專利之貢獻度占大多數云云，惟由以上所述可知，原告就其上揭主張所提出之具體證據僅為原證九規格書（即舉發證據附件十、訴願階段證據附件10）、原證13之組合圖（即舉發證據附件五、訴願階段證據附件5 ）及舉發證據附件六，但該等證據無法為採為對原告有利之證據，已如上述，且其證據數量亦與原告之主張其有多數貢獻者不成比例，此外，原告迄至本件言詞辯論終結，仍無法提出其餘有關其係系爭專利之專利申請權共有人之有利證據，其所主張，即非足採。
⒐再者，參加人辯稱原告於與訴外人達司克公司之另案訴訟中，就系爭專利於該訴訟中為抗辯主張：「系爭晶片測試機（即系爭機器）係獲訴外人矽品精密工業股份有限公司（即本件參加人）『系統層級測試裝置』（即系爭專利）專利之授權」等語，為原告所不否認。
由此足認原告於另案中已自認系爭專利確係由參加人授權予原告使用，且斯時未見原告有為任何其為專利申請共有人之主張。
是以，原告於另案之上開主張，自有爭點效之適用。
六、綜上所述，原告於舉發階段所舉附件2 至14、訴願階段所檢附訴證2 至14等證據及於本院所提出之原證三、四之新證據資料，均無法證明原告與參加人係共同從事系爭專利之創作而為系爭專利之專利申請權共有人，是系爭專利應無核准時專利法第13條第1項規定之適用。
故被告認系爭專利無違專利法第12條第1項之規定，所為舉發不成立之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。
原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利應為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，原告聲請傳喚證人蔡明機作證即無必要，且兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 10 月 7 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 10 月 7 日
書記官 王月伶
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