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智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第64號
民國99年10月14日辯論終結
原 告 甲○○
訴訟代理人 曾耀聰律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）
訴訟代理人 丁○○
戊○○
參 加 人 丙○○
上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年3 月15日經訴字第09906052850 號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（下同）94年10月28日以第00000000號「曬衣夾」向被告申請新型專利，經被告編為第94218670號進行形式審查准予專利後，發給新型第M286235 號專利證書。
嗣參加人以其違反專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於98年8 月31日以（98）智專三（三）05055 字第09820534550 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。
原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告主張：㈠依據2004版審查基準內容：「新穎性之審查‧‧‧獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」
「獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性。
獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」
是，本件關於專利範圍第二項及第三項應與第一項分項作成審查意見，並不因為原告未就專利範圍第一項訴願而受影響。
㈡查，系爭專利案申請專利範圍第2項內容為：「該第一夾物件與第二夾物件相對於樞接處之另一側面中央位置處樞設有一容置槽，該容置槽內設有一貫穿剖槽，各容置槽內靠近底緣處則凹設一卡合緣；
該彈性體具有一本體，該本體兩端具有一向下向外側彎折之彎折部，於彎折部向自由端為向內漸縮之壓制部，並於壓制部處向外彎折一卡制部；
藉此，彈性體由按壓端之剖槽穿入容置槽中，其卡制部可卡至於卡合緣中，使得彈性體得以定位，且使第一夾物件與第二夾物件以樞接處為旋轉點，達到夾合之效果。」
按，夾具最重要之工作乃夾持牢固，所以系爭案專利特設有容置槽，以減輕重量並使得夾具寬幅變大，強度增加及夾持穩固性增加，其均係舉發申請書所附證據2 至6 所無法達成者，而該系爭專利案在寬幅上增大增加夾持力的努力及其強度之設計與相關之減輕重量設計，均可由其圖式中看出來，如其夾顎的部分，按壓端的部分，其均設計相當精良，且審查基準內容亦強調：在成熟產品領域中，其些微的改變而具有好用實用的功效，仍具有進步性，因此，由系爭專利案確實較證據2 至6 好用而廣受消費者歡迎，系爭專利案申請專利範圍第2項具進步性，原處分及訴願決定認為：「證物2 和證據6 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。」
云云，尚非允當。
㈢次查，系爭專利案申請專利範圍第3項內容為：「該第一夾物件與第二夾物件於樞接處之兩側各具有一凹緣，使得第一夾物件與第二夾物件相對之凹緣形成一夾繩區。」
按，該相對之凹緣形成一夾繩區，完全未見於證據2 至6 之任何一件證據內，自具有新穎性與進步性。
訴願決定認為：「經查系爭專利申請專利範圍第3項之凹緣、夾繩區等搆件特徵，可分別對應證據2 之挾持部的凹緣等效轉用、挾持部上緣亦可夾繩之功效，故證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。」
惟查，舉發申請書所附證據2 之挾持部（24a 、24b ）凹緣或上緣即為夾繩區，實屬太過牽強，即其「公開特許公報」所載內容，亦從未提及該專利內容有「夾繩區」存在，且訴願決定所稱該區域，空間甚大，並無法密合夾置直徑遠較曬衣桿為小之曬衣繩，則以該區域夾置曬衣繩後，並無法達到系爭專利防止衣架移動集中之功能，益明訴願決定認為該區域係夾繩區云云，並無可採。
再者，2004版審查基準記載：「但若該先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成。」
「進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的『後見之明』作成能輕易完成的判斷，逕予認定發明不具進步性；
而應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。」
「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件」。
本案參加人並未檢附夾繩區之引證文件，原處分及訴願決定以自我猜測的方式認為舉發申請書所附證據2 挾持部上緣亦有可夾繩之功效，認定有夾繩區，自非可採。
而系爭專利之夾繩區，將一個衣夾，由傳統的只有一個夾物容置空間，變成二個，在系爭專利之前並無先前技術存在，亦有被告於95年10月3 日所作成之新型專利技術報告可證。
是，系爭專利專利範圍第3項確實具有進步性，至為灼然。
綜上所陳，原處分及訴願決定，尚有不當。
㈣聲明求為判決訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔。
三、被告主張：㈠起訴理由謂：「本件關於專利範圍第二項及第三項應與第一項分項作成審查意見，並不因為原告未就專利範圍第一項訴願而受影響。」
云云，及起訴理由又謂：「系爭案專利特設有容置槽，以減輕重量並使得夾具寬幅變大，強度增加及夾持穩固性增加，其均係舉發申請書所附據2 至6 所無法達成者」云云。
經查「以減輕重量並使得夾具寬幅變大，強度增加及夾持穩固性增加」並非系爭專利之特徵，又查由證據2和證據6 之組合與系爭專利申請專利範圍第2項比較：系爭專利之第一夾物件（11）可對應證據2 之夾片（22a ）、證據6 之夾體（11），系爭專利之第二夾物件(12)可對應證據2 之夾片（22b ）、證據6 之夾體（11），系爭專利之容置槽（114 、124 ）可對應證據6 之抵面(121) ，系爭專利之剖槽（115 、125 ）可對應證據6 之長孔(112) ，系爭專利之卡合緣（116 、126 ）可對應證據6 之阻條體（431 ），系爭專利之彈性體(20)可對應證據6 之夾持元件（14），系爭專利之本體（21）可對應證據6 之夾持元件（14），系爭專利之彎折部（211 ）可對應證據6 之夾置彎折點（141 ），系爭專利之壓制部（212 ）可對應證據2 之夾置彎折點（141 ），系爭專利之卡制部（213 ）可對應證據2 之夾置彎折點（141 ），兩案達到夾合之效果相同，故由證據2 和證據6 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性；
又系爭專利申請專利範圍第3項之凹緣（117 、127 ）特徵為證據2 之挾持部（24a 、24b ）的凹緣等效轉用，且證據2 之挾持部（24a 、24b ）上緣亦可夾繩，不具進步性，故起訴無理由。
㈡起訴理由謂：「惟查，舉發申請書所附證據2 之挾持部（24a 、24b ）凹緣或上緣即為夾繩區，實屬太過牽強，即其『公開特許公報』所載內容，亦從未提及該專利內容有『夾繩區』存在，且訴願決定所稱該區域，空間甚大，並無法密合夾置直徑遠較曬衣桿為小之曬衣繩，則以該區域夾置曬衣繩後，並無法達到系爭專利防止衣架移動集中之功能」云云。
經查系爭專利申請專利範圍第3項之凹緣（117 、127 ）特徵為證據2 之挾持部（24a 、24b ）的凹緣之等效轉用，且證據2 之挾持部（24a 、24b ）上緣亦可夾繩，系爭專利僅為間隙之大小簡易變化，因此不具進步性，故起訴無理由。
㈢聲明求為判決原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。
四、參加人主張：參加人經合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。
五、兩造爭點：㈠證據2 和證據6 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？㈡證據2 可否證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性？
六、本院之判斷：㈠系爭專利申請專利範圍共3 項，第1項為獨立項，其餘為附屬項，其申請範圍如下：⑴一種曬衣夾，其係包括第一夾物件與第二夾物件，該第一夾物件與第二夾物件係於相對側面之中央位置處形成相互樞接，並於第一、二夾物件之兩自由端，分別形成一按壓端與夾物端，並以一彈性體使得該第一、二夾物件之夾物端可形成彈性夾合；
該第一夾物件與第二夾物件之夾物端相對側各凹設有一弧槽，使兩夾物端之弧槽形成一容置空間，又兩夾物端之中央各剖設有一定位槽；
藉此，可按壓第一夾物件與第二夾物件之按壓端，使其夾物端張開，而可作夾置曬衣桿的動作，並可將衣架定位於定位槽中。
⑵如申請專利範圍第1項所述之曬衣夾，其中該第一夾物件與第二夾物件相對於樞接處之另一側面中央位置處樞設有一容置槽，該容置槽內設有一貫穿剖槽，各容置槽內靠近底緣處則凹設一卡合緣；
該彈性體具有一本體，該本體兩端具有一向下向外側彎折之彎折部，於彎折部向自由端為向內漸縮之壓制部，並於壓制部處向外彎折一卡制部；
藉此，彈性體由按壓端之剖槽穿入容置槽中，其卡制部可卡至於卡合緣中，使得彈性體得以定位，且使第一夾物件與第二夾物件以樞接處為旋轉點，達到夾合之效果。
⑶如申請專利範圍第1項所述之曬衣夾，其中該第一夾物件與第二夾物件於樞接處之兩側各具有一凹緣，使得第一夾物件與第二夾物件相對之凹緣形成一夾繩區。
㈡參加人所提舉發證據1 為系爭專利之專利說明書；
證據2 係2004年6 月10日公開之日本專利特開第0000-000000 號專利案；
證據3 係系爭專利新型專利技術報告書；
證據4 係91年11月11日公告之我國第90208175號「彈性夾構造改良」新型專利案；
證據5 係94年3 月1 日公告之我國第93204734號「褲夾架」新型專利案；
證據6 係86年3 月1 日公告之我國第85205589號「衣夾構造」新型專利案。
舉發理由主要係以證據2 主張系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及不具進步性；
證據4 和證據5 之組合主張系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；
證據2 或證據2 和證據6 之組合主張系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性；
證據2 主張系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性；
系爭專利不符專利法第94條第1項第1款及第4項之規定。
㈢原告提起本件行政訴訟，就原處分認定證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，及證據4 和證據5 之組合可證明系爭專利範圍第1項不具進步性之部分，並未爭執，僅爭執證據2 及證豦6 之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性、證據2 不能證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，故本院僅就兩造之爭點為論述。
㈣證據2 和證據6 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
⑴原處分雖稱系爭專利之卡合緣（116 、126 ）可對應證據6 之阻條體（431 ）……系爭專利之彎折部（211 ）可對應證據6 之夾置彎折點（141 ），系爭專利之壓制部（212 ）可對應證據2 之夾置彎折點（141 ），系爭專利之卡制部（213 ）可對應證據2 之夾置彎折點（141 ）（見原處分書第6 頁倒數第1 至7 行），兩案達到夾合之效果相同，故由證據2 和證據6 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性等云云。
⑵惟查，原處分所引用證據6 之夾體（11）、抵面（121 ）、長孔（112 ）、夾持元件（14）、夾置彎折點（141 ）等，實為證據6 先前技術所記載之內容，此與證據6 所請衣夾之阻條體（431 ），非屬同一曬衣夾的構成元件；
而證據2 之先前技術並未設置夾置彎折點（141 ），此應為證據6 先前技術所記載之夾置彎折點（141 ），原處分引據有誤，合先說明。
⑶次查，系爭專利申請專利範圍第2項所請曬衣夾，其整體技術內容是藉由在各容置槽（114 ）（124 ）內靠近於底緣處凹設形成一卡合緣（116 ）（126 ），彈性體20則是由按壓端（111 ）（121 ）之剖槽（115 ）（125 ）穿入容置槽（114 ）（124 ）中，其卡制部（213 ）可卡至於卡合緣（116 ）（126 ）中，而使得彈性體（20）得以定位，且使第一夾物件與第二夾物件以樞接處為旋轉點，達到夾置曬衣桿並可將衣架定位於定位槽中之效果。
經與證據2 先前技術、證據6 先前技術及證據6 之組合進行比對，系爭專利夾物件雖可對應證據2 先前技術所載曬衣夾之夾片、證據6 先前技術所載衣夾之夾體；
但證據6 先前技術之兩夾體是以樞接體(12)之凹洞(131) 對應凸點(132)，其夾部(111) 相對應，再以夾持條體(14)之兩臂由長孔(112) 含入，而使夾置彎折點(141) 以「點」接觸而卡扣於抵面(121) 上組裝完成，而證據6 之阻條體(431) 是設置在斜面(43)上，以侷限彎折夾固部(512) 。
由上可知證據2 先前技術之夾片、證據6 先前技術之夾體、抵面、長孔、夾持元件、夾置彎折點及證據6 之阻條體，其個別結構不但有所差異，且彼此間並無必然之組合關係，此與系爭專利申請專利範圍第2項經由夾物件、容置槽、剖槽、卡合緣、彈性體而構成之整體技術內容並不相同。
⑷按有關進步性之審查，應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷；
另，就技術內容的組合對該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯，應依發明所欲解決之問題，引證文件的內容是否屬相關技術領域，是否有合理之組合動機等決定之。
本件證據2 先前技術之夾片、證據6 先前技術之夾體、抵面、長孔、夾持元件、夾置彎折點及證據6 之阻條體，其個別結構不但有所差異，且彼此間並無必然之組合關係，已如前述，則所屬技術領域中具有通常知識者基於何種合理的動機，可將證據2 先前技術、證據6及證據6 先前技術揭露內容加以組合構成系爭專利申請專利範圍第2項所請發明，且此種組合是能輕易完成或顯而易知的，原處分對此均未具體論述，即逕謂證據2 和證據6 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，自嫌率斷。
⑸綜上，證據2 （含先前技術）、證據6 （含先前技術）之組合尚不足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。
㈤證據2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
⑴系爭專利申請專利範圍第3項為第1項之附屬項，其申請範圍除包含第1 請求項所有技術特徵外，另該第一夾物件與第二夾物件於樞接處之兩側各具有一凹緣（117 、127），使得第一夾物件與第二夾物件相對之凹緣形成一夾繩區（14）。
由此可知系爭專利申請專利範圍第3項所請曬衣夾，除兩夾物端之弧槽形成一容置空間外，於樞接處之兩側，兩夾物件亦因相對之凹緣而形成一夾繩區。
⑵原處分雖稱系爭專利請求項3 之凹緣（117 、127 ）特徵為證據2 之挾持部（24a 、24b ）的凹緣「等效轉用」。
惟查，所謂轉用應係指不同技術領域間之技術轉用，本件證據2 與系爭專利同為曬衣夾之技術領域，無技術轉用之問題，故原處分所稱「等效轉用」，應係指等效置換。
又所謂等效置換，係指具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識即能予以置換，且未產生無法預期之功效者而言。
本件經比對證據2 與系爭專利申請專利範圍第3項可知，證據2 挾持部（24a 、24b ）的凹緣所形成的容置空間，僅可放置一曬衣桿（41），此與系爭專利申請專利範圍第3項所請除在兩夾物端之弧槽形成一容置空間（13）可夾置一曬衣桿外，另於樞接處之兩側，兩夾物件因相對之凹緣又形成一夾繩區（14）可夾置一曬衣繩的結構完全不同；
而系爭專利申請專利範圍第3項的容置空間因區隔成夾繩區與夾曬衣桿區，相較於證據2 亦多了一個夾置曬衣繩的功效；
系爭專利申請專利範圍第3項之功效既超越證據2 ，自難謂系爭專利申請專利範圍第3項為證據2 之等效置換。
故證據2不足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
七、綜上所述，舉發證據雖可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，惟不能證明系爭專利第2項及第3項不具進步性。
被告認舉發證據能證明系爭專利所有請求項不具進步性，應屬違誤，其因而未依專利審查基準第五篇第一章6.1 舉發審定所載「僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式。
經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定舉發不成立；
屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定舉發成立，應撤銷專利權。」
之規定（詳見2006年版5-1-45頁），先依職權通知原告申復或更正說明書或圖式，亦有違誤。
從而，被告以系爭專利有違專利法第94條第4項進步性之規定，而為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，尚有違誤，訴願決定未加糾正而予維持，亦有未合。
原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
八、兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果均不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 10 月 28 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉
法 官 王俊雄
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 10 月 28 日
書記官 鄭堯中
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