智慧財產及商業法院行政-IPCA,99,行專訴,93,20101028,1

智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第93號
民國99年10月14日辯論終結
原 告 澳洲商流膠吸震及懸吊科技國際有限公司
（RIAS Tec
代 表 人 甲○○ ○○○○○
訴訟代理人 陳啟舜律師（兼送達代收人）
複 代理人 錢師風律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丙○○
丁○○
上列當事人間因發明專利申請案主張優先權等事件，原告不服經濟部中華民國99年5月19日經訴字第09906056570號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：緣原告澳洲商流膠吸震及懸吊科技國際有限公司於民國98年7月7日以「腳輪裝置」向被告申請發明專利（下稱系爭案），同時以受理國家為澳洲，申請日為西元2008年7月8日，申請號為0000000000號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查。

因相關文件未齊備，被告乃於98年8月12日以（98）智專一㈡15182字第09841383390號函通知原告應於98年11月7日前補送⑴發明專利說明書一式3份、⑵申請權證明文件1份（影本請釋明與正本相同；

英文申請權證明書請中譯）、⑶委任書1份、⑷主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本1份、首頁中譯本2份。

嗣原告於98年9月17日補正中文專利說明書、中文圖式及其他相關資料到局。

經被告審查，以98年10月9日（98）智專一㈡15177字第09841766940號函，認本案申請時未檢附圖式，迄至98年9月17日始補送中文說明書，而為本案申請日為98年9月17日及不得主張優先權之處分。

原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：㈠原告於98年7月7日所提「發明專利申請書」，於「四、聲明事項」欄位中已勾選主張專利法第27條第1項國際優先權，並載明該受理國家、申請日、申請案號，並於「六、附送書件」欄位第5項中勾選同時附呈「外文說明書一式2份」，上述「發明專利申請書」係採用被告所提供之制式格式，其中附送書件欄位第5項之「外文說明書」即包括圖式一式2份，並非如第1、2項有「（中文）說明書一式3份」、「必要（中文）圖式一式3份，以及圖式共（）圖」等分別記載之別。

準此，既原告已於申請書勾選同時附呈「外文說明書一式2份」，則被告於受理該申請案時，若發現有欠缺必要圖式一式2份之情事，理當指正原告該勾選與事實不符，並要求原告刪除或註記該缺失，惟被告並未作該項指正，足證原告並無遺漏圖式一式2份之情事。

㈡退步言之，縱被告於受理申請案時，未發現原告有遺漏圖式一式2份情事，仍應於程序審查階段通知原告就所欠缺之文件進行補正。

惟被告98年8月12日(98)智專一㈡15182字第09841383390 號函文( 附件二) ，其說明二僅謂：「原告請於98年11月7 日前補送㈠發明專利說明書一式3 份。

㈡申請權證明文件1 份。

㈢委任書1 份。

㈣主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本1 份、首頁中譯本2 份。」

，該函文並未要求原告補呈外文圖式一式2 份，由該程序審查結果，亦可證明原告並無遺漏圖式一式2 份情事。

㈢再者，「銀貨兩訖」為自古以來不可變之道理，本件被告既為主管專利申請機關，且該「外文說明書」是否包括圖式一式2份，悠關申請案之申請日，本件被告自當要求收文人員收文當下應格外慎重，縱使化學品或其製法發明，無需附圖，本件被告之收文人員，如發現外文本未附圖式一式2份時，自可要求原告於申請書加註，本件被告實難以收文人員收文當下無法從申請書及所附送書件，發現該申請書所勾選與事實是否相符，即不必擔起該檢查責任。

況原告所提外文說明書第6頁已記載「Brief Description of the Drawings」（圖式簡單說明），該外文說明書已明確記載包括有8圖。

今被告所制定「發明專利申請書」既未要求申請人分開勾選，該無法查證責任，自應由制定該「發明專利申請書」之被告負責，實難將該疏失歸責於原告。

㈣系爭案申請書「六、附送書件」欄位第5項所載「外文說明書一式2份」，其裝訂方式並未加以規定，該外文說明書與外文圖式之裝訂方式，可為分開亦可以合併裝訂。

因此，被告以原告所呈未拆封之外文本並未附有圖式即認定系爭案申請時即未附有外文圖式，為無理由。

㈤說明書及圖式所揭露資訊係用以認定二個以上發明之申請日先後，本案既已主張專利法第27條第1項國際優先權，並載明該受理國家、申請日、申請案號，則本案說明書及圖式所揭露資訊已可由該據以主張之國際優先權案（即2008年7月8日向澳洲申請之第2008903509號專利案）認定其內容。

因此，姑且不論本案圖式究係漏未檢附或於審查程序中遺失，就本案申請日之認定而言，該圖式所揭露之資訊事實上並不重要，尤其是原告已於98年9月17日補送由澳洲政府核發之優先權證明文件正本，則本案說明書及圖式所揭露資訊亦因此可以證實。

㈥專利法第25條第4項之規範意旨係針對提出外文本說明書及必要圖式而「未主張優先權」者而言，如已主張優先權者，則與該條項所規定之情況有別，應無該條項規定之適用。

澳洲專利法規(Patent Regulations)第3.5A章節關於「申請日」規定：「未完整之申請案…(2)如發現說明書有部分遺漏，應書面通知申請人以下事項：(a)告知申請人此說明書有部分遺漏；

及(b)要求申請人補正此遺漏部分。」

由上規定可知，澳洲專利法就說明書內容有部份缺漏之情況，課予該國審查機關通知補正義務，既中華民國已加入WTO組織，實應參考相關國際規定，在法條文義仍有解釋空間之情況下，不應堅持如此嚴苛之解釋態度，且該嚴苛解釋亦與專利法鼓勵創新之立法目的有違。

㈦並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷；

⒉命被告對第098122927號發明專利案應以98年7月7日為申請日，並得以主張國際優先權；

⒊訴訟費用由被告負擔。

三、被告之答辯：㈠按專利申請日之取得，係以申請人已依法揭露其所欲申請之技術內容為前提，故「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。」

；

「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；

未於指定期間內補正者，申請案不予受理。

但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

」分別為專利法第25條第3、4項所明定。

揆諸上開法規規定，專利申請日之取得，以申請書、中文說明書及必要圖式齊備，或申請書、外文說明書及必要圖式齊備且於被告指定期間內補正中文本為要件。

又按「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」

；

「本法第27條第1項所定之12個月，自外國第一次申請日之次日起算至本法第25條第3項規定之申請日止。」

分別為專利法第27條第1項及其施行細則第11條第1項所明定。

依前述法規規定，得主張優先權之法定期間，自國外基礎案第1次申請之日起至向我國申請專利取得申請日之12個月內。

㈡查原告於98年7月7日檢送發明專利申請書、外文申請權證明書、委任書影本、外文說明書2份（未含圖式）及申請規費新台幣2,700元提出系爭案申請。

經程序審查，於98年8月12日通知原告補正，嗣原告於同年9月17日補正中文說明書及圖式、申請權證明書、委任書、優先權證明文件正本及首頁影本、首頁中譯本至局，經比對中、外文說明書及圖式，始查原告申請時並未檢送外文圖式，遂於98年10月9日發函通知原告，系爭案若無不予公開之情事者，將於申請日起18個月後公開，並處分申請日為98年9月17日，同函併告知系爭案不得主張國際優先權。

㈢被告處分依據及理由：⒈被告收受臨櫃遞送之申請專利文件時，由於受理案件數量龐大，不同申請案所應檢附之文件各有差異，文件頁數多寡亦有不同，無法立即審查申請文件是否齊備，僅先行收件並確認所遞送文件是否與申請書所載附送書件一致。

有關原告聲稱於申請書之附送書件第5項勾選「外文說明書一式2份」，即包括圖式一式2份一節，實務上，因發明專利申請案並非必定附有圖式，僅勾選外文說明書，被告收文人員無從發現該申請案欠缺外文圖式，並進而要求原告刪除或註記該缺失，被告收文人員未作該項指正，並不表示系爭案申請時未遺漏圖式一式2份。

⒉基於有些發明，如化學品或其製法發明，根本無須圖式，故發明申請案可能附有圖式或無須附具圖式。

申請人如以外文本提出申請，由於被告受理之外文並無語文種類之限制，換言之，可能為韓文、德文、法文、英文等等，且多數外文本不若中文說明書有一定格式，程序審查人員難以判斷申請案是否必須附具圖式，故原則上，以申請時所送外文本是否檢附圖式或申請書是否載明附有圖式為準，若申請案未附圖式、申請書亦未載明附有圖式，程序審查時即認屬無須附圖式之發明申請案，不通知補正；

系爭案申請時未附圖式，申請書亦未載明附有圖式，故程序審查人員之首次補正通知函係以無須附具圖式之申請案處理，未通知補正圖式。

⒊有關收文人員收文時難以判斷申請案是否應附圖式已如前述，收文人員實難如原告所指，負擔檢查責任。

⒋原告所提外文說明書第6 頁雖記載「Brief Description ofDrawings」，然係夾雜於全部19頁外文說明書的中間頁面，且僅有頁面內的部分說明文字，原告理應對本身之案件內容最為清楚，尚且漏未發現，卻要求程序審查人員在該外文是程序人員所不熟稔的語文之情況下，應查核清楚，豈符比例原則，申請案是否附具圖式，仍應依事實認定。

⒌有關外文說明書與外文圖式之裝訂方式，誠如原告所言，可分開亦可以合併裝訂，但一般而言，頁數如系爭案般僅有20餘頁，採合併裝訂者較多，且圖式依法理、邏輯順序及外文本檢送之慣例係置於說明書之後。

姑且不論原告將外文說明書及圖式採合併裝訂，則被告未拆封之外文本應附有圖式之情況。

審閱系爭案卷內所檢附申請書、申請權證明文件、委任書及2份外文本，原告是先將上開文件分開裝訂，再將所有申請文件合併裝訂，此可由每份文件有2個訂書針痕跡，且其中1個訂書針係貫穿全部文件可稽，而被告未拆封之說明書末頁背面有所有申請文件合併裝訂之訂書針倒摺痕跡，若如原告所言，申請時即附有圖式，因圖式頁依法理、邏輯順序及外文本檢送之慣例應置於說明書之後，則該訂書針倒摺痕跡應位於圖式頁之背面，而非目前所見的說明書末頁之背面，可證系爭案申請時即未附有外文圖式。

⒍原告稱其「代理人曾多次接獲被告致電，稱因不慎遺失申請人所送文件，故要求代理人再次提供影本……等」，不知所由何來，更與事實不符，退萬步言，縱有少數個案，亦應依具體個案事實予以適法處理，並非可任意比附援引。

⒎依最高行政法院98年2月19日98年度判字第157號判決意旨，說明書及必要圖式等文件係申請人向我國申請專利之內容，而優先權證明文件係申請人曾在外國申請並經受理之內容，二者在性質及功用上自有差異，不得替代與轉用。

原告所言，系爭案說明書及圖式所揭露資訊已可由據以主張之國際優先權基礎案認定其內容，系爭案之圖式究係於申請時漏未檢附或於審查程序中遺失，並不重要，係屬對專利法逐條釋義之誤解。

⒏按專利法第25條第4項之文義及規範意旨，均未如原告所言，係針對提出外文本說明書及必要圖式而未主張優先權者而言，原告所謂已主張優先權者，則與該條項所規定之情況有別，應無該條項之適用，實不知從何而來。

至原告所言法條文義仍有解釋空間，應參考相關國際規定一節，經查，依專利法施行細則第21條：「說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之情事者，以補正之日為申請日。

但其補正部分已見於主張優先權之先申請案者，仍以原申請日為申請日。」

可主張補正部分已見於主張優先權之先申請案者，僅適用於圖式有部分缺漏之情形，系爭案自始即未檢送全部圖式，即非屬部分缺漏之情事，縱有主張優先權者，仍應以補正之日為申請日，並無原告所言法條文義仍有解釋空間。

㈣綜上所述，被告依專利法第25條第3項規定處分系爭案申請日為98年9 月17日，並依同法第27條第1項及其施行細則第11條第1項規定處分系爭案不得主張優先權，並無違誤。

㈤並聲明：⒈駁回原告之訴；

⒉訴訟費用由原告負擔。

四、本院得心證之理由㈠按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」

、「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。」

、「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；

未於指定期間內補正者，申請案不予受理。

但在處分前補正者，以補正之日為申請日。」

，專利法第25條第1項、第3項、第4項分別定有明文。

是以申請專利之發明，不問係以中文本或外文本提出申請，抑或其有無主張優先權，其取得申請日之要件均為申請時應備齊申請書、說明書及必要圖式等書件，倘申請人係以外文本先行提出申請，如於專利專責機關指定期間內補正中文本者，依法應以外文本提出之日為申請日，其圖式如屬該專利案之必要圖式，而未於申請時一併提出者，惟已在處分前補正者，則以補正之日為申請日。

次按，「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

」、「本法第27條第1項所定之12個月，自外國第一次申請日之次日起算至本法第25條第3項規定之申請日止。」

亦為專利法第27條第1項及其施行細則第11條第1項所明定。

㈡經查，本件原告於98年7月7日以「腳輪裝置」向被告申請發明專利，並同時以受理國家為澳洲，申請日為西元2008年7月8日，申請號為0000000000號之專利案主張優先權，惟尚有相關文件未齊備，經被告於98年8月12日以（98）智專一㈡15182 字第09841383390號函限於98年11月7 日前補正⑴發明專利說明書一式3份、⑵申請權證明文件1份、⑶委任書1份、⑷主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本1份、首頁中譯本2份（見申請卷第24頁）。

嗣原告於98年9月17日補正提出⑴專利說明書乙式3份、⑵圖式乙式3份、⑶讓渡書及委任書正本及其中譯本各乙份、⑷主張國外優先權證明文件正本及首頁影本各乙份、首頁中譯本2份等資料（見申請卷第77頁）。

㈢原告雖主張其於98年7月7日所提出系爭案申請時所檢送外文說明書2份，即已包括附呈圖式一式2份等語。

惟查，原告於98年7月7日所呈發明專利說明書之「六、附送書件」欄位僅勾選「⒊申請權證明書1份。

（影本）」、「⒋委任書1份。

（影本）」、「⒌外文說明書一式2份」，「⒓其他」項下則記載「註：申請權證明書、委任書、優先權文件、專利說明書及圖式請准予容後補呈」（見申請卷第21頁），惟勾選「外文說明書」並非即必然附有外文圖式，況依原告提出發明專利說明書及附件書件之裝訂方式，顯係先將申請書、申請權證明文件、委任書及2份外文說明書分開裝訂後，最後再將之合併裝訂，此由每份文件各有2個訂書針痕跡可稽，被告自承於收文後，確曾將第1份外文說明書拆封掃描建檔（即卷內蓋有【S】之版本），此由該蓋有【S】之外文說明書確有訂書釘拆封之痕跡可稽，倘係因被告拆封而遺失該外文說明書所附圖式，則另1份未拆封之外文說明書即應附有圖式，然經核閱2份外文說明書均未附有圖式，足見原告於98年7月7日所提出系爭案申請時所檢送外文說明書2份均未附有圖式。

原告另主張裝訂方式並未加以規定，是以外文說明書與外文圖式之裝訂方式，可為分開亦可以合併裝訂等語，惟查，原告於98年9月17日補正中文本時，其所呈專利說明書乙式3份即均與中文圖式合併裝訂，其中1份專利說明書亦有拆封掃描建檔（即卷內蓋有【S】之版本），且於說明書後即接續附有圖式（見申請卷第60-72頁），益徵代理人於98年7 月7 日提出系爭案申請時，倘若附有圖式即係與外文說明書合併裝訂，是原告之主張並非可採。

從而，原告於98年7 月7 日申請系爭案時既未提出必要圖式，依首揭說明，自應以其中文本專利說明書及圖式補正日為申請日，是系爭案申請日應為98年9 月17日，惟原告所主張之優先權日係西元2008年7 月8 日，距本案申請日顯已逾專利法第27條第1項所定得主張優先權12個月內之法定期限，本件自不得主張優先權。

㈣復按專利法第25條第3項係就申請日為明確之規定，並明訂係以申請書、說明書及必要圖式齊備之日始為申請日，而申請日之認定實與發明申請之先後、專利是否具新穎性及進步性之判斷時點、計算國際優先權期間、早期公開之日期、發明申請實體審查之時間等事項息息相關，專利法第25條第4項僅係就說明書及必要圖式以外文本提出時，被告須指定期間命申請人補正中文本，而就申請人有無補正及逾期補正所生效果予以明確規定，是以該項規定，不問有無主張優先權均應予以適用，原告主張專利法第25條第4項之規定係指未主張優先權者，如已主張優先權者，應無該條規定之適用云云，亦無足採。

㈤末查，專利法第25條已明定申請發明專利時所應備具之書件，申請人即不得自行決定必要圖式是否為重要資訊而怠於提出，況依法並未課予被告通知原告補正必要圖式之義務，原告係委由專利代理人提出本件申請，就此相關規定自應知之甚詳，即應自行承擔未備齊文件所生之法律效果，殊無歸責於被告之理，原告另稱被告審查人員於文件程序審核時，疏未查知原告未檢附外文圖式，亦未通知原告補正，該責任應歸於被告，且就系爭案申請日之認定而言，該圖式所揭露之資訊事實上並不重要，原告已於98年9月17日補送由澳洲政府核發之優先權證明文件正本，則本案說明書及圖式所揭露資訊亦因此可以證實，系爭案並未違反專利法第25條云云，要無足採。

五、綜上所述，被告依專利法第25條第3項、第4項、第27條第1項及其施行細則第11條第1項之規定所為系爭案申請日為98年9月17日及系爭案不得主張優先權之處分，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。

原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 10 月 28 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 10 月 28 日
書記官 周其祥