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智慧財產法院行政判決
101年度行專訴字第47號
民國101年10月11日辯論終結
原 告 美商微晶片科技公司
（MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED）代 表 人 David Yeskey
訴訟代理人 呂 光律師
湯舒涵律師
被 告 經濟部
代 表 人 施顏祥（部長）住同上
訴訟代理人 葉育大
參 加 人 汪子惟
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國101 年3 月23日經訴字第10106102870 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣原告前於民國89年5 月2 日以「微控制器指令集」向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，同時主張優先權（受理國家：美國，申請日：西元1999年3 月26日，案號：09/280,112號），經智慧局編為第89105387號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第175289號專利證書（下稱系爭專利）。
嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法（90年10月24日修正公布）第20條第1項前段、第20條第1項第1款、第2項及第71條第3款之規定，對之提起舉發。
其後原告於98年5 月5 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經智慧局審認，該更正本符合現行專利法第64條第1項第1款及第2項規定，應准予更正，並依該更正本審查，核認系爭專利未違反前揭參加人舉發法條之規定，於100 年8 月31日以(100) 智專三㈡04119 字第10020781400 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。
參加人不服，提起訴願，並據智慧局檢卷答辯，案經被告審議，依訴願法第28條第2項規定，通知原告參加訴願程序表示意見，業據原告於101 年3 月13日提出參加意見書，經被告101 年3 月23日經訴字第10106102870 號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟，聲明訴願決定撤銷。
本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定，並主張：㈠證據8 或證據14未揭示正交指令集的具體指令內容，亦未提供必要而關鍵的相關技術啟示，智慧局之原處分並無違誤：⒈原告於舉發程序所提出之舉發答辯書第5 至7 頁已說明證據8 及證據14並未揭露系爭專利所記載之指令集，原告從未自認證據8 或證據14如系爭專利已揭示正交指令集的具體指令內容、或證據8 及證據14已提供相關技術啟示。
訴願決定不察，逕援引參加人之主張、並據以認定原處分未就此項原告已自認之舉發證據予以考量，顯有違誤。
⒉參加人係以「證據8 、9 、11至13之組合」主張系爭專利「更正前請求項（即申請專利範圍，下同）2 」不具進步性以及以「證據7 至14之組合」主張更正前請求項3 至71不具進步性。
因更正後，系爭專利原請求項2 已經刪除，毋庸再論究，故原處分機關僅需針對證據7 至14之組合是否得以證明更正前附屬請求項3 至71（即更正後請求項1 至69）不具進步性。
因參加人從未單以證據8 或證據14或前揭二證據之組合主張系爭專利更正前請求項3 至71或更正後請求項1 至69不具進步性，故原處分機關實無單獨論究證據8 或證據14、抑或證據8 與證據14組合之必要性，原處分並無不當。
⒋況且，原處分機關已認定參加人關於證據7 至14之組合（其中包括證據8 及證據14）已無從證明系爭專利更正前附屬請求項3 至71（即更正後請求項1 至69）不具進步性，則縱然原處分機關將其中的證據8 與證據14獨立論究或另予組合，其結果顯然更無法證明系爭專利更正後請求項1 至69不具進步性。
據此，原處分機關不需再針對證據8 與證據14及其組合另予論究。
㈡參加人另主張「證據7 至14之組合」可證明系爭專利不具進步性，則在證據10及11不具證據能力之情況下，參加人所餘之證據組合勢將無法揭示系爭專利全部技術特徵，是原處分機關以證據10及11不具證據能力為由，認定參加人關於證據7 、8 、9 、10、11、12及13之組合毋庸認究，並無任何違誤。
㈢系爭專利更正前暨更正後之保護範圍係屬一致，故該更正並不影響參加人之舉發理由，原處分機關於99年12月14日面詢時就此部分已給予參加人陳述意見之機會：⒈原告於98年5 月5 日舉發答辯書中一併提出更正，其中刪除系爭專利原獨立項申請專利範圍第1 、2 項，並將系爭專利原附屬項申請專利範圍第3 至71項更正為獨立項形式，更正後之獨立項申請專利範圍第1 至69項其保護範圍分別與系爭專利原申請專利範圍第3 至71項之保護範圍實質一致，且上述更正符合現行專利法第64條第1項第1款及第2款之規定，依法應准予更正。
⒉承上，因系爭專利更正後申請專利範圍第1 至69項與更正前申請專利範圍第3 至71項之保護範圍實無二致，故參加人之舉發理由於更正前後應無不同，而原處分機關亦無任何未予以釐清之事項。
況且，原處分機關為審慎考量及釐清案情需要，其於99年12月14日辦理面詢時，已要求參加人對系爭專利申請專利範圍更正本提出意見，已充分給予參加人針對上開更正表達意見之機會，而無訴願決定所指未予以釐清之事項。
⒊另由100 年12月21日新修正公布專利法第77條第1項規定（原第71條第3項規定），可知於舉發審查之標的有變動時，原處分機關應使舉發人有陳述意見之機會，俾保障其程序參與權。
惟審酌本件之情況，系爭專利更正前後之保護範圍實無二致，故原處分機關是否給予參加人陳述意見之機會實不影響參加人所提出之舉發理由，更何況本件原處分機關已於面詢時給予參加人陳述意見暨提出補充理由之機會，亦可證原處分並無任何違誤。
㈣參加人從未以證據8 及證據14之組合主張系爭專利申請專利範圍不具進步性，原處分機關自無任何漏未審酌之情況，另參酌參加人於訴願程序所提出之訴願理由，可知參加人確僅以證據7 至14之組合主張系爭專利不具進步性，而參加人關於「證據8 或證據14已揭示正交指令集」之主張，僅係參加人用以支持證據7 至14之組合可證明系爭專利不具進步性之理由。
況且，由於系爭專利原申請專利範圍第3 至71項之技術特徵包含正交指令集中之「各別指令之指令本身」，以及申請專利範圍第3 至71項原依附系爭專利申請專利範圍第1項之「所有其他技術特徵」（包含︰一中央處理單元、一線性化的位址空間、在該中央處理單元內的一工作暫存器、一正交指令集…等），故即使在證據8 或證據14揭示正交指令集（原告仍否認之）之情況下，系爭專利之其他特徵亦未經揭示，不論係證據8 或14或其組合均無可能足以證明系爭專利原申請專利範圍第3 至71項不具進步性。
再者，證據8 及證據14未揭示正交指令集的具體指令內容，亦未提供必要而關鍵的相關技術啟示，故參加人關於「證據8 或證據14已揭示正交指令集」之主張亦無可採。
㈤參加人雖提出證據7 至14之組合，惟未曾主張證據7 、8 、9 、12、13及14之組合，故在證據10及11不具證據能力之情況下，原處分機關毋庸就所餘適格證據與系爭專利進行實質比對。
三、被告抗辯略以：㈠參加人於舉發階段有以證據8 及14主張「證據7 說明書揭示了多種指令集；
證據8 說明書揭示了多種正交指令集；
證據14說明書揭示了多種正交指令集…均不具備專利法規定之進步性」、「…證據8 或證據14已揭示正交指令集的功能，即：證據8 及證據14已分別提供了必要而關鍵的相關技術啟示，…，因而，修正後的請求項1 至69不具備進步性之專利要件」，然原處分機關就參加人此部分之主張竟未予審酌，顯有漏未審酌之違誤。
是原告主張參加人從未單獨以證據8 或14或其組合主張系爭專利不具進步性之理由，並無可採。
㈡又參加人於舉發階段以證據7 至14之組合為系爭專利不具進步性之主張，其中雖有證據10及證據11等部分證據不具證據能力，然原處分機關仍應於剔除無證據能力之證據後，就其餘適格證據，於參加人原舉發理由主張之範圍內予以審究，始屬完整審究舉發主張。
然查，原處分機關卻逕以證據10及11不具證據能力為由，逕認參加人以證據7 至14之組合主張系爭專利不具進步性並非適宜，而不予論究，顯有違誤。
㈢參加人曾於97年12月31日舉發理由簡表以「證據7 至10之組合」及「證據8 、9 、11至13之組合」主張「請求項1 」及「請求項2 」不具進步性；
另於理由表格內容敘述「證據7揭示了ㄧ種控制裝置（相當於微控制器），其包括：控制器（相當於中央處理單元）、指令碼可擦可編程存儲器（相當於程式記憶體）、供所述可擦可編程存儲器使用之計數器（相當於程式計數器暫存器）、數據隨機存取儲存器（相當於資料記憶體）…證據8 說明書揭示了正交指令集…證據9說明書也揭示了中央處理器…線性地址（相當於線性化位址空間）…證據10說明書揭示了ㄧ種微控制器，其包括指令集、程序存儲器…獨立項1 的技術方案是為習知技術之顯而易見的組合，其不具備專利法規定之進步性」、「證據11揭示了ㄧ種精簡指令集計算機處理器（相當於微控制器）…證據12說明書揭示了工作寄存器（相當於工作暫存器）…中央處理器（相當於中央處理單元）…證據8 說明書揭示了正交指令集…證據9 說明書揭示了中央處理器…證據13…揭示操作碼儲存於程序儲存器中（相當於正交的指令集，儲存在程式記憶體內的技術特徵）…獨立項2 的技術方案是為習知技術之顯而易見的組合，其不具備專利法規定之進步性」，前揭舉發理由係系爭專利更正前之舉發主張，則更正後參加人之舉發主張是否包含該更正前之舉發主張，尚有未明，然原處分機關99年12月14日辦理兩造面詢時，卻未予以釐清，亦有未合。
㈣答辯聲明求為判決原告之訴駁回，
四、參加人經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。
五、本院得心證之理由：㈠按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第19條及第20條第1項前段之規定申請取得發明專利。
另發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第1項第1款及第2項所明定。
又發明專利權「違反第19條至第21條或第27條規定者」或「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之，同法第71條第1款、第3款及第72條第1項亦有明文。
㈡經查，原告於98年5 月5 日申請系爭專利申請專利範圍更正，係刪除原申請專利範圍第1項及第2項，將原第3項至第71項 改寫為獨立項，並依序調整項次為更正後之第1項至第69項，故系爭專利申請專利範圍更正屬申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第64條第1項第1款及同條第2項之規定，經原處分機關准予更正，並依該更正本審查，核無不合。
㈢次按91年11月6日修正發布專利法施行細則第19條立法理由說明㈢載明：「修正前（按系爭專利核准時）本法於我國實務上認定12個月優先權期間時，…縱然申請人向我國提出申請當日所附具之文件不符合本法第23條之規定，致其法定申請日延後，距在外國第一次申請之次日已逾12個月，亦不影響優先權之認定」。
查本件原告於89年5 月2 日以系爭專利向原處分機關申請發明專利，同時以於西元1999年3 月26日向美國申請之第09/280,112號專利案主張優先權，惟於89年5 月2 日始檢送宣誓書暨申請權證明書等資料到原處分機關，固距其在外國第一次申請專利之次日已逾12個月法定期限始備齊文件，致申請日延後，而應以文件齊備之日89年5 月2 日為申請日，然依上開專利法施行細則立法理由，本件系爭專利仍得享有所主張之前揭優先權。
是以，原處分機關核認系爭專利之優先權日為88年3 月26日，亦無不合。
㈣查系爭專利說明書所揭示之微控制器指令集以及執行該微控制器指令之微控制器之結構係為能夠解決習知技術微控制器存在無法模擬各種模組、無法線性化位址空間及易受編輯器錯誤影響之問題，而系爭專利說明書及圖式已清楚揭示微控制器核心架構、程式計數器、工作暫存器及微控制器指令集等結構，能夠實現系爭專利之發明目的，系爭專利說明書既已完整記載為解決問題所採取之技術手段，難謂系爭專利不具產業利用性。
承前所述，系爭專利說明書及圖式已明確記載微控制器指令集及執行該微控制器指令之微控制器之結構，且如何解決問題，均為熟習該項技術者依據系爭專利說明書及其圖式配合當時之既有技術，即可瞭解其內容並可據以實施者，並無說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者之情事。
㈤又查，證據2 及3 僅揭示微控制器具有一中央處理單元、一資料記憶體、一程式記憶體、映射至該資料記憶體之通用暫存器及特殊暫存器及指令等習知技術。
而查，證據2所揭示之指令為PIC 系列微控制器型號16C5X 、16C6X/7X/8X 、17C4X 之操作碼，其指令集內容與系爭專利更正後申請專利範圍第1項至第69項所界定技術內容記載之指令集，結構上完全不同。
另證據3 所揭示之指令為微控制器型號PIC16C5X及PIC16CXX之操作碼，其所揭示指令內容與系爭專利更正後申請專利範圍第1項至第69項所記載之指令內容格式，亦完全不同，是原處分機關認定證據2 或3 均無法證明系爭專利更正後申請專利範圍第1項至第69項不具新穎性，亦無不合。
㈥復查，證據5 型錄資料文件的下方有外文「Preliminary 」，係屬於美商微晶片科技公司內部技術資料，非屬公開刊物資料，此外，亦無其他證據佐證該刊物業經公開，該技術內容既未經公開，非處於公眾得知之狀態，則原處分機關核認該技術內容非屬系爭專利之先前技術，尚非無據。
至於參加人於97年12月4日舉發理由書僅概括主張「證據4、5及公知技術之組合」、「證據4 、6 及公知技術之組合」，惟未敘明「公知技術」為何，嗣其於97年12月31日及100 年1 月17日專利補充舉發理由書以及於原處分機關99年12月14日辦理兩造面詢時，亦均未說明該公知技術為何，顯見參加人於原處分機關處分前有多次闡明之機會而未闡明，是以，原處分機關因參加人未具體指明習知技術，而無法與證據4 及5 組合與系爭專利進行實體技術比對，乃核認證據4 、5 及習知技術之組合無法證明系爭專利不具進步性，亦難認有違誤。
㈦惟查：⒈參加人於舉發理由已敘明「證據7 說明書揭示了多種指令集；
證據8 說明書揭示了多種正交指令集；
證據14說明書揭示了多種正交指令集…均不具備專利法規定之進步性」（原舉發卷2 第163 頁）、「…證據8 或證據14已揭示正交指令集的功能，即：證據8 及證據14已分別提供了必要而關鍵的相關技術啟示，…，因而，修正後的請求項1-69不具備進步性之專利要件」（原舉發卷3 第104 頁），且於訴願書亦主張「…被舉發人亦自認，證據8 或證據14已揭示正交指令集的功能，即證據8 及證據14已分別提供了必要而關鍵的相關技術啟示…修正後的請求項1-69顯不具備進步性之專利要件」等語（見訴願卷第6 頁）。
惟查，依原處分第7 頁即理由欄第（六）點：「…證據6 、10、11非為系爭專利的申請前的公開技術，故無法用以證明系爭專利為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，據此，舉發人以證據4 、6 及公知技術之結合與證據7-14之組合據為主張系爭專利請求項1-69不具進步性等爭點，均非適宜，不予論究，先行敘明。」
之記載，可知原處分機關以參加人原主張之舉發證據7 至14組合因其中舉發證據10及11不適格，致無從審究舉發爭點，而完全不予實體審查，故原處分機關並未審酌舉發證據7 至14中之舉發證據8 及舉發證據14。
本件參加人既以多件證據組合主張系爭專利不具進步性，如原處分機關認定其中部分證據即舉發證據10及11不具證據能力，應就其餘適格證據之組合論究系爭專利是否具有進步性，予以實體審查。
惟原處分機關就此部分恝而不論，顯有未洽。
⒉按專利審查基準修正草案第五篇「舉發審查」第一章「專利權之舉發」5.4 「舉發審定之注意事項」(5) 規定「舉發證據各證據之組合關係不明確時，應先行使闡明權確認其證據組合，以明確爭點。
例如舉發理由僅籠統主張以證據1 至5之任意組合不具進步性，由於5 個證據之任意組合，多達數十種邏輯組合關係，爭點不明確，應先行使闡明權以確認其證據組合。」
。
系爭專利更正前之申請專利範圍共71項，其中申請專利範圍第1 、2 項為獨立項，申請專利範圍第3至71項為申請專利範圍第1項之附屬項，原告於98年5 月5 日提出之更正係刪除更正前之申請專利範圍第1 、2 項，並將更正前申請專利範圍第3 至71項改寫為更正後申請專利範圍第1 至69項，且皆為獨立項。
而依參加人97年12月4 日所提出舉發理由書，關於舉發之請求項、法條及證據之主張如原舉發卷1 第162 頁反面所示，其所載之申請專利範圍項次為更正前申請專利範圍項次，因此，針對更正後申請專利範圍第1 至69項（即更正前申請專利範圍第3 至71項），參加人主張「證據4 、5 及公知技術之結合可證明系爭專利請求項1 至69不具進步性」、「證據4 、6 及公知技術之結合可證明系爭專利請求項1 至69不具進步性」。
再依參加人97年12月31日所提舉發理由書（補充證據），關於舉發之請求項、法條及證據之主張如原舉發卷2 第165 頁反面所示，其所載之申請專利範圍項次亦為更正前申請專利範圍項次，因此，參加人針對更正後申請專利範圍第1 至69項（即更正前申請專利範圍第3 至71項），主張「證據7 至14之結合可證明系爭專利申請專利範圍第1 至69不具進步性項」。
再依參加人100 年1 月17日來函，關於舉發之請求項、法條及證據之主張如原舉發卷3 第104 、105 頁所載，其申請專利範圍項次為更正後請求項項次，因此，參加人此時針對更正後申請專利範圍第1 至69項（即更正前申請專利範圍第3 至71項），主張「證據8 、14之結合可證明系爭專利請求項1 至69不具進步性」。
若原處分機關認為舉發證據各證據之組合關係不明確時，即應先行使闡明權確認其證據組合，以明確爭點。
然而，原處分機關於99年12月14日辦理兩造面詢後，對於參加人是否針對更正後系爭專利申請專利範圍，主張「證據8、14之結合可證明系爭專利請求項1 至69不具進步性」，既有疑義，即應加以闡明，卻未予以釐清後加以審酌，亦有未合。
六、綜上所述，本件原處分機關既有前述未釐清系爭專利申請專利範圍更正後之舉發範圍是否包含該更正前之舉發主張，以及未實體審酌舉發證據之組合是否可證明系爭專利不具進性之瑕疵，而有待原處分機關進一步予以釐清並加以審酌之必要，則其逕認系爭專利未違反核准審定時應適用之90年10月24日修正公布之專利法第20條第1項前段、第1款、第2項、第71條第3款之規定，遽為舉發不成立之處分，尚有未洽。
是以，本件被告所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，依法即無不合，原告徒執前詞，聲請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 10 月 25 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
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│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 師為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 者，亦得為上訴審│ 。 │
│ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ │ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│
│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│
│之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 101 年 10 月 25 日
書記官 王月伶
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