智慧財產及商業法院行政-IPCA,104,行商訴,135,20160331,1

智慧財產法院行政判決
104年度行商訴字第135號
原 告 印度商魯賓有限公司（Lupin Limited）
代 表 人 吉里吉‧帕爾‧辛格（Girij Pal SINGH）訴訟代理人 蔡清福律師
蔡律律師
陳奕君律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 呂姝賢
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國104 年8 月20日經訴字第10406313370 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國103 年2 月18日以「魯賓有限公司標章」顏色商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第10類之「藥物吸入器」商品，向被告申請註冊，於申請書上所列商標圖樣原為6 面圖，嗣於104 年1 月14日申復函中指定「左側視圖」為商標圖樣（下稱系爭商標）。

經被告審查，認系爭商標圖樣係由亮綠色、白色二色所組成，指定使用於上揭商品，予人寓目印象僅為產品裝飾圖樣，無法使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具先天識別性，應不准註冊，以104 年4 月23日商標核駁第362007號審定書為核駁之處分。

原告不服，提起訴願，經經濟部於104 年8 月20日以經訴字第10406313370 號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

（一）被告認定系爭商標不具先天識別性，顯然背於「商標識別性審查要點」，並有判斷濫用之違法：因世界經濟之融合，商標「先天識別性」之認定標準亦日趨一致。

由原告所提墨西哥獲准註冊資料，可見系爭商標在墨西哥已獲肯認具有識別性而獲准商標註冊，雖不能據以直接推論系爭商標之「先天識別性」在我國亦應予以承認，但至少說明了系爭商標確實「很可能」具備「先天識別性」，只要能再輔以原告企業識別標識之推廣及消費者可資區辨之其他證據，仍得充分證明「先天識別性」之存在。

是以，商標是否具備「識別性」，仍應綜合各項因素加以審查，而非僅限於「實際行銷事證」。

被告將系爭商標「識別性」之判斷標準限制在實際行銷事證之有無，其處分顯然不當。

（二）被告主張系爭商標不足使相關消費者認識其為表彰該商品或服務之來源、品質、信譽之標識，其理由有違經驗法則：１、被告認為經參酌同業實際行銷使用情況後，原告檢送之證據資料仍不足使相關消費者認識其為表彰該商品或服務之來源、品質、信譽之標識，而成為原告營業上商品之識別標識。

惟「同業實際行銷使用情況」係一個模糊不確定之理由，被告未提出其進行實際市場調查之證據，即逕以主觀意見推論系爭商標不具顯著性，所持理由顯然有違經驗法則。

２、商標「識別性」之判斷標準應以「消費者」是否能夠辨識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而非「同業實際行銷使用狀況」，蓋同業之間互相競爭，自然不願原告因此獲得系爭商標之註冊。

系爭商標乃原告所推出之藥物吸入器之外觀配色，該等配色亦為原告對於企業識別系統之實踐，原告英文名稱「Lupin 」為植物魯冰花之意，企業之主商標即為以一白色為背景之綠色魯冰花為其設計理念，屬於原告「企業識別系統」（CIS)之一種，原告所擁有之醫療相關商品，長期均採用相同亮綠、白之顏色配置，為保護該系列顏色設計，已廣泛於許多國家及組織以其外觀及顏色申請註冊為商標在案。

況且，原告係指定將綠、白色之系爭商標固定使用於指定商品「藥物吸入器」上之特定位置，即指定白色作為「藥物吸入器」之底色，綠色則置於其側邊嵌入式按鈕部分以及卡榫處之圓點，故原告藉由指定系爭商標使用於指定商品上之特定位置，即可突顯與其他人產品區別之外觀特徵。

換言之，消費者面對包裝、文宣、廣告上之圖文商標與商品本身相應之相同配色時，會產生直接的聯想及深刻的印象，並視為相互之延伸，進而能夠理解該配色與商品提供者即來源有關，而非僅係裝飾性或隨機之顏色。

有鑒於此，相關業者及消費者均得以顏色配置作為辨識商品之產製來源，故系爭商標在實際交易市場上已成為原告商品來源之識別標識，不僅具有先天識別性，亦具後天識別性。

因此，被告實應從「消費者」之角度判斷，始符合商標法之法理。

（三）綜上所述，原處分有前述違法不當之處，原告所提申復理由及資料既足以證實系爭商標已具商標識別性之要件，被告實應以消費者之角度思考系爭商標之識別性，而非主觀地以坊間相競爭之業者角度，拒絕系爭商標之註冊，此保守態度不僅影響臺灣商標制度之發展，亦會造成消費者權益受損。

（四）聲明：１、訴願決定及原處分均撤銷。

２、被告應就第103008629 號商標註冊申請案為准予註冊之處分。

三、被告抗辯如下：

（一）系爭商標係由亮綠色（國際號：RAL6016 ）、白色（國際號：RAL1013 ）二色所組成，指定使用於第10類之「藥物吸入器」商品，予人寓目印象僅為產品裝飾圖樣，客觀上尚無法使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具先天識別性，自有商標法第18條第2項規定之適用。

（二）原告雖主張白色為指定商品「藥物吸入器」之底色，綠色為商品側邊崁入式按鈕及卡榫處，此特別顏色組合可與他人產品相區別等語。

惟顏色往往與文字、記號或圖形等相結合，使用於所提供的商品或服務，一般而言，消費者通常較不會單獨視「顏色」為其指示商品或服務來源的識別標識，而商品本身或其包裝外觀的顏色常具裝飾美觀之目的，從而並不是業者不常使用之顏色，即具有識別性。

況且，同業實際使用於「藥物吸入器」商品者，以綠色、白色組合者所在多有。

（三）原告固提出其將企業識別標幟使用於產品上之證據，惟此僅能證明原告公司企業識別標識為白底、綠色花朵結合外文「LUPIN 」設計圖，並無法證明消費者一看見系爭商標圖樣一定會與原告公司企業識別標識產生絕對性聯想，或是必定會聯想到其為源自於原告之品牌。

再者，上開產品包裝盒上亦有黃色、藍色、黑色、橘色、灰色、紅色或紫色等其他色系，尚難證明消費者一見到本件綠色、白色組合之顏色商標即能領會該標識與商品間的關聯性，認識其為表彰原告之商品標識，或聯想到原告企業識別標識。

職是，揆諸前揭法條規定與相關說明，本件依商標法第18條第2項、第31條第1項之規定，應予核駁。

（四）聲明：原告之訴駁回。

四、本院之判斷：

（一）按商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。

前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，商標法第18條定有明文。

又商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，不得註冊，復為同法第29條第1項第3款所明定。

準此，商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。

而所稱足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，指一般消費者一見即知其為代表商品或服務之品牌，具有標誌性；

至所稱得藉以與他人之商品或服務相區別，則指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品或服務，具有辨識性。

故判斷商標或服務標章是否具備「識別性」，應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。

另所謂顏色商標係指單純以顏色本身作為標識的情形，可以是單一顏色或數顏色的組合，而且該單一顏色或顏色組合本身已具備指示商品或服務來源的功能。

而顏色商標要能註冊，如同其他型態的商標一樣，必須該顏色商標足以指示商品或服務來源，使消費者能以之與他人的商品或服務相區別。

且顏色商標，尤其是單一顏色，在消費者的認知多屬裝飾性質，故通常不具先天識別性，至顏色組合商標，因其為二種以上顏色的組合，如在顏色之選擇或比例之分配等有獨特性，具先天識別性的可能性較單一顏色為高，因此，若顏色組合具有先天識別性，足使消費者辨別商品或服務來源者，則不待舉證取得後天識別性，即可獲准註冊。

但不可諱言的，顏色組合商標仍較一般圖形設計商標不易具備先天識別性，通常仍須舉證取得後天識別性，始得註冊【101 年7 月1日生效之非傳統商標審查基準（下稱系爭審查基準）4.2.3 參照】。

（二）經查，系爭商標圖樣係以白色作為其指定使用商品「藥物吸入器」本體之顏色，於該商品側邊崁入式按鈕部分及卡榫處之圓點則為亮綠色，整體係由白色及亮綠色兩種顏色組合而成。

由於商品本身或其包裝外觀的顏色常具有裝飾美觀之目的或顯示按鈕位置之功能，且依原處分卷所附Google檢索資料（參原處分卷第44至47頁），亦可見有相關同業於白色「藥物吸入器」商品上設置綠色按鈕者，是系爭商標之顏色組合使用於指定商品「藥物吸入器」之情形，予人寓目印象僅為該商品上單純之顏色裝飾或顯示按鈕位置功能，尚不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自不具先天識別性。

（三）原告雖稱：系爭商標在墨西哥業經肯認具有識別性而獲准註冊，此雖不能據以直接推論系爭商標之「先天識別性」在我國亦應予承認，但只要能再輔以原告企業識別標識之推廣及消費者可資區辨之其他證據，仍得充分證明「先天識別性」之存在等語。

惟按商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；

後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性，因此時該標識除原來的原始意涵外，尚產生識別來源的新意義，所以後天識別性又稱為第二意義。

查如前所述，系爭商標並不具先天識別性，至原告所稱輔以原告企業識別標識之推廣及消費者可資區辨之其他證據，仍得充分證明「先天識別性」之存在云云，顯係混淆「先天識別性」與「後天識別性」之區別。

何況，原告並未提出其所謂之推廣資料及消費者可資區辨之其他證據，是原告主張系爭商標具先天識別性云云，即非可採。

（四）原告另稱：系爭商標乃原告所推出之藥物吸入器之外觀配色，該等配色亦為原告對於企業識別系統之實踐，屬於原告「企業識別系統」（CIS)之一種。

又原告藉由指定系爭商標使用於指定商品上之特定位置，可以突顯與其他人產品區別之外觀特徵，消費者可以理解該配色與商品提供者有關，而非僅係裝飾性或隨機之顏色，故系爭商標已成為原告商品來源之識別標識等語。

然查，依原告提出其所謂之企業識別標識，即白底、綠色花朵結合外文「LUPIN 」設計圖，雖其顏色組合與系爭商標相同，均係以白色及亮綠色兩種顏色組合而成，但其圖樣並不相同。

況且，依原處分卷附Google檢索資料觀之（參原處分卷第44至47頁），以白色及綠色組合作為藥物吸入器之外觀配色者，所在多有，消費者實難光從該商標圖樣即會與原告公司企業識別標識產生絕對性聯想，或是會聯想到其為源自於原告公司之品牌。

是以，原告上開主張，亦非可取。

（五）按商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，不得註冊；而有前開規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，商標法第29條第1項第3款、第2項定有明文。

又商標註冊申請人主張有商標法第29條第2項規定，在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，應提出相關事證證明之（商標法施行細則第29條規定參照）。

又關於後天識別性的舉證，若申請人於廣告或行銷時，特別強調特定的顏色，例如：「請認明這個特殊的顏色」、「請尋找這個迷人的顏色」、「尋找橘色的盒子」或「特殊的顏色」等，即是教育消費者將該特定顏色作為指示商品或服務來源的標識，較易證明商標之識別性。

此外，顏色使用於指定商品或服務之使用量、使用期間之長短、銷售情況、廣告支出、消費者調查報告等，亦是判斷顏色是否具識別性的考量因素（系爭審查基準4.2.3 參照）。

本件原告固主張系爭商標具後天識別性云云，惟原告並未提出系爭商標使用於指定商品之廣告資料、銷售資料、數量、金額、市場占有率、銷售區域等證據以為佐證，尚難遽認系爭商標業經其長期大量使用，已為國內相關事業或消費者所普遍認知，而在交易上已成為表彰其商品來源之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，而取得後天識別性，自無商標法第29條第2項規定之適用。

五、綜上所述，系爭商標不具先天識別性，亦未因原告使用且在交易上成為其指定使用商品之識別標識，而取得後天識別性。

從而，系爭商標有商標法第29條第1項第3款所定不得註冊之情形，則被告所為系爭商標不得註冊，應予核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。

原告訴請撤銷，並命被告應為准許系爭商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 3 月 31 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 林秀圓
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
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│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  一者，得不委任律│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  師為訴訟代理人  │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
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│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  情形之一，經最高│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│  者，亦得為上訴審│  。                            │
│  訴訟代理人      │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
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│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│
│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│
│之釋明文書影本及委任書。                            │
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中 華 民 國 105 年 3 月 31 日
書記官 張君豪