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智慧財產法院行政判決
104年度行專訴字第10號
原 告 吳東法
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 呂正仲
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國103 年12月22日經訴字第10306128650 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國100 年5 月2 日以「渦輪壓縮冷熱風扇」（100 年11月14日修正名稱為「組合葉片」）向被告申請新型專利，經被告編為第100207793 號審查（為系爭案前身案），嗣原告於101 年1 月3 日改請申請發明專利（下稱系爭案），經被告編為第101100135 號審查。
嗣原告自101 年1 月9日至102 年3 月25日期間提出多次申請專利範圍修正本，經被告審查，認該修正之系爭案有違專利法第108條第3項規定之情事，不予專利。
原告不服，於102 年4 月24日申請再審查，並提出申請專利範圍修正本，經被告審查，以103 年6 月20日發給（103 ）智專三（三）05134 字第10320834180 號審查意見通知函請原告提出修正或申復說明或有關反證資料，原告再於同年6 月30日提出申復說明及系爭專利說明書修正本。
經被告審查，認該修正本已超出100 年5 月2 日申請新型專利所提之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符專利法第108條第3項及第43條第2項規定，以103 年7 月16日（103 ）智專三（三）05134 字第10320962900 號專利再審查核駁審定書為「仍不予專利」之處分。
原告不服，提起訴願，經經濟部103 年12月22日經訴字第10306128650 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告主張：㈠原處分未指出系爭案究竟何部分超出原申請案：原告查詢被告網站，其中已經核准專利說明書寫錯者非常多，而專利申請乃專利人之構想，是由自由意志書寫。
經原告詢問被告，被告卻告知原告應自己寫，他們會看，然而被告就申請專利之相關格式、說明、法條、書寫方式皆未說明，亦未提供必要的資訊顯不合理。
且何處超出申請專利範圍，只用無法無歧異得知，就否定系爭專利申請，專利申請過程並沒有任何文件提及超出原申請專利範圍，每次來文說原告寫得不夠清楚、不夠明白、內容不正確云云，然而補充後，相關缺失詢問也沒有得到答案。
其後不給專利後，再詢問被告有關再申請相關事宜，也無正確回應。
㈡系爭專利可主張國內優先權：原告提出系爭案主張國內優先權，但被告認為主張國內優先權要有前後兩個獨立的申請案，經原告詢問，被告又表示主張國內優先權與改請的審查的方式是一樣，但實際上審查的方式卻是不同的。
原處分認本件應不予專利，並認為原告沒有辦法使用國內優先權，但依法規定應該在12個月內都可以使用國內優先權，否則原告之權利會喪失，本件應可主張國內優先權。
惟被告又表示不予專利是因為原告超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的之範圍，但原告有提出更正，原告不解為何有超出。
㈢並聲明求為判決：⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應就申請第101100135 號「組合葉片渦輪風扇」發明專利改請案為准予專利之審定。
三、被告抗辯：㈠系爭案已違反專利法第108條第3項：⒈被告於初審及再審查階段，針對系爭案未依專利法第108條第3項規定相關事由，分別以102 年3 月14日（102 ）智專一（五）05095 字第10220309850 號函、102 年4 月9 日（102 ）智專一（五）05095 字第10220427840 號函、及103 年6 月20日（103 ）智專三（三）05134 字第10320834180 號函，明確指出依專利法第108條第3項之規定：「改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，前開被告通知函已明確告知原告由新型改請發明申請案之限制條件。
⒉並於103 年6 月20日（103 ）智專三（三）05134 字第10320834180 號函指出：「系爭案改請之000000000 號發明專利申請案所揭示之說明書、申請專利範圍或圖式（即台端101 年1 月3 日所送申請資料）及嗣後陸續補提之修正本，不得超出第100207793 號新型專利申請案所揭示之說明書、申請專利範圍、圖式（即台端100 年5 月2 日所送申請資料）…例如系爭案請求項1 之A,B,…,PA 型組合葉片渦輪風扇等等組件、圖式等由原新型申請案之說明書、申請專利範圍及圖式揭示內容無法直接無歧異得知」，已明確指出相關比對基礎及超出之情事。
且原告於收受審查意見通知函後，續於103 年6 月24日兩次以電話詢問，包含兩位審查人員亦嘗試解說系爭案超出之態樣及後續處理之建議，且審查人員為讓原告可多方諮詢，亦讓原告知曉被告設有義務代理人之服務專線，可讓原告進一步詢問外界律師、專利師以供後續程序進行之參考，此亦為原告所不爭執，被告並非未告知原告超出之限制。
⒊再者，由系爭案之原新型申請資料為基礎，與改請發明案申請資料以及原告後續補提修正本（包含101 年01月09日、101 年01月30日、101 年02月17日、101 年03月12日、101 年03月20日、101 年04月11日、101 年05月04日、101 年05月28日、101 年06月18日、101 年06月22日、101年06月25日、101 年07月02日、101 年07月04日、10 1年07月06日、101 年07月19日、102 年02月27日、102 年03月25日、102 年4 月24日、102 年5 月3 日、103 年6 月3 日等日期所送修正說明書、申請專利範圍或圖式）相互比對：改請前第100207793 號新型專利申請案，其【新型內容】僅有「組合方式風扇葉片，可壓縮空氣進行冷卻，可收集壓縮大量空氣，冷熱電風扇，利用加熱元件先行加熱再將熱利用空氣吹出以達到熱風效果」；
【實施方式】段落僅有「將風扇放置要吹的位置，將風散固定在需要冷卻的地方」。
【申請專利範圍】段落僅有「可組合製造之葉片結構；
可任意變化葉片數目造型構造；
可做為壓縮空氣之用途；
可做為冷卻裝置之用途；
產品之外觀功能造型。」
。
而系爭案之103 年6 月30日修正本之【實施方式】段落大量參照、引用第1 圖至第36圖之圖式內容，惟該次修正本之圖式已大幅相異於改請前第100207793 號新型專利申請案之圖式第1 圖至第16圖，故該次所送相關參照及引用圖式之段落即已超出改請前第100207793 號新型專利申請案。
且該次所送圖式修正本及參照該次圖式修正本所補提【發明內容】【實施方式】【申請專利範圍】等相關段落修正資料，係包含原告依照原說明書、申請專利範圍及圖式所推測的內容，然該領域通常知識者非僅由原說明書、申請專利範圍及圖式所揭示內容而可確認後續補提修正本之技術內容，其非屬由原申請資料可直接無歧異得知。
系爭案所揭示之說明書、申請專利範圍或圖式，及嗣後陸續補提之修正本亦均有相同之修正超出事項。
㈡系爭案說明書、申請專利範圍及圖式及後續多次修正本雖有撰寫格式瑕疵之疑慮，然系爭案撰寫格式瑕疵業經原告於100 年12月16日提起訴願（經訴會字第B0-000-00-000 （23076 ）號），原告後續亦已於101 年2 月20日撤回訴願在案。
原告所提撰寫形式之核駁處分，屬新型形式審查階段之核駁處分理由，非屬系爭案之核駁處分理由。
㈢依102 年10月1 日經訴字第10206126950 號經濟部訴願決定書，「國內優先權」之聲明業經訴願決定「訴願不受理」在案。
且系爭案之申請日已援用改請前之第100207793 號新型案之申請日，自無再以該新型案之申請日為系爭案之優先權日。
原告所提「國內優先權」聲明，亦非屬系爭案之核駁處分之理由。
㈣並聲明求為判決：駁回原告之訴。
四、得心證之理由：㈠查原告原於100 年5 月2 日以新型專利名稱「渦輪壓縮冷熱風扇」向被告申請新型專利並提出說明書、申請專利範圍及圖式（下稱100 年5 月2 日原申請本），並取得第100207793 號新型專利申請案；
嗣原告於101 年1 月3 日將第100207793 號新型專利申請案改請為發明專利申請案並提出說明書、申請專利範圍及圖式（下稱101 年1 月3 日申請本），而取得第101100135 號發明專利申請案，即為系爭案，嗣原告自101 年1 月9 日至102 年3 月25日期間提出多次申請專利範圍修正本，經被告審查，認該修正之系爭案有違專利法第108條第3項規定之情事，不予專利。
原告不服，於102 年4 月24日申請再審查，並提出申請專利範圍修正本，經被告審查，於103 年6 月20日以審查意見通知函請原告提出修正或申復說明書或有關反證資料（見申請卷第12卷第184 至183 頁、本院卷第35至36頁，下稱103 年6 月20日審查意見通知函），原告再於同年6 月30日提出申復說明及系爭專利說明書修正本（下稱103 年6 月30日修正本）。
經被告審查，認該修正本已超出100 年5 月2 日原申請本說明書或申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反專利法第108條第3項及第43條第2項規定，於103 年7 月16日以專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分（即原處分，見本院卷第37至39頁）。
經經濟部於103 年12月22日決定駁回原告之訴願（見本院卷第126 至132 頁），原告遂向本院提起行政訴訟。
是本件程序事項應適用「不予專利」審定時即103 年1 月22日修正公布之專利法（下稱現行專利法）、及程序進行當時專利審查基準（即2013年版）關於再審查、修正、改請、審查意見通知與審定等規定。
是本件爭點即為系爭案是否違反專利法第108條第3項及第43條第2項之規定？（本院卷第276 頁）㈡按現行專利法第108條第3項規定：「改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」
，同法第43條第2項規定：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」
，經查改請之意義，主要是讓已經提出之專利申請案，仍能在一定之期間內，經由改請制度而改為合法及合於申請人權益之其他類型之專利申請案，如果符合一定條件，可以承認其改請前原申請案之申請日，作為改請後新案之申請日，以避免影響到專利要件實體審查之判斷。
由於改請案得援用原申請案之申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，避免變動後之記載內容增加新事項，影響他人之權益。
所以現行專利法第108條第3項明定改請後之申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
又關於發明說明書、申請專利範圍及圖式之增、刪、變更，係於審定前為之，依現行專利法第43條規定，係以「修正」稱之，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取行權的安定性，修正應僅限定在申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍內始得為之。
㈢又專利審查基準為專利專責機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項參照）。
基於行政自我拘束原則，為專利審查機關自應受其拘束（最高行政法院96年度判字第1552號判決參照）。
而於審酌專利審查機關即被告就系爭專利申請案所為核駁處分是否合法，即應以之為判斷標準。
又按專利審查基準2013年版第2 篇第6 章修正第2-6-1 至第2-6-2 頁之「2.超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」記載：「說明書、申請專利範圍或圖式之修正，應先審查是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍後，再審酌其他專利要件。
申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之申請時說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。
審查時，應以修正後之說明書、申請專利範圍或圖式與申請時說明書、申請專利範圍或圖式比較，若其超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應以審查意見通知敘明理由通知申請人限期申復；
屆期未申復或修正後仍超出者，予以核駁審定。
對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合『不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍』。
申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。
該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter ），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。
…惟若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者。
修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進了新事項。」
是審查時，應以修正後說明書、申請專利範圍或圖式與申請時說明書、申請專利範圍或圖式比較，若已增加新事項，屬不准專利事由。
故系爭案修正應僅限定在申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍內始得為之。
關於改請案說明書或圖式不得超出原申請案申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，是否超出之判斷原則，依2013年版專利審查基準第二篇第十章之規定，應依其第6 章關於修正之判斷原則，若改請案之說明書或圖式超出原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，屬不准專利事由，應以審查意見通知申請人申復。
㈣按為減少專利專責機關之審定錯誤，專利法於83年1 月21日修正增訂第40條第2項：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」
於審定前，先予申請人申復意見之機會，嗣於92年2 月6日 修正時移列為第46條第2項。
現行專利法修正時再移列為第46條第2項規定：「專利專責機關認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復；
屆期未申復者，逕為不予專利之審定」，因現行專利審查實務上，專利專責機關於審查及再審查階段，均於作成不予專利之審定前通知申請人申復。
準此，專利專責機關依法應於作成不予專利之審定前踐行通知申復之程序，給予申請人陳述意見之機會，以維申請人之程序保障，求其處分之程序完備。
㈤實務上專利專責機關於審查專利申請時，經遂項審查後，如判斷有不准專利事由，應附具理由發給審查意見通知，以利申請人據以申復，克服該等不准專利事由，申復時得一併進行修正，經審查後，如申請人申復或修正後未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准事由者，得作成核駁審定（現行專利法第46條第2項規定參照）。
申請案經審查認定有不准專利事由時，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無不准專利事由之請求項通知申請人，如有檢索報告，應一併檢附，使申請人得依據審查意見通知提出申復或修正。
（2013年版專利審查基準第二篇「發明專利實體審查」第七章「審查意見通知與審定」之1.3 「審查意見通知」）。
經專利專責機關通知修正說明書、申請專利範圍或圖式，屆期未辦理或未依通知內容辦理者，專利專責機關得依現有資料續行審查（專利法施行細則第34條）。
申請人所提出之申復或修正，如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予核准審定。
如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。
（2013年版專利審查基準第2-7-3 頁「2.最後通知」）。
考量初審階段已給予申請人修正之機會，且申請人於申請再審查時，即得針對初審審定不准專利之核駁理由提出申復或修正，為避免申請人於再審查程序中又一再提出修政，致延宕再審查程序，如未克服初審審定理由中之全部不准專利事由，或已克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，得發給最後通知。
又申請人於再審查時所為之修正，如違反初審所發給最後通知之修正限制時，再審查時提出之修正本不生修正之效力，仍屬未克服初審核駁審定理由，應以初審核駁審定理由之不准專利事由發給最後通知。
申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，得為核駁審定。
申請專利範圍之修正違反修正限制時，得於審定書敘明其事由後，依最後通知指出之不准專利事由逕為核駁審定（2013年版專利審查基準第2-7-8 至第2-7-10頁）。
㈥經查，系爭案改請前原新型專利申請案申請時說明書、申請專利範圍及圖式係為100 年5 月2 日原申請本，改請時所提送之發明專利申請案即為101 年1 月3 日申請本，改請後最後一次修正即為103 年6 月30日修正本。
因系爭案改請後沿用原新型專利申請案之申請日，故系爭案改請或修正後之說明書、申請專利範圍或圖式之比對基礎係以100 年5 月2 日原申請本為準，經查依100 年5 月2 日原申請本之說明書第3 頁記載：「【新型所屬之技術領域】壓縮空氣釋放放空氣進行冷卻冷熱電風扇，可增加電氣加熱利用空氣將熱氣吹出利用空氣壓縮進行冷卻裝置」，「【先前技術】電風扇」，「【新型內容】組合方式風扇葉片可壓縮空氣進行冷卻可收集壓縮大量空氣冷熱電風扇，利用加熱元件先行加熱再將熱利用空氣吹出以達到熱風效果」及「【實施方式】將風扇放置要吹的位置將風散固定在需要冷卻的地方」，又說明書第3 至20頁分別記載【圖式簡單說明】及【主要元件符號說明】之相關圖式及圖式中各元件名稱，且100 年5 月2 日原申請本第21頁之申請專利範圍共5 項，其內容記載：「1.可組合製造之葉片結構2.可任意變化葉片數目造型構造3.可做為壓縮空氣之用途4.可做為冷卻裝置之用途5.產品之外觀功能造型」（參本院卷第84至100 頁）。
惟查，系爭案101 年1月3 日申請本於說明書、申請專利範圍及圖式中所增加之文字記載，如「組合葉片渦輪風扇進行壓縮氣體、液體，傳送氣體、液體、固體，經由組合葉片渦輪風扇，葉片外固定架包覆葉片改變傳統抽水機方式，經由組合葉片渦輪風扇外框包覆壓縮氣體，經由組合葉片渦輪風扇外框包覆壓縮氣體，快速釋放氣體製造冷凝結效爬，通過細縫吹出壓縮氣體，用來降低溫度使氣體吹得更遠，經由內置電器加熱快速提高壓縮氣體溫度，切換隙縫開關使電器加熱氣體經由大面積細縫吹出」等內容及「葉片外固定架、葉片內固定架、葉片固定梢、葉片固定架、驅動旋轉齒輪、驅動組合葉片渦輪風扇旋轉內軸心馬達、外軸心馬達，Ａ型組合葉片渦輪風扇，Ａ型組合葉片渦輪風扇，渦輪壓縮，隱藏式無風切冷熱風扇，Ｂ型組合葉片渦輪風扇，Ｂ型組合葉片渦輪風扇，渦輪壓縮，隱藏式無風切冷熱風扇，Ｃ型組合葉片渦輪風扇，渦輪壓縮，隱藏式無風切冷熱風扇，Ｅ型組合葉片渦輪風扇，內軸心馬達，Ｅ型組合葉片渦輪風扇，渦輪壓縮風扇，Ｆ型組合葉片渦輪風扇，外軸心馬達，Ｆ型組合葉片渦輪風扇，渦輪壓縮風扇，Ｇ型組合葉片渦輪風扇，增壓抽水馬達，Ｈ型組合葉片渦輪風扇，動力船隻，Ｉ型組合葉片渦輪風扇，水冷風扇，Ｊ型組合葉片渦輪風扇，吸塵器，Ｋ型組合葉片渦輪風扇」等構件，以及圖式第1 至31圖所繪製之渦輪風扇等（參原處分第000000000000卷第40至1 頁）均為原申請本所未揭露之範圍，且由該所屬技術領域中具有通常知識者無法自原申請本所揭露之範圍直接且無歧異而得知上開之技術內容。
故系爭案101 年1 月3 日改請後之申請本已超出改請前100年5 月2 日原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反專利第108條第3項之規定。
㈦又查系爭案103 年6 月30日修正本請求項1 之內容為「一種渦輪壓縮、冷、熱、風扇，外圍引導流動方向，外圍限制在葉片中流動，馬達驅動葉片，傳送氣體、液體、固體，壓縮氣體、液體、固體，包括：葉片、馬達。」
，且其說明書記載「降溫裝置」、「電器加熱」、「齒輪」、「暫存空間」、「散熱零件」、「葉片數量」、「葉片高度」、「內葉片位置距離B 」、「外葉片位置距離D 」、「外永久磁鐵S 、N 極」、「內線圈S 、N 極」等構件或連接關係，並對應相關圖式（參本院卷第302 至326 頁）。
惟查，系爭案100 年5 月2 日原申請本創作內容僅在於以組合的風扇葉片來壓縮空氣使之冷卻後，再將大量壓縮空氣收集，利用加熱元件先行加熱，最後由冷熱電風扇再將熱利用空氣吹出以達到熱風效果，且風扇須固定放置於需要冷卻的地方。
是系爭案100年5 月2 日原申請本並未揭露渦輪壓縮冷熱風扇能以外圍引導流動方向，外圍限制在葉片中流動，且可傳送液體、固體等作動方式，亦未詳細記載於實施方式之實施例中。
惟依103 年6 月30日修正本之說明書所記載「降溫裝置」、「電器加熱」、「齒輪」、「暫存空間」、「散熱零件」、「葉片數量」、「葉片高度」、「內葉片位置距離B 」、「外葉片位置距離D 」、「外永久磁鐵S 、N 極」、「內線圈S 、N極」等構件或其連接關係並未揭露於100 年5 月2 日原申請本之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之技術範圍，且103 年6 月30日修正本之圖式為風扇各部構件之立體剖視結構圖與100 年5 月2 日原申請本之圖式第1 至16圖僅揭露風扇外觀或元件分解圖並不相同，兩者圖式所揭露之構件結構及組成關係相差甚大，亦無法由100 年5 月2 日原申請本之圖式直接無歧異得知103 年6 月30日修正本之圖式內容。
是103 年6 月30日修正本之技術內容由所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項並無法能直接且無歧異而明確得知，100 年5 月2 日原申請本並未實質隱含103 年6 月30日修正本所記載之固有的特定事項，致使103 年6 月30日修正本增加了100 年5 月2 日原申請本之說明書、申請專利範圍及圖式所未揭露之範圍，故103 年6 月30日修正本已超出改請前100 年5 月2 日原申請本之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
另外，改請後103 年6 月30日修正本所增加之【發明內容】、【實施方式】、【申請專利範圍】等相關段落及圖式之修正，係原告依照100 年5 月2 日原申請本之說明書、申請專利範圍及圖式而推測的內容，惟該發明所屬領域中具有通常知識者亦無法由100 年5 月2 日原申請本之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露內容直接且無歧異得知103 年6 月30日修正本之技術內容，顯然103 年6 月30日修正本已引進上開所指之作動方式、相關構件或其連接關係等新事項，故系爭案103 年6月30日修正本之修正已超出申請時100 年5 月2 日原申請本之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
㈧又原告指稱其多次致電給被告而被告未明確告知那部分超出申請時申請專利範圍，只用無法能直接無歧異得知，就否定專利申請，以致原告未能充分理解修正方向而未能進一步克服核駁處分之事由云云。
惟按專利法第46條第1項規定：「發明專利申請案違反第21條至第24條、第26條、第31條、第32條第1項、第3項、第33條、第34條第4項、第43條第2項、第44條第2項、第3項或第108條第3項規定者，應為不予專利之審定。」
，第2項規定：「專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；
屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」
；
又同法第49條第1項規定：「申請案經依第四十六條第二項規定，為不予專利之審定者，其於再審查時，仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式。」
。
故專利專責機關作出不予專利之審定前，應通知申請人限期申復，申請人申復時雖可修正說明書、申請專利範圍或圖式，惟其修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；
倘申請人申請改請，其改請後之申請案，亦不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，已如前述。
惟查，系爭案為申請新型專利後改請為發明專利，改請後之發明專利申請案，自不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且其修正後亦不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
經查被告於初審階段以102 年3 月14日（102 ）智專一（五）05095 字第10220309850 號審查意見通知函通知原告，並指出系爭案已違反專利法第108條第3項之規定（見本院卷第30至32頁），經原告於102 年3 月25日提出修正本，後由被告審查後認為仍有前開不予專利事由，並由被告以102 年4 月9 日（10 2）智專一（五）05095 字第10220427840 號專利核駁審定書審定不予專利（見本院卷第31至32頁）。
是被告於審查系爭案時，因判斷有不准專利事由，已附具理由發給審查意見通知，原告雖為修正，惟經被告審查後，原告之修正並未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由，故由被告就系爭案作成核駁審定。
又查原告嗣於102 年4 月24日申請再審查，並同時提出修正本，審查期間原告於102年5 月3 日、103 年6 月3 日又提出修正本，復經被告於再審查階段以103 年6 月20日（103 ）智專三（三）0513 4字第10320834180 號審查意見通知函通知原告，該函並明確指出原告之修正本已違反專利法第108條第3項、第43條第2項規定，即改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，並指出系爭案所送之修正後說明書、申請專利範圍及圖式所揭示內容未揭示於原新型專利申請案之說明書、申請專利範圍及圖式，其已超出原新型申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符專利法第108條第3項及第43條第2項之規定（見本院卷第35至36貢）。
原告又於103 年6 月30日提出修正本，經由被告再審查後仍認為有前開不予專利事由，而以103 年7 月16日（103 ）智專三（三）05134 字第10320962900 號再審查核駁審定書作出「本案應不予專利」之審定（見本院卷第37至39頁）。
是被告於再審查時所為之修正，因違反初審所發給最後通知之修正限制時，再審查時提出之修正本不生修正之效力，仍未克服初審核駁審定理由，經被告以初審核駁審定理由之不准專利事由發給審查意見通知，原告於修正後仍無法克服全部不准專利事由，因原告仍有先前已通知之不准專利事由者，故被告即得為核駁審定。
且原告關於申請專利範圍之修正違反修正限制即不得超出之規定，被告於審定書敘明其事由後，已依審查意見通知指出之不准專利事由後，被告得逕為核駁審定。
系爭案被告已明確告知原告系爭案在改請後或修正後之說明書、申請專利範圍及圖式均已超出原新型專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，原告亦於101 年1 月9 日、10l 年l月30日、101 年2 月17日、101 年3 月12日、101 年3 月20日、101 年4 月11日、101 年5 月4 日、101 年5 月28日、101 年6 月18日、101 年6 月22日、l01 年6 月25日、101年7 月2 日、10 1年7 月4 日、101 年7 月6 日、101 年7月19日、102 年2 月27日、102 年3 月25日、102 年4 月24日、102 年5 月3 日及103 年6 月3 日提出說明書、申請專利範圍及圖式之修正，惟其改請後提送之修正本所增加之A型、B 型、C 型…至PA型等各種組合葉片渦輪風扇之結構及降溫裝置、電器加熱、散熱零件、葉片數量、葉片高度、防水隔離馬達線圈等技術特徵並未記載於原新型專利申請案申請時說明書或申請專利範圍中，修正後圖式與原新型專利申請案申請時之圖式所揭露之技術內容亦不相同。
上開修正本與原新型專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式之差異，係非屬風扇設計所屬技術領域中具有通常知識者自原新型專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異而明確得知已實質隱含上開修正本所修正之技術內容。
從而，原告101 年1 月9 日至103 年6 月3 日所提修正本亦超出原新型專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍而有修正超出之情事，故原告已有提出多次修正之機會，難謂被告未善盡告知系爭案而有違反專利法第108條第3項及第43條第2項之規定。
又專利申請係屬專業技術之申請事務，其間涉及專業相關法令之規定，在被告已作出適當之行政指導後，原告亦可詢問專利師或專利代理人等相關專業人士，且被告機關亦設有義務代理人服務專線可供詢問。
是以，原告未能理解被告所指出修正後說明書、申請專利範圍及圖式為何無法能直接無歧異由原新型專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍得知，係為專業認知之差距，原告應自行尋求專利申請之專業人士協助，故原告指稱被告有未指明之情事，實有未洽。
故原告此主張並不可採。
㈨原告又稱系爭案可主張國內優先權，使申請人利用一年時間去修正專利之問題云云。
惟查，系爭案之審定理由係以改請之修正本超出改請前原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，以及修正本超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而審定系爭案不予專利，故原處分之審定理由與有無主張國內優先權並無涉。
再者，國內優先權制度之主要目的係為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以該先申請案為基礎，再加改良或合併新的請求標的而提出後申請案，且能就先申請案已揭露之技術內容享受和國際優先權相同之利益，故主張國內優先權必須有先、後兩個獨立之申請案。
準此，專利申請人主張國內優先權必須有先、後申請兩個獨立之專利申請案，由先申請案作為後申請案之基礎。
然而，系爭案自新型專利申請案改請為發明專利申請案，整個專利申請過程於皆僅存在一個獨立的專利申請案，並未曾同時存在先、後申請的兩個獨立專利申請案，故系爭案無法主張國內優先權，併予指明。
㈩綜上所述，系爭案101 年1 月3 日改請後申請本已超出100年5 月2 日原新型專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反專利法第108條第3項之規定；
系爭案103 年6 月30日修正本亦超出100 年5 月2 日申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反專利法第43條第2項之規定。
是以，系爭案已違反專利法第108條第3項及第43條第2項之規定。
五、綜上所述，系爭案已違反專利法第108條第3項及第43條第2項之規定，本件被告所為「本案應不予專利」之處分，並無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。
原告訴請撤銷原處分及訴願決定、命被告作成准予專利之處分，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 8 月 19 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳端宜
法 官 林靜雯
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 之一者，得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ 訟代理人 │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 列情形之一，│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 院認為適當者│ 。 │
│ ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例│
│外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所│
│示關係之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 104 年 8 月 19 日
書記官 陳彥君
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