智慧財產及商業法院行政-IPCA,106,行商訴,7,20170727,2

智慧財產法院行政判決
106年度行商訴字第7號
原 告 三陽工業股份有限公司
代 表 人 吳清源
訴訟代理人 易定芳律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
訴訟代理人 盧耀民
參 加 人 鼎豪實業股份有限公司
代 表 人 黃世雄
上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國105 年12月14日經訴字第10506313660 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：原告之代表人於起訴時為張宏嘉，嗣於本院審理期間變更為吳清源，並經上開代表人於民國（下同）106 年7 月14日具狀聲明承受訴訟在卷（見本院卷第78頁），經核並無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、事實概要：參加人前以「尚陽SANYANG 」商標，指定使用於審定時之商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4 類之商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1001458 號商標（下稱系爭商標）。

嗣原告對之申請廢止註冊，經被告審查，為系爭商標之註冊廢止不成立之處分。

原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷，並命被告應作成准予廢止系爭商標之行政處分。

本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 、3 項之規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張：

(一)原告係因向被告申請商標廢止註冊須檢具理由及事證釋明，故而委託徵信公司向參加人具體指明欲購買系爭商標商品，參加人之員工始表示必須透過該公司下訂單後才能購買，然參加人公司網頁及網路搜尋引擎Google皆查無任何有關系爭商標之廣告或商品資訊網頁資料，且原告委託之徵信公司於北中南20家銷售潤滑油、機油等商品之賣場為市場調查，皆未查得系爭商標商品於市場上銷售，是以倘商標權人無積極於市場上行銷宣傳系爭商標及其商品，客觀上消費者何以得知系爭商標，進而如原告所委託之徵信公司向商標權人具體指明欲購買系爭商標商品，復透過商標權人下訂單後始得購買之。

故而商標權人銷售系爭商標商品之情形與一般商業交易習慣顯不相同，且違背與被告頒布之《商標法逐條釋義》第220 頁所述：「本法第5條規定所稱『行銷之目的』是指在商業交易過程中，向不特定人自由促銷的行為。

而行銷市場的地域範圍，包括行銷於國內市場及自國內外銷。」

，若商標權人未提供得相互勾稽串聯並具公信力之發票、商業文書或廣告等使用證據，被告僅憑徵信報告書附件之電子郵件內容，此一並非向不特定人自由促銷的行為，而是對特定人銷售之行為，認商標權人於申請廢止日（104 年8 月21日）前為行銷目的，有使用系爭商標，且使用行為符合一般商業交易習慣，而無商標法第63條第1項第2款之適用，於法不合，誠難令人信服。

(二)前開參加人發送之電子郵件附件商品照片中，齒輪油商品包裝正面標有「純正耐極壓齒輪油」、「尚陽SANYANG 」，「尚陽SANYANG 」部份明顯係先打印於貼紙上，再黏貼至產品包裝，其文字底部白色背景之右下角邊緣為崎嶇不平之線條，且有微翹痕跡向右上傾斜，處於容易撕起狀態，與「純正耐極壓齒輪油」為一體成型印製方式附合於包裝上，無法分離，明顯不同，且齒輪油商品包裝反面內容均無任何有關系爭商標之描述，原告復於參加人網站中發現有與系爭商標商品包裝近乎一致之齒輪油商品，上方標示註冊第769733號「MOTOSTAR」商標，其商標權人「摩斯達有限公司」與參加人互為關係企業，前開「MOTOSTAR」商標商品，與系爭商標商品包裝相較，除「純正耐極壓齒輪油」字樣及另外黏有「尚陽SANYANG 」貼紙不同外，僅最上方標示不同商標，一為「MOTOSTAR」商標，一為「ANTORY」商標，按一般商業習慣，其產品包裝及其商標標示方法應為相同或極度相近，以表彰同為一系列品牌產品，故可推論「MOTOSTAR」為「ANTORY」齒輪油系列產品。

若「尚陽SANYANG 」為機車用的齒輪油品牌，是屬於「安特利ANTORY」品牌系列的一部份，則產品包裝方式應與「MOTOSTAR」、「ANTORY」齒輪油相同或近似，將系爭商標放置於版面最上方，使消費者容易分辨不同品牌之齒輪油商品，是以，參加人員工於電子郵件提供標有系爭商標「尚陽SANYANG 」之齒輪油商品包裝，如無其餘得勾稽佐證非臨訟製作之事證，難謂系爭商標「尚陽SANYANG 」有於市場上真實使用。

(三)參加人所提104 年5 月4 日出貨傳票性質屬私文書，為可自行製作之非具公信力文件，該上方僅載有外文「ANTORY」及中文「安特利出貨傳票」，並未有系爭商標「尚陽SANYANG」之標示，又品名欄僅載「齒輪油（120 ML）」、料號「2MO1ATY120」，無法得知為銷售何種商標商品，另參加人亦未提供其他具公信力之資料，或廣告、型錄、海報、宣傳單等物品或商業文件等證據可勾稽佐證，自不足作為系爭商標確實於市場上使用之事證。

且前開出貨傳票上之料號「2MO1ATY120」與其註冊第00997634號「上陽SANYANG 」商標廢止案之安特利出貨日期為104 年5 月7 日之傳票所載料號、註冊第1001457 號「上陽SUNYANG 」商標廢止案廢止答辯書提供之安特利出貨日期為104 年7 月1 日之傳票所載料號均相同，然料號係產品的生產編號，即每樣產品在生產時都會有一個編號，按一般商業習慣，參加人若確實有銷售系爭商標產品，則為何「上陽SANYANG 」、「上陽SUNYANG 」、「尚陽SANYANG 」三商標所開立之出貨傳票中料號皆相同？況參加人註冊第00997634號「上陽SANYANG 」商標及註冊第01001457號「上陽SUNYANG 」商標，業經被告做成廢止成立處分，且被告均認參加人所提出貨傳票內容上方係載外文「ANTORY」及中文「安特利出貨傳票」，予消費者認知，係為行銷「ANTORY」、「安特利」商標商品，又品名欄僅記載「齒輪油 (120ML)」、料號「2MO1ATY120」，亦無法認定銷售為何商標商品，及齒輪油商品實物照片上之「上陽SANYANG 」、「上陽SUNYANG 」係屬可黏貼之標籤貼紙，亦未知其產製或行銷使用之時間日期，均依參加人檢送之現有證據資料，尚難相互勾稽佐證認定參加人於申請廢止日前3 年內有使用前開「上陽SANYANG 」、「上陽SUNYANG 」商標於其註冊指定商品之情事，堪認前開「上陽SANYANG 」、「上陽SUNYANG 」商標有迄未使用或繼續停止使用已滿3 年之事實，而為註冊廢止成立之處分。

則觀諸參加人於本件亦同前開廢止案均提供出貨傳票及齒輪油商品包裝照片，其證據僅有以貼紙標示成不同商標之細微差異，證據力明顯不足且無法相互勾稽。

被告僅憑參加人員工回覆之電子郵件內容，即認定參加人有於申請廢止日前三年內使用系爭商標，對於參加人負舉證責任其有使用系爭商標「尚陽SANYANG 」之積極事證並未審查是否得相互勾稽佐證，顯有違誤。

為此起訴聲明請求：1.原處分及訴願決定均應撤銷。

2.被告應作成准予系爭商標廢止註冊成立之行政處分。

三、被告之答辯：

(一)據參加人員工之電子郵件表列及齒輪油商品實物正、反面照片檔等證據資料，可知參加人員工於104 年8 月7 日曾以電子郵件回覆原告委託之徵信公司所詢於是否銷售系爭「尚陽SANYANG 」商標各項油品。

經查，上開電子郵件內文，雖無系爭商標之標示，惟由其所附加之齒輪油商品實物照片圖檔，可見該商品容器上標示有「純正耐極壓齒輪油」、「尚陽SANYANG 」字樣，而該「尚陽SANYANG 」字樣與系爭商標僅係字體形式、顏色不同，依一般社會通念及消費者的認知，予人視覺印象大致相同，並未實質改變其商標主要識別的特徵，應不失其同一性。

又原告已自承其委託徵信公司透過電話向參加人員工指明欲選購包括系爭商標在內等商標商品，可知徵信公司係以一般消費者身分表示欲選購該等商品，此由郵件內容所載「這是公司銷售齒輪油品牌，一箱48支@700元，100 箱特價@260元…」等語，並附加標示有系爭商標齒輪油商品照片圖檔，且商品反面載有委託製造商為「慶灃股份有限公司」( 下稱「慶灃公司」) ，可見參加人員工為基於行銷目的，提供系爭商標商品相關優惠售價等促銷商品交易資訊，以吸引其選購該商品，應符合一般商業交易習慣及業者所運用網路行銷手法，而為商標之真實使用。

堪認參加人於申請廢止日前3 年內，確有使用系爭商標於齒輪油商品之事實。

又「齒輪油」商品與系爭商標其餘指定使用之「工業用油及油脂、潤滑油、機油（潤滑油、汽缸油、機油、機車油、鏈條油）」商品同屬原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」第「0402」組群，在用途、功能、材料等具有關聯性，性質相同，故系爭商標使用於齒輪油商品之證據亦可證明系爭商標有使用於其餘指定商品。

原告雖稱前揭商品照片正面固標示「尚陽SANYANG 」文字，惟其底部白色背景之右下角邊緣有微翹痕跡，係以先打印於貼紙上再黏貼至產品包裝上而有臨訟製作之嫌云云。

惟查，上開電子郵件文書之真實性，為兩造所不爭之事實；

又一般廠商為節省產銷成本或基於其他商業上考量，將商標、品名等有關商品之資訊記載於貼紙上再貼附於產品容器上，亦屬常見者。

況上開電子郵件及所附商品實物照片圖檔，係原告於申請廢止日前自行進行徵信所查得之事證，並非參加人於申請廢止日後始提出者，故原告所訴該等證據係參加人事後臨訟製作一節，尚難足採。

(二)前揭齒輪油商品照片所標示委託製造商為「慶灃公司」，雖非參加人，惟依「慶豐集團」相關網頁及參加人「鼎豪公司」、「三陽投資股份有限公司」等公司基本資料內容可知，「慶灃公司」係由「三陽投資股份有限公司」為公司代表人，而參加人與「慶灃公司」主要董事皆為「三陽投資股份有限公司」或由其指派之法人代表擔任，足認參加人、「慶灃公司」及「三陽投資股份有限公司」等應屬關係公司無誤。

又被告前曾於審定程序中函詢參加人與「慶灃公司」授權關係一事，參加人於105 年4 月15日答辯書亦表示雖未與「慶灃公司」間簽訂授權書，然已口頭達成授權使用系爭商標之協議，則被授權人「慶灃公司」使用系爭「尚陽SANYANG 」商標係出於雙方當事人合意，其使用系爭商標自得視為參加人之使用，被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人雖未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為主張，然其於舉發階段主張其對於原告委託徵信公司詢價一事並不知情，但一接到原告所請徵信公司之詢價，即函覆價金並附油品照片，故參加人於原告申請廢止前確有使用系爭商標之事實等語。

。

五、本院之判斷：

(一)參加人於90年4 月20日以「尚陽SANYANG 」商標，指定使用於審定時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4類之「工業用油及油脂、潤滑油、機油（潤滑油、齒輪油、汽缸油、機油、機車油、鏈條油）」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1001458 號商標即系爭商標。

嗣原告於104 年8 月21日以系爭商標有違商標法第63條第1項第2款規定，向被告申請廢止其註冊。

經被告審查，認系爭商標並無迄未使用或繼續停止使用已滿3 年之事實，於105 年6 月27日以中台廢字第L01040451 號商標廢止處分書，為系爭商標之註冊廢止不成立之審定。

原告不服，提起訴願，復為經濟部105 年12月14日經訴字第10506313660 號決定以相同理由駁回其訴願，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，並以上開理由主張系爭商標註冊後，有違反現行商標法第63條第1項第2款規定之情形，應廢止其註冊。

故本件之主要爭點仍為參加人就系爭商標是否於原告申請廢止日即104 年8 月21日前3 年有無正當事由未使用或繼續停止使用已滿3 年之情事。

(二)按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。

現行商標法第63條第1項第2款本文定有明文。

而本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；

或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；

或將商標用於與提供服務有關之物品；

或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；

或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標；

又商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，復為同法第5條及第67條第3項準用第57條第3項所明定。

所謂商標使用，應符合真正使用之目的，亦即確實使用商標以確保消費者得以確認商品或服務來源，並使渠等不致發生混淆誤認之虞，而與商標之作用在於區別不同來源之商品或服務等基本功能相符。

故所謂真正使用係指商標權人將商標使用於指定之商品或服務市場，而非僅將商標於商標權人之事業範圍內做內部使用，合先敘明。

(三)經查原告在廢止審查階段於104 年8 月21日所提商標廢止答辯書之附件二係原告委託之徵信公司提供之徵信報告書，附件二含有參加人員工於同年8 月7 日回覆徵信公司於同年8月6 日向參加人詢價時之電子郵件，電子郵件內文為：「這是公司銷售齒輪油品牌，一箱48支@700元，100 箱特價@260元... 」，並隨信附上系爭商標商品正反面照片各一幀，由系爭商標商品正面照清楚可見系爭商標「尚陽SANYANG 」之字樣於商品上（見廢止卷第30至32頁），衡酌前開電子郵件係參加人員工本於詢問者為欲購買系爭商標商品之一般消費者之認知而為之答覆，足堪認定參加人有為行銷之目的，透過網路，將系爭商標商品之售價及商品照片對外向不特定人傳遞，供消費者選購之事實，則參加人前開將系爭商標使用於與系爭商標其餘指定使用之「工業用油及油脂、潤滑油、機油（潤滑油、汽缸油、機油、機車油、鏈條油）」商品用途、功能、材料等具有關聯性之齒輪油商品之行為，應屬符合一般商業交易習慣之使用商標行為。

雖原告主張參加人員工係因原告指明購買系爭商標商品方提出前開使用證據，且參加人註冊第00997634號「上陽SANYANG 」商標及註冊第01001457號「上陽SUNYANG 」商標之廢止案均提出與本件相同之出貨傳票、齒輪油商品包裝照片作為使用證據，並皆經被告做成廢止成立處分，又參加人就其有使用系爭商標「尚陽SANYANG 」之積極事證負有舉證責任等語云云。

惟查本件有原告自行提出之徵信報告為證，且該徵信報告係原告為本件廢止案委託徵信公司調查所做成之報告，應具有相當之可信性，而前開電子郵件係參加人員工於徵信公司詢價後之翌日隨即回覆之信件，顯見參加人隨時均有標示系爭商標之商品可待出售，況原告亦未提供前開二廢止另案之所有相關資料以為本件之參照比對，故不得僅憑前開另二廢止案之結論，即加以比附援引而認系爭商標亦應廢止。

又於商標廢止案中，商標權利人雖應就其有使用系爭商標之積極事實負舉證責任，惟本件原告所提證據已足使本院認參加人有使用系爭商標之事實，故原告此部分之主張，並不可採。

(四)至原告主張參加人公司網頁及網路搜尋引擎Google皆查無系爭商標之廣告或商品資訊，其委託之徵信公司於北中南20家銷售潤滑油、機油等商品之賣場為市場調查，亦查無系爭商標商品於市場上銷售。

又參加人員工提供之系爭商標商品照片可見系爭商標係以貼紙形式黏貼於商品上，且標示位置與同系列之「MOTOSTAR」、「ANTORY」齒輪油產品不同，復加以參加人提出之傳票所載料號與另案不同商標之商品料號相同，故參加人應無於市場上真實使用系爭商標，參加人員工提供之系爭商標商品照片應係臨訟製作等語云云。

惟查系爭商標商品為機車用齒輪油，且依據前開郵件內容可知，系爭商標商品並非一般對外之零售商品，其販售對象應係以機車行等機車修理業者為主，而依一般商業行銷習慣，銷售者依據其消費者之性質而有特定之行銷通路及方式，實為常見，系爭商標商品既非以一般民眾為行銷對象，則參加人官網、GOOGLE搜尋引擎查無資料，難認有原告所稱不合理之情形。

又原告委託之徵信公司訪查之店家皆為販售汽車用品之店家（見異議卷第21至23頁），且前開店家皆以一般民眾為主要消費者，則徵信公司於前開店家查無系爭商標商品於店內販售，亦屬合理。

又前開系爭商標商品雖係將商標以貼紙形式黏貼於商品上，然前開系爭商標商品照片係參加人員工為回覆潛在購買者之詢問而主動提供，且其提供時間為本件申請廢止日前，縱與原告所主張之同系列商品標示方式不同，仍難認係為臨訟所製作。

另市場上本即可見相同之商品以不同之商標及不同之包裝販售，故原告主張系爭商標商品料號與另案不同商標之商品料號相同，參加人應未實際使用系爭商標云云部分，亦不可採。

此外，又系爭商標商品製造人雖記載為「慶灃公司」，然「慶灃公司」係由「三陽投資股份有限公司」為公司代表人，而參加人與「慶灃公司」主要董事皆為「三陽投資股份有限公司」或由其指派之法人代表擔任，足認參加人、「慶灃公司」及「三陽投資股份有限公司」等屬關係公司，此有慶灃公司、三陽投資股份有限公司、參加人之公司基本資料內容，在卷可憑（見異議卷第70至73頁、第121 頁）。

則參加人於105 年4 月15日答辯書主張為求業務作業簡便，其與慶灃公司間係以口頭達成授權使用系爭商標之協議，應為可採，故被授權人慶灃公司使用系爭「尚陽SANYANG 」商標係出於參加人之授權，其使用系爭商標自得視為參加人之使用，併此敘明。

六、綜上所述，原告所提證據可證參加人於系爭商標申請廢止日前3 年有符合交易習慣而真實使用系爭商標之行為，故被告所為廢止不成立之處分，依法並無不合，訴願決定予以駁回，亦無違誤，均應予以維持。

本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，被告應作成准予系爭商標廢止註冊成立之行政處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本件判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 7 月 27 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 彭洪英
法 官 熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
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│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │
│代理人之情形      │                                │
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│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│  者，得不委任律師│  格或為教育部審定合格之大學或獨│
│  為訴訟代理人    │  立學院公法學教授、副教授者。  │
│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備會計師資格者。        │
│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│
│                  │  利代理人者。                  │
├─────────┼────────────────┤
│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│  形之一，經最高行│  二親等內之姻親具備律師資格者。│
│  政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│  ，亦得為上訴審  │  。                            │
│  訴訟代理人      │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│                  │  依法得為專利代理人者。        │
│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│
│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。                                  │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 106 年 7 月 28 日
書記官 謝金宏