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智慧財產法院行政判決
97年度行專更(一)字第1號
民國97年12月18日辯論終結
原 告 亞洲化學股份有限公司
代 表 人 甲○○（董事長）
訴訟代理人 蔡清福律師
洪順玉律師
林靜歆律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 地球綜合工業股份有限公司
代 表 人 丙○○（董事長）
訴訟代理人 陳井星律師
謝進益律師
上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國93年5 月17日經訴字第09306218950 號訴願決定，提起行政訴訟，經最高行政法院廢棄發交，本院更為判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
第一審及發交前第二審訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：㈠第54625 號「新穎構造之黏性塑膠帶」新型專利（下稱系爭專利）申請專利範圍之變動情形：⒈參加人之前手張周美前於民國60年1 月21日提出「申請專利說明書」，創作名稱「黏性塑膠帶表面具凸凹各式花紋之製造方法」，請求專利部份（此為原說明書之用語）如附表一編號1 所示，向經濟部中央標準局（嗣於88年1 月26日正式改制為智慧財產局）申請發明專利，嗣於60年5月17日申准將申請權移轉予參加人。
⒉參加人於60年6 月15日提出「『17930 』號專利案修正要點說明書」改請新型專利，變更專利名稱為「以一定規律於黏性膠帶設計為凹凸花紋使撕斷循一定方向之結構」及修正請求專利部份如附表一編號2 所示。
⒊參加人於60年6 月21日提出「申請專利說明書（修正本）」，變更專利名稱為「新穎構造之黏性塑膠帶」，並修正請求專利部份如附表一編號3 所示。
⒋參加人於60年7 月2 日提出「申請專利說明書（第2 次修正本）」，修正請求專利部份如附表一編號4 所示。
案經被告編為第54625 號審查，於60年12月1 日審定准予專利，並於公告期滿後，發給新型第4986號專利證書，專利權期間自60年1 月22日起至70年1 月21日止。
⒌參加人於61年12月14日提出「訂正請求專利部份」，修正請求專利部份如附表一編號5 所示。
⒍參加人於63年9 月20日提出「修訂請求專利部份」，修正請求專利部份如附表一編號6 所示。
⒎參加人於63年10月4 日提出「申請新型專利說明書（改繕）」，修正請求專利部份如附表一編號7 所示。
㈡於系爭專利專利權期間，參加人以系爭專利受侵害為由，對原告及其代表人衣復恩分別提起民事訴訟及刑事訴訟，經最高法院於85年6 月6 日以85年度臺上字第1231號民事判決（維持臺灣高等法院83年度上更㈢字第195 號民事判決命原告應連帶給付新臺幣（下同）120,904,649 元及自74年9 月21日起至清償日止加付法定遲延利息），及經臺灣高等法院於74 年5月21日以73年度上易字第2151號刑事判決（維持臺灣臺北地方法院63年度自字第995 號刑事判決判處原告之前代表人衣復恩有期徒刑5 月），並分別確定在案。
㈢本件行政爭訟之經過：⒈原告於85年11月7 日，以附表「提出書狀」欄所示之7 件說明書影本（下稱舉發證據1 至7 ）、西元1979年2 月13日公開之美國第4,139,669 號專利案影本（下稱舉發證據8 ）、行政法院77年度判字第1516號判決書影本（下稱舉發證據9 ）、行政法院70年度判字第1179號判決書影本（下稱舉發證據10）、原告與四維企業股份有限公司（下稱四維公司）、普利化工廠股份有限公司（下稱普利公司）、德峰工業股份有限公司（下稱德峰公司）及中偉工業股份有限公司（下稱中偉公司）於民國60年12月所提出之「專利異議聲請書」影本（下稱舉發證據11），以系爭專利有違核准審定時專利法第104條第1款、第3款、第4款及第110條準用第44條第2項之規定，對之提起舉發（舉發證據1 至11，見舉發卷第1 冊第1 至62頁）。
⒉本件舉發申請案經經濟部中央標準局以系爭專利權已因期間屆滿，自70年1 月22日起當然失效，而系爭專利權所致損害賠償之訴，業經終審法院判決駁回而有不可廢棄性之確定力，有關刑事裁判亦執行完畢，原告已無因系爭專利權之撤銷而有可回復法律上利益可言，不符83年1 月21日修正公布之專利法第105條準用第72條第3項規定，以87年1 月23日（87）台專（判）15006 字第103155號函為不予受理之處分。
⒊原告不服，提起訴願，經經濟部於87年7 月30日以經（87）訴字第87633624號訴願決定書駁回。
原告復提起再訴願，經行政院於88年2 月8 日以台88訴字第05912 號決定駁回再訴願，原告不服再提起行政訴訟。
案經最高行政法院審查認為，系爭專利權雖於70年1 月21日期滿而消滅，但參加人與原告間關於系爭專利權侵害之民、刑事訴訟於專利權期滿消滅後仍繼續涉訟，足認因系爭專利權所生之法律效果，並未隨系爭專利權消滅而一併消滅，已難謂其無可回復之法律上之利益，乃於90年5 月4 日以90年度判字第751 號判決，將上開再訴願、訴願決定及行政處分均撤銷。
⒋被告依最高行政法院90年度判字第751 號判決意旨重為審查，另以92年10月23日（92）智專三（四）01029 字第09221078570 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。
⒌原告不服，提起訴願，經經濟部於93年5 月17日以經訴字第09306218950 號訴願決定（下稱訴願決定）駁回，遂向臺北高等行政法院提起行政訴訟，聲明求為判決⑴原處分及訴願決定均撤銷，⑵請求判命被告為舉發成立之審定。
臺北高等行政法院認本件撤銷訴之結果，參加人之權利或法律上利益將有可能受損害，於94年5 月12日，依職權以93 年 度訴字第1878號裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。
⒍臺北高等行政法院於95年4 月27日以93年訴字第1878號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院於97 年8月14日以97判字第799 號判決將原判決廢棄，發交本院更為審理。
二、程序事項：㈠原告於93年6 月8 日起訴後，原代表人衣復恩於94年4 月15日卸任，由檀兆麟繼任，並於同年6 月8 日具狀聲明承受訴訟（見臺北高等行政法院93年訴字第1878號卷《下稱臺北高行卷》第1 冊第114 頁），並提出公司變更登記表為證（見臺北高行卷第1 冊第149 至152 頁），經臺北高等行政法院准許（見臺北高行卷第2 冊第372 頁反面）。
嗣檀兆麟於97年7 月15日卸任，由甲○○繼任，並於同年10月8 日具狀聲明承受訴訟，並提出公司變更登記表為證（見本院卷第1 冊第20至24頁）。
經核無不合，應予准許，合先敘明。
㈡原告聲明部分：⒈按（第1項）訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，（第2項）被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，（第3項）有左列情形之一者，訴之變更或追加，應予准許：訴訟標的對於數人必須合一確定者，追加其原非當事人之人為當事人，訴訟標的之請求雖有變更，但其請求之基礎不變者，因情事變更而以他項聲明代最初之聲明，應提起確認訴訟，誤為提起撤銷訴訟者，依第197條或其他法律之規定，應許為訴之變更或追加者，行政訴訟法第111條第1項、第2項、第3項定有明文。
⒉查原告原僅起訴請求撤銷原處分及訴願決定，由被告為舉發成立之審定（見臺北高行第1 冊第3 頁）。
嗣於94年6月3 日當庭更正為⑴訴願決定、原處分均撤銷，⑵請求判命被告就原告85年11月7 日舉發申請案，作成舉發成立審定之行政處分（見臺北高行第1 冊第108 頁）。
再於本院審理時就第⑵項聲明更正為：請求判命被告為撤銷系爭專利之處分（見本院卷第1 冊第83頁）。
經核原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自無前揭規定之適用，合先敘明。
⒊原告復於94年6 月8 日具狀主張系爭專利違反舊法第110條準用第44條第2項規定，或新法第100條第4項規定，其申請不合程序，應不待撤銷，而逕宣告專利無效，追加聲明請求被告並應作成不受理系爭專利申請行為之處分（見臺北高行第1 冊第118 至120 頁）。
惟參加人於同年9月6 日具狀陳明不同意原告之追加（見臺北高行第1 冊第170 頁）。
經核無行政訴訟法第111條第3項所定各款之情事，自不應准許。
㈢依「程序從新、實體從舊」原則，關於程序上原告就系爭專利所得提起舉發之事由，應依提起舉發時（85年11月7 日）有效之83年1 月21日修正公布之專利法；
而關於系爭專利有無因不符專利法之規定而有應予撤銷之原因，自應以核准審定時（60年11月10日）有效之49年5 月12日修正公布之專利法為斷。
㈣本件並無「一事不再理原則」之適用：⒈按原告之訴，法院應以裁定駁回之，但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：有訴訟標的為確定判決或和解之效力所及者，行政訴訟法第107條第1項第9款定有明文。
又舉發時（85年11月7 日）之專利法（83年1 月21 日 修正公布）第105條準用第72條第2項規定：「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」
另異議案及舉發案，並非必經行政法院為終局判決始可謂為確定，凡原處分未經依法提起訴願或訴願決定，未經依法提起再訴願或再訴願決定，未經依法提起行政訴訟，均告確定，任何人即不得以同一事實及同一證據，再為舉發（行政法院85年度判字第2714號判決參照）。
⒉參加人主張⑴舉發證據1 至7 ，曾由原告於系爭專利異議程序提出，經62年1 月13日之專利審定書決定不違反專利法第95、96條規定而為異議不成立之處分，嗣經濟部於63年8 月21日經（63）技21797 號專利最後核定書、行政法院70年11月26日70年度判字第1179號判決（即舉發證據10）維持而確定。
⑵原告曾於異議程序提出舉發證據8 ，對行政法院72年3 月25日72年判字第21號判決提起再審之訴，主張有違第104條第3款、第4款規定，經行政法院73年判字第1683號判決駁回。
⑶舉發證據11已為行政法院70年度判字第1179號判決、77年度判字第1516號判決（即舉發證據11）駁回確定。
⑷故原告以同一主張提起本件訴訟，有違「一事不再理原則」云云。
原告則辯稱：證據不同之組合產生不同之事實，本件並無「同一事實及同一證據」之情事等語。
⒊舉發證據1 至7 部分（見舉發卷第1冊第39至62頁）：⑴查原告與四維公司、嘉誠實業股份有限公司、中日塑膠有限公司、中偉公司、德峰公司、普利公司，分別於62年2 月12日、13日，以舉發證據1 至7 ，主張系爭專利有違核准審定時專利法第95條、第96條規定，對之提起異議，經經濟部中央標準局審查結果，分別評決為「異議不成立」、「該專利案確係不違反專利法第95、96各條之規定」，經原告等異議人不服，向經濟部申請最後核定，經經濟部認①系爭專利具有新穎性，②系爭專利利用壓紋塑膠皮強弱線之構造，有達成易撕斷成整齊斷面之效果，③雖經數次修正，但未變更實質，④請求專利部份應改以其他方式表達之，並無違反同法第95、96條之處，而於63年8 月21日以經（63）技21797 號專利最後核定書仍為異議不成立之處分（見舉發卷第1 冊第141 至143 頁）。
嗣經訴願、再訴願，經行政法院65年5 月4 日65年度判字第251 號判決（駁回原告及四維公司等之訴。
見舉發卷第3 冊第67至75頁）、67年8 月24日67年度判字第574 號判決（係就65年度判字第251 號判決提起再審之訴，主文為「原判決廢棄，再訴願決定暨訴願決定均撤銷。」
見舉發卷第3 冊第59至67頁），經濟部重行審查後，以經（67）訴第41255 號訴願決定書駁回訴願，復經訴願、再訴願，原告與四維公司、中日塑膠有限公司、普利公司共同提起行政訴訟，經行政法院於70年11月26日以70年度判字第1179號判決（即舉發證據10）駁回其訴（見舉發卷第1 冊第5 至23頁）而確定在案。
⑵原告於本件行政訴訟，以舉發證據1 至7 ，主張系爭專利有實質內容變更之情事，違反核准審定時專利法第100條、第95條、第104 第1款規定（見本院卷第2 冊第131 頁）。
⑶關於系爭專利之歷次修正有無實質變更而違反核准審定時專利法第95條等規定，業經原告先前持舉發證據1 至7 提起異議，經經濟部63年8 月21日經（63）技21797號專利最後核定書予以認定（見舉發卷第1 冊第142 頁），惟原告及四維公司等提起行政訴訟時，就此部分並未表示不服，嗣經行政法院判決確定在案（見舉發卷第3 冊第67至75頁之行政法院65年度判字第251 號判決）。
故原告以同一事實及同一證據，再為本件舉發，有違舉發時專利法（83年1 月21日修正公布）第105條準用第72條第2項規定，就有關實質變更與否之爭點，原告已不得再為爭執。
⑷本件訴訟標的乃原處分及訴願決定有無應依法撤銷系爭專利而未予撤銷之情事，至原告所為系爭專利有實質變更而應予撤銷之主張，乃其中一舉發事由，非屬本件訴訟標的，故無行政訴訟第107條第1項第9款規定之適用，附此敘明。
⒋舉發證據8 部分（見舉發卷第1冊第31至38頁）：⑴查原告前於第54625 號新型專利異議事件，對行政法院72年3 月25日72年判字第21號判決提起再審之訴時，以引證案8 作為再審事由之證據，主張①舉發證據8 為參加人以同一新型在美國所申請之專利案，然依舉發證據8 專利文件最後10頁專利範圍第七點之記載，與系爭專利實質不同，有違專利法第104條第4款規定，此乃新證據，依法得請求再審，及撤銷參加人專利權，追繳其證書。
②舉發證據8 之發明摘要列有規格數據及形狀，足見系爭專利之新型專利申請案說明書就實施必要事項之膠帶總厚度等條件未予記載，顯然實施不能，有違同法第104條第3款規定（見臺北高行第1 冊第184 至186 、189 至190 頁）。
經行政法院73年判字第1683號判決認定：「參加人在美國獲准之第0000000號專利案（即舉發證據8 ）姑無論其與本件第五四六二五號專利案（即系爭專利）有無不同，因本件係異議案，並非新型專利權之撤銷案，再審原告執以指摘本案新型專利違反專利法第一百零四條第三款第四款之規定，應予撤銷云云，亦非可採。」
（見臺北高行第1 冊第196 頁）。
⑵原告於本件行政訴訟，以舉發證據8 ，主張系爭專利未揭示溝痕或凹凸之深度、寬度及間距等內容，屬未揭示而有故意不載明實施必要之事項之情事，且系爭專利之說明書，與舉發證據8 之說明書內容不同，違反核准審定時專利法第104條第3款、第4款規定（見本院卷第2 冊第132 至133 頁）。
⑶原告於行政法院73年判字第1683號再審之訴中雖主張系爭專利違反核准審定時專利法第104條第3款、第4款規定，並提出舉發證據8 為證，然行政法院以上開規定非屬異議事由，而未為實質審理，且此並非該再審事件之訴訟標的，自非前開確定判決之既判力範圍。
故參加人主張原告不得再於本件以舉發證據8 為引證依據云云，於法不合。
⒌舉發證據11（見舉發卷第1 冊第1 至4 頁）部分：查原告提起本件舉發時，雖以舉發證據11為證，然其意在證明先前據以異議之證據與本件舉發證據並不相同（見舉發卷第1 冊第67頁），原告並非以之為系爭專利應予撤銷之舉發證據，自無「一事不再理」原則之適用問題。
參加人此部分主張，顯有誤解。
⒍綜上所述，本件並無「一事不再理原則」之適用，惟關於系爭專利之歷次修正有無實質變更而違反核准審定時專利法專利法第95條等規定之爭點及舉發證據1 至7 ，原告已不得再為爭執。
㈤原告有可回復之法律上利益：⒈按本件舉發審定時（92年10月23日）專利法（83年1 月21日修正公布）第105條準用第72條第3項規定：「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」
。
⒉依司法院院解字第3444號解釋：「因對於第二審法院之再審判決提起上訴，計算民事訴訟法第463條所定上訴利益時，其準用之第404條第2項所謂起訴時，係指前訴訟程序之起訴時而言，不以再審之訴提起時為準，再審判決因未斟酌原確定判決之送達證書，致以逾期提起之再審之訴為合法，並進而廢棄原確定判決者，自與同法第493條所謂就足影響於判決之重要證物漏未斟酌相當。
至對於再審判決以此項理由提起再審之訴者，同法第196條第3項所稱之5 年期間應自該再審判決確定時起算。」
是提起再審之訴之5 年期間，應以當事人所欲再審之最近一次再審判決之確定日計算（參照最高行政法院94年8 月23日，94年8 月份庭長法官聯席會議決議採甲說，就與上開民事訴訟法再審相同規定之行政訴訟法第276條第3項所為之闡釋）。
⒊再按行政訴訟法第216條第1項及第2項規定，撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力；
原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。
⒋系爭專利權之期間已於70年1 月21日屆滿，原告於85年11月4日始提起本件舉發。
又本件相關民事訴訟（最高法院85年度臺上字第1231號民事判決、89年度臺再字第46號民事判決）及刑事訴訟（臺灣高等法院73年度上易字第2151號刑事判決），於本件舉發審定時（92年10月23日）時均已確定。
惟原告主張原處分違法，而提起請求撤銷原處分及訴願決定，並請求判命被告為撤銷系爭專利之處分，自有提起訴訟之必要，而有訴訟利益。
且如上開民事確定判決於舉發審定時有法定再審事由，非不可以再審之訴推翻之，原告對於系爭專利權之撤銷即有可回復之法律上利益（最高行政法院90年度判字第751 號判決參照）。
⒌經查：⑴最高法院固於85年6 月6 日為85年度臺上字第1231號民事判決，惟原告不服而對該確定判決提起再審之訴，經最高法院於89年6 月9 以89年度臺再字第46號判決再審之訴駁回確定。
⑵本院審理時命原告確認究係主張對何民事確定判決（85年度臺上字第1231號民事判決，抑或89年度臺再字第46號民事判決）提起再審之訴，而享有可回復之法律上利益。
經原告具狀表明：「提起再審之訴之對象自應為最高法院85年度臺上字第1231號判決，至就同院89年度臺再字第46號存否再審利益，擬留待日後研究。」
（見本院卷第1 冊第130 頁）是以除85年度臺上字第1231號民事判決外，原告並未排除對89年度臺再字第46號民事判決提起再審之訴之可能。
⑶依前揭說明，如對85年度臺上字第1231號民事確定判決，原告應於5 年內（即90年6 月6 日前）提起再審，則於本件舉發審定時（92年10月23日），原告因已逾再審期間而不得提起再審。
然原告如欲對89年度臺再字第46號民事再審確定判決提起再審，其5 年期間應自確定日即89年6 月9 日起算，則於92年10月23日本件舉發審定日止，未滿5 年，原告仍得行使其訴訟救濟權，對之提起再審之訴，以推翻所受不利益之判決。
是以原告就系爭專利權之撤銷，即有可回復之法律上利益，且本件亦經最高行政法院97年度判字第799 號判決表明關於原告提起本件舉發仍有可回復之法律上利益之法律見解，依行政訴訟法第216條規定，已具有拘束力。
故原處分認本件舉發合於舉發審定時專利法第105條準用第72條第3項規定，並無不合。
⒍原告提起本件舉發既有可回復之法律上利益，則無須再審究原告是否因可向參加人提起返還不當得利之民事訴訟，而有可回復之法律上利益之爭點，附此述明。
㈥原告並無長期間不行使舉發權利，而不發生失權效果：參加人主張舉發證據1 至8 距本件舉發日長達19年至25年之久，且歷經多次行政機關決定及行政法院裁判，均為原告於異議程序中所掌握，並無取得困難，故原告長期間不行使舉發權利，自應發生失權之效果云云。
然原告及參加人間關於系爭專利之法律上紛爭始自62年2 月間之異議案（如前第二㈣⒊⑴項所述），迄今長達36年之久，期間原告持續以不同事實及證據為主張，且因有多件民事、刑事及行政訟爭，相繼衍生眾多訴訟。
被告所提舉發證據、系爭專利異議審定書、經濟部最後核定書及各行政法院歷次判決之存在時間，尚不足以證明原告明知有可得舉發之原因及證據，卻長期間怠於行使舉發權利之事實。
故被告主張原告違反誠信，應使生失權效果云云，不足採信。
㈦綜上所述，本件程序並無不合法，即應予實體審理。
三、原告聲明求為判決㈠撤銷原訴願決定及原處分。㈡命被告為撤銷第54625 號專利之處分。
並主張：㈠系爭專利實質變更：⒈系爭專利改請新型，及其後首次修正、第2 、3 、4 、6次修正，有實質內容變更之情事，違反核准審定時專利法第100條規定，致不符同法第95條規定，而有同法第104條第1款規定之撤銷事由。
⒉舉發證據8 第63欄指出該案（下稱第4 案）為美國第504168號專利案（下稱第3 案）之延續案，第3 案則因第4 案之提出而放棄。
又第3 案原為美國第368218號專利案（下稱第2 案）之延伸案，第2 案又因第3 案之提出而放棄，而第2 案為美國第175059號專利案（下稱第1 案）之部分延續案，惟第1 案放棄。
是以，第4 案之技術內容與第1案相同技術實質內容部分，可沿用第1 案申請日（60年8月26日），與第2 案技術內容相同部分可沿用第2 案申請日（62年8 月26日）。
另依行政法院70年度判字第1179號第5 頁第10至12行所載，舉發引證8 即為系爭專利之對應案。
相較美國對應案之變更，系爭專利前後5 次實質內容變更遠甚於美國對應案。
⒊核准審定時專利法第104條第1款雖僅規定專利三要件之舉發理由，但新型、發明本身為專利三要件之前提問題，即可為舉發理由。
㈡系爭專利不載明實施必要之事項：⒈舉發證據8 之第2 案說明書記載溝痕之深、寬及間距，及膠帶厚度等具體技術特色，甚至第1 案之內容遠比系爭專利之內容具體豐富，且行政法院77判字第1516號判決第5頁亦記載被告及參加人並無揭露前揭具體技術特色。
而系爭專利並未揭示溝痕或凹凸之深度、寬度及間距等內容，客觀上不可能產生實施之結果，即無專利性。
⒉雖然未載明與故意不載明有間，然如因未載明致實施為不可能者，實與故意不載明實施必要之事項無異，故屬核准審定時專利法第104條第3款所定之撤銷事由。
㈢系爭專利與外國申請時之說明書內容不同：⒈舉發證據8 為系爭專利之對應案，且其申請日可回溯至60年8 月26日。
然系爭專利說明書與舉發證據8 之歷次申請說明書並不相同，即有核准審定時專利法第104條第4款規定之撤銷事由。
⒉核准審定時專利法第104條第4款之規定具實體內涵，雖經修法刪除，嗣後仍得據為舉發。
至刪除之立法理由，係因國內外案之申請範圍得為不同，而非狹義之說明書內容得為不同。
反面言之，申請專利範圍以外部分，仍應一致，以免在國內有隱匿技術內容情事發生。
故仍應依同法第104條第4款之防止隱匿技術之精神，撤銷系爭專利。
⒊被告主張本條款之適用以「同一新型」為限，惟美國並無新型之法制，被告所指實屬無稽。
此外，參照當時專利法第60條第4款規定，於發明亦有相同規定，自得得撤銷系爭專利。
⒋被告雖曾論斷本條款係指「國外申請案早於國內新型案」云云，然本條款係防免申請人在國內利用法律漏洞隱匿技術，未詳盡揭載特殊內容，可知國內外申請順序並不重要，只要有「隱匿」技術，即有該條款之適用。
㈣系爭專利申請不合程序：⒈核准審定時專利法第44條第2項規定，係指如有申請不合程序之情形，專利申請案或專利權自然、絕對、原始作為無效。
因實質內容不得變更，乃專利法立法精神或專利申請案件存在之必然前提或條件，系爭專利於改請之際，已為實質內容之變更，顯有「申請不合程序」之情事，而有同法第110條準用第44條第2項所定之撤銷事由。
⒉被告雖辯稱本條規定適用於暫准專利之事項云云，但因「申請不合程序，作為無效」貫穿專利法，自得於舉發時為此主張。
四、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠原告主張系爭專利實質變更部分：⒈核准審定時之49年專利法第36條並未規定更正不得提起變更，實質變更僅得類推同法第56條，然依同法第100條規定，此非得提起舉發之條文。
而83年專利法有關實質變更部分，係第44條、第67條，此亦非得提起舉發之條文。
⒉系爭專利由發明專利改請為新型專利，並未變更實質，業據經濟部專利最後核定書認定，並經改制前70年判字第1179號判決確定在案。
又就舉發證據中之4 件美國專利案，原告並未明確指出相同與不同之部分，且原告雖主張第4案回溯至第1 案之申請日，然第1 案之申請日亦在系爭專利之後。
故本件並無同法第104條第1款規定之撤銷事由。
㈡原告主張系爭專利不載明實施必要之事項部分：系爭專利之請求專利部分只要揭示實施該創作必備之內容即可，無須揭示所謂「溝痕或凹凸之深度、寬度及間距」等內容。
且原告無具體證據證明系爭專利有「故意」之主觀要件，系爭專利亦無「不載明實施必要之事項或記載不必要之事項使實施為不可能或困難」之客觀要件。
故不符合核准審定時專利法第104條第3款所定之撤銷事由。
㈢原告主張系爭專利與外國申請時之說明書內容不同部分：83年專利法已刪除49年專利法第104條第4款規定，且該條款係指國外申請案早於國內新型案，原告並無證據證明系爭專利申請（即60年1 月22日）之「前」有相同之發明。
㈣原告主張系爭專利申請不合程序部分：83年專利法第50條第4項及49年專利法第44條第2項，均非得提起舉發之條文。
況系爭專利並無實質變更，且依49年專利法第26條第3項規定，第2項規定於異議不適用之，故同法第44條第2項係規定「程序」事項，而有無實質變更係屬實體事項，本件自無此撤銷事由。
五、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠原告主張系爭專利實質變更部分：⒈舉發證據引證1 至7 係參加人之原始申請書（含申請專利範圍）及其修正本，均依當時專利第56條第1 至3 款規定予以修正，並未變更實質，嗣經被告核准公告。
又63年9月20日及同年12月14日之修正，係被告指示修正或就誤繕寫改正，並不涉及實質變更。
⒉經濟部最後核定書認定系爭專利實質上並未變更，經行政法院70年判字第1179號判決，認定參加人並不違反專利法第95條、第96條而無同法第104條第1款規定之適用，且告確定。
㈡原告主張系爭專利不載明實施必要之事項部分：⒈系爭專利依當時專利審查實務，業已揭示實施該創作必備之內容，無須揭示溝痕或凹凸之深度、寬度及面距、膠帶厚度及溝痕深度與膠皮厚度之關係等內容。
如進一步揭示該等內容，應屬請求範圍之限縮。
而與故意不載明實施必要之事項有別，故無核准審定時專利法第104條第3款所定情形。
⒉原告主張如不存類如舉發證據8 所揭載溝痕之深、寬及距離及膠帶厚度等具體技術，即無專利性云云。
惟此乃中美兩國專利獨立原則及不同審查實務所然。
另原告所引行政法院77年判字第1516號判決之證詞，與本件舉發理由無關，且因該判決駁回原告之訴，足證本件舉發無理由。
㈢原告主張系爭專利與外國申請時之說明書內容不同部分：於本件提起舉發時，原專利法第104條第4款業已刪除，不得為撤銷之理由。
且舉發證據8 之公開日為68年2 月13日，申請日為66年11月9 日，皆晚於系爭專利申請日60年1 月22日，與該條款「同一新型之說明書與曾在外國申請時之說明書內容不同者」規定不符。
㈣原告主張系爭專利申請不合程序部分：核准審定時專利法第110條準用44條第2項，係規定專利案審查公告後暫准發生效力，有視為自始不存在之情形，並非得提起舉發事由。
況系爭專利並未變更實質，自無「申請不合程序」情事。
六、本件爭點為㈠系爭專利改請為新型專利案，是否變更實質，違反核准審定時專利法第100條規定，致不符同法第95條規定，而有同法第104條第1款規定之撤銷事由？㈡系爭專利有無揭示溝痕或凹凸之深度、寬度及間距等內容？是否因未揭示而有故意不載明實施必要之事項之情事，屬同法第104條第3款所定之撤銷事由？㈢系爭專利有無同法第104條第4款所定之撤銷事由？㈣系爭專利有無同法第110條準用第44條第2項所定之撤銷事由？（見本院卷第1 冊第90至93頁，第2 冊第78頁）茲分述如下：㈠原告主張系爭專利實質變更部分：⒈按本件得提起舉發之事由應適用舉發時專利法（83年1 月21日修正公布），其中第104條規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：違反第105條準用第27條或第97條至第99條規定者。
新型專利權人為非新型專利申請權人者。
說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」
並未將不准就新型專利為實質變更之相關規定（第105條準用第44條、第67條規定）列為舉發事由。
至第97條則規定新型專利之意義：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」
原告以新型本身為專利三要件之前提問題而迂迴解釋第97條、第104條第1款規定，顯有誤解。
⒉縱如原告所述，原告得依核准審定時專利法第100條、第95條、第104條第1款規定提起舉發，亦不合要件：⑴原告以舉發證據1 至7 ，主張系爭專利改請新型，及其後首次修正、第2 、3 、4 、6 次修正，有實質內容變更之情事，違反核准審定時專利法第100條規定，致不符同法第95條規定，而有同法第104條第1款規定之撤銷事由云云。
如前第二㈣⒊項所述，關於系爭專利之歷次修正有無實質變更而違反核准審定時專利法第95條等規定之爭點，原告已不得再以同一證據（即舉發證據1至7） 予以爭執。
⑵原告另以舉發證據8 ，主張此乃系爭專利之對應案，觀其變更情形，可知系爭專利前後為實質內容之變更云云（見本院卷第1 冊第60頁）。
①美國專利法、專利審查程序手冊（Manual of PatentExamining Procedure, MPEP ）相關規定（見本院卷第2 冊第82至87頁。
此業經提示與兩造及參加人，本院卷第2 冊第81頁）：A.原則上，申請案一經放棄（Abandoned Applica- tion），即不得授予專利。
B.延續案（Continuation Application），乃母案（ 即先前之正式申請案）之延續，係指於母案審查期 間（未放棄或准予專利前）提出第二次申請，其所 揭示之內容必須與母案相同，不得新增致使母案內 容實質變更之新事物，且此延續案得以母案申請日 為其申請日。
C.部分延續案（Continuation-in-Part Application ），係指於原申請母案審查期間，除重複與母案部 分或全部實質內容外，並新增母案所未揭示之新事 物（例如加入母案所未揭露之特徵、申請新的請求 項），其中，沿用母案特徵部分以母案申請日為其 申請日，至母案未揭露部分則無法主張母案申請日 。
②舉發證據8 之申請日為西元1977年11月9 日，公告日為1979年2 月13日，第【63】欄記載：「Continuation of Ser. No. 504,168, Sep.9, 1974, abandoned, which is a continuation of application Ser.No. 368,218, June 8, 1973, abandoned, which isa continuation-in-part of Ser. No. 175,059,Aug. 26,1971, abandoned.」（見舉發卷第1 冊第38頁），亦即舉發證據8 （第4,139,669 號專利案，申請日：1977年11月9 日，公告日：1979年2 月13日。
下稱第4 案）為第504,168 號專利案（申請日：1974年9 月9 日，下稱第3 案）之延續案；
第3 案為第368,218 號專利案（申請日：1973年6 月8 日，下稱第2 案）之延續案，業已放棄；
第2 案為第175,059 號專利案（申請日：1971年8 月26日，下稱原申請母案）之部分延續案，業已放棄；
而原申請母案因第2案之提出而放棄。
此4 申請案之技術內容、申請日、內容異同及優先權日如附表二所示。
③固然參加人前曾向美國專利主管機關先後提出如附表二所示之4 件專利申請案，然各國法制及審查基準各不相同，自無從以前開4 件美國專利申請案之內容異動及准駁情形，遽認系爭專利歷次修正即屬實質變更。
故原告此部分主張於法不合。
⒊綜上，原告此部分主張，於法無據。
㈡原告主張系爭專利不載明實施必要之事項部分：⒈按說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢，舉發時專利法第104條第3款定有明文。
⒉系爭專利之技術內容：⑴系爭專利之請求專利部份：「一種包紮用黏性塑膠帶，係由塑膠皮及黏膠兩層成捲所成，其中塑膠皮平面部分塗佈有黏膠層，另一面則呈連續橫向膠帶全寬之凸凹平行直線或曲線、點線或條紋，凸出部分較厚抗撕力強，凹入部分薄抗撕力弱，於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面為特徵之構造者。」
（相關圖式如附圖1 。
見舉發卷第1 冊第40至41頁）。
⑵依系爭專利之申請新型專利說明書（改繕）之「創作之詳細說明記載：「... （第5 頁第1 段）原膠皮面在塗膠前經過推進塑膠皮輥輪組（其中一輥輪事先刻上所需之凸凹平衡直線或曲線、點線條紋）時熱處理加工塑膠皮之兩面中之僅一面使其呈凸凹平衡直線或曲線、點線條紋，然塗黏膠於不為凸凹面之另一平面上，就可製成捲黏性塑膠帶。
... （第4 段）同時凸凹平衡直線或曲線，點線條紋使撕斷易順凹部弱點線條之壓痕方向被整齊撕裂... 」（見舉發卷第1 冊第43頁）。
足見系爭專利係揭示一種免刀膠帶，其技術特徵在於膠帶表面具有呈連續橫向塑膠帶全寬之凹凸平行直線、點線或條紋（如附圖1 所示），凸出部分較厚抗撕力強，凹入部分薄抗撕力弱，使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面。
⒊舉發證據8 部分：⑴舉發證據8 之技術內容：原告所提舉發證據8 之技術特徵，與系爭專利同為於黏性膠帶的一面帶有複數狀的溝痕或呈直線狀的凹點，而便於撕裂（相關圖式如附圖2 ）。
惟於說明書及申請專利範圍記載溝痕或凹點的深度、寬度、間距、塑膠膜厚度等具體條件，如溝痕的深度約為塑膠膜厚度的18℅至50℅、溝痕的寬度在0.06至0.5mm 、溝痕間的間距在0.1 至8mm 、當膠帶的厚度在0.05至0.3mm 時溝痕的深度在0.015 至0.125mm 等（見舉發卷第1 冊第31至38頁）。
⑵舉發證據8 縱然揭示溝痕或凹點的深度、寬度、間距、塑膠膜厚度等具體條件，然各國法制及審查基準皆有不同，究系爭專利有無充分揭露其技術內容，端視我國專利法令為斷，原告逕以美國專利申請案之內容，主張因系爭專利未具體揭露而無法實施云云，即有未洽。
⒋證人張恆嘉之證言部分：原告另援引行政法院77年判字第1516號判決第5 頁第10至12行所載證人張恆嘉（即南亞公司技術人員）之證述（見舉發卷第1 冊第26頁），證稱：膠布本身厚薄及配方，操作技術均會影響易撕之效果等語，然以系爭專利申請當時黏性塑膠帶所屬技術領域中具有通常知識者而言，關於塑膠帶之製作係屬成熟之技術，已無須細論其具體溝痕或凹凸之深度、寬度及面距、膠帶厚度及溝痕深度與膠皮厚度之關係等內容，即可知悉得以何技術手段加以製作。
故系爭專利之申請新型專利說明書（改繕）及請求專利部份業將其技術內容予以揭露，該新型所屬技術領域中具有通常知識者得由該專利說明書及請求專利部份之記載，參酌申請當時通常知識及技術，即可明確瞭解其意義並據以實施。
是以本件並無「說明書或圖說，故意不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難」之情事。
⒌綜上所述，原告此部分主張，即有未洽。
㈢原告主張系爭專利與外國申請時之說明書內容不同部分：⒈按本件所得提起舉發之理由應適用舉發時專利法（83年1月21日修正公布）。
而核准審定時專利法（49年5 月12日修正公布）第104條第4款固規定，同一新型之說明書，與曾在國外申請時之說明書內容不同者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢，惟本款規定已於83年1 月21日修正時加以刪除。
準此，原告即不得以「同一新型之說明書，與曾在國外申請時之說明書內容不同者」為由提出舉發。
至原告另主張因舉發時專利法第60條第4款亦有相同規定，原告自得以此事由提起舉發云云，然同法第60條第4款乃發明專利之舉發規定，與同法第104條之新型專利舉發條文相較，立法者顯然無意再允許以國內外申請之內容不同作為對新型專利舉發之事由，原告自不得以同法第60條第4款為其舉發依據。
⒉縱如原告所述，原告得依核准審定時專利法第104條第4款規定提起舉發，亦不合要件：⑴核准審定時專利法第104條第4款明定：「同一新型之說明書，與『曾』在國外申請時之說明書內容不同」，文義解釋上，「曾」一字有時間在前之意，是以國外申請案之申請日應早於我國申請案，始有本款之適用。
⑵依前第六㈠⒉⑵①、②項所述，關於舉發證據8 （即第4 案）之相關申請案，因第2 案為原申請母案之部分延續案，第3 案為第2 案之延續案，第4 案為第3 案之延續案，是以就第2 、3 、4 案與母案技術內容相同部分，得主張母案申請日（西元1971年8 月26日）。
惟系爭專利之申請日為民國60年1 月21日，較舉發證據8 及相關申請案為早，不符核准審定時專利法第104條第4款之規定。
⒊綜上，原告此部分主張，即屬無據。
㈣原告主張系爭專利申請不合程序部分：⒈按舉發時專利法（83年1 月21日修正公布）第50條第1 、4 項規定：「（第1項）申請專利之發明，經審定公告後暫准發生專利權之效力。
（第4項）第1項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。」
而第105條並未準用第50條第4項（發明專利申請不合程序）之規定，且該法就得提起舉發之事由係規定於第104條，並未將申請不合程序列為舉發事由。
而核准審定時專利法（49年5 月12日修正公布）第44條規定：「（第1項）專利案公告後，暫准發生專利權之效力。
（第2項）前項效力，因申請不合程序，作為無效或因異議不予專利，視為自始即不存在。」
此於新型專利準用之（同法第110條規定參照），然同法第104條之新型專利舉發規定亦未納入新型專利申請不合程序之相關規定（同法第110條準用第44條第2項）。
故原告不得以此為舉發理由。
⒉縱如原告所述，原告得依核准審定時專利法第110條準用第44條第2項規定提起舉發，亦不合要件：所謂申請不合程序，專指因申請不合法之程序事項（諸如申請人未依法繳納規費、應備文件不足等），致原暫准發生專利權之效力視為自始即不存在。
而原告所指系爭專利實質變更之問題，有待實質之技術判斷，非屬申請不合程序之情事，不符合核准審定時專利法第110條準用第44條第2項規定。
⒊綜上，原告此部分主張，於法不合。
七、原告其餘主張：㈠原告於書狀中所提「系爭案日本對應案」（見本院卷第1 冊第64頁），因非屬本件舉發證據，自無審究之必要。
另原告聲請送工研院鑑定（見本院卷第1 冊第64頁），因本件各項法律上及技術上之爭點與相關證據均屬明確，本院亦於97年11月20日裁定指定技術審查官協助（見本院卷第1 冊第123頁），自無鑑定之必要。
㈡本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
八、從而，系爭專利並無原告所指上述舉發事由，故被告為「舉發不成立」之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合。
訴願決定予以維持，亦無違誤。
原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 1 月 8 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 1 月 8 日
書記官 林佳蘋
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