智慧財產及商業法院行政-IPCA,97,行商訴,121,20090312,1

智慧財產法院行政判決
97年度行商訴字第121號
民國98年2 月26日辯論終結
原 告 華妍生活藥妝有限公司
代 表 人 甲○○
送達代收人 乙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 丙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丁○○
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國97年10月23日經訴字第09706114410 號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告於民國96年6 月23日以「鋸草素」商標（以下簡稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3 類之「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、地板用亮光蠟、汽車用亮光蠟、香料、茶浴包、錄影機磁頭清潔液、磁碟片清潔液、非醫療用口腔清潔劑、研磨用製劑、除鏽劑、乾燥劑、靜電防止劑、動物用化粧品、動物用潔毛劑、口腔清香劑」商品，向被告申請註冊。

經被告審查，認系爭商標圖樣上之「鋸草素」係「鋸棕櫚萃取物」之意，為其所指定使用商品之說明，應不准註冊，乃以97年7 月25日商標核駁第308622號審定書為核駁之處分。

原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明求為判決：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告應為系爭商標准予註冊之審定。

並主張：⒈被告以「鋸草素」、「Serenoa」乃含有「鋸棕櫚萃取物」之意，用以改善內分泌之問題，在歐洲列為正式處方藥，係廣為流行之雄性禿藥方，若以該字詞指定使用於健髮商品上，自有商品性質說明之意為由，認定不得核准系爭商標之註冊。

惟系爭商標乃以之指定使用於第03類商品上，其中指定之商品「燙髮液、染髮劑、動物用化粧品、動物用潔毛劑」經被告認為均屬與毛髮有關之用品，應有商品成分之說明文字之嫌，然觀上開商品之用途，「燙髮液」係用以改變頭髮線條，將頭髮變直或製造捲度，相關業者於該類商品性質宣傳上，多標榜染後不傷髮質、商品沒有刺鼻味或使用不刺激皮膚；

而「染髮劑」則係用於改變頭髮顏色，此類商品說明性質多為「易上色、不傷害髮質、不刺激頭皮、無刺鼻味」等；

至「動物用潔毛劑」則係用以清潔動物身體毛髮所使用之清潔用品，市面上之商品性質除了清潔、除蟲、還有護毛等功效，惟上開商品實際使用上並無含有「促進頭髮生長」之功能，亦非以「治療雄性禿」為目的，是系爭商標縱為歐洲治療雄性禿之處方，使用於與該功能無關之商品上，實無可能使消費者誤認該些商品含有「鋸草素」而可達到治療雄性禿之功效。

又況相關業者間亦無以「鋸草素」此一詞彙用以形容相關商品，目前業界亦無可用以治療禿頭之「染髮劑、燙髮液」等商品，是當具有普通知識經驗之消費者看見系爭商標指定使用於本案所指定之商品上，即能清楚明白「鋸草素」乃為用以表彰商品來源之標識，而非商品性質或成分說明文字。

⒉原告除以「鋸草素」申請一系列商標外，另以「SERENOA 」（即鋸草素之英文）向被告申請商標註冊，然其中指定使用於第05類商品，遭被告以其與商品本身有密切之關聯為由，而駁回系爭商標之中文「鋸草素」及外文「SERENOA 」註冊申請。

惟原告先前申請「SERENOA 」商標註冊，經被告核准註冊第1302330 號商標，並指定使用於第03類商品，足見被告係認定系爭商標之英文部分「SERENOA 」並無商標法第23條第1項所規定之不得註冊事由，是依行政程序法第6條平等原則之規定，原告則有合理期待，原告就系爭商標「鋸草素」得指定使用於相同之第03類商品上。

⒊綜上所述，本件系爭商標應無不准註冊之理，懇請鈞院判決如訴之聲明，以維法治。

三、被告聲明駁回原告之訴。並抗辯：㈠原告申請註冊系爭商標之中文「鋸草素」，乃「鋸棕櫚萃取物」之意，而鋸棕櫚係生長於美洲的大西洋海岸，形狀長似鋸齒故被稱為「鋸草」，而南美洲之印地安人早於數百年前就於傳統藥草中，以之來改善體質內分泌方面問題，若以之作為商標，並指定使用於「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、地板用亮光蠟、汽車用亮光蠟、香料、茶浴包、錄影機磁頭清潔液、磁碟片清潔液、非醫療用口腔清潔劑、研磨用製劑、除鏽劑、乾燥劑、靜電防止劑、動物用化粧品、動物用潔毛劑、口腔清香劑」等商品，係表示所指定使用商品之成分說明。

被告亦已以97年1 月29日（97）慧商0480字第09790058560 號之核駁理由先行通知書，限期命原告補正其使用樣態，詎原告迄今仍未補正。

至原告主張其先前所申請「SERENOA 」之商標業經被告獲准商標註冊，此乃「鋸草」一詞常見之英文名稱應為「Serenoarepens」，且其所舉第5 類核駁案所指定使用之商品，與系爭商標所指定使用之商品亦屬有別，考量因素當非一致，難謂本局係為差別待遇，自不得執為本案應予核准之論據。

㈡綜上論述，被告依法核駁原告註冊之申請，並無不合，敬請核判。

四、本件原告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，經核並無民事訴訟法第三百八十六條各款所定事由，爰依被告之聲請為一造辯論判決，合先敘明。

五、兩造之爭點：系爭商標「鋸草素」是否與其商品本身有密切之關聯，而有商標法第23條第1項第2款所規定之不予商標之情事？

六、本院判斷如下：㈠按「商標表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。」

為商標法第23條第1項第2款所明定。

所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用。

而「文字」若予人為商品之直接說明，不論何種語文，該文字既已有固定之字義，且該等字義即為商標指定使用商品本身之說明或有密切關聯者，即足當之。

㈡本件係原告於96年6 月23日以系爭商標「鋸草素」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3類之「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、地板用亮光蠟、汽車用亮光蠟、香料、茶浴包、錄影機磁頭清潔液、磁碟片清潔液、非醫療用口腔清潔劑、研磨用製劑、除鏽劑、乾燥劑、靜電防止劑、動物用化粧品、動物用潔毛劑、口腔清香劑」商品，向被告申請註冊。

經被告審查，認系爭商標圖樣上之「鋸草素」係「鋸棕櫚萃取物」之意，為其所指定使用商品之說明，應不准註冊，乃以97年7 月25日商標核駁第308622號審定書為核駁之處分。

原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。

㈢本件原告並不否認「鋸草素」係指含有「鋸棕櫚萃取物」之意，且此一成分係用以改善內分泌之問題，在歐洲列為正式處方藥，其用途則作為治療雄性禿之藥方，其所執以為辯者，主要乃在於其以系爭商標申請註冊所指定使用之商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3類之「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、地板用亮光蠟、汽車用亮光蠟、香料、茶浴包、錄影機磁頭清潔液、磁碟片清潔液、非醫療用口腔清潔劑、研磨用製劑、除鏽劑、乾燥劑、靜電防止劑、動物用化粧品、動物用潔毛劑、口腔清香劑」商品，縱然其中指定之商品「燙髮液、染髮劑、動物用化粧品、動物用潔毛劑」等均屬與毛髮有關，然上開用品之使用目的均非在於治療雄性禿，自不能認為系爭商標有商品性質說明之作用云云。

惟查，上開「燙髮液、染髮劑、動物用化粧品、動物用潔毛劑」等商品雖非直接作為治療雄性禿之產品，然因其係使用在人類或其他動物之毛髮上，並非不可含有系爭商標所標示之成分，原告僅以上開商品之名稱作為其所含成分之解釋範圍，顯然避重就輕。

蓋醫藥界中原研發作為使用於某種特定用途，因其副作用得以作為治療其他病症而聲名大噪之藥品不乏其例，其中最負盛名者如威而鋼即是，是以，能否僅以該商品之名稱作為其所含成分說明之解釋範圍，顯有可議之處。

本件原告所申請之系爭商標既係作為解決動物毛髮問題之成分名稱，則任何與解決動物毛髮問題有關之產品，倘使用系爭商標，即有成為商品功用之說明，或至少形式上使人誤以為該商品具有該成分，而具有達到該成分所欲解決之毛髮問題。

本件原告所申請之系爭商標既然係代表解決人類毛髮問題之一種成分，以之作為解決人類毛髮問題商品之商標，自有產品說明之性質，依上開說明，自不應准予註冊。

七、綜上所述，被告依首揭規定，為應不准註冊之處分，並無不合。

訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。

本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告對原告96年6 月23日以「鋸草素」商標註冊事件，應作成准予註冊之行政處分 ，均為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 3 月 12 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉
法 官 汪漢卿
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 3 月 12 日
書記官 邱于婷