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智慧財產法院行政判決
97年度行商訴字第96號
98年2月26日辯論終結
原 告 美商‧美國棕欖公司
代 表 人 甲○○○○
訴訟代理人 陳彥希律師
何愛文律師（兼送達代收人）
陳長葳律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丙○○
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國97年8月28日經訴字第09706112080 號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
事實及理由
一、事實概要︰原告前於民國95年7 月14日以「visiblewhite logo 」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3 類之「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、潔膚劑、沐浴乳、沐浴精、浴油、洗浴泡劑、香皂；
衣物、浴廁、廚房用地板用清潔劑、地板、汽車及器具用亮光臘、粉、水；
香料、茶浴包、錄影機及錄影帶磁頭清潔液、磁碟清潔液、牙膏、牙粉、牙水、漱口水、潔齒劑、牙鹽、專業用洗牙劑、革油、革液、鞋粉、鞋水；
線香、香末；
研磨劑、浮石；
除銹劑、乾燥劑、靜電防止劑；
動物用化粧品、洗滌劑（不含藥）；
口腔清香劑」商品，向被告智慧財產局申請註冊，並聲明圖樣中之「white 」不得單獨主張專用權。
案經被告審查，認雖其聲明「white 」不專用一節，雖有商標法第19條規定之適用，惟系爭商標圖樣係結合「visible 」及「white 」二外文所構成，其結合後之外文「visible white 」為指定使用之「化粧品、人體用清潔劑、潔膚劑、沐浴乳、沐浴精、香皂、牙膏、牙粉、牙水、漱口水、潔齒劑、牙鹽、專業用洗牙劑」等商品功能之說明文字，應不准註冊，以97年3 月31日商標核駁第306355號審定書為「應予核駁」之處分。
原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告方面：㈠原告起訴主張：1.系爭商標之外觀係以一橢圓形為構圖，於橢圓形中間加上一斜置之白色閃亮星型記號，而將橢圓形構圖區隔為二部份，顯係分別作為系爭商標構圖之一部分，另左半部橢圓形為亮紅色，右半部橢圓形為深灰色。
其中左半部之紅色橢圓形中置有白色之外文「visible 」；
而右半部之灰色橢圓形中置白色之外文「white 」，與單純文字「visiblewhite」予消費者之印象完全不同。
系爭商標具高度識別性，而非沿用既有之辭彙或事物之獨創性商標，而應准許註冊。
被告機關及訴願機關竟將外文部分單獨觀察，置其他與之相結合且密不可分之獨特設計彩色圖形及白色星形圖於不顧，更將前述兩個獨立之英文字合一解釋，其認事用法已有明顯違誤。
2.系爭商標圖樣整體外觀特殊而醒目如前所述，與人寓目印象即為具有識別性之商標，尚難期待不諳外文之消費者推敲系爭「visible」與「white」二個英文字之正確解釋，而熟習英文之消費者亦知曉「white」不論解為形容詞或名詞，通常不會用「visible」乙字來形容，故「visible white」非通用英文辭彙，應不致令人聯想為「顯而易見的白」或「明顯的白」，故我國消費者不會將系爭商標解釋為說明性文字。
「商標是否屬表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，須以系爭商標整體觀察，就其整體設計而言，如外觀特殊而醒目，予人之表面印象即難謂為指定商品之說明文字」；
「商標圖樣文字的『商品說明』性格、必須『明顯』、『一望即知』，在社會大眾之印象中，完全失去表徵商品來源之圖樣徵表特質，而變成一般性之說明文字者，才能謂符合該項規定( 原商標法第37條第1項第10款) 」、「其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻或自我標榜者即不屬之」，最高行政法院95年度判字第1032號判決、台北高等行政法院89年度訴字第3420號判決明揭前開意旨。
而前揭最高行政法院95年度判字第1032號准予註冊判決之案例與本案事實相近，本案註冊自應予准許。
系爭商標圖樣之整體印象與指定商品功能之說明無關，其文字顯然並非直接地、明顯地表示所指定商品之名稱、性質、品質、功用等，且消費者亦無法由該字面意義直接推知系爭商標指定使用之商品為化粧品、人體用清潔劑、潔膚劑、沐浴乳、沐浴精、香皂、牙膏…等商品。
原處分及訴願決定顯然抵觸前揭判例、判決之見解，洵不足採。
3.原告已聲明就系爭商標之外文主張「white 」不專用，系爭商標當已無涉商品說明或不具識別性之問題。
再者，日常生活一般消費者不會用「visible 」形容第3 類化粧品等商品，亦未曾見有相關同業或廠商以「visible 」描述第3 類化粧品等商品功能之習慣，以「visible 」作為系爭商標文字顯不涉及商品說明或不具識別性之問題。
是系爭商標依商標法第19條規定，亦應准予註冊。
4.原告於相同之第3類及類似之第21類商品，早已分別取得被告核准註冊第837672及1035280 號「COLGATE VISIBLE WHITE 」 商標權，足見被告認「visible white 」確具商標註冊之識別性且無涉商品說明性。
被告亦曾核准多個含有「visible 」或「white 」字樣之商標註冊於系爭商標指定使用之第3 類商品，顯見「visible 」與「white 」並非說明性之文字。
被告於本案不應相反認定，否則即與行政程序法第6條「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」之規定相違。
原告就系爭商標相關之單純外文「visible white 」於英美語系國家，例如美國、加拿大等，及諸多非英語系國家，例如哥倫比亞、瓜地馬拉等，均認為非商品相關功用說明性文字而獲准註冊。
以我國一般國民對英文用詞之認知程度，應更不會認為系爭商標涉及商品相關功用之說明。
原處分推論我國國民中不懂英文文義者會認為涉說明性，顯然違反一般經驗及論理法則，並與國際標準不符。
至「先使用主義」或「先註冊主義」之採行與商標是否涉及商品功用之說明無關，原處分認系爭商標於多國核准或註冊之事實勿庸斟酌，與商標法制與理論不符，亦顯然不當。
5.聲明：⑴訴願決定及原處分均撤銷，被告應為系爭商標准予註冊之處分。
⑵訴訟費用由被告負擔。
㈡對被告抗辯所為之陳述：1.「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式組成，故商標識別性之審查，應就商標整體觀察，即使其中包含不具識別性的部分，如果整體圖案足使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識，即具有商標的識別性」此為被告於97年12月31日發布之「商標識別性審查基準」第4 點所揭示之基本原則。
被告亦不否認系爭商標整體設計具有識別性，惟僅單獨就「文字」部分核駁系爭商標，顯已違反前揭商標識別性審查基準。
2.縱使被告誤將系爭商標之外文「visible white 」兩字單獨觀察，經原告在知名搜索引擎Google及Yahoo 網站輸入「visible white 」搜尋，多數資料均與原告之產品或系爭商標「visible white logo」有關。
Google及Yahoo 網站前10筆資料分別有8 筆及5 筆係販售或介紹原告商品之網頁，其他資料均與競爭性商品( 牙齒美白商品) 無關；
至被告搜尋「visible white 」使用於其他第3 類商品者，僅有4 、5筆，B&F 保養品、Cold Powers 洗衣粉等，均與原告所生產之牙齒美白牙膏不相同，亦非競爭性商品。
依前開網站資料顯示，「visible white 」不會用於形容第三類商品之品質、功用、或說明，非競爭同業必須或通常使用，亦非說明性文字。
再者，因原告大量使用系爭商標於原告之牙齒美白商品上，消費者自會將「visible white 」與原告之商品產生聯想。
依據「商標識別性審查基準」第2.1 點所示：「如果一個標識不是其他善意的競爭同業在一般交易過程中，可能需要用來表示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關的說明，則該標識具有先天識別性」。
是系爭商標上縱有「visible white」文字仍具有先天識別性。
3.系爭商標因原告大量行銷使用，相關消費者足可認識其為表彰原告商品或服務之標識，而與他人之商品相區別。
縱使被告誤認系爭商標不具先天識別性，觀之商標識別性審查基準第2.3 點：「如果申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時該標識具有商標功能，故可以核准註冊。」
被告至少應認系爭商標因原告之使用而取得後天識別性，而依商標法第23條第4項准許系爭商標之註冊。
三、被告之主張：㈠按「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經原告聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」，為商標法第19條所明定。
故其適用係指商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經原告聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用（被告公告之「聲明不專用」審查要點二參照）。
經核系爭商標圖樣「visible white logo」，其中「white」經原告聲明不專用，雖有前條規定之適用，惟商標圖樣是否具識別性，仍應以其整體商標圖樣為準，合先敘明。
㈡次按「商標表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊」，為商標法第23條第1項第2款所明定。
經核系爭商標圖樣「visible white logo」，其文字之部分係結合「visible 」及「white 」二外文字所構成，前者作形容詞使用時，具「顯而易見的」、「明顯的」之意，後者作形容詞使用時，具「白色的」之意，作名詞使用時，具「白色」之意，二外文經結合後，具有「顯而易見的白、明顯的白」之意。
經搜尋Google網頁資料，以外文「visible white」描述商品相關功用之說明性而使用於化粧品、牙齒美白產品、清潔用品者不在少數，系爭商標指定使用於「化粧品；
衣物、浴廁、廚房用地板用清潔劑、地板、汽車及器具用亮光臘、粉、水；
牙膏、牙粉、牙水、漱口水、潔齒劑、牙鹽、專業用洗牙劑」等商品，有使相關消費者強力聯想到使用該等商品後，得產生顯而易見的白、明顯的白之效果，依消費者的認知，通常僅將其視為係該商品功用之相關說明性文字，而非區別商品來源的標識，有前揭法條規定情事之適用，是本件依前揭法條及同法第24條第1項之規定，應予核駁。
㈢原告雖主張業於哥倫比亞等多國獲准註冊，惟縱認「visible white logo」於英美語系國家具一定識別性，而得於哥倫比亞、瓜地馬拉、墨西哥等多國獲准註冊，然英文仍非我國日常通用母語，依據我國一般國民對外文組合文字之認知，大多依據該組文字之各別文字之既有字義，加以結合後，以理解該外文組合文字之文義，對常見之外文組合字之認知亦是如此。
系爭商標圖樣上之外文「visible white」經我國一般國民依循上揭認知模式詮釋後，該組合文字之文義即被認知為「顯而易見的白、明顯的白」之意，則系爭商標指定使用於「化粧品；
衣物、浴廁、廚房用地板用清潔劑、地板、汽車及器具用亮光臘、粉、水；
牙膏、牙粉、牙水、漱口水、潔齒劑、牙鹽、專業用洗牙劑」等商品，其未脫易使相關消費者使用該等商品後，得產生顯而易見的白、明顯的白之效果之範疇，自有商品相關功用之說明性文字甚明。
況且，英美語系國家國民所具之英文程度及用詞習慣自與非屬英美語系之我國一般國民對英文組合文字之認知程度本存有若干差異，縱系爭商標圖樣上之外文「visible white」於英美語系國家經認為非商品相關功用之說明性文字，惟本件商標是否涉商品相關功用之說明性文字，仍應以我國一般國民對該商標之認知為基礎。
系爭商標圖樣上之外文雖經美國等國核准其註冊，惟因各國國情不同，且審查實務配合各自國情及交易習慣而有異，即案情自屬各別，尚難執為系爭商標亦應獲准之論據。
㈣再者，原告雖提出系爭商標實際使用於指定商品上之資料，惟觀諸系爭商標實際使用於指定商品之樣態，該商標圖樣予人寓目印象深刻而為區別來源之標識者，係商標圖樣上方外文「COLGATE」及「VISIBLE WHITE」分成上下二列組合，「COLGATE 」其右上方標註代表已註冊之符號「R 」，另「VISIBLE WHITE 」其右上方亦雖有標註「TM」字樣，然其字體明顯較小，故其所送實際使用係「COLGATE 」及「VISIBLE WHITE 」整體設計組合，與系爭商標單獨「visiblewhite logo」設計圖樣不盡相同。
另所舉註冊第837672號、第10 35280號商標圖樣「COLGATE VISIBLE WHITE 」業已獲准註冊於第3 類之「化妝品」等商品、第21類之「牙刷」等商品一節，經查該商標係由三外文字「COLGATE VISIBLEWHITE 」所組合而成之整體，除「VISIBLE WHITE 」外，尚結合其他具識別力之外文「COLGATE 」，故整體商標圖樣與本件未盡相同，其案情與本件有別，或屬另案是否妥適問題，依商標個案審查拘束原則，自不得比附援引，執為系爭商標亦應核准之論據，併予敘明。
㈤聲明：1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
四、本件之爭點：系爭商標是否涉商品相關功用之說明性文字而有商標法第23第1項第2款規定不得註冊之情形？
五、本院得心證之理由：㈠商標有無識別性，應以相關消費者的認知為準；
又基於商標之屬地性，所謂相關消費者，自應指我國之消費者而言；
然按「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」
為商標法第19條所明定。
故其適用係指商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用（被告公告之「聲明不專用」審查要點二參照）。
查本件商標圖樣中之「white」，經原告聲明不專用，應有前條規定之適用，惟商標得准註冊與否，仍應審查其整體圖樣圖樣是否有不得註冊之情事。
㈡本件原告申請註冊之「visible white logo」商標圖樣係一以圓弧修飾四邊之長條形狀，中間飾以具數道閃亮光芒狀之白色星圖，並分別於左、右兩邊部分嵌以紅色為底色之反白外文「visible 」及灰色為底色之反白外文「white 」所組成。
其中外文「white 」部分雖經原告聲明不在專用之列，並經被告核認符合商標法第19條之規定；
惟就系爭商標整體圖樣觀之，其外文乃結合「visible 」與「white 」二單字所構成，其中，「visible 」係「顯而易見的」、「明顯的」之意；
「white 」係「白色的」、「白色」之意，將該二外文「visible 」、「white 」結合為「visible white 」，則具有「顯而易見的白、明顯的白」之意，而業界以二外文「visible white 」作為描述商品具美白效果之說明性並使用於化粧品等商品者，亦所在多有，凡此，有自Google網站搜尋之有關「visible white 」資料可稽（見核駁卷頁142 至146 ）。
是原告以「visible white 」作為系爭商標圖樣之外文，指定使用於「化粧品、人體用清潔劑、潔膚劑、沐浴乳、沐浴精、香皂、牙膏、牙粉、牙水、漱口水、潔齒劑、牙鹽、專業用洗牙劑」等商品，客觀上仍有使一般商品購買人對商品之內容、成分及使用產生具有可獲得顯而易見美白效果之直接聯想，核屬該等商品相關功用之說明文字。
是以，系爭商標之外文為所指定使用商品本身之說明，或與商品本身之說明有密切關聯，自有商標法第23條第1項第2款規定之適用。
㈢原告雖主張系爭商標之外觀係以一橢圓形為構圖，於橢圓形中間加上一斜置之白色閃亮星型記號，而將橢圓形構圖區隔為二部份，分別作為系爭商標構圖之一部分，另左半部橢圓形為亮紅色，右半部橢圓形為深灰色，其中左半部之紅色橢圓形中置有白色之外文「visible 」；
而右半部之灰色橢圓形中置白色之外文「white 」，與單純文字「visible white 」予消費者之印象完全不同，系爭商標具高度識別性云云。
然查，系爭商標固係包含文字及圖樣，而以文字、圖形聯合組成，惟商標之識別性並非拘泥於細節，而是以商標圖樣中所擁有特別引人注意的一部分，該部分所呈現之識別功能特別顯著者，始足認之。
系爭商標之文字圖形已如前述，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，外觀予人之寓目整體印象是係文字部分特別引人注意，惟該文字（visible white ）又無法顯示出其獨特之識別性業經前述，因此，系爭商標雖為文字及圖形之結合，相關消費者仍難藉此其外觀，辨識其產製來源，進而認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，原告前開主張，尚無足採。
㈣原告於本院審理時雖另主張系爭商標因原告大量行銷使用，相關消費者足可認識其為表彰原告商品或服務之標識，而與他人之商品相區別，至少應認系爭商標因原告之使用而取得後天識別性云云。
然查，細繹原告所提之行銷資料（即原證28），該資料均未標示使用日期，已難證明其使用時間為何，且前開資料除標示系爭商標外，均另標示「COLGATE 」之英文單字，是該等資料予相關相費者之認知，應僅表達對原告原有之0000000 號「COLGATE VISIBLE WHITE 」商標之宣傳用語，自難認相關消費者已足可認識系爭商標為表彰原告商品或服務之標識，是以自無法有商標法第23條第4項後天識別性之適用。
㈤至原告所舉原證9 、10、11以外文「visible 」或「white」為商標圖樣之一部分，經核准註冊等案例，核其圖樣上之文字組合與本案不同，案情有別；
另原告舉原證8 主張其以與本案相同外文「visible 」、「white 」作為商標圖樣之一部分，業經被告核准註冊為第837672號、第1035280 號「COLGATE VISIBLE WHITE 」商標並分別指定使用於第3 類之「化妝品」及第21類之「牙刷」商品乙節，核其系爭商標圖樣上之外文「visible white 」為指定使用商品功能之說明文字，業如前述；
而註冊第837672號、第1035280 號商標圖樣，除外文「VISIBLE WHITE 」外，字首部分尚有引人注意之主要識別外文「COLGATE 」，其商標識別之強弱概念與本案案情有別，且屬另案，基於商標審查個案拘束原則，自不得比附援引，執為本件商標應准予註冊之論據。
又其另舉訴願附件二之美國等14個國家或地區註冊證或資料證明系爭商標已於國外多國核准註冊於同一商品乙節，因各國國情不同，商標法制、審查基準亦有別，自不得以他國核准註冊執為系爭商標應准予註冊之論據。
六、綜上所述，被告依商標法第23條第1項第2款之規定，所為本件商標註冊應予核駁之處分，並無不合；
訴願決定予以維持，亦無違誤。
原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應作成准予系爭商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 3 月 12 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿
法 官 王俊雄
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 3 月 12 日
書記官 王英傑
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