智慧財產及商業法院行政-IPCA,99,行商訴,105,20101028,1

智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第105號
99年10月14日辯論終結
原 告 民生行股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 胡峰賓律師
複 代 理人 吳臾夢律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）
訴訟代理人 丁○○
戊○○
參 加 人 荷蘭商迪吉歐標章公司
代 表 人 丙○○○○○○○○
訴訟代理人 陳慧玲律師
劉彥玲律師
陳絲倩律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年3月25日經訴字第09906053490 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告於民國96年2 月2 日以「黑白貓圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所規定商品及服務分類表第14類之「金，銀，珠寶，寶石，胸針，項鍊，手鐲，手鍊，戒子，耳環，墜子，鐘，手錶，計時器，袖扣，領帶夾，胸章，貴重金屬珠寶盒，貴重金屬製之煙盒，貴重金屬鑰匙圈。」

等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1282051 號商標（下稱系爭商標）。

嗣參加人提出據以異議之「TWO DOGS Device 」等商標（下稱據以異議商標），主張系爭商標之註冊商標有違商標法第23條第1項第12款、第13款及第14款規定，對之提起異議。

經被告審查，認系爭商標有違商標法第23條第1項第12款之規定，以98年9 月14日中台異字第970019號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本件原告主張：㈠系爭商標商標圖樣係以由左而右兩隻相倚相偎之白貓、黑貓之卡通圖形所組成，屬單純圖形商標。

而白貓、黑貓圖形經卡通化勾勒，設計上簡單大方、各自醒目，予人視覺效果鮮明清晰，整體屬於聯合式商標。

原告之前手雅村企業有限公司（下稱雅村公司）係依鄧小平於「貓論」中所述「不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓。」

而設計系爭商標。

是系爭商標之設計靈感係來自鄧小平先生之貓論，整體具有設計原創性，並無惡意攀附異議人之意圖。

況系爭商標與據以異議商標早已並存多年，既未致相關消費者混淆誤認，本件自無違反商標法第23條第1項第12款規定而不得註冊。

又系爭商標之黑白貓圖形在台灣銷售長達15年，系爭商標早已深植人心，實無與據以異議商標構成近似之虞。

且原告以相同之圖形向中國大陸商標局申請第18類、21類、28類、35類等註冊，已取得中國大陸商標局之核准註冊，足見系爭商標並無商標法第23條第1項第13款規定之適用。

㈡據以異議商標圖樣僅為由左而右一黑一白寫實狗圖形商標，且未有任何圖形予以輔助。

其單就卡通化設計與寫實設計，已屬大相逕庭，蓋由肉眼觀之，即可明顯辨別其二者間之差別。

系爭商標與據以異議商標就設計方式（卡通可愛型描繪、寫實型）、顏色配置（左白右黑、左黑右白）、大小對比（左小右大、左大右小）、動物屬性（貓科、犬科）、背景圖案（有框、無框）、線條狀況（簡易、複雜）及商標繡製（無困難、難於刺繡）等方面，均有所不同。

是本件並無商標法第23條第1項第13款規定之適用。

㈢系爭商標之商品經原告長期使用，已取得獨特識別性，相關消費者早已可清楚分辨系爭商標與據以異議商標來自不同之產製主體。

被告主張本件應有商標法第23條第1項第12款規定之適用，惟該條款之適用須以商標近似為前提，然該近似部分為公共財僅能給予弱勢保護，則二商標雖為近似，亦無商標法第23條第1項第12款規定之適用。

是被告所為之處分悖離實務見解。

復以由相關商標公報可知，眾多廠商均以黑白貓、黑白狗向被告申請商標，並經被告核准商標在案，足見其商標識別性業已薄弱。

是本件應無商標法第23條第1項第12款規定之適用等情。

並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：㈠就據以異議商標是否為著名商標而言：參加人為全球著名酒商，並使用據以異議商標「Black & White 」、「TWO DOGSDevice」等商標於其所生產行銷全球達百年之蘇格蘭威士忌酒，且自西元1980年起使用於各式休閒服飾系列及相關配件用品，於全球160 餘國取得商標註冊，亦自民國49年起，在我國陸續取得商標註冊。

參加人使用據以異議商標之威士忌酒在台灣係透過零售管道提供給消費者，而休閒服飾及配件則是經由代理商即訴外人協辰股份有限公司進口至台灣市場，除於全省百貨公司設櫃，並於全球加以廣告，更經國內知名酒類進口商橡木桶於其出版之「酒黨」雜誌中讚揚其據爭「Black & White 」黑白狗威士忌酒為「台灣人最難忘懷的調和威士忌」，是系爭商標「黑白貓圖」於96年2 月2 日申請註冊時，據以異議商標「Black & White 」、「TWO DOGSDevice」等商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。

㈡就商標圖樣是否近似暨其近似之程度而言：系爭商標「黑白貓圖」與據以異議商標「TWO DOGS Device」、「TWO DOGSDevice per se 」等商標相較，系爭商標係於橢圓形圓圈中置一白一黑、兩隻比鄰而坐之動物抽象輪廓圖，而據以異議商標則為兩隻比鄰而坐、輪廓分明之一黑一白長毛狗所組成，以二商標均由「一黑一白、比鄰而坐之兩隻動物」圖案構成，其構圖意匠極相彷彿。

原告縱稱系爭商標圖樣設計概念係來自「貓論」，然商標之創意來源，並非相關消費者客觀上可由商標圖樣之外觀形式所能知悉，故判斷商標是否近似，僅就商標客觀上所呈現予消費者之圖樣為依據，並不涉及所有人主觀之心理因素。

且系爭商標圖樣既為動物抽象輪廓圖，則系爭商標究為狗或貓，實難使消費者區辨，是二商標整體構圖意匠及外觀皆有相近之處，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源，二商標自屬構成近似之商標。

㈢本案衡酌據以異議商標為著名商標、二商標圖樣構成近似、參加人有多角化經營與據以異議商標較為消費者所熟悉等情，而系爭商標指定使用於珠寶、寶石、胸針、項鍊、戒子、耳環、手錶、袖扣等商品，與據爭商標使用於衣服、帽冠、鞋、襪等商品，均為服飾搭配使用之商品，消費族群有所重疊，是相關消費者存有關連性，則系爭商標以近似於據以異議商標之圖形作為其商標，相關事業或消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，是本件應有商標法第23條第1項第12款規定之適用。

㈣原告主張其前手雅村公司於84年8 月11日即提出高度近似於系爭商標圖形，而系爭商標之黑白貓圖形在台銷售已達15年之久，自無與據以異議商標構成近似之虞。

惟原告並未證明其與訴外人雅村公司之關聯性，且原告所舉訴外人雅村公司所有註冊第775520號等7 件商標權，已於95年、96年間到期而消滅。

再者，原告以黑白貓圖形申請商標註冊，經參加人提起爭議者，除本案外，尚有註冊第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號等商標，其中註冊第1282087 號商標，經被告以其違反商標法第23條第1項第12款規定而撤銷註冊商標在案。

至原告主張「貓」、「狗」之識別性弱，不乏廠商以之作為商標圖樣獲准註冊，二商標不致混淆誤認一節，惟核原告所舉諸商標案例，其圖樣與本案不同，或指定使用之商品或服務與系爭商標不同，案情有別，核屬另案問題，自不得比附援引執為系爭商標應准註冊之有利論據等語，茲為抗辯。

並聲明駁回原告之訴。

四、參加人主張：㈠系爭商標係於橢圓形圓圈中置一白一黑、兩隻比鄰而坐之動物抽象輪廓圖所構成，原告雖以「黑白貓圖」作為商標名稱，惟其予人印象並非一望即能區辨其究為狗圖或貓圖。

而據以異議商標為兩隻比鄰而坐、輪廓分明之一黑一白長毛狗所組成。

二商標之外觀皆為「一黑一白、比鄰而坐之兩隻動物」圖形，在整體外觀及構圖意匠均極相彷彿，若消費者於購買時施以普通之注意程度，於異時異地隔離觀察之際，實有產生同一系列商標之聯想，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3 規定，二商標應構成近似商標。

至於原告主張系爭商標係來自鄧小平「貓論」所由設計，然商標之創意來源並非相關消費者客觀上可由商標圖樣之外觀形式所能知悉，故判斷商標是否近似，僅就商標客觀上所呈現予消費者之圖樣為依據，而不應涉及所有人主觀之心理因素。

㈡原告主張市場有眾多黑白貓與黑白狗商標並存，惟原告所指稱之該等商標圖例，核渠等商標圖樣盡皆與本案不同，案情殊異，且依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引。

又原告主張系爭商標係由日商VAL 公司授權及延續訴外人雅村公司旗下「黑白貓圖」商標而重新提出申請，然原告之主張與本件無涉。

且系爭商標縱曾有以相同圖樣取得商標註冊之事實，亦不必然可得系爭商標已符合商標法第23條第1項各款規定而准予註冊之結論。

㈢系爭商標與二商標指定商品於市場、行銷企劃與銷售通路而言，皆屬相關消費者在相同或近似性質賣場中一併陳列販售者，消費族群亦屬相同，故兩造商標間具有相互關聯之處，兩造商標所指定商品實屬類似。

據以異議商標業經被告經濟部訴願審議委員會肯認為著名商標，而二商標之消費族群、銷售管道均屬相同，並時常同時擺放於相同地點一併銷售，當消費者視及系爭商標時，難謂不致誤認系爭商標之商品來自於參加人，或系爭商標使用人與參加人間存在關係企業、授權關係、加盟關其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

原告結合系爭商標與外文「BLACK & WHITE 」為商標申請註冊於第9 、11、20、21、24類商品。

乃使消費者產生混淆誤認，並欲攀附他人著名商標之高度知名度以達不公平競爭之事實，故有商標法第23條第1項第12款前項及第13款規定之適用。

再者，原告之系爭商標亦有違商標法第23條第1項第12款後段及第14款規定，依法應不得註冊。

五、茲參酌上揭當事人之陳述內容，可知本件主要爭點乃為：系爭商標「黑白貓圖」之註冊是否違反商標法第23條第1項第12款規定而不得註冊？茲分述如下：㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

不得註冊，為商標法第23條第1項第13款本文所規定。

所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈡經查，本件原告前於96年2 月2 日以「黑白貓圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所規定商品及服務分類表第14類之「金，銀，珠寶，寶石，胸針，項鍊，手鐲，手鍊，戒子，耳環，墜子，鐘，手錶，計時器，袖扣，領帶夾，胸章，貴重金屬珠寶盒，貴重金屬製之煙盒，貴重金屬鑰匙圈。」

等商品，向被告申請註冊。

而參加人提出指定使用於衣服、帽冠鞋、襪等商品之據以異議之「TWO DOGS Device 」等商標，主張系爭商標之註冊商標有違商標法第23條第1項第12款、第13款及第14款規定，對之提起異議。

茲比較原告系爭商標與參加人據以異議商標，可知系爭商標係於橢圓形圓圈中置一白一黑、兩隻比鄰而坐之動物抽象輪廓圖，據以異議商標則為兩隻比鄰而坐、輪廓分明之一黑一白長毛狗所組成，二商標皆由「一黑一白、比鄰而坐之兩隻動物」圖案構成，其構圖意匠極相彷彿。

又系爭商標圖樣既為動物抽象輪廓圖，則系爭商標究為狗或貓，於消費者遠距離觀看或標籤吊牌過小時，實難使消費者明確區辨。

原告雖又主張系爭商標圖樣設計概念係來自於鄧小平之「貓論」，然商標之創意來源並非相關消費者客觀上可由商標圖樣之外觀形式所能知悉，故判斷商標是否近似，僅就商標客觀上所呈現予消費者之圖樣為依據，並不涉及所有人主觀之心理因素。

是以，本件二商標整體構圖意匠及外觀皆有相近之處，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源，足認系爭商標與據以異議商標應屬近似商標。

㈢據以異議商標係指定使用於衣服、冠帽、腰帶、靴鞋、傘、襪等商品上，與系爭商標於註冊時所指定使用「金、銀、珠寶、寶石、胸針、項鍊、手鐲、手鍊、戒子、耳環、墜子、鐘、手錶、計時器、袖扣、領帶夾、胸章、貴重金屬珠寶盒、貴重金屬製之煙盒、貴重金屬鑰匙圈」等商品，兩者均屬服飾搭配使用之商品，相關消費者存有關聯性，且因參加人之零售通路場所包括全球各地，於臺灣百貨公司各式專櫃及專賣店均以據以異議商標做為品牌招牌識別，故若於性質相同或相近之賣場同時陳列、販售與提供載有兩商標之商品與服務時，仍會造成相關消費者誤認二者商品係同一產製來源，依一般社會通念及市場交易情形，仍應認屬高度類似之商品或服務。

㈣按先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品或服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括納入考量。

觀諸本件參加人於異議階段所提出之證據資料，其產製販賣商品包括酒、休閒服飾及配件，其酒類商品在我國係透過零售管道提供予消費者，休閒服飾及配件則經由代理商協辰股份有限公司進口，除於各大百貨公司設櫃外，亦於臺北、桃園、臺中等地設置專賣店販售，且自71年起即於我國申請據以異議諸商標註冊於衣服、帽冠、傘、鞋、襪、酒等多類商品上，此有參加人提出之中華民國商標註冊公告資料、公司網頁、專賣店照片影本附原處分卷可稽。

是以，本件參加人將據以異議諸商標申請註冊及使用於各類商品上，有多角化經營之情形，堪以認定。

據以異議商標既有多角化經營情事，則系爭商標與據以異議商標二者併存於市場上使用，致生消費者混淆誤認及營業利益衝突之可能性即非常高。

次按相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。

查本件參加人據以異議諸商標經參加人多年來透過零售管道提供酒類商品予消費者，並於各大百貨公司、臺北、桃園、臺台中等地專賣店販售衣服等配件商品，在市場上已建立相當之知名度，是據以異議諸商標較系爭商標而言，乃屬消費者較熟悉之商標，自應給予較大之保護。

㈤原告雖主張：系爭商標已存在於市場十多年，極具獨特之識別性，消費者實能辨認而無混淆誤認之虞云云，並提出系爭商標商品目錄與照片及出貨單等件為證。

惟查，原告所提出之出貨單日期最早為97年2 月21日，最遲為97年7 月20日，並無法證明原告已使用系爭商標於相關商品上銷售長達十多年之久，自難信原告此部分為主張為真實，是原告所稱系爭商標已存在市場十多年，消費者應無混滯誤認之虞云云，洵無可採。

㈥原告復援引註冊第0000000 、S130666 、0000000 、0000000 、966534、955988、927093號商標等多件以黑白貓圖或其他動物圖形併存註冊於同一或類似商品或服務之商標案例，主張本件兩商標不致混淆誤認，非屬構成近似商標云云。

但查原告所舉諸案例，核其商標圖樣與本件不同，案情各異，故依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件應為異議不成立之有利論據。

㈦綜上，本院衡酌兩商標圖樣之近似程度、所指定使用商品及服務高度類似、參加人有多角化經營之情形，以及據以異議諸商標較為消費者所熟悉等因素，系爭商標之註冊客觀上有使相關消費者誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞等一切情狀，認本件原告系爭商標確有商標法第23條第1項第13款規定情形，不應取得商標之註冊。

六、從而，被告認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第13款規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。

原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 10 月 28 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉
法 官 汪漢卿
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 10 月 28 日
書記官 邱于婷