智慧財產及商業法院刑事-IPCM,109,刑智抗,8,20210330,1

智慧財產法院刑事裁定
109年度刑智抗字第8號
抗告人
即被告 梁明宗
上列抗告人即被告因違反商標法案件，經檢察官聲請單獨宣告沒收，不服臺灣士林地方法院中華民國109 年6 月12日裁定（109年度單聲沒字第29號），提起抗告，本院裁定如下：

主 文

原裁定關於附表編號1 所示扣案商品宣告沒收部分撤銷。

前項撤銷部分，檢察官之聲請駁回。

其餘抗告駁回。

理 由

壹、原裁定意旨略以：被告梁明宗係址設臺北市○○區○○○路0 段00號8 樓之1 ○○堂有限公司（下稱○○堂公司）之實際負責人，其於民國（下同）106 年8 月31日利用○○堂公司之名義報運進口如附表所示普洱茶餅共3,681 片（下稱系爭扣案商品）至我國境內，經臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官提起公訴，經原審法院以108 年度智易字第6 號判決無罪，復由本院以108 年度刑智上易字第75號判決上訴駁回確定在案。

惟如附表所示商標圖樣，分別係如附表所示商標權人向我國申請註冊取得商標權，指定使用於茶葉等商品，系爭扣案商品均係侵害如附表所示商標權之物品，有進口報單、基隆關稅局貨物收據及搜索筆錄、107 年3月22日侵權報告書、雲南○○茶業有限公司（下稱雲南○○公司）及中國土產畜產雲南茶葉進出口公司產品鑑定報告4份、經濟部智慧財產局（下稱智慧局）商標檢索資料等件存卷（見臺灣士林地方檢察署107 年度偵字第7816號偵查卷宗〔下稱偵卷〕第17至20頁、第22至26頁、第30至33頁、第52至57頁），依商標法98條規定，屬專科沒收之物，檢察官依刑法第40條第2項規定聲請單獨宣告沒收，應予准許。

貳、抗告意旨略以：

一、被告所購買之系爭扣案商品並非仿冒商標商品，係被告經正常國際貿易向馬來西亞廠商購買，並以關貨櫃進口、報關之正常管道，花費鉅額購買，有駐馬來西亞代表處經濟組107 年1 月26日函財政部關務署基隆關機動稽核組之函文附於刑事偵查卷可稽（見偵卷第116 至119 頁）。

二、原裁定附表編號2、3○○牌茶餅部分：㈠系爭扣案商品早在告訴人大陸中國茶葉有限公司（下稱告訴人○○公司，該公司於109 年10月16日向智慧局申請變更名稱為大陸商中國茶葉股份有限公司，見本院卷第188 頁）在我國取得商標權之前，已在臺灣市場上流通存在約莫十幾年至二十年。

被告於違反商標法刑事案件審理時，亦提供被扣押物在臺灣地區之茶行均可購買得到之證據與收據（見本院108 年度刑智上易字第75號卷第371-381 頁），告訴人○○公司如何能溯及既往主張被告侵害告訴人之商標權？告訴人○○公司自行提出之產品鑑定報告，未經過公證鑑定機關鑑定，如何證明系爭扣案商品為仿冒品？如依告訴人所述，未經同意授予商標即為仿冒品，則全臺灣地區之茶行，所出售上開商品無異全是仿冒品，依法不得販售。

惟商標法第36條第1項第3款，明定允許善意先使用者得以原先規模為限，繼續為原來商標之使用，而銷售商品。

可見在商標註冊前已經使用商標銷售流通之物品，即使在商標註冊登記後，亦非侵害商標權之物品。

被告在107 年購買系爭扣案商品時，系爭扣案商品已在馬來西亞與台灣地區為流通商品（1998年至2001年），早於告訴人取得商標權保護之前（告訴人○○公司在我國註冊時點為2016年），如商標權人可以溯及主張未登記受保護前之權利，將嚴重影響已存在之世界貿易型態。

基於既得權之保障，即使之後商標已經註冊登記，解釋上商標權不能及於此項物品，而應許在市場上繼續銷售流通，要無疑義。

㈡告訴人○○公司之商標有應撤銷註冊之事由，被告已對註冊第01771116號（下稱系爭商標2 ）、註冊第01771117號商標（下稱系爭商標3 ）註冊於第30類茶葉商品部分，提出評定之申請，註冊於其他商品（第3 類、11類、21類、29類、32類、35類與43類），提出廢止申請，告訴人○○公司若無商標權存在，則系爭扣案商品亦無商標法第98條之沒收適用。

三、原裁定附表編號1 易武正山茶餅部分：易武正山茶餅為真品並非仿冒品，並無侵犯商標權人巫○○之商標權，且商標權人巫○○明確聲明不追究（見偵卷第21至26頁），且上開商品在台灣市場隨處可見，經法院比對審理無訛，亦符合商標法第36條第1項善意先使用規定。

參、得心證之理由：

一、按商標法第98條規定：「侵害商標權、證明標章權或團體標章權之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之」，該條乃「專科沒收」之規定。

又「違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收」，刑法第40條第2項，亦有明定。

又按，犯罪所得之沒收性質上屬類似不當得利之衡平措施，非屬刑罰，自不適用嚴格證明法則，僅需自由證明為已足，以表明合理之證明負擔（刑法第38條之2 立法理由參見）。

二、經查，註冊第00169586號「易武正山及圖」商標（下稱系爭商標1 ）之商標權人為巫○○，商標權期間自91年10月16日至111 年9 月15日止，註冊第01771116號「○○及圖」（下稱系爭商標2 ）、註冊第01771117號「○○」商標（下稱系爭商標3 ）之商標權人為告訴人○○公司，商標權期間均自105 年5 月16日至115 年5 月15日止，有系爭3 件商標之商標註冊簿附卷可憑（見本院卷第37-48 頁）。

又被告於106年8 月31日自馬來西亞進口普洱茶餅一批，經財政部關務署基隆關（下稱基隆關）認為疑似侵害商標權之物品而查扣（原檢附之INVOICE ／PACKING LIST記載為3,655 個，經基隆關實際清點，數量應為3,681 件，詳細數量如附表所示），有進口報單、基隆關稅局貨物（運輸工具）收據及搜索筆錄、基隆關109 年8 月17日基五字第1091020462號函附卷可稽（見偵卷第17-20 頁、本院卷第107-111 頁）。

三、附表編號1「易武正山」茶餅部分：包括「雲南省縣○○○○出品」588 個、「雲南省○○出品」252 個，商標權人巫○○所委任之陳居亮律師雖於偵查中提出107 年3 月22日侵權報告書（見偵卷第22頁），主張上開普洱茶餅之外包裝上印製之「大樹圖案」與系爭商標1 之近似程度極高，足以造成相關消費者混淆誤認，惟未提出如何辨識附表編號1 「易武正山」茶餅為仿冒品之相關說明，並以107 年3 月23日書狀聲明不追究（見偵卷第21頁），檢察官於本院109 年9 月21日訊問期日雖聲請傳訊商標權人巫○○到院說明，經本院電請陳居亮律師詢問商標權人巫○○是否願到庭陳述如何判斷「易武正山」茶餅之真偽，巫○○表示工務繁忙無法到庭亦不想追究（見本院卷第157頁公務電話記錄），檢察官就此並未提出進一步舉證，自難認定被告進口之「易武正山」茶餅為仿冒品，原審認定附表編號1 之扣案商品為侵害商標權之物品，尚有未洽。

四、附表編號2 、3 「○○」茶餅部分：㈠告訴人○○公司業已提出產品鑑定報告4 份（見偵卷第27-33 頁），詳細記載附表編號2 、3 扣案商品並非真品之理由如下：⒈「○○牌雲南七子餅茶」：⑴該產品外包裝仿冒商標權人於上世紀70年代初期至90年代初產品，但單位名稱有誤，商標權人該時期名稱為「中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司」，而非「中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉公司」。

⑵餅面內飛使用之「○○」商標，自上世紀90年代中期大陸實行市場經濟後，已未再給下關○○授權使用，而市場經濟之前授權使用的內飛「○○」商標未標注「雲南省下關○○」字樣。

⑶該產品為普洱生茶，緊壓茶色澤泛新鮮，內飛、外包棉紙亦相對較新，應是近幾年生產的產品。

⒉「雲南七子餅茶」：⑴產品所標示單位名稱「中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司」，所生產之茶餅均壓有「○○」標記的內飛，從未生產過用「樹葉」作為內飛的茶餅。

⑵「中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司」亦從未生產過茶餅裡壓有「紅絲帶」之茶餅（該紅絲帶較新，若為老產品，紅絲帶應是老化不成形）。

⑶依照片看，該茶餅所用原料應為一些長期存放之劣質茶葉，應是近幾年壓制的。

⒊「○○牌圓茶原野香（撒茶山）」:⑴該產品外包裝仿冒商標權人上世紀50年代之產品，惟該年代商標權人從未生產此類標有「原野香」、「撒茶山」之產品。

⑵該產品餅面內飛使用之「○○」商標，商標權人從未授權與「雲南省雙江○○」於壓制之緊壓茶使用過，且所標注之「雲南省雙江縣精製○○」出品，並無此單位名稱，正確名稱應為「雲南省雙江○○」。

⑶該侵權產品為普洱生茶，緊壓茶色澤新鮮，應為近幾年所生產之產品，亦可確認為假冒產品。

⒋「野生喬木」:⑴外包裝仿冒商標權人上世紀50年代之產品，惟該中年代商標權人從未生產此類標有「野生喬木」之產品。

⑵外包棉紙標示「中國茶葉公司雲南省公司」排版錯誤，商標權人於50年代產品之排版為「由右至左」，而不是「由左至右」。

⑶商標權人所生產之產品從未曾標注過「中國雲南西雙版納出品」這類不符合規範要求字樣的標示。

⑷商標權人從未使用過「大益」內飛（「大益」商標應為上世紀90年代才開始註冊使用），故該產品應為假冒產品。

㈡被告雖辯稱，告訴人○○公司提出之產品鑑定報告係其自行出具，且未經相關機關公認證，不足以證明系爭扣案商品為仿冒品云云。

惟查，扣案商品是否為侵害商標權之商品，應以是否為商標權人所製造銷售或經其授權製造銷售並冠以其註冊商標為認定之標準，依經驗法則，身為商標權人之告訴人及其相關授權、品管人員應具有足夠之專業能力，辨別自身所生產之產品及仿品之差異，本案告訴人提出之產品鑑定報告，係由經過專業訓練，在告訴人公司所屬雲南○○公司任職多年之人員沈其松、葛開武、李從揚所製作，有該三人之履歷及資格證明資料附卷可稽（告證4-1 至4-6 ，見原審卷一第249-259 頁），應認其等具有辨識真品及仿品之專業能力，其等出具之鑑定報告，雖非由法院所囑託，惟鑑定報告中已逐一詳述其判斷之依據，並有系爭扣案商品之照片可資比對，本院認為告訴人提出之產品鑑定報告並無矛盾、不合理之處，應堪採信。

被告雖曾於違反商標法刑事第一審程序請求以碳12或碳14等科學鑑定方法，鑑定扣案茶餅之製造年份，惟查，單純鑑定扣案茶餅之製造年份，並無從認定該等茶葉是否為仿冒商標之商品，蓋無論何時製造之茶葉，倘非商標權人所製造銷售或其授權製造銷售，均屬仿冒品，縱然依碳12或碳14等科學之鑑定方法可判定系爭扣案商品確係被告所稱於1998年或2001年間製造，仍無法據以認定該等茶餅係經告訴人○○公司或經其授權之人所製造、銷售，刑事案件認為並無調查之必要，業據本院108 年度刑智上易字第75號判決理由說明在案，被告上開所辯，不足採信。

㈢被告又辯稱，其與湖南○○茶業有限公司（下稱湖南○○公司）於106 年1 月1 日訂有授權經銷合同（見偵卷第75-82頁），得銷售「○○」商標之普洱茶云云。

惟查，被告提出之授權經銷合同為私文書且為影本，告訴人○○公司已否認其形式上真正（見偵卷第189 頁），縱使依授權經銷合同之約定，甲方（湖南○○公司）為「百年木倉」商標的合法使用者及「百年木倉生態黑茶」出品人，並授權丙方（○○堂公司）經銷「百年木倉生態黑茶」，丙方得直接向甲方購貨（見第1 、2 、4 條），上開合同所授權者為「百年木倉」商標，商品為「黑茶」，與本案之商標為「○○」，商品為「普洱茶」，顯有不同，上開授權經銷合同之首頁右上方，雖有標示八個中字圍繞成圓形，內置「茶」字外，下方另有中文「○○牌」、外文「CHINATEA」、「since 1949」等文字，惟無法證明湖南○○公司有獲得告訴人○○公司之授權。

告訴人則主張，其僅非專屬授權「雲南○○茶葉有限公司」（該公司係告訴人○○公司100 ％投資之子公司，見本院卷第165 頁雲南○○公司登記資料），並無授權湖南○○公司，有其提出商標許可使用協議為證（見士林地方檢察署107 年度他字第2892號卷第33-37 頁），故上開授權經銷合同並無法證明被告有取得告訴人○○公司同意或授權進口系爭扣案商品。

被告又辯稱，湖南○○公司一樣是「○○集團」，湖南○○公司及雲南○○公司都是一樣的，2016之前的茶葉全部都是雲南做的，不是我個人做的，我是到馬來西亞買茶云云（見本院卷第150 頁），惟所稱湖南○○公司及雲南○○公司都是一樣的，並未提出相關證據以實其說，且系爭扣案商品並非被告直接向雲南○○公司購買，而係自馬來西亞商TEA MASTER ENTERPRISE 購買後進口臺灣（見偵卷第116 至119 頁），且被告迄今無法提出經商標權人或得其授權之人出具之合法來源證明文件，被告所辯均不足採信，綜上所述，堪認如附表編號2 、3 之商品確為侵害商標權之仿冒商品無誤。

㈣被告又辯稱，系爭扣案商品早在告訴人○○公司註冊取得商標權之前，已在臺灣市場上流通存在約莫十幾年至二十年，被告依商標法第36條第1項第3款善意先使用之規定，得繼續為原來商標之使用云云。

惟按，商標法第36條第1項第3款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。

但以原使用之商品或服務為限；

商標權人並得要求其附加適當之區別標示」。

所謂商標之使用，包含輸入之行為（商標法第5條），系爭商標2 、3 係105 年5 月16日註冊公告取得商標權，而被告係106 年8 月31日自馬來西亞進口系爭扣案商品，時間在系爭商標2 、3註冊之後，並無主張善意先使用之餘地，所辯不足採信。

㈤被告又辯稱，其已分別對系爭商標2 申請評定及廢止，對系爭商標3 申請評定，告訴人○○公司若無商標權存在，系爭扣案商品即無商標法第98條之沒收適用云云。

惟按，商標經廢止成立者，係向後失其效力，並非溯及無效（與評定撤銷係溯及無效者不同），故縱使廢止成立，亦不影響被告進口時，系爭扣案商品為侵害商標權的商品之事實。

再者，系爭商標2 指定使用於多種商品及服務類別，而系爭扣案商品為茶餅，涉及侵害系爭商標2 指定使用於第30類商品（茶、茶飲料等），被告固然主張告訴人○○公司無正當理由三年未使用系爭商標2 ，依商標權第63條1 項第2款規定申請廢止，惟智慧局目前認為廢止成立者，均為系爭商標2 指定使用於第30類以外的商品或服務（見本院卷第137-144 頁、第169-174 頁），故不影響系爭商標2 指定使用於第30類商品，仍屬有效的商標之事實。

次查，系爭商標2 、3 目前仍屬有效存在之商標，並未經撤銷，被告對系爭商標2 、3 申請評定，所主張之事由均為商標法第29條第1項第1款、第3款之「不具識別性」，及同法第30條第1項第8款「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞」，業據本院向智慧局查明在卷（見本院卷第185 頁），並有告訴人○○公司就評定案之答辯理由書在卷可稽（見本院卷第189-200頁、第207- 227頁），智慧局就系爭商標2 ，以110 年2 月25日中台評字第H01090079 號評定書，作成「主張商標法第29條第1項第1款及第30條第1項第8款規定部分，評定不成立。

主張商標法第29條第1項第3款規定部分，評定不受理」之處分，有該處分書影本在卷可稽（見本院卷第235-243 頁），故被告所稱系爭商標2 有無效之事由，尚不足採。

此外，由告訴人○○公司提出之中國國家工商行政管理總局商標評審委員會爭議裁定書（2012年）、中國商標局網站資料，亦認定「○○及圖」在大陸具有極高知名度，為「馳名商標」（見本院卷第217-227 頁）。

智慧局93年中台評字第H00930145 號及第H00930157 號評定書（見本院卷第25-29頁），撤銷註冊第00964246號「○○及圖」商標（第三人大將軍行申請）及註冊第01019369號「○○及圖」商標（第三人蔡榮安申請）之註冊，理由中認定第三人申請之八個「中」圍成圓圈內置「茶」字之商標圖樣，與告訴人○○公司之「八○○」圖樣（即系爭商標2 之圖樣）如出一轍，告訴人○○公司出品之普洱茶，歷史甚為悠久，且長期以「八○○圖」行銷大陸及臺灣地區，臺灣地區消費者一眼望之，就會與產自大陸地區之告訴人○○公司普洱茶產品產生聯想，故註冊第00964246號及註冊第01019369號「○○及圖」商標，違反註冊時商標法第37條第10款及上開處分作成時商標法第23條第1項第2款之規定（表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者），應予撤銷。

由上開處分書之論述，足認早在93年間，系爭商標2 雖然尚未註冊，智慧局已肯認系爭商標2 在臺灣地區消費者心中，已具有相當之識別性，可作為辨識商品來源之標識，系爭商標3 之評定案目前縱使尚未作成處分，單憑系爭扣案商品為侵害系爭商標2 之商品，即可依商標法98條、刑法第40條第2項規定，單獨宣告沒收。

被告主張系爭商標2 、3 不具識別性，或使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，具有無效事由，顯不足採。

五、綜上所述，原裁定附表編號1 之扣案商品無法證明係侵害商標權之商品，檢察官就該部分聲請單獨宣告沒收，尚難准許，原裁定予以准許，難認妥適，被告聲明不服，求予撤銷，為有理由，應由本院將該部分予以撤銷，並駁回檢察官該部分之聲請。

至於如附表編號2 、3 所示扣案商品，為商標法第98條侵害商標權之商品，屬於刑法第40條第2項所稱「專科沒收之物」，原裁定依檢察官之聲請，諭知將如附表編號2 、3 所示扣案商品予以沒收，並無違誤，被告提起抗告，為無理由，應予駁回。

六、據上論斷，應依智慧財產案件審理法第1條、刑事訴訟法第412條、第413條，裁定如主文。

中 華 民 國 110 年 3 月 30 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 林欣蓉
法 官 彭洪英
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於收受送達後5日內向本院提出再抗告狀。
中 華 民 國 110 年 3 月 31 日
書記官 郭宇修