智慧財產及商業法院民事-IPCV,100,民著訴,53,20120206,1

智慧財產法院民事裁定
100年度民著訴字第53號
原 告 醫樺儀器有限公司
法定代理人 杜豐慶
訴訟代理人 巫聰穎
被 告 Koalaty Products Inc.
法定代理人 Glynn Bloomquist
訴訟代理人 李泰運律師
李紅瑩律師
劉揚浩律師
上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，本院裁定如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

理 由

一、原告起訴主張：㈠程序部分：⒈依涉外民事法律適用法第42條之規定，本事件應依我國法律審理：⑴依涉外民事法律適用法第42條規定，智慧財產之爭議，應以智慧財產之產生地國法為準據法。

智慧財產權，在國內應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權等，或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密者，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應依各該國之法律為準。

以智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同法律決定。

該法律係主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張其依某國法有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確其是否有該權利（民國99年5月26日涉外民事法律適用法第42條增訂理由）。

⑵依智慧財產法院組織法第3條第1項之規定，原告所有之著作權之取得，係依我國之著作權法而產生，依上開涉外民事法律適用法第42條之規定，原告應依我國之著作權法及相關法律規定，對被告主張相關權利。

依上開智慧財產法院組織法之規定，就我國智慧財產事件，智慧財產法院依法有第一審及第二審之管轄權，原告得依法向智慧財產法院提出本事件告訴，本事件亦因原告訴之提起而繫屬於智慧財產法院，智慧財產法院對本事件即有管轄權而可審理。

故我國智慧財產法院就本事件具有審判權，並應依我國之法律規定審理之。

⒉依北美事務協調委員會與美國在臺協會著作權保護協定第4條第3項之規定，原告於我國境內（即締約各方領域內）對被告提起侵權行為損害賠償之訴，亦合於上開北美事務協調委員會與美國在臺協會著作權保護協定之規定，我國法院依該協定亦就本事件有審判權。

⒊我國法院就大陸地區違法侵害著作財產權案件有審判權：⑴中華民國憲法第4條：「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」

而國民大會亦未曾為變更領土之決議。

又中華民國憲法增修條文第11條復規定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」

且臺灣地區與大陸地區人民關係條例第2條第2款更指明：「大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土。」

揭示大陸地區仍屬我中華民國之領土；

該條例第75條復規定：「在大陸地區或在大陸船艦、航空器內犯罪，雖在大陸地區曾受處罰，仍得依法處斷。

但得免其刑之全部或一部之執行。」

據此，大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰，即明示大陸地區猶屬我國領域，並未對其放棄主權（最高法院89年度台非字第94號刑事判決）。

⑵依最高法院89年度台非字第94號刑事判決之見解，認為依據憲法第4條及憲法增修條文第11條，以及台灣地區與大陸地區人民關係條例等相關規定，均明示中國大陸仍為我國領域，我國並未放棄對中國大陸的主權；

因此，中國大陸現在雖然因事實上之障礙，為我國之主權所不及，但在中國大陸犯罪，仍應受我國法律之處罰。

法務部92年7 月16日法檢字第0920803113號函，採相同見解，針對在中國大陸地區重製受我國著作權法保護之著作，認為仍應受我國著作權法之處罰。

㈡實體部分：⒈依著作權法第10條前段之規定，原告為著作之創作人，依同法第5條第1項第1 、6 款之規定，原告之著作有語言著作及圖形著作，原告之著作包含電療機之外型及電療機之說明書。

依上開法律規定，原告於完成電療機之外型設計及說明書完成定稿後，即取得相關之著作權，而受法律之保護。

⑴被告侵害原告之工業設計部分：北美事務協調委員會與美國在臺協會著作權保護協定第2條第1項之規定，原告之產品外觀設計屬於工程設計，屬於我國著作權法第5條第1項第6款之圖形著作，故原告之著作屬北美事務協調委員會與美國在臺協會著作權保護協定保護範疇內。

而被告使用原告所設計之外型，於大陸地區生產相類似之產品，企圖以大陸製之便宜產品，取代我國生產之優良產品，並從中獲取大量不法利益。

⑵被告違法重製原告之操作手冊：依著作權法第3條第1項第3款規定、第10條之1 規定，內容揭示著作權法所定「著作」之範圍及著作權法保護之對象，為著作之「表達」，而非其所表達之「思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現」；

又同法第87條第4款規定視為侵害著作權或製版權，再依其第87條之1第1項第5款規定觀之，其既僅以「隨同貨物、機器或設備之合法輸入而輸入」並須為「附屬於貨物、機器或設備之說明書或操作手冊」為限，始無同法第87條第4款規定之適用，顯見並非純以「附屬於貨物、機器或設備之說明書或操作手冊」，即認其非在著作權法保護之範圍內（最高法院92年度臺上字第1350號刑事判決）」。

原告之使用手冊（操作手冊），依上開最高法院之見解，亦為著作權保護之範疇內，未經原告之同意、許可，被告不得以任何方式重製、散布之。

然被告重製原告之產品使用手冊，並放入被告之產品中使用，依上開最高法院之見解，使用手冊仍屬著作權保護之範疇，被告未經原告之同意，直接重製並放置於其所販售之產品中，係為違法重製及違法散布原告之著作之行為。

⒉依民法第184條第1項前段之規定，被告侵害原告之權利，被告未經原告之同意，擅自使用原告之著作，並以之為銷售、牟利，同時利用原告與被告間有簽訂「EXCLUSIVEDISTRIBUTORSHIP AGREEMENT 」專屬授權銷售合約，原告所生產之電療機，僅能由被告專屬銷售，原告在北美地區僅能銷售予被告，致原告無法利用其他管道於北美地區銷售相關產品，被告利用原告之信任，取得原告相關著作，利用其人脈及相關資源，未經原告之同意，自行利用原告之著作製造並銷售至美國及加拿大等地。

⒊被告所仿製之電療機與原告所生產之電療機外觀上並無二致，易使消費者產生混淆，若被告之品質管理未如原告之標準，如造成消費糾紛，對原告之商譽將造成無可回復之損害，為避免該損害發生，應禁止被告再行使用、製造、展示、銷售、出口原告所有著作物或其衍生物等行為。

被告迄今仍利用原告之著作，一邊請求原告依上開合約履行，而一邊卻利用原告之著作於大陸生產外型相同、功能相同、價格相對低廉之電療機，並企圖利用法領域之不同，牟取不法利益，致原告受有損害，為避免原告之損害繼續擴大，應即刻要求被告將原告所有著作物或其衍生物不得再行使用、製造、展示、銷售及出口等行為，以保障智慧財權人之權利。

㈢聲明：⒈被告應給付原告新臺幣（下同）150 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

⒉被告應不得再行使用、製造、展示、銷售、出口原告所有著作物或其衍生物等行為。

二、被告則抗辯以：㈠程序部分：⒈依民事訴訟法第15條規定，對於侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，依據上開法律規定以及原告起訴主張之事實，僅中國大陸、美國或加拿大之法院對於本件有管轄權之可能。

是以，中華民國法院對本件並無管轄權。

⒉無論本件應適用100 年5 月26日開始施行之新修訂涉外民事法律適用法第25條規定，或應適用修訂前之涉外民事法律適用法第9條規定，原告提起本件侵權行為請求，其準據法應為侵權行為地法，而非中華民國法律，惟原告並未證明本件應適用之準據法為何國法律，且依該國法律原告有權對被告為本件侵權行為請求，因此，原告本件起訴應予駁回。

⒊依據修訂前之涉外民事法律適用法第9條但書規定，中華民國法律不認為侵權行為者，則該外國準據法不適用；

修訂後之涉外民事法律適用法第8條亦規定，適用外國法時，如其適用之結果有背於中華民國公共秩序者，不適用之。

因此，依據上開法律規定，原告必須證明：⑴依據原告所主張之侵權行為地之法律，原告得合法對被告為本件侵權行為請求，以及⑵原告本件起訴主張之事實，依該外國準據法及中華民國法律，均成立侵權行為，或者該外國準據法之適用與中華民國所建立之著作權法律制度等公共秩序並不相違。

原告本件起訴對於上開法律適用之前提要件均未為證明，故原告本件起訴應予駁回。

㈡實體部分：⒈原告就系爭設計圖及說明書等並不享有著作權：依著作權法第5條第1項第1款及第6款、第10條規定內容，並不足以做為原告對於系爭設計圖及說明書享有著作權之依據，且依據最高法院97年臺上字第1214號判決要旨揭示，原告若欲主張伊對於系爭設計圖及說明書享有著作權，則原告必須證明系爭設計圖及說明書係由其原創且能傳達其個人精神上思想，否則，其請求即屬無據而應予駁回。

⒉系爭醫療器材「TENS 2800」及「TENS 7000」，在西元2006年之前即已在市場存在並銷售，任何關於此等器材之設計圖或相關之說明書，顯非由原告所原創設計，且並非傳達原告個人之精神思想。

系爭「TENS」系列醫療器材係由被告所製造及發展之產品，其功能係利用低電流刺激肌肉神經以協助使用者減輕疼痛及不適。

在2005年5 月、6 月出刊之「DC Products Review」雜誌，被告所刊登之廣告即清楚指出：「Koalaty Produc ts Inc.（即被告）製造及輸入全系列之可攜式及臨床電子醫療產品，包括：TENS3000、TENS 7000 、EMS 5.0 、EMS 7500、Twin StimTM、QuattroTM 、Garmet rodeTM 、US-1000 ultrasound、K220 Electrodes,等。

（原文為：Koalaty Products,Inc. manufactures ／imports a full range ofportable and clinical electrotherapy products:TENS 3000, TENS 7000, E MS 5.0, EMS 7500, TwinStimTM, QuattroTM, Garmet rodeTM, US-1000ultrasound, K220 Electrodes, etc）」。

於2006年，被告曾委由另一產品製造商「Apex Medical Corp.」為被告生產TENS系列產品，且由被告將該等產品進口至美國，關於上開事實，有好好國際物流股份有限公司所簽發之空運提單為據。

又查，在Fabrication Enterprises Inc.2006年印製之產品目錄中，在「可攜式TENS／EMS ／GALVANIC／INTERFEREN TIAL 電子醫療產品」部分，亦有關於TENS2800及TENS 7000 產品之介紹。

基於以上證據，可以清楚證明，系爭醫療器材「TENS 2800 」及「TENS 3000 」係在2006年之前即已存在於市場上銷售。

反之，原告與被告間之獨家經銷契約則係在2009年才簽訂，因此，系爭醫療產品顯非由原告所原創設計，原告無論對於系爭產品之「圖形」、「設計」或任何相關說明書均無著作權可言，從而，原告主張其設計圖及說明書之著作權受被告侵害而得向被告請求本件侵權行為損害賠償云云，顯與事實不符，應予駁回。

⒊被告從未取得電療機之外觀設計圖，縱使原告就該設計圖享有任何著作權，被告亦不可能且無從侵害原告之著作權：原告所提出之EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT 設計圖，其上所載日期為2010年7 月10日，產品型號為「EV-804／5 ／6 系列」，由上開設計圖記載，並不能證明該設計圖與系爭「TENS2800」與「TENS7000」產品有何關聯。

事實上，被告未曾接觸或取得電療機之外觀設計圖，故縱認原告就該設計圖享有著作權，被告亦不可能有侵害原告任何著作權之情事。

如前所述，原告主張被告在2009年藉由與原告簽訂系爭獨家經銷契約取得電療機之外觀設計圖云云，顯屬無稽，原告豈可能在2009年簽約時，即持有2010年之設計圖，由此可證明，原告本件主張之事實，並非實在，顯無可採。

⒋依據著作權法第10條之1 規定，著作權之保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。

且鈞院99年民著訴字第92號判決亦明白揭示，縱認原告對於系爭設計圖或說明書享有任何著作權，被告亦不可能因製造及銷售系爭「TENS2800」與「TENS 7000 」產品之行為，侵害原告之著作權，故原告本件請求顯屬於法無據。

三、按「涉外民事，在本法修正施行前發生者，不適用本法修正施行後之規定。

但其法律效果於本法修正施行後始發生者，就該部分之法律效果，適用本法修正施行後之規定」，涉外民事法律適用法第62條定有明文。

查涉外民事法律適用法於99年5 月26日經總統公布修正，並自公布日後1 年施行，而本件涉外民事乃在該法修正施行前發生，揆諸上揭法條，仍應適用99年5 月26日修正前之涉外民事法律適用法，合先敘明。

四、按訴訟事件不屬受訴法院管轄而不能為民事訴訟法第28條之裁定者，法院應以裁定駁回之，民事訴訟法第28條第1項、第249條第1項第2款分別定有明文。

復按，涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理，修正前涉外民事法律適用法第30條定有明文。

又法院在適用國際私法解決涉外法律糾紛時，乃以其就具體案件有管轄裁判權為前提，如非有管轄權之法院審理，其判決自難為其他國家之法院所承認。

故法院就涉外案件，首先應決定者為有無管轄權之問題。

國際私法上所謂「管轄權之確定」，係指一國家之「法院」有權管轄某一涉外案件。

法國學者將整個國家之管轄權，稱之為「一般管轄權」，而對內國各區域之管轄權，稱之為「特殊管轄權」。

又一國之法院對某種涉外案件有無管轄權，應以該國內國法之規定為準據，各國事實上均希望賦予本國法院較廣之管轄權，然倘若過份求其擴張，可能會導致其他國家之報復或抵制。

尤其一國之判決常需其他國家之承認或在其他國家執行，更須得到其他國家之合作。

故關於國際私法上管轄權之確定，應本諸公平合理之原則。

我國涉外民事法律適用法於我國法院在何種情形下，就涉外事件取得國際管轄權，欠缺直接明文規定，國內尚未形成統一之見解，主要理論包括：逆推知說：從內國民事訴訟法有關土地管轄之規定，即可推知是否具國際裁判管轄權，內國民事訴訟法土地管轄之規定乃具「雙重機能性」，即符合內國民事訴訟法有關土地管轄規定之案件，不論其為純粹內國事件或涉外事件，法院皆可管轄。

類推適用說：類推內國民事訴訟法有關土地管轄規定方式。

利益衡量說：其中又可分為顧及說：內國民事訴訟法土地管轄之規定具有同時決定國際裁判管轄權之意義，故不能完全置內國民事訴訟法規定於不顧，而係應就每一案件之類型針對內國民事訴訟法各規定之機能重新賦予其意義，來判斷是否具國際裁判管轄權。

獨立說：基於下列重要之政策考量判斷有無管轄權；

當事人之便利、公平、預見可能性；

裁判之迅速、效率、公平性；

調查證據便利；

判決之實效性（執行可能、他國承認）；

訴訟地與案件之牽連或利害關係之強度；

與準據法選擇間之關聯。

現就前揭理論分析本件涉外事件，我國法院有無管轄權：㈠原告起訴所列之被告Koalaty Products Inc. 非中華民國法人，又原告係依據侵權行為之法律關係，訴請被告賠償及除去侵害。

故本件自屬涉外私法事件，本院首應探究我國法院對此一涉外事件有無管轄權。

㈡按涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重大牽連關係地法律。

又涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理，涉外民事法律適用法第30條定有明文。

另按民事訴訟法第15條第1項規定：因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。

經查，被告為依美國法律設立之法人，主事務所或主營業所不在中華民國境內，原告主張被告取得原告著作，於大陸生產外型、包裝、內容物相同之電療機，以劣質之大陸製產品充當臺灣生產之優良產品，於美國、加拿大地區販賣，是其侵權行為發生地與結果地在中國大陸、美國及加拿大，亦均不在我國境內。

是以，我國法院就原告與被告間之糾紛並無國際管轄權。

㈢原告雖稱：依涉外民事法律適用法第25條規定，「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。

但另有關係最切之法律者，依該法律。」

查被告原與原告簽有「EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT 」，被告所侵害之著作係為因該合約而取得，本爭議最切法律為我國法，故我國法院有管轄權云云，然本件民事糾紛應適用修正前涉外民事法律適用法第9條「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。

但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之」之規定，而非原告上開所稱之修正後規定，已如前述；

況上開乃關於準據法擇定之規定，而非關於管轄權之規定，是原告上開主張將「準據法」與「管轄權」混為一談而為立論，自非可採。

㈣原告又稱：依涉外民事法律適用法第42條規定，「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」

原告之著作權取得係依我國著作權法，再參酌智慧財產法院組織法第3條第1項之規定，「依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件」，原告得依法向智慧財產法院起訴，本事件亦因原告起訴而繫屬智慧財產法院，智慧財產法院對本事件即有管轄權云云。

惟原告以涉外民事法律適用法第42條為其論據，同有混淆「準據法」與「管轄權」之違誤；

又智慧財產法院組織法第3條第1項之規定乃我國法院就訴訟事件「特殊管轄權」之劃分，並非用以認定我國法院就本事件有無「一般管轄權」之依據，換言之，必先決定我國法院得管轄權本事件後，再依智慧財產法院組織法第3條第1項或其他法規認定由我國何法院管轄。

是原告前開主張，亦非可取。

㈤原告復謂：北美事務協調委員會與美國在臺協會著作權保護協定第4條第3項規定，「著作人、著作權人及其受讓人或取得其專用權利之人，在締約各方領域內符合非前項所排除之程序要件時，應有權就本協定所賦予之權利之執行，於各該領域內依該領域之法令，提起著作權侵害之訴訟程序，及獲得刑事或海關之有效執行」，是原告於我國境內（即締約各方領域內）對被告提起侵權行為損害賠償之訴，亦合於上開規定，我國法院依該協定亦就本事件有審判權云云。

然該協定乃確認著作權利人在締約各方領域內能獲得權利之實質保護，要非關於我國法院「一般管轄權」之規定，自不得據該協定認為著作權利人在欠缺其他關於管轄權法院決定之法律依據下，得僅憑該協定任意主張締約各方領域俱有管轄權。

是原告此一主張，同無理由。

㈥原告末稱：依中華民國憲法第4條及臺灣地區與大陸地區人民關係條例第2條第2款，大陸地區仍屬我中華民國領土；

在中國大陸犯罪，仍應受我國法律處罰（最高法院89年度台非字第94號刑事判決），是被告在中國大陸地區侵害原告受我國著作權法保護之著作，其行為仍受我國法律拘束，我國法院自有管轄權云云。

惟本件應依民事訴訟法第15條第1項規定定管轄權，已如前述，而本件侵權行為之行為地既在中國大陸地區及美國、加拿大，依該條即應由中國大陸地區及美國、加拿大之法院管轄，本院既非上述任一地方之法院，縱認大陸地區仍為我國領土，亦不影響管轄權法院依民事訴訟法第15條第1項應為之認定。

至於最高法院89年度台非字第94號刑事判決乃針對是否在中華民國領域內犯罪，進而應否適用中華民國法律論處之問題立論，與民事管轄法院之認定，性質完全不同，自不能比附援引。

五、綜上所述，原告向本院提起本件訴訟，本院既無管轄權，復因管轄法院為我國司法權不及之法院而不能為民事訴訟法第28條之移送裁定，應依民事訴訟法第249條第1項第2款之規定，以裁定駁回原告之訴。

四、訴訟費用負擔之依據：依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 101 年 2 月 6 日
智慧財產法院第三庭
法 官 歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。
中 華 民 國 101 年 2 月 6 日
書記官 葉倩如