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智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第121號
原 告 簡志瑋
訴訟代理人 林復宏律師
吳家鳳律師
被 告 簡志騰即紀田企業社
訴訟代理人 張致祥律師
複代理 人 郭哲宇律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國103 年9 月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路佈局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。
本件原告之起訴內容涉及侵害專利權有關財產權之爭議，為專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，本院對本件訴訟具有管轄權。
貳、實體部分：
一、原告主張略以：㈠原告與被告係兄弟，共同創作本件馬桶之省水攪碎裝置，而由原告作為本件創作之申請人，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，並由原告於民國（下同）97年9 月21日取得第M341049 號之「馬桶之省水攪碎裝置」新型專利權（下稱系爭專利），為系爭專利之專利權人。
原告雖曾與被告合夥經營事業，然終究因經營理念不同，無法長期合作，兩造遂拆夥分別各自成立公司，原告成立尚德衛浴有限公司（下稱尚德公司），被告為紀田企業社商號負責人。
原告將系爭專利作為公司之資產，詎料被告為了與原告競爭，將系爭專利創作對外改稱「全方位單體電沖馬桶」（下稱系爭產品），在伊所經營之紀田企業社販售。
原告發見被告製造、對外販售之系爭產品，其構造與原告所有之系爭專利結構十分相似，然被告未就系爭專利之整體結構、外觀、造型做任何形式變更，完全仿製並販賣。
原告於100 年12月27日發警告函予被告，禁止被告為侵害原告權利之行為，未獲被告理會。
原告於101 年6 月6 日委請財團法人中華工商研究院就被告製造、販售之系爭產品，與系爭專利比對，鑑定結果認定系爭產品應已落入系爭專利之專利權範圍，被告販售系爭產品侵害系爭專利。
原告於101 年8 月23日再次寄發警告函告知被告莫再製造、販售侵權物品，被告仍置之不理。
被告自100 年12月27日侵害系爭專利至今，不法所得甚鉅，僅依現行專利法第120條準用同法第96條、第97條及民法第184條第1項前段規定，請求損害賠償，並請求判決除去被告侵害專利行為及防止之，以保原告權利。
㈡被告抗辯系爭專利為兩造父親即訴外人簡○○所創作，借名登記在原告名下，及兩造父親即訴外人簡○○之證言，均不足採：⒈父親簡○○雖曾於67年間設立永昌電機行，惟簡○○因年事已高無力再執業，而原告長年經營家業有所成，故簡○○決定於95年間以贈與為由，將所設立之永昌電機行負責人變更登記為原告。
當時系爭專利尚無研發結果，亦未經取得專利權登記，是與被告辯稱因永昌電機行不具法人人格無法申請為系爭專利之專利權人，才以原告名義聲請云云，在時間點上即有未合。
實際上，原告接手永昌電機行後，有感於父親簡○○曾說過「要做新的東西出來」，原告便篤力研發新技術，之後才藉由改良法國SFA 公司產品，因而發想、創作出系爭專利。
原告於97年時向智慧局提出新型專利申請書，且由原告任負責人之永昌電機行提出申請，可見自始系爭專利就是原告提出申請。
因永昌電機行係商號，法律上以商號負責人即原告作為系爭專利權人，所在多有。
⒉簡○○曾證述：「因為我身體比較不好，想說原告還沒有結婚就登記給他，因為被告已經結婚，娶妻生子了。
當時是擔心原告被被告欺負，所以登記在原告名下」等語，可證父親簡○○確實將永昌電機行贈與予原告。
原告雖自永昌電機行支領薪資，但為永昌電機行負責人，永昌電機行之盈虧均由原告負擔，且法無明文禁止商號負責人不得向商號支領薪水。
又因被告回來家裡，故原告仍有以永昌電機行名義給付被告薪資。
系爭專利係在此段時間由原告發想而逐漸成形，因被告為原告兄長，當時兩人也未交惡，原告基於被告協助原告一同經營永昌電機行之意，才將被告列為系爭專利之創作人，但實際上系爭專利係由原告所發明，並非被告。
嗣後兩造於99年協議分家，被告於99年7 月7 日成立紀田企業社，永昌電機行本就是原告所有，自不待言。
兩造分家後，被告自無權使用永昌電機行之商譽，以及先前客戶資料等等資產，更遑論本屬於原告之系爭專利，自分家後被告均未被授權使用，且100 年12月28日被告已收到原告寄發存證信函，告知被告禁止使用。
⒊原告受讓永昌電機行經營權時，無系爭專利之存在，而原告經營約2 年後，始發想創作出系爭專利，被告所辯系爭專利係由父親簡○○研究，因永昌電機行不具法人人格，故才登記於原告名下，顯非實情。
至於被告辯稱系爭專利權有供家族成員使用，原告否認之。
原告自95年間起登記為永昌電機行負責人以來，均由原告負擔營業處所永昌電機行之房租及一切營運費用，此為被告所不爭執。
可見原告確實係由父親簡○○「贈與」永昌電機行，且系爭專利權人為原告，專利公報無授權或信託等註記，如被告有與公示資料相異之主張，應由被告舉證證明對其有利之事實為真，然被告無法具體提出永昌電機行或系爭專利係借名登記予原告名下之任何證明，足證被告主張永昌電機行或系爭專利係父親簡○○所有，係臨訟之辯解。
⒋原告就系爭專利之技術特徵及研發歷程，已提出說明，反觀被告並未明確說明系爭專利技術特徵並提出相關發想創作證明，亦未提出相關事證以資證明對於系爭專利之創作發想有何實質貢獻。
縱兩造父親簡○○曾證述系爭專利係「改良進水與絞碎部分」，然此亦係原告於家中或永昌電機行辦公處所時，由原告告知父親簡○○伊要如何創新，尚難僅憑父親簡○○證述，即可遽為有利於被告之證明。
本件難僅憑被告片面之詞，即率認系爭專利由父親簡○○所研究創作。
⒌系爭專利自97年2 月1 日申請專利、同年9 月21日取得專利權以來，均由原告實施並繳納專利審查費及許可費等費用。
原告是系爭專利創作人，依照專利法第5條第2項規定，當然為專利申請權人，並享有專利權，被告空言泛稱系爭專利係借名登記予原告，顯與事實不符，自不足採。
㈢系爭專利為原告改良法國SFA 公司所生產馬桶產品之「空氣閥」：⒈臺灣現市售一般馬桶並無空氣閥，而法國SFA 公司之專利馬桶係具有空氣閥，採用直角式設計。
原告針對此一具有直角式設計空氣閥之馬桶精簡化，將直角拿掉改為僅需一根直管設計，發想創作為「吸止式空氣平衡閥」，與法國SFA 公司之馬桶專利做區隔，未落入法國SFA 公司生產馬桶之專利範圍內。
同時原告將其餘零件更為精簡化，使功能更為單純。
原告確實為系爭專利實際創作人，並非兩造之父親簡○○，更非被告。
⒉證人簡○○於法院訊問時，當庭無法明確說明系爭專利之技術特徵，亦無法敘述是如何由原、被告與伊共同研究出來，其既未能說明，顯見非其創作。
反觀原告具體提出系爭專利是由伊參考法國SFA 公司生產之馬桶具有空氣閥此一技術特徵，藉此發想將SFA 公司直角式空氣閥改良、精簡成為一單純直管式設計之空氣平衡閥，足證系爭專利之創作人確實是原告，此事實不容被告曲解。
㈣被告雖自承系爭產品銷售收入自100 年初至102 年共計新台幣（下同）2,520,600 元，惟系爭產品每台單體馬桶上都會印有「一組序號」，在原告銷售該專利產品時即是以馬桶上之「序號」，辨別是何時售出之單體馬桶及機號，作為起算保固期以及客戶資料查詢及計算販售出多少單體馬桶等依據；
被告銷售系爭產品亦沿用同法編列序號。
原告曾於100 年1 月間、101 年5 月間及101 年11月間委由他人向被告購買系爭產品。
被告自100 年1 月起至101 年5 月止，至少賣出286 台單體馬桶，而101 年5 月至11月間至少賣出94台，合計被告應至少賣出380 台單體馬桶，如以估價單「單體電沖馬桶一式20,000元」計算，被告於100 年至101 年11月間應有760 萬銷售收入（380 ×20,000=7,600,000）。
退步言，如以被告提出之最低販售價格13,000元來計算，被告亦至少有494 萬銷售收入（380 ×13,0 00=4,940,000 ）。
至於被告欲主張需扣除60% 之成本，然未提出具體事證說明，故扣除60% 成本並不足採。
原告依專利法第97條第1項第2款「侵害人因侵害行為所得之利益」（總銷售說）計算損害，請求被告賠償400萬元。
㈤訴之聲明：⒈被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害具原告所有新型第M341049 號「馬桶之省水攪碎裝置」專利物品，或為其他侵害原告專利權之行為。
⒉被告應給付原告400 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。
⒊原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告答辯略以：㈠系爭專利係兩造之父親簡○○，因長期從事電機行生意，發現市面上之馬桶不足及缺失，由簡○○將構想、概念交由被告製造出原始模型後，申請專利。
因認為是家族事業，原告與被告都可使用，以父親所有之永昌電機行作為申請人，後因永昌電機行非法人，不具法人格，而改由當時掛名永昌電機行之名義負責人即原告作為專利申請名義人，系爭專利自始由簡○○及兩造皆可使用至今。
系爭專利申請伊始，既由父親同意兩造使用，被告自無侵害系爭專利之事實。
㈡99年間因原告與鄰居婦人戀情不見容於家人及親友，父母親與原告之間涉及其他訴訟，不料原告利用永昌電機行負責人電話登記名義之身分，散播傷害永昌電機行生意之機會，因此，被告在父親簡勝已同意下，而另立企業社（加註原永昌電機行），而原告將永昌電機行停業。
㈢訴之聲明：原告之訴駁回，如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件兩造不爭執事項（見本院卷二第53頁）：㈠兩造為同胞兄弟關係，原告為系爭「馬桶之省水攪碎裝置」新型專利（新型第M341049 號，專利申請案號00000000）之登記專利權人，系爭專利權期間自97年9 月21日至107 年1月31日止，兩造均於系爭專申請時登記為創作人，有原告提出之系爭專利之專利證書、新型專利申請書照片等件可證（見本院卷一第7 至10、131至161頁）。
㈡被告承認其另設立紀田企業社，所製造、販賣之系爭「全方位單體電沖馬桶」產品落入系爭專利之專利權範圍（見本院卷一第235 頁），亦有原告提出之財團法人中華工商研究院鑑定報告（見本院卷一第66、76頁）可稽。
四、兩造爭執事項：㈠原告是否實質上為系爭專利之專利權人，而得對被告主張系爭專利之專有權利？㈡被告有無被授權使用系爭新型專利？㈢原告請求被告賠償侵害系爭專利損害及不得繼續製造系爭產品等，是否有理由？
五、得心證之理由：㈠原告非系爭專利之實質專利權人，不得對被告主張系爭專利之專有權利：⒈系爭專利登記之專利權人雖登記在原告名下，惟因兩造為兄弟關係，被告亦登記為系爭專利之創作人之一，且被告抗辯系爭專利為兩造之父親簡○○構想而改良，雙方無訂立任何書面契約簽立，則在家族成員間僅有口頭約定之情形下，僅能依兩造提出之事證推論。
⒉原告主張其改良法國SFA 公司生產之馬桶產品而創作系爭專利，並登記為系爭專利之專利權人，固提出系爭專利證書為據，然查：⑴系爭專利之專利證書、專利申請書均記載「創作人：簡志豪（被告更名前之名字）、簡志瑋」，系爭專利之創作人非僅原告一人。
⑵證人簡○○證述：其自13歲開始（民國47年）學習水電行業，於67年間成永昌電機行，兩造均為其子，三人共同研究，系爭專利為其自己想出來的，而當時僅有口頭上約定有其與兩造都可以使用系爭專利，因為當時身體不好，想說原告還沒有結婚，而被告已經結婚並育有子女，擔心原告會受被告欺負，所以將系爭專利登記在被告名下等語（見本院卷一第248 頁）。
⑶證人李○○於本院結證稱：其係受兩造委託幫忙開橡膠模子，該模子要用在何處並不清楚，與其接洽開模事宜的人均為被告，他畫圖予我，只說要做馬桶，被告叫我怎麼做我就做出來，做完交貨時，到兩造家中收款時曾見到原告，見到原告時，其未曾表示模具瑕疵問題，僅說東西不良要退貨，至於模具如何使用都是被告與其談論等語（見本院卷一第251 頁）。
⑷原告謂：其係參考法國SFA 公司馬桶產品後改良創作系爭專利，但因離家出走，未把設計原稿帶走，認為系爭專利屬於其個人，即不需要把原稿帶離開等語（見本院卷一第250 頁）。
然原告就其參考法國產品，僅提出系爭專利之改良技術特徵圖解、其任尚德衛浴有限公司（下稱尚德公司）負責人並經營該公司及法國SFA 公司授權尚德公司西元（下同）2014年度為SFA 臺灣總代理之授權證書為證（見原證7 、9 ，見本院卷一第273 至275 、282 至28 3頁），該2014年之授權證書不能回溯證明原告於97年間申請系爭專利時之創作過程。
⒊依上述事證，系爭專利證書與專利申請書雖登記專利權人為原告，但被告係與原告共同登記為系爭專利之創作人，原告就何以被告為共同創作人一事，僅以其與被告尚未交惡，基於原告為永昌電機行負責人，被告協助經營等情，並不能釐清為何被告亦登記為系爭專利之創作人事實。
另原告提出系爭專利之構想證明，僅有系爭專利技術特徵圖解，並不足證明可排除被告之參與及系爭專利全部由原告創作發想。
又依證人李○○證述，是由其與被告接洽開模之事，並由被告畫圖供其打模，則被告參與系爭專利創作，並非無據。
再者，兩造父親簡○○明確證述：系爭專利係其長期從事水電行業，參考外國產品，改良進水與攪碎部分而發想，並與兩造共同研究等情，以簡○○長年從事水電行業資歷，其陳述改良外國產品而有系爭專利之發想，並不違經驗法則。
因此，被告為系爭專利創作人之一，尚難謂其無使用權源。
㈡被告有被授權使用系爭專利：被告辯稱：系爭專利係由兩造之父親簡○○共同構想、概念交由被告製造出原始模型後，申請專利，其被授權使用系爭專利，而系爭專利為父親簡○○所有，登記在原告名下係以借名登記方式為之，原告非系爭專利真正權利人等語，經查：⒈按「稱借名登記者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，倘其內容不違反強制禁止規定或公序良俗者，應承認其法律效力，於其內部間仍應承認借名人為真正所有權人。
而出名者既非該借名登記財產之真正所有權人，該登記財產原不構成出名人自己債務之總擔保..」（最高法院99年度台上字第2448號民事判決、99年度台上字第1662號民事判決、98年度台上字第990 號民事判決參照）。
是如借名登記契約成立，仍以借名人為真正所有權人，出名者並非該登記財產之真正所有權人。
⒉系爭專利於原告無法證明系爭專利創作過程之證明，則依兩造之父親簡○○證述其改良外國產品而創作，並登記在兩造名下之創作之證言，應為可採。
因此，系爭專利雖登記在原告名義下，但真正權利人為兩造父親簡○○，且被告亦參與聯絡證人李○○打模，其參與系爭專利之創作，故原告主張系爭專利全部為其創作而可排除被告使用系爭專利權利，並不足採。
㈢原告請求被告賠償侵害系爭專利損害及不得繼續製造系爭產品等，並無理由：原告雖登記為系爭專利之專利權人，然被告為系爭專利創作人之一，且系爭專利真正權利人為兩造之父親簡○○，被告謂其為真正權利人授權使用系爭專利，應可採信，因此，原告既非系爭專利之真正權利人，則其不得對對被告主張系爭專利之權利，故原告請求被告賠償損害及不得繼續製造系爭產品等，並不可採。
六、綜上所述，原告主張其為系爭專利之專利權人，被告無權使用系爭專利，被告製造並販售之系爭產品侵害系爭專利等情，並不可採。
從而，原告依專利法第96條第1項、第2項及民法第184條第1項前段定規定，請求被告賠償損害及不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利，為無理由，不應准許，應予駁回。
原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併駁回之。
七、本件事證業已臻明確，兩造其餘有關本件損害賠償之計算與金額等攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰毋庸逐一論述，併此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 10 月 31 日
智慧財產法院第一庭
法 官 李維心
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 103 年 11 月 10 日
書記官 丘若瑤
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