智慧財產及商業法院民事-IPCV,103,民商上易,3,20141002,1

智慧財產法院民事判決
103年度民商上易字第3號
上 訴 人 李姍昀
訴訟代理人 莫詒文律師
簡銘昱律師
被 上訴 人 林欣儀
謝燈妹
共 同
訴訟代理人 郭雨嵐律師
呂紹凡律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國103 年4 月29日本院103 年度民商訴字第1 號第一審判決提起上訴，本院於103 年9 月18日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、兩造聲明及陳述：

（一）上訴人於原審起訴主張：其為我國第01528706號「YILEGEND」商標（下稱系爭商標，如附圖所示）之商標權人，指定使用於商標法施行細則第19條第25類內衣、睡衣等商品，及同條第35類衣服零售批發，商標權期間自民國101 年7 月16日至111 年7 月15日止。

上訴人於台北市五分埔區設立內睡衣專賣店鋪，營業迄今已有8 年之久，所銷售之商品以「YILEGEND」最為著名，並積極將系爭商標使用於網站、廣告宣傳品及商品上。

被上訴人謝燈妹於101 年10月18日，在○○巿○○路00之0 號前（○○觀光夜巿第451 號攤位），架設攤位販售標有系爭商標之睡衣套裝、睡衣、內褲等商品，於101 年10月18日下午8 時40分許，為警查獲，並扣得標有系爭商標之睡衣套裝38套、睡衣13件、內褲52件等商品。

另被上訴人林欣儀於101 年10月18日下午9 時前某時起，在○○縣○○巿○○路00號0樓（甜心寶貝日本精品睡衣）店面內販售標有系爭商標之睡衣商品，於101 年10月18日下午9 時許，為警查獲，並扣得標有系爭商標之睡衣54件商品, 嗣被上訴人經台灣桃園地方法院檢察署檢察官以101 年度偵字第21993 、21994 號為緩起訴處分確定。

被上訴人明知系爭商標存在，未經上訴人同意逕將系爭商標之文字「YILEGEND」作為其銷售商品之標識，為行銷之目的而使用於類似之內睡衣商品，易使消費者認該等商品為上訴人所揀選、或為上訴人所認可之商品，有使消費者混淆誤認之虞，侵害系爭商標權，爰依商標法第69條第3項、民法第185條第1項規定，提起本件訴訟。

並聲明：１、被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）100 萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

２、上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

（二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：１、原判決廢棄。

２、被上訴人應連帶給付上訴人100 萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

並主張：１、被上訴人販售相關服飾，不符合商標法第36條第1項第3款善意先使用之要件：系爭商標之圖案及字樣之服飾乃係上訴人與大陸地區佛山南海安依隆內衣廠合作開發而引進台灣，於98年至99年間，被上訴人為上訴人之客戶，向上訴人批發有系爭商標之圖案及字樣之服飾後出售，可知上訴人販售使用系爭商標圖案及字樣之服飾之時間點係早於被上訴人。

被上訴人不再向上訴人進貨後，明知系爭商標圖案及字樣已註冊，仍持續自大陸地區輸入與系爭商標圖案及字樣相同之商品至我國販售，實難謂被上訴人無攀附上訴人已建立之商譽而使用相同或近似之未註冊商標，縱被上訴人使用係在上訴人商標註冊申請日前，亦難謂善意，故被上訴人不符合商標善意先使用之要件。

２、被上訴人係故意侵害系爭商標，上訴人至少得請求之損害賠償金額為686,000 元：被上訴人明知上訴人為系爭商標權人，惟未經上訴人授權，即逕自大陸地區輸入侵害系爭商標之商品，此有臺灣桃園地方法院檢察署101 年度偵字第21993 、21994 號檢察官緩起訴處分書在卷可考，足證被上訴人有侵害系爭商標之故意。

其次，上訴人就相關服飾的定價單價為790 元至980 元不等，而被上訴人之定價為三件1,000 元，其所販售之服飾較上訴人容易銷售，連帶影響下游批發商因成本考量，不再向上訴人進貨，且被上訴人遭台灣桃園地方法院檢察署所查扣152 件服飾，均係進貨後尚未售出者，尚不包含已售出者，故被上訴人進貨之數量遠多於152 件。

再者，被上訴人販售侵權睡衣67件、睡衣套裝38套及內褲52件，共計157 件侵權商品，每件睡衣、睡衣套裝零售單價790 元，每件內褲零售單價190 元，上訴人至少得請求損害賠償金額為686,000 元【計算式：（790+190 ）X700 ＝686,000 元】

（三）被上訴人答辯聲明：上訴駁回。並以：１、被上訴人得依商標法第36條第1項第3款善意先使用之規定主張免責：上訴人主張被上訴人明知上訴人已先使用系爭商標云云，惟被上訴人於98至99年間，即已向上訴人購買標有「YILEGEND」圖案及字樣及其他例如「Hello Kitty 」及「Charmmy Kitty」等之服飾，上訴人告知其貨源係來自中國大陸，嗣因被上訴人向上訴人購買之「Hello Kitty 」及「Charmmy Kitty 」服飾於99年3 月7 日遭警方取締，並經商標權人即日商三麗鷗股份有限公司認定為侵權品後，被上訴人決定不向上訴人進貨，而直接透過網路向中國大陸張慧所架設之「睡貓服飾有限公司」網頁購買並販售標有「YILEGEND」圖案及字樣之服飾。

於97年7 月2 日「YILEGEND」等字樣已於中國大陸註冊商標，98年12月27日已有中國大陸賣家販售標有「YILEGEND」圖案及字樣之服飾，迄今於淘寶網上更有諸多賣家競相販售，故被上訴人購入並販賣「YILEGEND」圖案及字樣之服飾，早於系爭商標申請日即100 年8 月11日，斯時上訴人尚未申請（實則搶註）中華民國商標，則被上訴人何來「明知他人商標」可言？因此被上訴人自得主張商標法第36條第1項第3款之善意先用之例外規定。

２、被上訴人主觀上亦無侵權之故意或過失：兩造所販售之系爭服飾均源於中國大陸，而被上訴人先前向上訴人進貨之服飾既遭認定為侵權品，則被上訴人不再向上訴人購入商品，轉而直接向中國大陸購入並販售，迄上訴人向被上訴人提起刑事追訴時，被上訴人始知悉上訴人竟將「YILEGEND」等圖案字樣搶註為自己所有之商標，被上訴人主觀上即無攀附商譽之情事，亦無侵權之故意或過失。

其次，兩造之服飾來源既均源於中國大陸，上訴人如何辨識真仿品？再者，刑事判決所認定之事實，尚無拘束民事法院之效果，是上訴人以台灣○○地方法院檢察署檢察官101 年度偵字第21993 、21994 號緩起訴處分為由，主張被上訴人主觀上確有侵權故意云云，於法無據。

３、上訴人請求損害賠償之數額與其所受之損害亦不相當：上訴人主張「零售睡衣銷售價金額為790 至980 元」、本案所涉侵權品「侵害市值高達10萬元以上」等語，惟被上訴人所販售之睡衣套裝、睡衣等均為3 件1,000 元，內褲則為每件100 元，故侵權產品之市值為40,200元【計算式：(67 ＋38) ÷3 ×1,000 ＋52×100 ＝40,200】。

其次，被上訴人為小規模之攤販及零售業者，涉嫌侵害系爭商標之商品數量為睡衣67件、睡衣套裝38套、內褲52件（以上共計152 件），被上訴人嗣後亦未再販售任何有使消費者與系爭商標混淆誤認之虞之商品，而系爭商標並非著名商標，被上訴人上開行為，對於系爭商標權至多僅輕微之影響，上訴人請求零售單價700 倍、甚至1500倍之損害賠償，顯屬過鉅，且被上訴人亦已供出進貨之來源，縱認被上訴人主觀上有過失（被上訴人否認之），亦不應核定高達700 倍、甚至1500倍之倍數。

再者，台灣桃園地方法院檢察署檢察官認定「被告2 人均應於緩起訴處分確定後6個月內，各支付新台幣5,000 元與本署指定之公益團體、地方自治團體」為適當之緩處分條件，上訴人亦無不服，故以上開緩起訴處分之條件以觀，上訴人所得請求之損害賠償範圍，至多亦不過1 萬元。

從而，本案所涉侵權品依被上訴人銷售總額（尚未扣除成本）不過為40,200元，被上訴人亦得依商標法第71條第2項之規定，請求酌減賠償金額等語，資為抗辯。

二、兩造不爭執事項：（見本院卷第76頁）

（一）系爭商標於100 年8 月11日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局財產局）申請，於101 年7 月16日公告註冊，專用期限至111 年7 月15日止，註冊號為第01528706號，指定使用之商品或服務為第25類之內衣、睡衣、汗衫、泳裝、襯衫及第35類之衣服零售批發。

（二）被上訴人謝燈妹於101 年10月18日，在○○巿○○路00之0 號前（○○觀光夜巿第451 號攤位），架設攤位販售標有系爭商標之睡衣套裝、睡衣、內褲等商品，於101 年10月18日下午8 時40分許，為警查獲，並扣得標有系爭商標之睡衣套裝38套、睡衣13件、內褲52件等商品，另被上訴人林欣儀於101 年10月18日下午9 時前某時起，在○○縣○○巿○○路00號0 樓（甜心寶貝日本精品睡衣）店面內販售標有系爭商標之睡衣商品，於101 年10月18日下午9時許，為警查獲，並扣得標有系爭商標之睡衣54件商品，嗣被上訴人2 人經台灣桃園地方法院檢察署檢察官以101年度偵字第21993 、21994 號為緩起訴處分確定。

三、本件依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第3款、第3項規定整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第76頁）

（一）被上訴人是否有故意、過失侵害系爭商標？是否得依商標法第36條第1項第3款規定主張善意先使用而免責？

（二）如構成侵權行為，上訴人得請求損害賠償金額為何？

四、得心證之理由：

（一）被上訴人是否有故意、過失侵害系爭商標？是否得依商標法第36條第1項第3款規定主張善意先使用而免責？１、按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第3項定有明文。

是商標權侵害損害賠償責任之成立，係採取過失責任主義，以行為人具有故意或過失為必要。

何謂故意或過失，民法並無明文，一般文獻於解釋上，常依刑法有關規定說明之。

所謂故意者，係指行為人對於構成侵權之事實，明知並有意使其發生者。

或者，預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。

至於過失者，行為人雖非故意。

但按其情節應注意，並能注意，而不注意者。

或者，雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。

２、被上訴人主張於98年至99年間，即已向上訴人購買標有「YILEGEND」圖案及字樣及其他例如「Hello Kitty 」及「Charmmy Kitty 」等服飾，因上訴人告知貨源來自中國大陸，且因被上訴人林欣儀向上訴人購買之「Hello Kitty」及「Charmmy Kitty 」服飾於99年3 月7 日遭警方取締，並經商標權人即日商三麗鷗股份有限公司認定為侵權品後，被上訴人決定不向上訴人進貨，而直接透過網路向中國大陸張慧所架設之「睡貓服飾有限公司」網頁購買並販售標有「YILEGEND」圖案及字樣之服飾。

另「YILEGEND」字樣早於97年7 月2 日即於中國大陸註冊商標，98年12月27日已有中國大陸賣家販售標有「YILEGEND」圖案及字樣之服飾等情，業據提出台灣○○地方法院檢察署檢察官99年度偵續字第358 號緩起訴處分書、進貨來源網站資料、中國商標網查詢結果、淘寶網查詢結果為憑（見原審卷第92至第106 頁），上訴人亦不爭執。

而系爭商標於100 年8 月11日向智慧財產局申請，於101 年7 月16日公告註冊，專用期限至111 年7 月15日止，註冊號為第01528706號，指定使用之商品或服務為第25類之內衣、睡衣、汗衫、泳裝、襯衫及第35類之衣服零售批發，亦為兩造所不爭執，並有智慧財產局商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細在卷可稽（見台灣○○地方法院102 年智字第2 號卷第7頁）。

則被上訴人既早自系爭商標申請註冊前之98年間，即向上訴人購買「YILEGEND」圖案及字樣之服飾銷售，因得知貨源來自中國大陸，非屬上訴人所有之商標品牌，復因另案向上訴人購買之「Hello Kitty 」及「CharmmyKitty 」服飾遭警取締，遂自99年間改向中國大陸業者購買「YILEGEND」圖案及字樣之服飾繼續銷售，雖於101 年10月18日為警查獲，然系爭商標係101 年7 月16日始經公告，被上訴人於公告後僅3 個月旋遭查獲，能否遽認被上訴人具有侵害系爭商標之故意或過失，實有可疑，蓋被上訴人已長達2 年多之時間自行進貨販賣「YILEGEND」圖案及字樣之服飾，而未向上訴人進貨，均未見上訴人對其主張權利，自無預見此種向來習慣之交易模式有侵害他人商標之可能性，且系爭商標公告至被上訴人為警查獲之時間僅有短短3 個月，被上訴人謝燈妹復為夜市攤販，被上訴人林欣儀則為小型零售業者，規模甚小，亦無可能隨時注意是否有新商標經智慧財產局核准公告，尤其對於業已販賣多年均未發生商標侵權之商品，以其規模及經營方式，倘若要求被上訴人於系爭商標公告後短短3 個月即應自行查證知悉該「YILEGEND」圖案字樣業經註冊，未免強人所難，即難執此遽認被上訴人違反注意義務。

況上訴人亦未提出任何證據資料證明自101 年7 月16日取得系爭商標後至同年10月18日被上訴人為警查獲期間，曾對被上訴人主張權利或為任何通知表示為系爭商標之權利人，自難謂被上訴人主觀上具有侵害系爭商標之故意或過失。

３、上訴人固主張被上訴人刑案部分經檢察官認定違反商標法第97條規定等語。

惟刑事判決所認定之事實，於獨立之民事訴訟，並無拘束力（最高法院69年台上字第2674號判例意旨參照），是本院就被上訴人主觀上是否具有故意或過失，仍應自行調查判斷，不受刑事程序認定之拘束，上訴人此部分之主張，尚無可採。

４、準此，依上訴人所提證據資料既無法證明被上訴人主觀上具有侵害系爭商標之故意或過失，則就被上訴人是否得依商標法第36條第1項第3款規定主張善意先使用而免責之爭點，自無審究之必要。

（二）如構成侵權行為，上訴人得請求損害賠償金額為何？上訴人既無法證明被上訴人主觀上具有侵害系爭商標之故意或過失，自無從請求被上訴人負損害賠償責任。

五、綜上所述，依上訴人所提證據資料既無法證明被上訴人主觀上具有侵害系爭商標之故意或過失，即難謂被上訴人侵害上訴人系爭商標權，則上訴人依商標法第69條第3項、民法第1 85條第1項規定，請求被上訴人連帶給付100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，即有未合，不應准許。

其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。

原審為上訴人敗訴之判決，係以被上訴人得依商標法第36條第1項第3款規定主張善意先使用而免責為論據，其理由雖有不同，然結論並無二致，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 103 年 10 月 2 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 蔡如琪
法 官 陳容正
以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 103 年 10 月 7 日
書記官 劉筱淇