智慧財產及商業法院民事-IPCV,103,民專訴,105,20160201,1

智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第105號
原 告 榮光機械股份有限公司
法定代理人 劉貴榮
訴訟代理人 邱毓嫺律師
被 告 HAWEMA Werkzeugschleifmaschinen GmbH代 表 人 Hubert Haller
訴訟代理人 陳芳俞律師
蔡吉記律師
蕭彣卉律師
上列當事人間專利權授權契約事件，本院於民國105 年1 月18日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、查被告係依德國法律所設立之外國法人，具涉外因素，故本件係屬涉外民事事件。

又涉外民事法律適用法雖無關於國際管轄權之規定，惟依據該法第1條規定「涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定；

其他法律無規定者，依法理」，兩造既對本件中華民國法院管轄權有所爭執，應依法庭地法即類推適用中華民國民事訴訟法之相關規定決定中華民國法院對本件有無管轄權。

再本件係因原告是否基於與被告訂立之「Cooperation and License Agreement for HAWEMATool Grinding Machines」取得之專利權專屬授權爭議，與專利無關，屬單純之契約爭議。

且積極確認之訴與消極確認之訴於訴訟程序事項之合法性認定應無不同。

依據我國民事訴訟法第3條之規定，被告於我國現無住所，原告請求之標的即係確認原告專利權專屬授權存在，而原告基於前開契約自被告授權之技術在臺灣生產製造產品（生產線位於臺中市00○區○○路○段○○巷○號），為兩造所不爭執，原告訴請確認專利權專屬授權存在之事由即發生於中華民國境內，請求標的之所在地即在中華民國境內，故中華民國法院應有管轄權。

另關於本件涉外事件準據法，依涉外民事法律適用法第20條第1 、2 項規定「法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。

當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律」。

查兩造並無約定適用準據法，按前開契約第3. 1條約定原告為被告於授權市場範圍內唯一的授權夥伴、第1.1 條約定為履行契約授權市場係指亞洲地區、第6.2 條約定被告有權於原告作業時間進行審查，此外原告之生產線位於臺中市潭子區，業如前述，況且被告更於答辯狀中自承「被告自設立以來之業務市場皆在德國，嗣於91年開始與臺灣之遠山機械工業股份有限公司（下稱遠山公司）合作，即被告將其所有之磨刀機專利權授權遠山公司使用，由遠山公司以被告之專利技術生產專業之『五軸CNC 磨刀機』，進而銷售至亞洲市場，被告並依此收取銷售之權利金…於結束與遠山公司之合作後，被告經由同業介紹而認識同為磨具業之原告…並於100 年7 月29日簽署「Cooperation andLicense Agreement for HAWEMA Tool Grinding Machines」，授權原告生產、製造並銷售三種「五軸CNC 磨刀機」（本院卷1 第160 頁），是認被告確實有意在中華民國境內依約授權原告實施專利技術銷售亞洲市場，然本件與德國法律相關者僅係被告為位於德國之公司，兩造所訂契約之締結與所授權之專利技術實施卻均在中華民國，則我國法律應屬關係最切之法律，揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國法律。

二、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。

智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。

本件係專利法所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體方面：

一、原告方面：

（一）聲明：確認原告就兩造於民國100 年8 月1 日簽署如附件A 所示「Cooperation and License Agreement forHAWEMA Tool Grinding Machines 」（HAWEMA工具磨床合作及授權契約）取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。

（二）陳述：1.本院就本件訴訟有管轄權 (1)查本件被告HAWEMA Werkzeugschleifmaschinen GmbH（下稱被告或HAWEMA公司）為外國法人，具有涉外因素，故本件訴訟為涉外民事事件。

因中華民國涉外民事法律適用法無關於國際管轄權之規定，依我國實務通說之見解（附件1 ：最高法院98年度台上字第2259號民事判決、本院100 年民著訴字第27號民事判決、本院100 年民專上字第6號民事判決、本院100 年度民專抗字第10號民事裁定、本院101 年度民專更（一）字第1 號民事判決），中華民國法院對本件訴訟有無國際管轄權，應類推適用中華民國民事訴訟法之相關規定決定。

(2)按「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。

…四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件」、「智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄」，智慧財產法院組織法第3條第1 、4 款及智慧財產案件審理法第7條著有明文。

再者，「智慧財產民事訴訟事件，依智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款及本法第七條規定，其範圍為：一、智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件。

二、契約爭議事件。

（一）智慧財產權授權契約事件。

（二）智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件」，司法院訂定之智慧財產案件審理細則第2條第1項第1 、2 款亦有明定。

(3)準此，本件為原告對被告起訴請求確認原告就兩造間之「Cooperation and License Agreement for HAWEMA ToolGrinding Machines 」（中譯文：HAWEMA工具磨床合作及授權契約；

附件A ，下稱系爭契約）第4.1 條之專屬授權永久存在之訴訟，係屬智慧財產權授權契約及智慧財產權契約爭議事件，依上開智慧財產法院組織法第3條第1 、4 款、智慧財產案件審理法第7條及智慧財產案件審理細則第2條第1項第1 、2 款等規定，鈞院就本件訴訟有管轄權。

2.本件訴訟之準據法為中華民國法律： (1)按「法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律（第1項）。

當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律（第2項）。」

現行涉外民事法律適用法第20條第1 、2 項定有明文。

(2)現行涉外民事法律適用法於99年5 月26日修正公布，並於100 年5 月26日施行，該次修正將原條文第6條移列為現行法第20條且條文內容有部分調整，修正理由如下：「一、條次變更，本條為原條文第六條移列。

二、原條文第六條第一項，移列本條第一項，維持當事人意思自主原則，並為配合本法用語之統一，將『成立要件』一詞修正為『成立』。

三、原條文關於債權行為適用之法律，於當事人意思不明時係以硬性之一般規則予以決定，有時發生不合理情事。

爰參考德國民法施行法第二十八條規定之精神，於本條第二項改採關係最切之原則，由法院依具體案情個別決定其應適用之法律，並在比較相關國家之利益及關係後，以其中關係最切之法律為準據法，以兼顧當事人之主觀期待與具體客觀情況之需求。

此外，為減少本條適用上之疑義，現行條文第二項關於『當事人意思不明』之用語，亦修正為『當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效』，以重申第一項當事人之意思限定於明示之意思，且當事人就準據法表示之意思，應依其事實上已表示之準據法，決定其是否有效成立之問題」，合先敘明（附件2 ）。

(3)次按「（一）、關於債權行為之準據法，依涉外民事法律適用法第六條第一項之規定，可知我國係採『當事人意思自主原則』之立法主義，且解釋上當事人之意思包括：明示、默示及推定或假設之意思。

易言之，縱當事人無明示意思，尚不得視為意思不明，應由法院按『最重要牽連主義』，審查一切相關之牽連事實，諸如：契約之條款、用語及各種與契約有關之連結因素，就面對締約時週遭環境，以一合理商人所應選擇適用法律之意思，作為當事人之意思，進而決定準據法。

（二）、上訴人係屬中華民國籍之法人；

且系爭貨物之目的港即契約履行地為中華民國台中港。

基於成就契約本旨之考量，本件最重牽連關係之國家應係中華民國。

從而，準據法理當為中華民國法。

蓋履行始為契約之最後目的，履行地應為債權人重心所在，且履行地多受當事人留意而力求明確，不若訂約地之常出於偶然。

況訴訟泰半興起於履行地，故以該地法律為契約準據法，利於法官審判。

詎原判決竟指『最重要牽連』係不確定之概念，以此探求當事人之意思，實過於擬制當事人之意思云云，顯違我國所採『當事人意思自主原則』。」

有臺灣高等法院89年度海商上字第2 號民事判決（附件3）可資參照。

承上可知，該判決雖適用涉外民事法律適用法修正前原條文，惟所揭櫫之選法規則「當事人意思自主原則」、「最重要牽連主義」（即關係最切原則）與上開現行法內容暨修正理由均相符，故仍可作為參考。

(4)準此，本件為原告對被告起訴請求確認原告就兩造間之系爭契約第4.1 條之專屬授權永久存在之訴訟。

然兩造並未於系爭契約約明準據法，故應依關係最切法定應適用之法律。

由下列各項聯繫因素可證，本件以中華民國法為關係最切之法律：①契約履行地為中華民國：系爭契約第4.1 條：「Subject to PARAGON's paymentand royalty obligations set out in Article 17below, HAWEMA hereby grants to Paragon theexclusive right and license, to make, have made,use, or sell the License Products (including anymodified, improved, or similar products as well asproducts that use or read upon the HAWEMA Patents)in the Market during the term of the Agreement. 」【中譯文：在原告承擔系爭契約第17條所定應付之頭期款給付義務及權利金給付義務之前提下，被告謹此授與原告於系爭契約期間在『授權市場』範圍內，有製造、使用、銷售『授權產品』（包括任何修改、進階或類似產品，以及使用或落入被告『專利』之產品）之專屬權利。

】、第3.1 條：「PARAGON is the only license partner ofHAWEMA in "The Market". HAWEMA will not cooperatein any way with other licensees in "The Market".」（中譯文：原告為被告於『授權市場』範圍內唯一的授權夥伴。

被告不得於『授權市場』範圍內以任何方式與其他被授權人合作。

）、第1.1 條：「For purposes of thisAgreement, the "Market" is defined as Asia exceptthe Russia and Turkey which HAWEMA already gotexclusive distributor today.」（中譯文：為履行系爭契約，『授權市場』係指亞洲地區，但俄羅斯及土耳其除外，蓋被告現已於該二國有專屬經銷商。

）、第1.5 條：「The license-built products and spare parts maynot exported outside "The Market". On the otherhand HAWEMA will not deliver original products tothe "The market". 」（中譯文：以授權技術製造之產品及零件不得於出口至『授權市場』以外之區域。

另一方面，被告不得供應原廠產品至『授權市場』）。

由上可知，系爭契約所涵蓋之「授權市場」僅為亞洲地區（俄羅斯及土耳其除外），而中華民國屬於亞洲地區範圍，德國則不屬於亞洲地區範圍內，故「授權市場」當然不包含德國，德國顯非契約履行地，且中華民國為契約履行地。

系爭契約第6.2 條：「HAWEMA will support PARAGONcontinuously for achieving the standard quality.Therefore HAWEMA has the right for product auditsand QM-system audits at PARAGON productionfacilities during PARAGON's normal business hoursprovided such audits will not disrupt PARAGON'snormal operations.」（中譯文：被告將持續協助原告達到標準品質。

因此，被告有權於原告平常上班時間在原告生產線進行產品監督及品質管理監督，但此等監督須以不影響原告之平常營運為前提）。

由上可知，兩造約明被告應於原告生產線進行監督，而原告之生產線在台灣（臺中市○○區○○路○段○巷○號），故可證契約履行地為中華民國。

系爭契約第9.1 條：「HAWEMA will deliver to PARAGONthe relevant License Documentation available atHAWEMA and identical to that used by HAWEMA formanufacturing, assembly and test, sales, aftersale service, quality assurance and purchasing ofparts as per attachment 4. Preferred for deliveryto PARAGAN will be the documentation which isavailable in English language.」（中譯文：被告應將相關『授權文件』送達給原告，該『授權文件』與被告可得利用且與被告本身所使用作為製造、組裝及測試、銷售、售後服務、品質保證及零件購買之文件相同，即如附件四所示。

）、第9.2 條：「Drawings of the LicenseDocumentation will be delivered on a CD in CADlanguage SOLID WORKS. Other documentation will bedelivered as soft files on CDs or paper prints. 」 （中譯文：『授權文件』之圖面應以SOLID WORKS 品牌的繪圖軟體CAD 繪製，並以光碟片為載體之方式送達。

其它文件應以電子檔載入光碟片之方式，或紙本方式送達）、第9.8 條：「HAWEMA may prepare additionaldocumentation and dispatch it to PARAGON afterreceiving and accepting a relevant purchase orderfrom PARAGON. 」（中譯文：被告得在接獲原告相關訂單後提供額外的文件給原告）。

由上可知，被告應依系爭契約附件四之約定以光碟片或紙本方式送達「授權文件」給原告，而原告位於台灣（臺中市○○區○○路○段○巷○號），故可證契約履行地為中華民國。

系爭契約第11.2條：「Technical Assistance: HAWEMAspecialists will assist PARAGON for assembly,electronic, software, measurements and factoryacceptance test for machines #2+3. Cost for HAWEMAspecialists for this Technical Assistance areincluded in Downpayment for a total of 100man-hours. Cost for HAWEMA specialists such asflight, accommodation, meals and transportationare borne by PARAGON. Further Technical Assistanceby HAWEMA specialists for machine #4 and followingmachines as well as for other reasons requested byPARAGON will be provided only on request ofPARAGON. Cost for 1 man-day = 500 EUR + flight +accommodation + meals + transportation. Mr.Hsieh's assistance activities in accordance tothis Agreement are free of charge for the presentof one year. His flight tickets have to be paid byPARAGON.」（中譯文：『技術協助』：被告技術人員就機器#2及#3，應協助原告組裝、電子、軟體、測量及工廠測試等事宜。

被告技術人員提供『技術協助』共100 小時人力所需費用已包含在『頭期款』內。

被告技術人員之機票、住宿、餐食及交通等費用應由原告負擔。

被告技術人員就機器#4及之後的機器所為進一步的『技術協助』，以及原告請求之其他事由，將在原告有要求之前提下提供。

費用包括單一技術人員單天工資500 歐元、機票、食宿及交通。

謝先生依系爭契約提供之協助於一年期間不需計費。

其機票費用應由原告支付。

）、第11.3條：「QualityInspection: Quality Inspection if by HAWEMAspecialists for machines #4-10 will be charged byHAWEMA. Cost for 1 man-day = 500 EUR + flight +accommodation + meals + transportation. 」（中譯文：『品質檢查』：被告對於其技術人員就機器#4至#10 所為之『品質檢查』將收取費用。

費用包括單一技術人員單天工資500 歐元、機票、食宿及交通。

）。

由上可知，被告提供「技術協助」給原告係以指派技術人員來台灣的方式為之，故可證契約履行地為中華民國。

②契約締結地：兩造並未當面簽署系爭契約，簽約方式為：由被告先於100 年7 月29日簽署正本兩份後全部郵寄給原告，再由原告於100 年8 月1 日簽署正本兩份，原告自留正本一份，再將另一正本郵寄給被告。

因此，系爭契約之締結地包括德國及中華民國，但因位於中華民國之原告簽署後系爭契約始生效力，故中華民國之聯繫因素仍高於德國。

③標的物所在地：原告依據系爭契約第4.1 條、第10條約定向被告購買機器 （H2001 NUM-Power 、H3000 NUM-Power）及其他零件（原證1 ），該等機器均在原告公司內，且被告所送達給原告之「授權文件」亦在原告公司內。

因此，標的物所在地在中華民國至明。

④契約當事人所在地：原告之主營業所位於中華民國。

被告之主營業所雖位於德國，但被告依據系爭契約之協助事項均是委由其派駐在中華民國的員工○○○（即系爭契約第11.2條所稱的Mr. Hsieh ；

原證2 ）處理，並由○○○與原告員工聯繫、討論，有雙方往來高達數百封的電子郵件可證；

而非由被告位於德國之員工提供協助。

因此，若以契約當事人所在地觀之，中華民國之聯繫因素仍然高於德國。

⑤結論：本件契約履行地為中華民國，契約亦在位於中華民國之原告最後簽署後始生效力，故契約締結地亦在中華民國，又標的物所在地亦在中華民國，且被告就本案均指派位於中華民國之員工○○○以中文與位於中華民國之原告溝通，故中華民國法律較之德國法律，中華民國法律為關係最切法至明。

3.原告提起本件確認之訴有即受確認判決之法律上利益： (1)原告主張被告未依系爭契約第9.1 條暨附件四所定項目送達全部應給付之授權文件，且被告未依系爭契約第9.4 條所定時間送達授權文件而有遲延給付情況，原告遂依系爭契約第18.5條經過三次通知被告補正後，終止系爭契約，並主張依系爭契約第18.6條約定，原告已取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權（均將於實體事項中詳述）。

(2)惟被告則主張被告片面終止系爭契約為有效，且不但多次否定原告有依系爭契約第18.6條約定取得系爭契約第4.1條專屬授權之永久、不得撤銷及免付權利金之地位，被告甚至違反系爭契約第3.1 條約定而已於「授權市場」與其他第三人「OTRA CO., LTD.」合作。

經原告發現載明與系爭契約相同授權機種之「OTRA CO., LTD.」公司型錄（原證3 ）始知上情。

(3)因此，兩造對於原告是否取得系爭契約第4.1 條之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權爭執頗烈，致原告是否有系爭契約第4.1 條之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權法律上地位，陷於不確定之狀態，此不安之狀態，原告得以訴請法院以確認判決除去，是原告提起本件確認之訴確有即受確認判決之法律上利益。

4.兩造就系爭契約之簽約方式為：被告先於100 年7 月29日日簽署正本兩份後全部郵寄給原告，原告再於100 年8 月1 日簽署正本兩份完成簽署，原告自留正本一份，再將另一正本郵寄給被告。

依系爭契約第18.1條約定：「Theterm of this Agreement shall commence on the dayof underwri ting of this Agreement and shallexpire after on December 31, 2026.」（中譯文：系爭契約自簽署日起生效，並至115 年12月31日屆滿）可知，系爭契約於100 年8 月1 日起生效。

5.系爭契約100 年8 月1 日生效後，依系爭契約第9.4 條約定：「Delivery of License Documentation: Thedocumentation will be prepared for delivery inaccordance to attachment 4 within 30-60 days aftersigning the Agreement.」（中譯文：「授權文件」之送達：文件應在系爭契約簽署後30至60天內依附件四內容備妥及送達。

），因此，被告應於100 年10月1 日以前將附件四所定之全部授權文件送達給原告。

惟查，被告就系爭契約附件四所定之授權文件，不但多數未提供，且有提供之部分亦有遲延提供或提供錯誤之問題，茲以該附件四為基礎，將被告違約情事製表整理（原證4 ），說明如下： (1)原證4 表內標示「不需提供」之項目：即系爭契約附件四所載「『－』not available for transfer」，表示被告不需提供給原告。

(2)原證4 表內標示「未提供」之項目：表示被告至今未提供給原告。

(3)原證4 表內標示「OK」之項目：表示被告已提供，原告並不爭執。

(4)原證4 表內標示A2、A3、A4、I2、I3、I4之項目，於總表外另行檢附被告違約態樣概述單，並於每份概述單後依序附上佐證之相關電子郵件。

(5)原證4 表內標示「遲延提供」之項目：表示被告隨原告購買之實機送達始提供授權文件（原證1 ）。

6.被告所為之終止行為不生終止契約之效力：如前所述，被告一直未能依照系爭契約附件四之約定提供給原告全部授權文件（至今尚有未提供之項目），經原告多次以電子郵件催告仍然未果，在此情況下，被告竟進一步驟然以102 年12月9 日之信函終止系爭契約（原證5），惟其所援為終止契約之原因，並無依據，其所為之終止並不生效力。

7.原告已依系爭契約第18.5條約定有效終止系爭契約，並依系爭契約第18.6條約定取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權： (1)按系爭契約第18.5條明定：「Subject to article 18.6below, PARAGON may terminate the license agreementafter three times notice if HAWEMA does notfulfill its obligations defined in the licenseagreement.」（中譯文：在符合下述第18.6條情況下，若被告未善盡系爭契約規範之義務，原告得在三次通知後終止系爭契約。

）、第18.6條第(i) 項明定「In the eventthat PARAGON elects to terminate the Agreement duethe uncured breach or default on the part ofHAWEMA per Article 18.5 or for a reason set out inArticle 18.3, without limiting any other rights,PARAGON will be entitled to the following remedies:(1) In case of Article 18.5, the rights andlicense granted to PARAGON in Article 4.1 above,shall thereafter become immediately permanent,irrevocable and royalty free only if HAWEMA doesnot fulfill its obligations defined in the licenseagreement intentionally. For the other sort ofunmeant and recoverable cases, PARAGON still needsto pay royalty fee once HAWEMA backs to the agreement.」（中譯文：若原告依第18.5條約定以被告未能治癒之違約或瑕疵，或依第18.3條所約定其中之一事由為由，終止系爭契約，原告有權取得下列救濟：(1) 於第18.5條之情況，原告依前開第4.1 條所獲得之權利及授權地位，均立即成為永久、不得撤銷且免權利金，惟以被告故意未盡其系爭契約所定義務為限。

就非故意且可治癒之情況，於被告回歸系爭契約履行後，原告仍應給付授權金）。

而系爭契約第4.1 條明定：「Subject to PARAGON'spayment and royalty obligations set out in Article17 below, HAWEMA hereby grants to Paragon theexclusive right and license, to make, have made,use, or sell the License Products (including anymodified, improved, or similar products as well asproducts that use or read upon the HAWEMA Patents)in the Market during the term of the Agreement. 」【中譯文：在原告承擔系爭契約第17條所定應付之頭期款給付義務及權利金給付義務之前提下，被告謹此授與原告於系爭契約期間在『授權市場』範圍內，有製造、使用、銷售『授權產品』（包括任何修改、進階或類似產品，以及使用或落入被告『專利』之產品）之專屬權利】。

(2)由於被告持續不願如數完成其基於系爭契約附件四之給付授權文件義務，原告遂於102 年12月31日去函明列項目限期要求被告補正（第一次通知；

原證6 ）。

詎被告並未補正，原告遂於103 年1 月21日去函要求被告於103 年1 月24日以前履行（第二次通知；

原證7 ）。

但被告仍不補正，原告再於103 年1 月25日去函要求被告於103 年1 月29日以前履行（第三次通知；

原證8 ）。

至今，被告仍未將全部授權文件給付給原告。

原告經過三次通知後，被告仍故意不完成其給付授權文件之義務，原告遂於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條約定去函終止系爭契約（原證9 ）。

再者，被告於「授權市場」與他人即「OTRA CO.,LTD.」合作（原證3 ），益證被告故意違約之意圖至為顯然。

(3)綜上，原告已依系爭契約第18.5條約定終止系爭契約，並依系爭契約第18.6條約定取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，足堪確認。

二、被告方面：

（一）聲明：原告之訴駁回。

（二）陳述：1.緣本件被告HAWEMA Werkzeugschleifmaschinen GmbH（即HAWEMA公司）係一間於73年設立於德國Trossingen地區之中小型企業，主要生產工業用之磨刀機，供製造工業刀具之用；

又被告約有員工共二十人，且於德國以外之歐洲或其他地區皆未設有分公司或子公司，故屬於德國當地之公司，合先說明。

次查，被告自設立以來之業務市場皆在德國，嗣於91年開始與台灣之遠山公司合作，即被告將其所有之磨刀機專利權授權遠山公司使用，由遠山公司以被告之專利技術生產專業之「五軸CNC 磨刀機」，進而銷售至亞洲市場，被告並依此收取銷售之權利金。

被告與遠山公司之技術授權關係，一直持續至98年因遠山公司負責人驟逝而結束，於此段合作期間內，遠山公司共製造並銷售逾200 台之磨刀機。

於結束與遠山公司之合作後，被告經由同業介紹而認識同為磨具業界之原告（以下若有指稱PARAGON ，亦指原告），斯時，被告雖對於原告本業係「內外圓磨床」之磨具，與被告所擬授權之「磨刀機」技術，存有相當差異，而有疑慮，但因原告態度積極，且於磨具業具多年經驗，理應有能力得再發展「磨刀」技術，又迫於時間壓力下，被告只好同意與原告合作，並於100 年7 月29日簽署「Cooperation and License Agreementfor HAWEMA Tool Grinding Machines 」（原告起訴狀附件A 參照，下稱系爭授權契約），授權原告生產、製造並銷售三種「五軸CNC 磨刀機」，型號分別為「HAWEMAT2001 NUM-Power」（下稱H2001 磨刀機）、「HAWEMAT3000 NUM-Power」（下稱H3000 磨刀機）與「HAWEMAT2001 Prazisa Granite CNC」（下稱Granite2001 磨刀機）。

2.豈知，雙方於上開系爭授權契約簽訂後，原告履行系爭授權契約之能力顯遠低於被告之認知與預期。

經查，原告公司對於磨刀機之專業度非但不足，且縱經被告提供多次訓練，其進步速度仍相當緩慢，原告除對此不具備足夠的技術外，亦顯欠缺足夠能力之技術應用人員操作機器並進而展示出售（此種人材至少需有約五、六年之訓練始足）。

諸等缺失使該公司自100 年7 月29日簽約後至102 年12月9 日被告正式對原告終止系爭授權契約止（詳參原證5 ），該逾兩年之期間內竟僅生產約4 台之磨刀機，且未成功售出其中任何一台磨刀機，致使被告自簽約至今從未自原告收取分文之授權金！此種窘境，與過去被告公司與遠山公司合作時每年至少可以收取20至30台設備售出之權利金相比（即過去每年至少有250,000 歐元權利金之收益），顯天壤之別，被告所受損失實已難以數計。

簡言之，原告之無力履約不僅使被告蒙受損害甚鉅，更使被告於此段時間內等同失去亞洲市場並拱手讓予競爭對手，未來前景一片慘澹。

再查，依據系爭授權契約第16.1條，原告應於簽約後支付250,000 歐元之頭期款予被告（契約原文：Downpayment:In consideration of the license rightgranted in this Agreement for production and salesof the License Products and the supply of LicenseDocuments, PARAGON shall pay to HAWEMA the amountof 250,000 EUR as down payment），惟查，原告僅曾於101 年8 月8 日就頭期款支付35,000歐元，嗣後即未再支付任何頭期款，此有被告101 年1 月24日出具之請款單（被證1 ）、被告用以收款之德國商業銀行所出具之單據（被證2 ，扣除相關手續費後僅實收34,920.99 歐元）以及被告於德國商業銀行帳戶之帳戶明細可證（此為節錄，被證3 ）。

再者，被告曾於101 年12月3 日至同年月20日為兩名原告之人員進行額外訓練，耗時80小時，共計10天，依系爭授權契約第11.2條第2項，原告應按日支付500 歐元，共計5,000 歐元予被告，但被告自102 年1 月24日出具請款單後，原告至今未曾付款（被證4 ）。

綜上，原告至今仍積欠被告215,000 歐元之頭期款與5,000 歐元之訓練費用，共計220,000 歐元，經被告一再催討，原告至今仍置之不理（被證5 ）。

復查，被告自簽約後一再忍耐原告技術及銷售能力之不足，原本期待原告能漸入佳境，然因原告技術提升之進度緩慢、產能低落致兩年多期間內僅生產4 台磨刀機，更因缺乏技術應用人員致所有磨刀機均滯銷，被告甚至發現原告試圖以極高之價格出售磨刀機，該價格不僅比被告與遠山公司合作時之售價更高，甚至比被告於德國當地之售價更高，相當離譜。

由於原告持續違約，且無任何作為以改善低迷的生產銷售狀況，迫於無奈，被告自102 年起即多次要求原告必須改善，於未獲實質回應下，被告分別於102 年7 月4 日、102 年7 月8 日與102 年8 月21日書面指出原告之違約事項並表明終止授權關係，後於 102 年 12 月 9 日對原告發函終止系爭授權契約（詳參原證 5）。

3.臺灣法院對於本件有無國際管轄權，原告未為任何論述，況依民事訴訟法第三條與第六條規定，德國法院始應有管轄權：原告對於何以臺灣法院就本事件具有國際管轄權，隻字未提，顯有未洽。

按我國民事訴訟法之規定，係以被告住所地或居所地之法院管轄為原則，查本件被告既為德國法人，本應以德國法院作為管轄法院始為公允。

再者，原告今請求確認取得系爭專利權之專屬授權，涉及其是否有權利取得以及被告是否有義務給予該智慧財產權利，故該請求標的在性質上屬於債權無疑，依民事訴訟法第三條第一項與第二項之規定，應以債務人所在地視為被告財產或請求標的所在地，並以該所在地之法院為管轄法院，是以，本件被告所在地之德國法院始為有管轄權之法院。

此外，被告乃設有營業所之人，其將所有之專利權授權原告生產製造銷售磨刀機，本件因此所生之糾紛即屬於因關於其事務所或營業所之業務涉訟者，依民事訴訟法第 6 條，被告事務所或營業所所在地之德國法院因此有管轄權。

4.本件準據法應為中華人民共和國、日本與韓國之實體法，諸如專利法規或民法等規範，非原告所主張之中華民國法；

原告並應就此等法規之提出負舉證責任： (1)有關本件準據法之選擇，原告無非係以契約履行地、契約締結地、標的物所在地與契約當事人所在地等理由，據以主張中華民國法律為關係最切者而應予以適用云云。

(2)惟查，有關涉外智慧財產案件之準據法，涉外民事法律適用法（下稱涉民法）已明文規定。

按「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律」，該法第42條第1項定有明文。

細繹其立法理由可知，立法者認為：「智慧財產權，無論在內國應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權，或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密等，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受保護，原則上亦應以各該國之法律為準」（被證6 ），換言之，涉外民事案件中有關專利權之爭議，其專利權登記之國即為權利應受保護之地，自應據以為準據法。

(3)次按，民事訴訟法第277條前段明定「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」；

另最高法院17年上字第917 號亦揭示「民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求」（被證7）。

(4)經查，本件之爭點在專利權授權之有無，乃智慧財產權案件，且本件被告為德國公司，具涉外因素，自應適用上開涉民法之規定。

復查，本件原告所主張之專利權利，分別登記於中國、日本與韓國（原告起訴狀附件A之Attachment6，即系爭授權契約第26頁），即原告所主張之專利權均未登記於台灣，該等權利應受保護之地係中國、日本與韓國，依上開涉民法第42條第1項之規定，本件之準據法即應為中國法、日本法與韓國法。

此外，原告應依前揭規定負舉證責任，提出中國、日本與韓國之實體法等相關規定，以供法院審酌。

5.被告於102 年7 月4 日、102 年7 月8 日與102 年8 月21日三次通知原告之違約事項後，業於102 年12月9日 依系爭授權契約第18.4條，依約、合法終止與原告間之專利授權關係，原告自此不得再主張任何基於系爭授權契約所生之權利，故原告主張其於103 年1 月30日發函終止系爭授權契約，洵無理由： (1)查被告於102 年12月9 日終止系爭授權契約前，已至少三次書面通知原告，指明其違約事由並表達不欲繼續合作之立場，分述如下：①102 年7 月4 日，被告發電子郵件予原告之負責人劉貴榮 （ 英文名稱：James Liu ），表示基於以下理由，被告將不再與原告交易，亦不再對原告提供支援（被證8 。

英文原文：On this basis I will make no further dealswith Paragon and also give no support to Paragonbecause this has nothing to do with a fairpartnership ）。

a.原告之磨刀機銷售成績為零，致被告之權利金收入亦為零，因此所受損害至鉅。

b.原告對於H2001 磨刀機與H3000 磨刀機之成品訂價過高，與市場行情相違，嚴重影響磨刀機售出之可能性。

c.原告以高於遠山公司過去售價之五成至六成出售磨刀機之零件，該價格甚至比被告於德國當地之售價多三成五。

②又102 年7 月8 日，被告再發電子郵件予原告之負責人劉貴榮，表示原告於過去兩年毫無明顯可見的銷售成績，被告已對原告毫無信心，且不欲繼續合作（被證9 ，英文原文：It is past two years without visible results,also not for the future. I have lost theconfidence in Paragon. I am no longer ready tolose money in Asia. ），原因如次：a.原告之生產成本過高。

b.被告未收到任何權利金。

c.原告缺乏應用技術人員進行磨刀機推廣與訓練。

③102 年8 月21日，被告又發函予原告，嚴正表示由於原告之嚴重違約，被告立即終止所授與原告之專屬授權地位（被證10）。

違約事由諸如：a.原告之磨刀機銷售成績極差。

b.原告違反系爭授權契約第1.3, 4.4, 7.4, 8.1與13條。

c.原告未依約提供101年市場預測報告。

(2)依據系爭授權契約第18.4條，對於原告之重大違約事由，被告有權於三次書面通知後終止系爭授權契約（英文原文：HAWEMA has the right to terminate this Agreementafter three times written notice if PARAGON failsto perform its material obligations. Main reasoncan be the failure to pay invoiced royalty fees orproduct quality issue mentioned in art. 6.1.）。

是以，被告就原告之諸多違約事項，經三次書面通知後終止系爭契約，已合於上開條款之規定，自屬有效終止，原告與被告間自此不再有任何授權關係。

6.被告係針對原告之諸項重大違約事項，依約、合法終止系爭授權契約，樣樣均有所本，並逐一羅列於102 年12 月9日之終止信函內，茲分項說明如后： (1)原告未提供任何市場報告，已違反系爭授權契約第1.3 條。

(2)原告未成功售出任何一台磨刀機，已違反系爭授權契約第16.2條。

(3)原告未付清頭期款，已違反系爭授權契約第16.1條。

(4)原告亦未清償其餘應付帳單，例如前述壹、五、所指之技術訓練費用，已違反系爭授權契約第11.2條第2項。

(5)原告未經被告同意，任意變更磨刀機之細部，使用較廉價之鋁製齒輪取代被告原本使用之鋼製齒輪，嚴重影響磨刀機品質，此參被告自製以鋼製齒輪製造之磨刀機測試報告（告證11），與原告擅以鋁製齒輪製造之磨刀機測試報告（告證12），足見後者之品質極不穩定且誤差極大。

原告事後亦未通知被告，已違反系爭授權契約第7.4 條。

(6)原告於磨刀機之市場行銷，無任何積極作為。

(7)除上開於終止信函中羅列之理由外，原告一直怠於與被告溝通，包括被告指派技術人員至原告處進行技術訓練後，未有任何反應，亦怠於回覆被告於通信聯絡中所提出之問題。

7.被告並未怠於提供相關之文件，反之，所有文件均已提供原告，原告即因此得以順利製造磨刀機：綜觀原告起訴狀內容，可知其指稱被告違約之唯一理由乃被告未提供授權文件，惟查，原告所稱並無理由，實則，被告已將所有授權文件提供予原告，試問，原告製造「五軸CNC 磨刀機」之技術，均仰賴被告提供，若被告怠於提供授權文件，原告何以能完成製造H2001 磨刀機與H3000 磨刀機？此外，被告有多位證人可以證明所有文件均已提供予原告，包括三位德籍工程師與一位台灣工程師，倘將來法院認有釐清此爭點之必要，可傳喚此等工程師以證明之。

8.原告自始未付清250,000 歐元之頭期款，依系爭授權契約第16.1條之意旨，即原告自始未取得系爭專利之授權：依系爭授權契約第16.1條規定，原告需支付250,000 歐元頭期款作為取得系爭專利權授權、產品銷售與授權文件之對價（前述壹、五、參照），換言之，原告若欲取得系爭專利權之授權與授權文件，並進而生產、製造、銷售磨刀機，即必須依約支付250,000 歐元，始能取得該等權利。

今原告僅支付35,000歐元之頭期款，其餘至今尚未支付，依據系爭授權契約之意旨，原告自始未取得授權，即不得主張任何系爭授權契約之權利。

9.原告至今仍積欠220,000 歐元未清償，應負債務不履行之責；

再者，原告未付清頭期款因而未取得授權，卻仍使用原告之專利權製造販售磨刀機，乃不當得利，應返還被告： (1)按「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。」

民法第227條第1項定有明文。

經查，原告至今仍積欠被告220,000 歐元之頭期款與訓練費用，係不完全給付且陷於給付遲延，因此應負債務不履行之責。

(2)此外，原告自始未取得授權已如前述，卻仍使用被告之專利權製造販售「五軸CNC 磨刀機」，造成被告損害，核屬不當得利，原告應將所受利益返還被告（民法第179條）。

10.綜上所陳，本專利授權契約事件應以德國法院為管轄法院，復因系爭契約之專利分別為中華人民共和國、日本、韓國等外國法，原告應就此管轄權之程序事項及其主張先提出其論證基礎，詎原告隻字未提，顯徵其毫無論據。

其次，被告因原告技術及銷售能力不足而無法履行契約等因素，業於102 年12月9 日依系爭授權契約第18.4條，依約、合法終止與原告間之專利授權關係，原告自此不得再主張任何基於系爭授權契約所生之權利，故原告主張其於103年1 月30日發函終止系爭授權契約，洵無理由。

況原告自始未付清250,000 歐元之頭期款，依系爭授權契約第16.1條之意旨，即原告自始未取得系爭專利之授權。

是以原告請求確認其就系爭專利具有永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，顯無理由，為此懇請鈞院鑒核，並駁回原告之請求，

三、兩造不爭執事項：

（一）兩造簽署有附件A 所示之「Cooperation and LicenseAgree ment for HAWEMA Tool Grinding Machines」（下稱系爭契約），其中，被告於100 年7 月29日簽署，原告於100 年8 月1 日簽署。

依系爭契約第18.1條約定，系爭契約之有效期間為100 年8 月1 日起至115 年12月31日止。

（二）被告於102 年12月9 日以書面通知原告終止系爭契約。

（三）原告於103年1月30日以書面通知被告終止系爭契約。

四、本件經依民事訴訟法第271條之1 準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷1第313頁）：

（一）被告於102 年12月9 日以書面通知原告終止系爭契約，被告是（應更正「得」）否主張原告違約有理由而生終止之效力？

（二）原告於103 年1 月30日以書面通知被告終止系爭契約，原告是（應更正「得」）否主張被告違約有理由而生終止之效力？

（三）原告是否取得系爭契約（起訴狀附件A ）第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權？

五、本院之判斷：

（一）被告於102 年12月9 日以書面通知原告終止系爭契約，被告得否主張原告違約有理由而生終止之效力？經查，被告於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日三次通知原告之違約事項後，業於102 年12月9 日依系爭契約第18.4條對原告終止系爭契約之情，有被告提出寄予原告之通知信函及原告提出被告寄予原告之終止契約函（見本院卷1 第182-185 頁、第119 頁）可憑，並為原告所不爭執（見本院卷1 第313 頁）。

再查，被告寄予原告之終止契約函中提及終止系爭契約之理由3 為原告未付清系爭契約之首期付款（本院卷1 第119 頁），另依系爭授權契約第16.1約定原告需支付25萬歐元首期付款作為取得系爭專利權授權、產品、銷售與授權文件之對價（見本院卷1 第56 頁 反面），被告又稱原告方面僅支付3 萬5 千歐元之首期付款。

原告則主張稱其分別給付被告15萬歐元、3 萬5 千歐元作為授權費頭期款，針對授權費頭期款差額6 萬5 千歐元之給付名義，經過被告員工○○○、原告員工○○○議定將授權費頭期款差額6 萬5 千歐元納入H2001 設備名義付款，被告遂將H2001 設備之發票金額從13萬5 千歐元調整為20萬歐元，原告並已分次將3 萬9 千歐元、5萬歐元、5 萬歐元、5 萬歐元、1 萬1 千歐元匯給被告，就H2001 設備所溢付的6 萬5 千歐元作為授權費頭期款差額之給付等情（見本院卷1 第193-194 頁）。

惟按「請求履行債務之訴，原告就其所主張債權發生原因之事實，固有舉證之責任，若被告自認此項事實而主張該債權已因清償而消滅，則清償之事實，應由被告負舉證之責任」（最高法院28年上字第1920號判例要旨可資參照）；

此外，金錢交付之原因甚多，特定金錢給付是否符合特定債務之清償本旨，除須證明有金錢之交付外，尚須就債務清償之原因事實負舉證之責。

查除3 萬5 千歐元外，被告均否認原告之其餘匯款與授權費頭期付款相關（見本院卷1 第251、276 頁），且固然原告所稱其已全數償付首期付款則而提出付款水單及被告開立之發票為證（見本院卷1 第211-220 頁），然而此等資料所記載之匯款及清償名義（除3萬5 千歐元部分外），均非授權費頭期付款，故原告並未能舉證證明此等付款均為系爭契約應付給被告首期款之其餘欠款而清償完畢。

另原告所稱經過被告員工○○○、原告員工○○○議定將授權費頭期款差額6 萬5 千歐元納入H2001 設備名義付款，被告遂將H2001 設備之發票金額從13萬5 千歐元調整為20萬歐元云云，亦無證據資料可資參酌。

復參諸證人○○○於本院審理時證述「（問：原告稱是否被授權與原告公司○○○先生約定付款名義調整之事項？被告公司是否知悉此事？）我並非負責財務，合約及金錢部分都不是我負責的，所有的事情都是（原告代表人）Hubert Haller 指示我的，所有的事情我都不知情。

我不清楚被告公司是否知道這件事，我也沒有跟○○○有任何約定」等語（本院卷2 第15頁），以及證人○○○非被告公司員工，僅係協助被告公司翻譯文件及回答技術問題（見本院卷2 第13頁Hubert Haller 筆錄、第14頁○○○筆錄），可認證人○○○尚無權代理被告公司與原告員工○○○議定將授權費頭期款差額6 萬5 千歐元納入H2001設備名義付款，被告遂將H2001 設備之發票金額從13萬5千歐元調整為20萬歐元，就H2001 設備所溢付的6 萬5 千歐元作為授權費頭期款差額之給付。

即使證人○○○於本院審理時證述「（問：請問就上開問題所述之付款及發票之開立等細節，被告公司是否均係透過○○○與原告公司洽商？）是」（本院卷2 第20頁），而證人○○○所為無權代理之行為，未經被告公司本人之承認，對於被告公司不生效力（民法第170條第1項規定可資參照）。

此外，證人即原告公司法定代理人劉貴榮於本院審理時亦證述「（問：請參酌原證11，由原證11之7 張匯款水單，可否指明究竟何筆匯款為授權金頭期款、何筆匯款為H2001 磨刀機款項（提示）？）我們是以全額來計算，就是扣除購買機器以外的就是授權金，之前有一個15萬歐元是不計入其他機器款項中。

中間有一些稅額部分需要扣除的，都是會計師建議扣除的項目。

但被告告訴我們他們之前與遠山公司合作時，是以何種名義支付給被告可以節稅，我們就以這種名義來支付給被告。

我承認這些款項名義是有一些灰色空間」等語（本院卷2 第43頁），又參諸原告所提出之原證12、原證13被告開立之收據（本院卷1 第218-220 頁），顯然原告對被告尚有其他債務須清償或匯款，可認關於原告是否確實匯款清償扣除3 萬5 千歐元之剩餘授權費頭期款，原告法定代理人並未能清楚交待並與被告核對記入收據或匯款水單中，實難認原告就是否確實匯款清償扣除3 萬5 千歐元之剩餘授權費頭期款已盡舉證責任。

綜上，應認被告以原告積欠系爭契約首期付款為由而終止系爭契約，尚非完全無據。

即被告於102 年7 月4 日、7 月8日、8 月21日三次通知原告之違約事項包括未付清頭期授權款後，業於102 年12月9 日依系爭契約第18.4條對原告終止系爭契約，應生終止之效力。

（二）原告於103 年1 月30日以書面通知被告終止系爭契約，原告得否主張被告違約有理由而生終止之效力？被告於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日三次通知原告之違約事項包括未付清頭期授權款後，既於102 年12月9 日依系爭契約第18.4條對原告終止系爭契約，而生終止之效力，則原告於103 年1 月30日以書面通知被告終止系爭契約，對於系爭契約經被告終止之效果不生影響。

（三）原告是否取得系爭契約（起訴狀附件A ）第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權？原告主張其於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條約定已對被告終止系爭契約，應依系爭契約第18.6條之約定，取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。

按系爭契約第18.6第(i) 項明定若原告依第18.5條約定以被告未能治癒之違約或瑕疵，或依第18.3條所約定其中之一事由為由，終止系爭契約，原告有權取得下列救濟：(1) 於第18.5條之情況，原告依前開第4.1條所獲得之權利及授權地位，均立即成為永久、不得撤銷且免權利金，惟以被告故意未盡其系爭契約所定義務為限，就非故意且可治癒之情況，於被告回歸系爭契約履行後，原告仍應給付授權金（見本院卷第10頁原告民事起訴狀系爭契約第18.6條中譯文）。

故依系爭契約第18.6第(i)項約定內容，以被告故意未盡其系爭契約所定義務為限，原告方可行使如附表所示之免付權利金之授權。

同前所述，應認被告以原告積欠系爭契約首期付款為由而終止系爭契約，尚非完全無據。

此外，原告於被告對其終止系爭契約後，才又主張被告違約而對被告終止系爭契約，既然可認被告以原告積欠系爭契約首期付款為由而終止系爭契約尚非完全無據，即被告顯非「故意未盡其系爭契約所定義務」而違約，原告便尚難取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。

六、綜上所述，被告以原告積欠系爭契約首期付款為由而終止系爭契約，尚非完全無據。

即被告於102 年7 月4 日、7 月8日、8 月21日三次通知原告之違約事項包括未付清頭期授權款後，業於102 年12月9 日依系爭契約第18.4條對原告終止系爭契約，應生終止之效力。

原告於被告對其終止系爭契約後，才又主張被告違約而對被告終止系爭契約，既然可認被告以原告積欠系爭契約首期付款為由而終止系爭契約尚非完全無據，即被告顯非「故意未盡其系爭契約所定義務」而違約，原告便尚難取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。

原告起訴確認原告就兩造於100 年8 月1 日簽署如附件A 所示「Cooperation andLicense Agreement for HAWEMA Tool Grinding Machines」（HAWEMA工具磨床合作及授權契約）取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，即無理由，應予駁回。

。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 2 月 1 日
智慧財產法院第三庭
法 官 范智達
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 2 月 4 日
書記官 劉筱淇