智慧財產及商業法院民事-IPCV,103,民專訴,95,20170531,4

智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第95號
原 告 中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人 林陳滿麗
訴訟代理人 黃麗蓉律師
馮達發律師
李彥群律師
被 告 宋健民
訴訟代理人 張澤平律師
林曉晴律師
複代理人 林佳韻律師
上列當事人間專利權移轉登記事件，本院於106 年4 月18日第一階段言詞辯論終結，現為中間判決如下：

主 文

一、對於附表所示編號1-4之專利權部分：㈠原告主張享有實施權為有理由。

㈡原告請求被告移轉登記予原告為無理由。

二、對於附表所示編號5-16之專利權部分：㈠原告主張享有實施權為有理由。

㈡原告請求被告移轉登記予原告為有理由。

事實及理由為便利兩造及社會公眾閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。

一、審理過程概要【01】本案是原告於103 年9 月10日向本院呈遞起訴狀，先經本院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於同年12月19日將本案分由審理庭辦理。

後來於105 年9 月1 日因承審法官異動，改由我承受辦理。

我於收案後，即於同月30日擬具審理第一階段審理計畫，除裁定最後舉證期間（第一階段審理計畫送達後20日，即105 年10月24日為止）外，並命兩造依指示方式彙整各自已提出之證據、進行第一階段中間判決前之言詞辯論準備（本院卷六第251 頁）。

其後兩造陸續完成所指示事項，其中被告於105 年12月16日提出第一階段言詞辯論之答辯狀（本院卷七第170-188 頁），原告於106 年2 月13日提出同階段辯論之準備狀（本院卷七第211-293 頁）。

至此，我認為第一階段之準備已經充足，於是在106 年3 月2 日通知兩造將於106 年3 月28日進行第一階段言詞辯論，並請兩造預先充分準備，最後如期進行辯論程序，並為本中間判決。

二、中間判決說明㈠【02】各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決，民事訴訟法第383條定有明文。

本案原告請求確認實施權及移轉登記之專利權或專利申請權，經原告多次變更後，最後確定有54項之多，其間個別專利（申請）權涉及爭點之訴訟資料繁多，攻防範圍難以收斂，為有效進行審理，以確保兩造之適時裁判請求權，自有必要加以分階段集中審理，並以中間判決適時明確遮斷新攻防方法提出，達到促進訴訟之目標。

㈡【03】按照第一階段審理計畫所定之目標，第一階段審理是針對附表所示編號1-16專利權之相關請求所涉全部獨立攻擊防禦方法進行言詞辯論，故本中間判決將對此所涉獨立攻擊防禦方法進行有無理由之判斷。

惟如同終局判決所可能發生的情況，如果其中部分攻擊防禦方法對於判斷結果無影響時，並不會逐一全部判斷。

㈢【04】由於中間判決之目的僅在收斂爭點、促進集中審理，未必須如終局判決，因須滿足憲法訴訟權，而須有較詳盡之說明。

民事訴訟法第384條之1 也規定：中間判決之判決書，其事實及理由得合併記載其要領。

所以本中間判決將依此規定，簡要為判斷理由之說明。

㈣【05】本件中間判決後，其實原告對於附表所示編號1-16專利權之本案請求，已達於可為終局判決的程度，依照民事訴訟法第382條的規定，我已經可以就該部分為終局判決。

但如此處理，將強行割裂原告關於附表所列全部專利權之相關請求為二個以上的程序（因為一部終局判決後，即有在法定不變期間內上訴救濟的問題；

倘經上訴，全案就會被分裂為兩部分，一部分須送上訴，一部分繼續由我審理），這樣將對兩造均造成程序上的不利益，所以此次中間判決部分，我將暫緩為終局判決，原則上將等到附表全部專利權所涉的獨立攻防方法均審理後，再全部一起為終局判決。

三、判斷理由要領㈠【06】對於附表所示編號1-4所示之專利權部分：⒈【07】原告主張：兩造間因存有合營契約關係（JointVenture Agreement ，以下簡稱JVA ），由原告出資，被告提供技術，共同開發鑽石相關產品。

兩造先後簽署有JVA 英文版、中文版及JV增補條款（分見原證1-1 ～1-3 ），依JV增補條款第3條第1-3 項、第4條第1項之約定，原告對於附表編號1- 4所示之專利權，應有實施權；

如果不能根據上述約定有實施權，則依專利法第7條第3項但書亦有實施權。

另外，因為附表編號1-4 之專利權依約支付權利金之期限已經終了，依JV增補條款第4條第5項，原告應可請求將此部分專利移轉過戶。

因此，請求確認對附表編號1-4 之專利權有實施權，並請求移轉登記。

⒉【08】被告抗辯：原告對於附表編號1-4 之專利權依約支付權利金之期限並未終了，所以原告不能依照JV增補條款第4條第5項請求移轉登記。

且原告有多項違約情事，依照兩造後來又簽署的備忘錄㈢（即原證1-6 ）第8條之約定，被告即無移轉登記的義務。

又原告多項違約的情事中，其中有一項是未依約支付權利金，所以原告也不應該依約有實施權。

⒊【09】對兩造以上爭執，我認為：在請求確認實施權的部分，原告有理由；

但請求移轉登記部分，原告無理由。

扼要說明理由如下：⑴【10】兩造對於附表編號1-4 所示之專利權為兩造JVA 關係下所共同開發之技術，並無爭執。

則依JV增補條款第3條第1項，原告即擁有優先使用權，被告據此即有容忍原告實施之義務，原告此項權利是根據其出資而來，即使原告未依約給付權利金，被告應該另訴請求權利金，不能執以否認原告的實施權。

⑵【11】惟有關原告請求移轉登記部分，縱使此部分如原告所主張依約支付權利金之期限已經終了，但原告既然還有部分權利金沒有實際支付（原告不否認此項事實，僅另主張已經抵銷而消滅其支付義務，但我認為此項抵銷主張並不合法，詳如後述），且其金額非少（依原告所提自98-101上半年度有支付部分，均在上千萬元之譜，見原證11），應認權利金之支付與專利權之移轉登記間，存有對價關係，可執備忘錄㈢第8條為反面解釋（該條原規定除原告違約外，被告於到期時有移轉義務；

經反面解釋，如原告違約且屬重要，被告即無立即移轉義務），而暫免履行此部分義務。

但如果之後原告履行權利金支付義務，或者合法為抵銷主張，到時候原告仍然可以請求移轉登記，所以並不至於對原告不公平。

⑶【12】原告主張其未付權利金，已經抵銷，是提出原證18的存證信函作為證據，但查此信函內容對於憑以抵銷之債權內容為何，並未有明確說明，僅稱因被告「涉有刑法洩漏業務上知悉之工商秘密及偽造文書罪等相關罪嫌，致嚴重損及中砂公司之權益等事」，原告已經提起訴訟，求償金額至少1億2652萬9558元，但究竟其該事件詳細的人、事、時、地、物為何？即使因另案提出訴訟而為被告所知悉，但其求償總額未必與未付權利金之金額完全相符，此時究竟以何筆損害賠償請求權抵銷，仍非明確，故難認已為合法之抵銷主張，附帶在此敘明。

㈡【13】對於附表編號5-16所示之專利權部分：⒈【14】原告主張：因為附表編號5-16所示之專利權是未經使用於量產的產品，故在請求確認實施權部分，大致與前述編號1-4 部分相同，但在請求移轉登記部分，則是依JV增補條款第3條第5項、備忘錄㈢第7條約定，亦即：在JV終止後，所有因執行JV所產生由被告名義持有的專利權，除已經量產使用的專利權外，被告應返還該等專利權之價款，始能保有該等專利權，否則應在一周內無償過戶原告。

⒉【15】被告抗辯：按照JV增補條款第3條第5項的約定，被告有選擇之支付專利權價款保留專利權的權利，但原告一直不明確列出各該專利權的價款，被告無從行使其選擇權，而不可歸責，所以原告不能請求移轉。

而原告不能請求移轉，就不能享有實施權。

⒊【16】對兩造以上爭執，我認為：原告全部有理由。

扼要說明理由如下：⑴【17】請求移轉登記與請求確認實施權，兩者的基礎不同。

按照雙方合營契約的精神，原告的專利實施權應來自於其出資，依照JV增補條款第3條第1項約定，原告的專利實施權就應該可以確認。

⑵【18】被告是把JV增補條款第3條第5項的約定文字，自己解釋成他有所謂的「選擇權」，因為原告讓他的選擇權沒辦法行使，所以不應該就認為他不願保有該等專利權而應該依約無償過戶。

但JV增補條款第3條第5項的關鍵原文是：「本JV終止後，... ，乙方應返還甲方為該等專利權所支付之一切費用加計合理利息，此後該等專利權之權益利益及價值完全歸屬乙方所有。

屬乙方未返還價款之專利權，乙方同意一週內無償過戶予甲方，過戶費用由甲方支付，... 」。

依此約定之文字解釋，是乙方（即被告）可以透過返還價款與否，產生是否保有專利權的效果，而不是乙方真的有所謂的選擇權。

只要「乙方未返還價款之專利權」，其法律效果就是「乙方同意一周內無償過戶予甲方」。

至於被告所抗辯，因不知確切應返還的價款為何，至少也應先返還其主觀上所認知的價款，遇有爭議，才來確定究竟被告是否已經支付了足額價款，而不應價款分文未付，卻以自己創造的「選擇權」而要解免或阻卻依約之移轉義務。

所以原告請求移轉此部分的專利權登記，為有理由。

四、促進後續訴訟說明㈠【19】為發揮中間判決收斂爭點、促進訴訟之功能，我已經於106 年4 月18日當庭指示：自即日起進入第二階段審理程序之書狀先行程序（本院卷八第5 頁），請兩造針對原告民事準備狀附表編號17至54號之專利權於106 年6 月19日前提出第二階段言詞辯論準備書狀。

㈡【20】本案自繫屬本院至今，已近三年，所以我在之前就已經諭知本案的最後舉證期間，再進行了第一階段言詞辯論與本件中間判決，從而兩造不能再針對後續辯論中所涉本中間判決之相同爭執事項，另外提出新攻防方法（特別是新事實、新證據），而僅能未來併同終局判決上訴為救濟，以避免同一判決前後矛盾，並維護程序公平。

如仍有違反者，將依民事訴訟法第196條予以失權制裁，以利促進訴訟，盡可能保障兩造適時裁判請求權。

中 華 民 國 106 年 5 月 31 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中 華 民 國 106 年 5 月 31 日
書記官 張君豪