智慧財產及商業法院民事-IPCV,104,民商上,14,20161013,2

智慧財產法院民事判決
104年度民商上字第14號
上 訴 人 日盛證券股份有限公司
法定代理人 唐承健
訴訟代理人 陳美玲律師
王乃中律師
被 上訴人 日盛證券投資信託股份有限公司
法定代理人 彭祖瀚
訴訟代理人 張東揚律師（兼送達代收人）
廖嘉成律師
李維峻律師
參 加 人 經濟部智慧財產局
法定代理人 洪淑敏（局長）
訴訟代理人 盧耀民
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國104 年8 月7 日本院103 年度民商訴字第45號第一審判決提起上訴，本院於105 年9 月22日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。

本件係商標法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

二、次按「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：…三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。

…六、如不許其提出顯失公平者」、「前項但書各款事由，當事人應釋明之。」

，民事訴訟法第447條第1項但書第3款、第6款、第2項分別定有明文。

又按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。」

，商標法第63條第1項第2款亦有明文。

查被上訴人雖於本院第二審第一次準備程序期日前提出系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定廢止事由之抗辯，惟因兩造於原審協議之爭點涉及系爭商標是否有廣泛使用而屬著名商標，且被上訴人原審民國104 年7 月23日民事綜合辯論意旨㈡狀第5 至6 頁已陳明：「系爭商標並非著名商標，原告（即上訴人）至今也提不出充分的證據資料佐證系爭商標在85年被告（即被上訴人）設立時『迄今』已廣為使用而遭相關業者普遍周知。

…僅憑證券存摺與77年商業週刊二紙如此微量的使用資料，根本不足以佐證系爭商標為著名商標!原告依現行商標法第70條第2款主張被告構成商標侵權，即屬無據」等語，依現行商標法第70條第2款要件觀之，若系爭商標因上開廢止事由而廢止註冊，既不符合著名之註冊商標之要件，堪認被上訴人於第二審提出商標廢止之抗辯係對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充，且上訴人於99年12月間更換商標，被上訴人為瞭解並評估系爭商標廢止之可能性，於104 年11月13日向經濟部智慧財產局提出廢止申請（如被上證12－1 、12－2 ），就時間推算包括上訴人全台營業據點更換logo所費時間、系爭商標繼續停止使用已滿3 年、被上訴人調查系爭商標是否全面停止使用之所費時間，足認被上訴人尚無刻意延滯訴訟之情形，且若系爭商標於第一審審理期間未使用尚未滿3 年，但於第二審時已滿3 年，卻不可提出商標廢止抗辯，顯非公平，且有礙紛爭解決之一次性，故被上訴人於第二審提出系爭商標廢止抗辯，符合民事訴訟法第447條第1項但書第3款、第6款規定，應准予提出。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：㈠上訴人於50年12月8 日即已設立登記，迄今已逾50餘載，所營事業包括證券商、期貨商、期貨交易輔助人及信託業，在70年代是營業規模高達百億的證券王國，全臺證券市場有接近三分之一之成交量集中在上訴人，為國內知名企業，更廣為證券業及相關證券市場投資人所熟知。

依據中華徵信所自76年開始將證券業納入臺灣地區大型企業排名顯示，當年證券業之第一名即為上訴人，此後到89年間仍持續保持第三名或第四名，直到98年仍然在證券業中盤據前十名，在臺灣證券交易所網站所公布的證券商成交量及市占排名，上訴人在102 年全年度為第七名，103 年1 至9 月均名列前十名，在競爭激烈的證券市場始終屹立不搖。

另上訴人自76年起陸續申請並取得註冊第29775 、36936 、101987、103957號等「日盛」商標在案，其中註冊取得之第29775 、36936 號商標（下稱系爭商標1 、系爭商標2 ，合稱系爭商標，如本判決附圖1 、2 所示），更分別早於77年5 月16日、78年7 月1日即已註冊在案，經二十餘年來廣泛長期使用，實已廣為業界及相關消費者所普遍認知，更成為上訴人之企業表徵及標誌，具有相當高之識別程度，而其中系爭商標2 圖樣中之文字即為「日盛」二字。

詎料，被上訴人並非上訴人之關係企業，亦非上訴人之母公司日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）成員，於85年12月26日公司設立登記時，未取得上訴人之同意，竟以上訴人已註冊之著名商標「日盛」二字作為其公司名稱之特取部分，被上訴人經營證券投資信託業、證券投資顧問業，與上訴人所經營之證券、期貨、信託業務及系爭商標指定使用之股票買賣業務之服務，同屬金融、投資、證券業務，乃同一商品或類似商品之業務。

是以，被上訴人使用「日盛」作為其公司名稱之特取部分，自易造成相關消費者混淆誤認，誤以為被上訴人為上訴人之關係企業，或誤以為被上訴人為上訴人母公司日盛金控之成員，或誤以為被上訴人與上訴人或上訴人母公司日盛金控間有任何關係。

被上訴人迄今仍持續使用「日盛」為其公司名稱之特取部分，持續侵害系爭商標至今，而商標法上「禁止侵害請求權」之目的既在排除未來可能之侵害，而非審究過去是否造成上訴人損失，即應先判斷被上訴人公司設立之初是否已侵害他人商標，若侵害持續，則在審理上訴人起訴請求排除侵害時應依判決時有效之商標法為斷，準此，被上訴人於85年12月26日設立之初以「日盛」二字作為公司名稱之特取部分，依設立登記當時有效商標法規定，已構成侵害商標權，而其侵害行為持續至今，是本件於審理上訴人請求排除商標權侵害行為時，爰依適用現行商標法第69條第1項及第70條第1項第2款規定提起本件訴訟。

㈡系爭商標並無廢止事由：⒈系爭商標並未停止使用達三年：上證26、30及36上僅僅有一「盛」圖存在，若與系爭商標1（僅有一「盛」圖）或系爭商標2 （有一「盛」圖及「日盛」二字）相較，上證26、30及36明顯與系爭商標2 較為近似，既然上證26、30及36明顯缺少系爭商標2 「日盛」二字，被上訴人豈可捨近求遠的先指摘上證26、30及36並非使用系爭商標1 ，而是使用部分之系爭商標2 圖樣，再主張因為僅部分使用系爭商商標2 ，因此亦非商標之使用？再者，上證26、30及36的商標圖樣與系爭商標1 間僅有「字體些微差異」，但與系爭商標2 間則有「缺少日盛二字之重大差異」，被上訴人以區區「字體些微差異」為由，主張上證26、30及36係使用「有重大差異」之系爭商標2 圖樣，此種邏輯不符經驗法則及論理法則。

既然上證26、30及36根本缺少系爭商標2 之「日盛」二字，二者有重大差異，則依「註冊商標使用之注意事項」第3.2.1 點之規定，不應認為上證26、30及36係使用系爭商標2 。

反之，上證26、30及36既僅有些微字型上差異，依上揭「註冊商標使用之注意事項」第3.2.1點之規定及商標法第64條，應認為上證26、30及36即係使用系爭商標1 之證據。

況且，上證36之第一筆紀錄為85年10月9 日，可見上證26、36之存摺發行日早於第101987號與第103957號商標註冊公告日，亦即該存摺發行時根本尚未有第101987號及第103957號商標存在，則上訴人豈可能在發行上證26及上證36存摺時使用「未來才存在之商標」，而上證28存摺上載有圖及「日盛證券」文字，合併以觀即與系爭商標2幾乎相同，二者顯具有同一性。

將系爭商標之「日盛」結合其服務內容「證券」，而以「日盛證券」行銷服務，依一般社會通念，此種商標使用方式於客觀上仍足以使消費者認識為商標使用。

⒉上訴人主張被上訴人於85年12月10日設立登記時至今，未經上訴人同意即以「日盛」二字作為其公司名稱之特取部分，因而侵害上訴人分別於77年5 月16日、78年7 月1 日註冊在案之系爭商標，縱使本院認定系爭商標「現在」有廢止原因或經濟部智慧財產局（下稱智慧局）作成廢止處分，被上訴人之侵權時間點既在商標廢止前（至少係在本件訴訟提起日前）已存在，上訴人已取得排除侵害請求權，因商標廢止係向後失效，被上訴人焉能主張系爭商標「現在」有得廢止之原因，進而主張上訴人不得行使「廢止前」已取得之排除侵害請求權。

㈢上訴人並無默示同意被上訴人使用系爭商標「日盛」作為其公司之特取名稱：⒈上訴人從未明示或默示授權系爭商標予被上訴人使用作為其公司名稱之特取部分，若將「商業合作」解讀為「默示同意使用商標」將破壞契約自由與表意自由原則，形同課予商標權人明示反對之義務，增加法律所無之內容，契約乃雙方當事人藉由各自之意思表示達到合致而成立，意思表示除須有主觀之意思外，尚須有客觀外在之表示行為始可。

例外情況，在欠缺其中一方之明示意思表示時，應以嚴格之標準審視是否法律明定已有意思表示，或未表示同意之一方是否已有充分行為、舉動得足以推知其已有同意，否則應認為僅屬單純之沉默而非同意。

倘若採取寬鬆之標準，輕易的將「單純之沉默解為默示同意」或「知悉而未反對解為默示同意」，則形同「未同意之一方」反倒負有「主動表示拒絕之義務」或「主動澄清未同意之義務」，破壞民法契約自由原則與表意自由原則。

尤其，在侵權行為事件中，應採取更嚴格之標準判斷被侵權人有無默示同意，若輕易將被侵權人「單純的沉默」和「暫時性的容忍」直接解讀為默示同意被他人侵權，誠屬扭曲被害人之真意、剝奪其合法權益。

被上訴人與上訴人或上訴人集團過去在合作時，雙方均慣行簽訂相關契約保障雙方權益，諸如委任銷售契約（被證20）、商標授權備忘錄、協議書，然上訴人與被上訴人雙方卻從未針對重要的系爭商標簽訂任何授權契約（此為被上訴人所不否認），已足以推知上訴人並未同意授權系爭商標予被上訴人，更遑論同意被上訴人使用系爭商標作為公司名稱。

原判決未審酌兩造過去慣行以簽約模式合作，亦無視於「兩造從未簽訂商標授權契約」之事實，逕認「有默示同意」，顯有違誤。

⒉從被上訴人於97年5 月20日與訴外人日盛金控公司簽訂之協議書第一條（被證19）以及被上訴人與上訴人之他訴訟案件，亦可知上訴人早已表明不同意系爭商標之權益受被上訴人影響，可見被上訴人早於97年5 月間即知悉上訴人並未授權或同意被上訴人使用系爭商標，因而為恐申請近似商標遭核駁，特別要求訴外人日盛金控公司須協助取得上訴人出具之使用同意書，亦即於97年5 月間，上訴人並未同意被上訴人使用系爭商標。

又於簽定前揭協議書後，被上訴人對於上訴人（尚有其他3 位被上訴人）提起民事訴訟，請求確認上訴人同意被上訴人申請近似於系爭商標之商標，併請求上訴人交付申請同意書。

上訴人於該訴訟中，早已再三明確表示「從未同意」被上訴人註冊近似商標。

該案迭經臺北地方法院100 年度智字第37號民事判決、本院102 年度民商上字第7號民事判決、最高法院103 年度台上字第1484號民事裁定確認「上訴人未同意被上訴人註冊近似商標」，此亦足證上訴人早已明示不同意系爭商標之權益受被上訴人影響。

依一般經驗法則及論理法則，上訴人既已不同意被上訴人「註冊其他近似商標」，對於被上訴人以系爭商標作為其公司名稱特取部分此種影響系爭商標權益更鉅之情況，上訴人更是不可能加以同意。

⒊被上訴人雖提出雙方過去業務往來之相關文件，充其量僅能認定「雙方過去曾有商業合作」及「上訴人『知悉』被上訴人使用系爭商標作為其公司名稱特取部分」之事實而已。

在進一步判斷上訴人有無「默示同意」時，則尚涉及權利人行使權利之選擇自由，應採取嚴格之標準，否則形同課予未同意之一方（即權利人）有積極主動表示反對之義務，顯非公平。

上訴人既係股份有限公司組織，依公司法第202條規定對於商標之授權同意唯有透過董事會決議，方生效力，上訴人之董事會既從未就此決議同意授權被上訴人使用（此為被上訴人所不否認），則僅以董事長個人所為之同意（假設有之），亦無拘束上訴人公司之效力，不應作為本件認定事實之基礎。

況且，被上訴人於97年間與訴外人日盛金控公司所簽定之「協議書」（被證19）及上訴人於臺北地方法院100年度智字第37號、本院102 年度民商上字第7 號、最高法院10 3年度台上字第1484號民事事件早已再三明確表示「從未同意」被上訴人註冊近似「日盛」之商標，並獲確定判決所採認，在在皆足確認上訴人已明示或默示不同意被上訴人使用系爭商標。

㈣被上訴人已違反82年商標法之規定：⒈82年商標法第65條已明白表明禁止「以他人註冊商標作為公司名稱」之法律立場，其增訂之立法說明認為在依92年修正前之商標法，使用他人著名商標作為公司名稱之行為應該構成商標權之侵害，僅因法未明文，致有認為不構成侵害，於是加以明文化，免生疑義。

否則，若前述行為依修正前之商標法不屬於侵權行為，自無需於92年修法時增訂此條規定認為此種行為屬於侵權行為，亦無需於立法說明中言明增訂之「以杜爭議」。

是以，92年之前未得商標權人同意，以他人著名商標作為公司名稱之特取部分亦屬侵害商標權之行為，本院98年度民商上字第2 號及102 年度民商訴字第37號民事判決即採此見解，並於判決中論述甚詳。

既然82年商標法已將「使用他人註冊商標作為公司名稱」提升到刑事懲罰之範圍，舉重以明輕，此等已嚴重到列為刑事責任之行為，豈可能在民事上反被認為是合法的？若係如此，將產生「刑事違法的行為，民事卻非侵權行為」的奇怪結論，割裂整體法律價值，造成法律秩序錯亂與矛盾。

⒉按由侵權行為所生之「損害賠償請求權」及「排除侵害請求權」，二者規範目的不同。

前者係審究過去已發生之違法行為，側重於損害之填補，以行為人主觀有故意過失為要件；

後者則在論究未來可能之違法行為，側重於損害之防堵，是以凡是客觀上有防堵之必要，即可加以發動，行為人之主觀即非所問。

此觀民法第18條第1項「人格權侵害之排除請求權」、民法第767條「物上請求權」、專利法第96條第1項、著作權法第84條、現行商標法第69條第1項所訂「排除侵害請求權」中，均無故意過失為其要件自明，可知侵權行為人之主觀並非民事排除侵害請求權之要件。

⒊退步而言，縱使「侵權行為人之主觀係排除侵害請求權之要件」，本件被上訴人於設立登記之時早已知悉系爭商標之存在，故仍符合82年商標法第65條之要件，「惡意」乃指行為人「明知」之意，依82年商標法第65條：「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分…」之規定，乃指行為人倘「明知為他人註冊商標，卻仍將之作為公司名稱之特取部分」，屬法律所禁止之範圍。

原判決第五、㈡點，已認定系爭商標於被上訴人設立登記時已屬著名商標，廣為相關業者或消費者所熟知，則被上訴人於85年12月26日設立之時當然「明知」系爭註冊商標已存在之事實，若「侵權行為人之主觀係排除侵害請求權之要件」，即已符合82年商標法第65條之要件。

原判決既已依據上訴人所提諸如中華徵信所76年排名等證據，綜合判斷後，先行認定系爭商標於被上訴人85年12月間設立登記時已屬著名商標，已廣為相關業者或消費者所熟知，卻在其後又認為「被上訴人無惡意」（亦即設立登記時被上訴人不知悉系爭商標之存在），顯有矛盾，不足為採。

再者，上訴人是否有默示同意係「客觀上」上訴人有無授權被上訴人使用系爭商標之問題，與被上訴人有無惡意在判斷被上訴人「主觀上」是否明知系爭商標之存在，二者迥然有別，原判決之推論顯有不適法之處。

㈤系爭商標於85年被上訴人公司設立登記前早已廣為相關事業或消費者所普遍熟悉，而為著名商標：上訴人已於原審提出諸如中華徵信所自76年開始至98年日盛證券在證券業中名列前茅之排名、申請書、授權書、同意書、檢查表、知會書、委託書、年報、存摺、招牌、旗幟、表單、提款卡、契約書、文宣、網路及廣告等）、臺灣證券交易所發行之證交資料顯示日盛證券在84年及85年全年度證券商成交金額皆排名第二之資料、70及80年代聯合報、中國時報及中央日報高達57則上訴人日盛證券之排名、營收、動向、海外擴點、設立營業據點消息之報導、77年間在銷量及知名度極高之商業周刊登載全頁幅且含系爭商標之廣告、同年商業周刊並於其股市分析中記○○○○○○○○○○市○○○○○○○○○○○○○號的成交量以日盛證券的十八億七千七百元居首」、「今年上半年營業排名前五名的新光、永利、日盛…」，所提之證據資料完整且充份，已足證系爭商標早於被上訴人公司設立前已具高度著名性。

有關系爭商標具有高度著名性，亦已受原審判決所肯認。

㈥被上訴人使用「日盛」二字為其公司名稱之特取部分，確有造成消費者混淆誤認，減損系爭商標識別性，且損及上訴人之商譽：⒈被上訴人並非上訴人之關係企業，卻以上訴人著名之系爭商標「日盛」字樣作為其公司名稱之特取部分，且被上訴人所經營之證券投資信託業、證券投資顧問業，與上訴人日盛證券所經營之證券、期貨、信託業務及系爭商標指定使用之股票買賣業務，同屬金融、投資、證券業務，乃同一商品或類似商品之業務，被上訴人使用「日盛」作為其公司名稱之特取部分，自易造成相關消費者混淆誤認，誤以為被上訴人為上訴人之關係企業，或誤以為被上訴人與上訴人間有任何授權關係，或誤以為被上訴人與上訴人同屬於日盛金控成員。

實則，金融、投資業重在資訊透明不容任何混淆，以免投資大眾誤認情事而作出不正確判斷。

⒉再者，被上訴人曾於97年間陸續註冊取得「日盛投信及盛圖」商標（註冊號：00000000）、「日盛證券投資信託及盛圖」商標（註冊號：00000000）及「JIH SUNS.I.T. 及盛圖」商標（註冊號：00000000），嗣於100 年7 月28日遭智慧局審查人員以前開商標之註冊有92年5 月28日修正公布商標法第23條第1項第13款規定之適用，依職權提起評定，智慧局審查後，認定被上訴人註冊之該等商標，與上訴人分別註冊之商標構成近似，復均指定使用於類似服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，而評定該等商標應予以撤銷之處分，被上訴人不服，迭提起訴願及行政訴訟，均經本院及最高行政法院駁回確定在案，乃前述被上訴人註冊之含有「日盛」、「盛圖」之三件商標現均已遭撤銷定案。

前揭評定處分、訴願決定及判決除皆認為二者商標因均含有「日盛」或「盛」而易造成消費者誤認，且認為被上訴人商標與上訴人之系爭商標皆為與財務金融投資有關之服務，於功能、用途、服務提供者、行銷管道上具有共同或關聯之處，亦易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。

由上顯見，被上訴人使用「日盛」字樣，無論係作為商標或公司名稱使用，均有使相關消費者混淆誤認之虞，概無疑義。

被上訴人於渠等商標遭認定確有造成與上訴人商標混淆誤認後，被上訴人尚不斷積極地對外表示其為日盛集團成員，實有故意造成消費者混淆誤認與攀附上訴人商譽之意圖。

⒊況且，被上訴人公司名稱之特取部分，使用完全相同於系爭商標之「日盛」二字，且刻意置於公司名稱中首二字之顯著位置，消費者目視及唱呼被上訴人公司之名稱時，亦係以「日盛」二字為首，確有造成消費者混淆誤認之虞。

若以一般消費者普遍使用之Google搜尋引擎，以「日盛」作為關鍵字，上訴人及被上訴人公司即會參雜的出現在同一頁面之搜尋結果中，況且被上訴人公司所經營之業務為「證券投資信託」及「證券投資顧問」，與系爭商標所指定之「股票買賣業務」服務類別幾近相同，一般消費者在見聞被上訴人公司名稱時，施以普通注意，將極易混淆而誤認商品或服務之來源，以為被上訴人公司名稱中之「日盛」二字所指示之商品或服務來源為上訴人日盛證券、或誤以為該商品或服務為上訴人日盛證券之系列商品或服務、或誤認被上訴人與上訴人日盛證券間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情況，顯有違反商標法第70條第2款之規定。

二、被上訴人抗辯則以：㈠本件應適用82年12月22日公布施行之商標法（下稱82年商標法）：被上訴人係於85年12月26日設立登記完竣，依照本院103 年度民商上字第3 號、102 年度民商訴字第37號民事判決判決意旨，被上訴人使用「日盛」作為公司特取名稱是否有侵害上訴人所有之商標權，即應先以被上訴人於85年間登記公司名稱時有效之商標法為論斷之依據，而非以上訴人起訴時之事實狀態認定，否則，將產生被上訴人合法登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴浮動，或商標權人請求之時點差異，時而構成侵害、時而不構成侵害之怪異現象，對於被上訴人長期以「日盛」作為公司名稱經營事業、建立信譽而言，實非公平。

準此，本件判斷被上訴人是否構成商標侵權之準據法，自應以被上訴人公司登記行為時有效的商標法為斷。

㈡系爭商標在被上訴人設立時非著名商標：⒈本件被上訴人之設立時間既係85年12月，依照本院102 年度民商訴字第43號、102 年度民商訴字第46號判決，可知本件應適用被上訴人設立時的法令，來認定系爭商標是否於85年被上訴人設立前即屬著名或為相關事業所普遍認知。

上訴人固舉出77年7 月商業週刊之廣告（原證36）及77年5 月、10月間商業週刊之報導（原證37）為證，主張系爭商標在被上訴人公司設立登記時即已著名云云。

然原證36與原證37皆係77年5 月、7 月、10月之文書，距離被上訴人85年設立時已有8 年之久，且除原證36有出現系爭商標外，原證37之報導並未出現系爭商標，而僅係一般性地就國內該時證券業的市場為分析、報導，充其量僅能認作系爭商標在被上訴人公司設立前已有使用的資料，但尚難做為系爭商標於85年時業經廣泛使用、行銷而為著名的佐證。

⒉再者，「『日盛』二字及『盛字設計圖』含有昌隆之意，為我國國人喜愛之吉祥字詞，非上訴人所創…另查，國內外廠商以中文『日盛』或『○盛』、「盛字設計圖」，或再結合其他圖形作為商標之一在本局獲准註冊，目前仍有效存在者，除兩造商標外，『○盛』、『盛字設計圖』尚有…多件商標…。

堪認以中文『日盛』或『○盛』、『盛字設計圖』作為商標一部分獲准註冊者，除兩造於銀行、保險、租賃等類服務外，尚有他類商品／服務與之併存註冊之情形。」

、「…本案據爭『日盛』、『日盛及圖』、『日盛集團JIH SUNGROUP及盛圖」』諸商標於提供銀行、證券、投資、保險等與金融相關服務固已達到著名程度，惟衡酌國內外廠商以中文『日盛』、『盛及圖』，單獨或結合其他文字、圖形作為商標一部分，歷年來於各類商品／服務註冊者，所在多有…」。

依上該智慧局之處分書可知，以「日盛」作為表徵或商標使用，並非上訴人等所獨創，且於被上訴人設立時即已廣為相關業者作為商標使用，申言之，以中文「日盛」、「日盛及圖」、「盛及圖」，單獨或結合其他文字、圖形作為商標（被證33）或公司名稱（被證38）一部分，甚為普遍，故系爭商標難謂係一識別性強的商標，在上訴人無其他舉證之資料下，自難認為系爭商標在被上訴人公司設立時已達著名，使人一望「日盛」即知係指涉上訴人。

⒊上訴人固提出原證25主張由該證物可了解上訴人之排名、市占、成交金額等，故可證系爭商標於被上訴人設立登記時係屬著名云云。

然該統計資料僅橫跨84與85二年度，充其量僅能表示上訴人於84、85年度營收之情形，且該統計資料中又無任何系爭商標使用的情形，自無由作為認定系爭商標確實業經上訴人長期使用、行銷而達著名的依據。

⒋上訴人所提出之報導（原證26）僅針對日盛證券，且多係就一般性的證券市場作報導（報導對象也不限於日盛證券一家），對於系爭商標在被上訴人設立時的行銷量、廣告量或是市場調查等資料，皆付之闕如。

是仍難認於85年被上訴人設立時，「日盛」作為一商標或表徵，已為相關消費者廣為認知，使人一望「日盛」即當然與上訴人所提供之產品或服務產生聯想。

⒌上訴人主張系爭商標已屬著名商標，另舉出智慧局數則異議處分書，包括中台異字第01010319號等，細譯其內容，智慧局至多係認定上訴人所有之第36936 號「日盛及圖」，於日盛保全與日盛租賃之爭議商標申請日（即100 年3 月1 日或100 年2 月25日）時屬著名，但並非認定系爭商標在被上訴人設立日前即85年12月前已臻著名，原告日盛證券以此論彼，泛稱系爭商標在被上訴人設立時已遭認定屬著名商標云云，自屬無據。

⒍證人○○○證詞係針對被上訴人以「日盛」申請商標而來（故其謂：「…再由日盛金控的法務負責申請商標，申請下來之後再歸還給每家公司使用」），其係指被上訴人要申請商標的時候，日盛這個商標經過調查比較有名，而非被上訴人公司設立登記之時間點系爭商標已臻著名（事實上證人○○○根本沒提到系爭商標）。

⒎系爭商標已超過3 年未再使用，非著名商標，應予廢止：縱使系爭商標在85年被上訴人公司設立時係屬著名，若上訴人迄未積極使用達3 年者，自應有本條款之適用而應予廢止。

上訴人在99年12月後已將商標全面更換，故系爭商標現確實已久未使用，應予廢止，遑論屬著名。

上訴人欲透過「消費者補摺行為亦屬商標使用」等觀點來論證系爭商標現仍在使用，其主張並非可採，所謂商標使用之認定，除客觀上須提出標示有商標之書證之外，主觀上商標權人亦需有積極、主動出於為行銷之目的而將商標用於所指定之商品或服務，足以讓一般消費者得以認知所使用之商標。

上訴人針對系爭商標所舉之使用證據，其所標示者實際上皆是上訴人其他註冊商標，就上證26、上證30、上證36也僅標示系爭商標的部分，並未完整使用系爭商標，上訴人本件所舉之上證17至上證30以及上證36之資料，皆無法作為認定系爭商標是否已臻著名之資料。

上訴人雖主張系爭商標屬著名商標，也提出上證17至上證29以及上證36等數本存摺作為使用資料，但上訴人所主張者卻是「該存摺消費者仍可前來補摺」，故系爭商標仍有在使用，換言之，上訴人已無繼續、積極、廣泛使用系爭商標的主觀意思，而是消極、被動地將系爭商標是否有使用繫於消費者是否前來刷摺而定，準此，自難認系爭商標現仍持續、廣泛地由上訴人積極使用，難謂為著名商標。

㈢被上訴人使用「日盛」作為公司名稱特取部分至少有經上訴人默示同意：⒈設立被上訴人公司為上訴人準備多年之計畫，上訴人自係同意被上訴人使用「日盛」作為公司名稱，被上訴人係國內第一個以「日盛」為名之投信業，早在83年開始，即成立投信籌備小組，由上訴人投入鉅額、人力與物力支援而於85年12月完成設置。

在上訴人以全臺通路的支援與協助下，被上訴人於86年即推出基金產品，並募得破紀錄的百億資金。

是以，對於被上訴人使用「日盛」作為公司特取名稱，上訴人不僅知之甚詳，且予以積極推動、促成。

上開事實，亦有上訴人歷任董事長所出具之聲明書可資為證。

再者，在85年12月26日完成設立前，被上訴人之公司名稱應已確定並完成預查登記，僅是在完成設立前不得以公司名義對外營業，因此，原審被證1 號所載之「投信籌備處」自然係指被上訴人之公司籌備處無疑。

此外，被上訴人之設置係上訴人努力規劃3 年之產物，故被上訴人可在85年完成設立後，即於86年推出當時號稱全國最大型的基金。

上訴人既然早在82年或更早前就已計畫以「日盛」作為被上訴人之公司以及基金產品名稱並籌劃設立事宜，且積極投入資源推動，自然對於被上訴人之公司名稱已有同意。

上訴人將之略稱僅為「單純人力支援」、且主張該時對於被上訴人的公司名稱並不知情，顯有悖於經驗法則。

⒉上訴人與被上訴人間的關係非常密切，屬同一集團，上訴人不僅將被上訴人視作子公司；

且被上訴人與集團其他成員相同，須共同負擔日盛集團的營運費用；

當被上訴人有刊登其日盛基金產品的廣告需求時，該廣告的預算，乃至廣告內容的字體、色澤、樣式等，也須由上訴人審核通過後，方可執行。

故上訴人既將被上訴人視為同一集團，自然同意被上訴人得同樣以「日盛」作為公司特取名稱，營造集團的形象，否則豈有可能還核可被上訴人對外標榜其公司名稱和基金產品的廣告？此外，為求發揮集團效益，上訴人曾於「wealth.jihsun.com.tw」架設「日盛財富管理e 點通」之網站，一般消費者若進入wealth.jihsun.com. tw 之網站，可以發現若點選「相關連結」，則可出現集團成員（日盛金控、日盛銀行、日盛期貨、日盛投信、日盛投顧、日盛集團、日盛香港、美股快易通）等連結資料。

可知，上訴人確將被上訴人認作集團成員之一，且同意被上訴人的公司名稱，故會將被上訴人之公司名稱共同列入其架設的「日盛財富管理e 點通」網站，讓廣大的消費者可以更輕易的獲悉被上訴人公司的存在，並了解被上訴人的相關業務，以及上訴人和被上訴人間的合作關係。

準此，上訴人強辯無默示同意，實屬無據。

⒊上訴人先耗時3 年籌劃被上訴人公司之設立，並且在設立後傾全臺灣之分公司通路替被上訴人銷售基金產品，盡可能讓多數消費者得以對被上訴人公司名稱取得認識，以擴大其代銷被上訴人基金產品之利潤。

換言之，與上述默示同意第二種典型案例相同，上訴人長期以來有客觀上之積極作為（設立投信籌備小組、代銷推廣日盛投信基金）讓被上訴人產生上訴人同意其公司名稱的正當信賴（因為若上訴人認為被上訴人公司名稱會造成混淆誤認，即無可能還願意替被上訴人推廣其公司名稱及基金產品，讓更多的消費者產生「誤認」），且上訴人也因被上訴人之信賴而獲得鉅額利益（被上訴人信賴上訴人有同意其公司名稱，故願意與其簽約合作銷售日盛基金，上訴人也藉此獲得龐大手續費以及通路費收入）。

是以，本案亦應認為上訴人有默示同意被上訴人之公司名稱。

⒋揆諸上訴人前揭作為，衡諸交易慣行，對於被上訴人之公司名稱已非單純之沉默或知情而已，而係積極地在客觀上有讓人可間接推知上訴人有同意被上訴人公司之行為或舉動，國內著名商業雜誌亦認被上訴人之創設乃上訴人一手主導，故云「日盛證券耗時三年才完成集團體系的建構，這條路走來備極艱辛。

然而對於日盛而言，『遲來總比不來好』，日盛證券終於可以在日盛投信公司獲准成立、日盛基金也進場之後，成了名副其實的日盛證券集團」。

上訴人牽強附會解為雙方僅係有單純商業往來，或僅係單純沉默或知悉被上訴人之公司名稱，僅係卸責之詞，無足可採。

㈤被上訴人使用「日盛」作為公司名稱特取部分，並無造成任何混淆，或系爭商標識別性的減損，亦非攀附上訴人商譽：⒈被上訴人使用「日盛」作為公司特取名稱，係出於上訴人與被上訴人間業務之需求與合作之共識，證人○○○亦證稱：「上訴人公司（即本件被上訴人）在一開始成立的時候就用這個名稱，也算是日盛集團的成員之一，與日盛的證券有業務往來，所以就使用日盛這個名稱」、「…且業務上有很密切的關係，日盛證券很多的所得有包含基金的手續費…」，上訴人亦表明願「全力配合」以支援被上訴人完成設立（被證1 ）。

故被上訴人以「日盛」作為公司特取名稱顯非惡意，並非出於不正競爭或欲掠奪他人商譽而來，而係根據上訴人之默示同意和合作共識。

被上訴人使用「日盛」作為公司名稱既係上訴人之共識而有利於上訴人，則被上訴人以「日盛」作為公司特取名稱即無任何造成混淆誤認或損害上訴人商譽或識別性之情形，上訴人也出於雙方共同合作的共識，積極的向第三人推廣、銷售被上訴人的基金產品，透過與被上訴人的共同努力，將被上訴人的品牌在投信領域建立起領導的地位，故在被上訴人公司設立時上訴人不僅未要求被上訴人停止，反而係「全力配合」被上訴人基金產品之募集、銷售業務。

準此，被上訴人自無違反82年商標法第65條之規定。

且被上訴人經營項目與系爭商標之指定使用服務或商品類別並不相同，被上訴人於85年12月26日設立，其設立時之營業項目為「證券投資信託業」以及「證券投資顧問業」，系爭商標係指定使用「股票買賣業務之服務」，而商標權人即上訴人所營之業務係以「 證券交易法」之「證券商管理規則」為適用依據；

反觀被上訴人業務之適用法規則係「證券投資信託及顧問法」之「證券投資信託事業管理規則」，雙方業務之適用法規迥然不同。

此外，系爭商標指定使用之「股票買賣業務之服務」與被上訴人從事之信託業務，不論在業務屬性（一為證券業一為信託業）或業務內容（一為股票買賣一為代客操作投資基金）亦截然不同，被告以「日盛」作為公司特取名稱自無違反82年商標法第65條之規定至明。

⒉上訴人本視被上訴人為子公司及集團成員，並建立緊密合作關係，故被上訴人使用「日盛」作為特取名稱，並未造成任何混淆或誤認，上訴人自被上訴人設立以來，即積極的與被上訴人合作，並建立緊密的合作關係，對外不僅代理被上訴人銷售被上訴人之基金產品，將被上訴人認作「子公司」，且對內亦認為被上訴人為日盛集團之一員（被證30），在另案中，上訴人亦謂：「…歷年來異議人（按：即本件上訴人）之企業集團及相關企業獲有多個獎項，如：日盛投信公司自2005年起屢獲金鑽獎、2011年獲金桂獎…」，顯然日盛集團（包含上訴人在內）過去亦將被上訴人迭獲金鑽獎、金桂獎之殊榮列為整個日盛集團之成功表現。

在此背景下，被上訴人與上訴人長期合作、行銷而使一般消費者或事業產生兩者間有「關係企業、授權關係、加盟關係、贊助關係或其他類似之經濟上或法律上關係」之認識，與事實即並未有任何出入，換言之，根本無任何「混淆誤認」可言，否則，上訴人又豈可能在另案將被上訴人經營的成績和所獲獎項列為其所屬集團的標竿。

上訴人與被上訴人間之密切的經濟上或法律上關係，係出於兩造間之共識，以及長期配合、宣傳的結果，故並無任何造成消費者混淆或誤認的情形，更非上訴人所言是被上訴人「強渡關山」。

上訴人片面曲解現實，混淆視聽，實非可取。

⒊如前所述，上訴人不僅係將被上訴人視為其「子公司」，對於被上訴人過往基金之產品廣告亦皆予以贊助和支持，並使被上訴人共同負擔集團營運之成本與費用，上訴人顯認為與被上訴人共同合作、將被上訴人認作屬日盛集團之一係有利於上訴人之商譽及知名度，方會積極與被上訴人合作。

若被上訴人使用「日盛」作為公司名稱之特取部分有造成上訴人任何商譽或系爭商標識別性之損害，上訴人焉有持續十餘年來長期、持續、密切地與被上訴人進行各式合作，甚至編列預算讓被上訴人可廣告其公司名稱與產品，使一般社會大眾將被上訴人認作上訴人所屬集團之一。

是以，上訴人宣稱被上訴人使用特取名稱有造成混淆，並舉出被上訴人有個別人員之違規事件而招致系爭商標減損識別性或信譽云云，僅凸顯其事後欲切割雙方過去關係而刻意操作訴訟之企圖。

㈥被上訴人以「日盛」作為公司名稱特取部分係屬善意：⒈被上訴人使用「日盛」作為其公司特取名稱，實係出於上訴人之同意，且係上訴人「全力配合」的結果，也因被上訴人使用「日盛」作為公司名稱特取名稱係屬善意且合理，上訴人方持續與被上訴人保持密切合作，與被上訴人簽訂委託銷售契約，代理被上訴人進行基金產品之銷售，與被上訴人進行各式促銷活動，甚至透過上訴人本身員工來行銷被告基金產品。

被上訴人使用「日盛」作為其公司特取名稱，自屬善意合理之使用無疑。

準此，被上訴人自可不受系爭商標之專用權之拘束。

⒉謂善意並非單指「不知悉」，上訴人基於其錯誤之法律見解再恣意將被上訴人貼上不得主張善意之標籤，即非可採。

再者，上訴人先前屢稱兩造就算是同一集團成員，但因彼此各自獨立，公司決議程序亦屬個別，故否認其有默示同意被上訴人之公司名稱。

若循此理路，則被上訴人即「不當然」會知道上訴人公司內部的決議程序，自難單純因雙方皆屬股份有限公司型態即推論被上訴人是否必定了解上訴人是否曾有針對被上訴人公司名稱使用作出決議。

但上訴人如今為栽贓被上訴人係屬惡意，即便宜論事，主張被上訴人既同屬股份有限公司，即必然知悉上訴人未曾召開董事會，此中矛盾，更凸顯上訴人之論理前後不一，盡屬臨訟辯詞，不足為採。

實則，上訴人在任最長的兩位董事長皆已先後確認渠等確實有同意被上訴人之公司名稱，則被上訴人依此信賴使用「日盛」作為公司名稱並與上訴人長期合作，實難謂為惡意。

三、參加人對兩造勝敗沒有意見，不為參加聲明，並陳述略以：於商標侵權訴訟進行中，系爭商標如涉有行政爭議尚未處分時，在相關機關函詢鑑定時，參加人為了避免行政爭議之程序還沒完成即進行判斷，致造成偏頗或有前後認定不一致之情況，原則上僅以案件尚在進行或審理中回覆。

系爭商標目前確實是經由被上訴人申請廢止中，因仍在程序進行中，目前無法就具體商標使用狀況進行說明。

雖無法就具體案件表示意見，但商標法第5條所規定商標使用態樣行為，包含使用、持有、陳列、販賣等基本上屬於積極之行為，所以在廢止案中會先看在申請廢止日前三年內，是否有前述使用情形，如使用時間比申請廢止日前三年還要早時，此時會看該商標使用是否有所謂的延續性，即一方面會從商標權人來看是否有繼續使用該商標的意圖或行為，是否有客觀事證可證明該行為或意圖，另一方面也會從消費者觀點，就消費者接觸消費時去考量消費者所碰到、接觸到的相關物品，還有會接觸到商標權人的營業場所、環境、相關文宣等資訊，就處於當時環境資訊下消費者會如何認定該商標進行判斷，再看有無其他相關事由進行綜合判斷。

四、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。

㈡被上訴人不得使用相同或近似於「日盛」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「日盛」字樣之名稱。

㈢第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。

被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。

㈡第二審之訴訟費用由上訴人負擔。

五、本院依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1 、第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：㈠本件兩造不爭執事項：⒈上訴人係於50年12月8 日設立登記，迄今已逾50餘載，所營事業包括證券商、期貨商、期貨交易輔助人及信託業。

⒉上訴人為註冊第29775 號及第36936 號商標（即系爭商標1、2，合稱系爭商標）之商標權人。

⒊上訴人取得之系爭商標1 ，係於76年9 月24日申請，77年5月16日註冊，並於77年6 月16日公告。

⒋上訴人取得之系爭商標2 ，係於77年12月9 日申請，78年7月1 日註冊，並於78年8 月1 日公告。

⒌被上訴人係於85年12月26日設立登記，經營證券投資信託業、證券投資顧問業。

⒍被上訴人公司名稱之特取部分為「日盛」二字，與系爭商標完全相同。

⒎被上訴人於97年間陸續取得「日盛投信及盛圖」商標（註冊號：0000000 ）、「日盛證券信託投資及盛圖」商標（註冊號：0000000 ）及「JIH SUN S.I.T 及盛圖」商標（註冊號：0000000 ），經智慧局提起職權評定，認定被上訴人註冊之該等商標與上訴人註冊之商標構成近似，復均指定使用於類似服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，於100 年8 月28日認定被上訴人註冊之該等商標之註冊應予撤銷，嗣經訴願、本院行政判決及最高行政法院判決均駁回被上訴人之訴願及行政訴訟後確定在案，乃前述被上訴人註冊含有「日盛」、「盛圖」之三件商標現均已遭撤銷確定（見原證14至17）。

⒏被上訴人與訴外人日盛金控先後於96年7 月6 日及97年5 月20日簽訂「商標授權備忘錄」及「授權書」。

⒐被上訴人於100 年另案對上訴人（包含其他3 位訴外人）提起民事訴訟，請求「確認日盛證券已同意日盛投信申請近似商標」及「日盛證券交付商標申請同意書」，迭經臺灣臺北地方法院100 年智字第37號民事判決、本院102 年度民商上字第7 號民事判決、最高法院103 年度台上字第1484號民事裁定（見原證31）認定「日盛證券並未同意日盛投信申請近似商標」及「日盛證券無庸給付商標申請同意書予日盛投信」，駁回日盛投信之訴確定。

⒑上訴人曾架設「日盛財富管理e 點通」網站，並將被上訴人與「日盛集團、日盛金控、日盛銀行、日盛期貨、日盛投顧、日盛香港、美股快易通」並列。

⒒被上訴人與上訴人間簽署「日盛債券證券投資信託基金受益權單位委任銷售契約」（下稱基金委託銷售契約，被證20），上訴人依該契約受被上訴人委託代售其基金產品，上訴人為被上訴人基金產品之代銷機構。

⒓上訴人於92年投資取得被上訴人10% 的股權，並於97年再進一步增加對被上訴人之持股至20% （見被證49）。

⒔上訴人自98年起由新的外資團隊進駐，○○○、○○○為上訴人公司前董事長。

㈡本件之爭點：⒈上訴人是否同意被上訴人使用「日盛」作為公司名稱？⒉依被上訴人設立登記時之商標法或現行商標法？法條依據？⑴系爭商標於被上訴人設立登記時是否為著名商標？⑵系爭商標於被上訴人104 年11月13日提出申請廢止其註冊時是否無正當理由繼續停止使用已滿3 年？⑶上訴人之排除侵害請求權是否罹於時效？⒊被上訴人使用「日盛」作為公司名稱特取部分是否造成混淆誤認、損害系爭商標之識別性或與上訴人之商品混淆或營業或服務之設施或活動混淆？及是否有攀附上訴人商譽？⒋被上訴人使用「日盛」作為公司名稱特取部分是否係善意使用？⒌上訴人本件起訴依民法第148條第2項規定有無違反誠信原則？

六、本院得心證之理由：㈠商標廢止係向後失效，因而縱使系爭商標有得廢止之原因，對於商標權人在廢止前因受侵害已取得之權利不受影響：⒈按商標廢止是對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，而使其往後失其效力的行政處分。

亦即商標申請廢止案如經處分其係向後發生效力，尚難發生溯及失效之情形，本件被上訴人係於104 年11月13日向智慧局提出廢止申請，並於本院第二審第一次準備程序期日（105 年2 月1 日）前提出系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定廢止事由之抗辯，合先敘明。

⒉惟查，在本件訴訟中，上訴人係主張被上訴人於85年12月10日設立登記時至今，未經上訴人同意即以「日盛」二字作為其公司名稱之特取部分，因而侵害上訴人分別於77年5 月16日、78年7 月1 日註冊在案之系爭商標1 、2 。

因而，縱使本院認定系爭商標有廢止原因或智慧局作成廢止處分，上訴人主張被上訴人之侵權時點既然存在於系爭商標廢止前，則廢止之效力對於上訴人已取得排除侵害請求權不生影響，亦即被上訴人不得因系爭商標嗣後有得廢止之原因，進而抗辯上訴人不得行使在商標廢止前已取得之排除侵害請求權。

易言之，商標廢止既僅向後發生效力，系爭商標縱使有得廢止之原因，亦不影響廢止前上訴人已合法取得之權利。

準此，本院得不就系爭商標是否有廢止之原因為審究。

㈡縱認本院應就系爭商標是否有廢止之原因為審究，因系爭商標未停止使用達三年，並無商標法第63條第1項第2款規定之廢止原因：⒈按「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標」，商標法第64條定有明文。

就同一性，「註冊商標使用之注意事項」第3.2.1 點、第3. 2.1.1點分別規定：「使用註冊商標應以原註冊的商標整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標（商64）。

所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。

如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，不認為有使用該註冊商標」、「註冊商標實際使用時，僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性。

但實際上是不是具有同一性，仍然應依一般社會通念及消費者的認知，就具體個案個別認定」。

⒉上訴人就系爭商標於被上訴人申請廢止時之前三年內有使用之事實，提出上證26、30及36之使用證據，主張足以認定系爭商標有繼續使用而無廢止原因等語，惟被上訴人陳稱：上證26並非使用系爭商標1 ，而是使用部分系爭商標2 之圖樣；

上證30、36均並非使用系爭商標1 ，而是使用部分系爭商標2 之圖樣云云。

經查：⑴上證26、30及36上僅僅有一「盛」圖存在，若與系爭商標1 僅有一「盛」圖或系爭商標2 有一「盛」圖及「日盛」二字相較，上證26、30及36明顯與系爭商標1較為近似，既然上證26、30及36明顯缺少系爭商標2 之「日盛」二字，則被上訴人先指摘上證26、30及36並非使用系爭商標1，而是使用部分之系爭商標2圖樣，再主張因為僅部分使用系爭商標2 ，因此亦非商標之使用，實違反經驗法則及論理法則。

⑵又被上訴人指摘上證26、30及36的盛圖之盛字字型較近似於系爭商標2 之圖樣，因而主張其並非使用系爭商標1 云云。

但查，上證26、30及36商標圖樣與系爭商標間1 之圖樣同為盛圖，僅盛字之字體有些微差異，可認尚不失同一性，然上證26、30及36商標圖樣與系爭商標2 比較，除同有盛圖外，缺少與盛圖左右排列之中文「日盛」二字，而有明顯差異，則被上訴人以盛圖之盛字「字體些微差異」為由，主張上證26、30及36係使用「有明顯差異」之系爭商標2 之盛圖圖樣，未使用系爭商標1 ，亦有違經驗法則及論理法則。

⑶再查，既然上證26、30及36根本缺少系爭商標2 之中文「日盛」二字，二者有明顯差異，則依「註冊商標使用之注意事項」第3.2.1點：「…如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性」之規定，不應認為上證26、30及36係使用系爭商標2。

反之，上證26、30及36既僅與系爭商標1 之盛圖中之盛字僅有些微字型上差異，依及商標法第64條及上揭「註冊商標使用之注意事項」第3.2.1 點：「…所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標」之規定，應認為上證26、30及36係使用系爭商標1。

⑷基於同樣理由，就被上訴人提出之第101987號商標與上證26、30及36相較，其差異亦在於上證26、30及36缺少第101987號商標所有之「日盛」二字，故兩者顯有差異，亦不應認為上證26、30及36係使用第101987號商標。

另就第103957號商標與上證26、30及36相較，第103957號商標之盛圖使用反白字體，與上證26、30及36採用實心字體亦有所不同，應認為上證26、30及36係使用同樣採用實心字體之系爭商標1，較符經驗法則及論理法則。

況且，上證36之存摺第一筆紀錄為85年10月9 日，可見其發行日早於第101987號商標與第103957號商標之註冊公告日（分別為87年9 月16日、87年11月16日，參見上證39、40），亦即該存摺發行時，第101987號商標及第103957號商標尚未公告，上訴人於發行上開存摺時使用顯非使用第101987號商標及第103957號商標，被上訴人主張上訴人存摺係使用第101987號商標及第103957號商標，並非可採。

⑸況查，上證28存摺上載有「盛」圖及「日盛證券」文字，合併以觀即與系爭商標2 近似，足認二者具有同一性。

而將系爭商標2之「日盛」結合其服務內容「證券」，而以「日盛證券」行銷服務，依一般社會通念，此種商標使用方式於客觀上仍足以使消費者認識為商標使用。

⑹雖被上訴人主張上訴人所提的存摺並非系爭商標積極使用的證據，且大部分的存摺是使用99年12月更換之系爭商標以外的其他商標，而其營業所使用的商標也非系爭商標等語。

但查，上訴人雖已使用系爭商標以外的其他商標，惟仍有使用系爭商標之存摺發給客戶持有使用中，上訴人對於客戶持有該些印有系爭商標之存摺除於營業時間提供客戶臨櫃服務外，亦積極提供補摺機供客戶於營業時間內外之服務，尚難謂非系爭商標之積極使用。

⑺承上，上訴人就系爭商標於被上訴人申請廢止時之前三年內之有使用之事實，已提出上證26、30及36之使用證據，足以認定系爭商標有繼續使用而無廢止原因。

㈢上訴人是否同意被上訴人使用「日盛」作為公司名稱：⒈按所謂默示之意思表示，必依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其有承諾之效果意思者，始得當之；

單純之沈默，除依交易上之慣例或特定人間之特別情事，在一般社會之通念，可認為有一定之意思表示者外，不得謂為默示之意思表示（最高法院21年上字第1598號、29年上字第762 號判例意旨參照）。

又同意係屬意思表示，而意思表示本不以書面為限，倘依社會通念與特定人間之特別情事而可認有其他情事可間接推知有同意之表示者，應非不得認就該特定情事有同意之法律關係存在，此有最高法院97年度台上字第1668號民事判決可參。

⒉經查：⑴被上訴人係國內第一個以「日盛」為名之投信業，早在83年開始，即成立投信籌備小組，由上訴人投入鉅額、人力與物力支援，於85年12月26日設立登記，有公司登記資料查詢、「日盛證券如何擴大金融版圖」，86年4 月21日商業週刊第491 期影本、上訴人83年11月製總公司分機表影本在卷可稽（原審卷㈠第44頁、本院卷㈠第111 至112 頁、第113 頁），於其設立登記前，於85年11月9 日以投信籌備處名義擬具人力支援建議案發文呈請核示，分別經上訴人總經理室批示「全力配合」、上訴人經紀事業本部表示「願意支援與配合投信所提之建議案」、研究處及投顧表示「全力配合」，有原審被證1 之簽呈在卷可按（原審卷㈠第213 頁正、背面），顯見被上訴人設立之初，上訴人即已知悉被上訴人以「日盛」為公司名稱，仍配合予以支援人力。

而上開事實，亦有上訴人前董事長○○○、○○○所出具之聲明書2 份可資佐證（原審卷㈣第48、49頁之被證44、被證45）。

⑵上訴人固主張原審被證1 之簽呈並未提及「日盛投信」，、且單純人力支援不等於有默示同意公司名稱云云。

然依原審被證1 簽呈作成當時之公司法第18條第5項已規定「公司名稱及業務，於公司登記前應先申請核准…」，換言之，在85年12月26日完成設立前，被上訴人公司名稱應已確定並完成預查登記，僅是在完成設立前不得以公司名義對外營業，故原審被證1 號顯示係以「投信籌備處」名義運作，承上，足認原審被證1 號所載之「投信籌備處」係指被上訴人之公司籌備處。

是以，上訴人上開辯詞顯非可採。

⑶被上訴人自85年12月26日成立後，推出以「日盛」為名稱之基金產品，包含：86年3 月之「日盛日盛證券投資信託基金」（原審卷㈠第281 頁至第315 頁背面）、86年12月之「日盛上選證券投資信託基金」（原審卷㈠第316 至349 頁）、88年11月之「日盛精選五虎證券投資信託基金」（原審卷㈡第2 至41頁）、89年6 月之「日盛美亞高科技證券投資信託基金」（原審卷㈡第42頁至第82頁背面）；

93年6 月之「日盛策略平衡證券投資信託基金」（原審卷㈡第83頁至第114 頁背面）、96年10月之「日盛首選證券投資信託基金」（原審卷㈡第115 至156 頁）、97年7 月之「日盛亞洲星鑽證券投資信託基金」（原審卷㈡第157頁至第210 頁背面），上揭被上訴人之基金產品之申購書、說明會之發言單、意見調查表、受益憑證及其廣告，皆有使用上訴人附圖1 之系爭商標並有被上訴人公司名稱「日盛投信」或「日盛證券投資信託」之標示（原審卷㈡第211 至238 頁），其內並言及基金銷售機構包含上訴人在內（原審卷㈡第237 至238 頁）；

且依被上訴人基金產品之公開說明書所載，上訴人亦擔任被上訴人多檔基金產品之代銷機構，有日盛債券證券投資信託基金受益權單位委任銷售契約（下稱基金委任銷售契約）及申購書在卷可稽（原審卷㈡第27頁正、背面、第68頁背面、第102 頁、第143 頁、第187 頁背面、第256 頁至第259 頁背面），而依該基金委任銷售契約第1條、第10條約定，係由被上訴人委任上訴人銷售基金受益權單位，並收取報酬，並有被上訴人提出96年、97年之上訴人因銷售被上訴人基金產品分別收取手續費30,294,736元、40,362,404元之投信基金委託證券商買賣股票進出統計彙總報表附卷可考（原審卷㈣第50頁、第51頁），足見被上訴人以「日盛」為公司名稱後，不僅推出系列以「日盛」為名之基金產品，且該等基金被上訴人委任上訴人代售，並使用上訴人附圖1 之系爭商標於新聞紙廣告，是上訴人不僅知悉被上訴人以日盛為公司名稱，且知被上訴人使用上訴人之系爭商標行銷基金，仍積極與被上訴人業務往來。

⑷再者，被上訴人之設置係上訴人努力規劃3 年之產物，故被上訴人可在85年完成設立後，即於86年推出當時號稱全國最大型的基金，此有上開「日盛證券如何擴大金融版圖」，86年4 月21日商業週刊第491 期影本可參。

上訴人既然早在82年或更早前就已計畫以「日盛」作為被上訴人之公司以及基金產品名稱並籌劃設立事宜，且積極投入資源推動，自然對於被上訴人之公司名稱已有同意。

上訴人將之稱為「單純人力支援」，且主張該時對於被上訴人的公司名稱並不知情云云，顯有悖於經驗法則，並無可採。

⑸上訴人之董事長○○○、○○○曾於95年12月19日日證字第00000000000 簽呈審核、批示會計系統年度執照維護費用，該簽呈說明欄三、記載「集團目前有10家公司使用，分攤明細如附件〔2007維護費分攤〕」，即包括被上訴人（統編00000000）概算162,357 元，有前開簽呈及其附件在卷可考（原審卷㈡第326 至328 頁），益見上訴人認被上訴人屬日盛集團，並須依上訴人上開簽文以公司抬頭開立發票分擔維護費用。

⑹上訴人97年及96年12月31日之財務報告於財務報表附註（續）（註1 ）記載「本公司（即上訴人）為加強與子公司日盛證券投資信託（股）公司（即被上訴人）業務發展，於民國九十七年三月增加對其投資，持股比例達20％，使其成為本公司採權益法認列之長期股權投資」，有上開財務報表在卷可參（原審卷㈣第117 頁），上訴人於上開財務報表陳明被上訴人係子公司。

此外，上訴人歷任董事長○○○、○○○亦聲明擔任上訴人董事長期間，對於被上訴人「日盛」作為其公司名稱的特取部分，以及在相關宣傳或廣告文宣上使用附圖1 之系爭商標…皆予同意，有上開聲明書2 份可查（原審卷㈣第48頁、第49頁），足見迄96年上訴人之財務報表仍強調加強與子公司即被上訴人之業務發展，與上訴人之前董事長○○○、○○○稱同意被上訴人使用「日盛」皆表同意並不相違。

⑺上訴人雖主張原審未審究「兩造間過去合作之內容為何，僅以上訴人知悉被上訴人以日盛為公司名稱，且以日盛為基金名稱，卻仍與被上訴人業務往來之單純事實，即認定上訴人有默示同意…」云云。

然查，兩造間如何合作銷售基金產品，被上訴人除銷售契約（原審卷㈡第256 至260頁）外，亦提出「日盛大中華基金申購／買回（轉申購）申請書」（原審卷㈡第261 頁），可知上訴人係透過其全台營業據點，積極為被上訴人之基金產品進行代理銷售的活動，並代收申購人申購款，且兩造為了促進被上訴人基金產品之銷售，也針對熱銷基金產品合作推出專案活動，此有原審被證26之被上訴人94年4 月1 日、93年7 月9 日、96年7 月18日、96年8 月1 日函、廣告評估說明書、會簽單、廣告需求單、報紙廣告在卷可證（原審卷㈡第290至309 頁），上訴人甚至動員其公司每位同仁推薦至少一戶（若是集團員工、配偶及子女被上訴人不收手續費），由被上訴人將根據上訴人所推薦之戶數多寡發放一定金額的獎勵金（參原審卷㈡第290 頁背面之「『四兩集千金』基金定期定額活動辦法」）。

析言之，上訴人不僅對於被上訴人公司名稱乃至於基金產品皆知之甚詳，且客觀上還有積極地、持續地將之廣泛地介紹、推廣給市場大眾，並動員其全台的通路，讓被上訴人的公司名稱、基金產品能獲得市場上的認識，且獲獎無數，亦有被上訴人期金獲獎紀錄影本1 份附卷足稽（原審卷㈠第240 至267 頁），準此，上訴人自非僅係「單純的知悉或不作為」，而係有積極作為表示被上訴人得使用「日盛」作為公司名稱。

⑻另查，上訴人為了能夠讓被上訴人的基金產品盡可能地被推廣、認識，以賺取更多被上訴人基金的手續費，在其公司內部亦採行了一連串的「行銷專案獎金－基金」，該方案中除訂下「…各轄區募集基金額度之挑戰目標」，亦同時「明定各轄區達成該目標額度時之行銷激勵獎金、競賽獎勵」，上訴人之從業人員每月透過向消費者推廣被上訴人之公司以及銷售被上訴人之日盛基金，可以獲得各種專案獎金等情，有被上訴人提出之臺灣高等法院101 年度勞上易字第71號民事判決第6 頁可參（本院卷㈠第116 頁反面）。

承上可知，為求將被上訴人公司及產品的市場版圖提升到最高，上訴人自己也設計激勵獎金，讓旗下員工在被上訴人基金募集的期間，有經濟上的誘因去向市場大眾推銷被上訴人的基金產品，若上訴人沒有同意被上訴人公司名稱而認銷售被上訴人基金產品會造成混淆，又豈有可能訂定「挑戰目標」以及要求「各轄區銷售額度」，甚至自掏腰包鼓勵旗下員工銷售被上訴人基金產品。

⑼上訴人主張商標授權應以明示為前提，默示為例外，故應更嚴格之標準判斷被侵權人有無默示同意云云。

惟按「所謂默示之意思表示，除依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其有承諾之效果意思者外，倘單純之沉默，依交易上之慣例或特定人間之特別情事，在一般社會之通念，可認為有一定之意思表示者，亦非不得謂為默示之意思表示」，最高法院分別著有98年度台上字第633 號、97年度台上字第1668號民事判決可資參照。

故表意人雖有意思表示之自由，但此事由並非絕對，若根據交易上之慣例或特定人間之特別情事，衡諸一般通念，可認表意人有一定之意思表示者，表意人主觀的表意自由應該退讓，否則若任憑表意人事後反口毀諾，交易安全將無以維繫。

準此，上訴人憑空創造默示同意為例外，在侵權行為之場合，即與上開最高法院所闡釋默示同意之法理相悖，自非可採。

⑽上訴人復主張過去僅是單純業務往來，其係隱忍未發、單純沉默，其過去20幾年的不作為不代表有默示同意云云。

然查：①上訴人為設立被上訴人公司以完善其金融市場的版圖，在其公司內部設置「投信籌備小組」，並投入無數人力、物力支援，歷時3 年，終於85年完成被上訴人之公司設置，已如前述，被上訴人完成設置後，上訴人即與被上訴人簽署基金委託銷售契約，藉由上訴人全臺的分公司通路，替被上訴人向一般消費者推廣、銷售由被上訴人發行的日盛基金，此亦有被上訴人提出之原審被證20號、原審被證9 號第41頁、原審被證10號第39頁、原審被證11號第47頁、原審被證12號第50頁、原審被證13號第39頁、原審被證14號第53頁、原審被證15號第58頁以及被上證3 號可資參照，上訴人並從中收取鉅額手續費、通路費，亦有原審被證18號第16頁、原審被證46號、原審被證47號在卷可證，而為了盡可能衝高被上訴人公司的知名度和基金銷售，上訴人也和被上訴人合作推出各式各樣的促銷活動，例如上述之原審被證26號背面之「『四兩集千金』基金定期定額活動辦法」，並在上訴人公司內部訂定「各轄區募集基金額度之挑戰目標」以及「各轄區達成該目標額度時之行銷激勵獎金、競賽獎勵」，如上揭被上證3 所示，足見上訴人可說是傾全公司之力替被上訴人銷售其基金產品，上訴人過去20幾年來也一直是被上訴人前3 名的交易對象，此有被上訴人95年至99年買賣股票進出統計彙報表在卷足稽（原審卷㈡第262 至264 頁），雙方的合作讓成千上萬的消費者對於被上訴人的公司名稱「日盛投信」得以認識，足認絕非上訴人所稱「單純商業往來」、「單純沉默」。

②況查，上訴人將被上訴人認作子公司，以集團成員視之，要求被上訴人共同分擔集團營運之費用，還建置網路平台「日盛財富管理e 點通」網站，將被上訴人與「日盛集團、日盛金控、日盛銀行、日盛期貨、日盛投顧、日盛香港、美股快易通」並列等情，有上訴人97年及96年12月31日財務報表、臺灣臺北地方法院101 年5 月23日100 年度智字第37號言詞辯論筆錄第12頁、「日盛證券如何擴大金融版圖」，86年4 月21日商業週刊第491期影本、被上訴人廣告需求單及會簽單、會計系統年度維護費用之分攤函文、wealth.jihsun.com.tw查詢資料在卷足稽（原審卷㈣第75至118 頁、原審卷㈡第245 頁反面、本院卷㈠第111 至112 頁、原審卷㈡第310 至320 頁、326 至328 頁、本院卷㈠第120 頁），足認上訴人極力營造被上訴人為日盛集團一員之整體形象。

上訴人前揭作為，衡諸交易慣行，對於被上訴人之公司名稱已非單純之沉默或知情而已，而係積極地在客觀上有讓人可間接推知上訴人有同意被上訴人公司之行為或舉動，國內著名商業雜誌亦認被上訴人之創設乃上訴人一手主導，所以有「日盛證券耗時三年才完成集團體系的建構，這條路走來備極艱辛。

然而對於日盛而言，『遲來總比不來好』，日盛證券終於可以在日盛投信公司獲准成立、日盛基金也進場之後，成了名副其實的日盛證券集團」之說法，亦可參見上揭「日盛證券如何擴大金融版圖」，86年4 月21日商業週刊第491 期影本。

職是，上訴人主張兩造僅係有單純商業往來，或僅係單純沉默或知悉被上訴人之公司名稱，顯係卸責之詞，並非可採。

⑾又上訴人主張本院已於另案102 年度民商上字第7 號判定：「日盛證券並未同意日盛投信申請近似商標」及「日盛證券無庸給付商標申請同意書予日盛投信」，並認為上訴人絕無默示同意被上訴人使用系爭商標於其公司名稱之特取部分云云。

然查，商標使用與商標註冊申請本屬二事，本院於另案102 年度民商上字第7 號言詞辯論時已闡明：「本件爭點應集中於是否有同意上訴人申請系爭商標之註冊，可否使用系爭商標與本件訴訟標的及爭點無關」，此有該案102 年9 月26日言詞辯論筆錄第2 頁可參（辭院卷㈠第206 頁反面）。

依上可知，縱使本院已於另案認定上訴人並未同意被上訴人申請商標，惟此與上訴人是否有同意被上訴人使用商標作為公司名稱無關，不得引為本件對於上訴人有利事實認定之證據。

職是，上訴人上開主張，亦無理由。

上訴人另稱商標授權應為董事會決議事項，被上訴人不得援引本院102 年度民商上字第7 號判決云云。

然被上訴人援引本院102 年度民商上字第7 號判決僅係藉此指駁上訴人聲稱其進行商標授權須依照公司法第202條規定辦理之見解，事實上，倘上訴人所言為真，訴外人日盛國際商業銀行股份有限公司、日盛期貨股份有限公司等之公司名稱也理應經過上訴人董事會決議同意後方可使用，但上訴人迄今皆未能舉出其董事會確實有作出此等決議之事證或記錄，顯見其主張公司法第202條規定，係意圖減免其默示同意責任之推脫之詞。

再者，本件被上訴人既然係主張默示同意，則上訴人是否有作成董事會決議即非重點，因為若有作成即屬明示意思表示，故上訴人此部分之主張，即非可採。

⑿上訴人再主張參諸被上訴人與其他日盛集團公司有合作時皆會簽訂契約保障雙方權益，而本案雙方既無簽訂任何書面契約，係違反過去交易之慣例，表示上訴人並無同意之意思云云。

然按「沈默與默示意思表示不同，沈默係單純之不作為，並非間接意思表示，除法律或契約另有規定外，原則上不生法律效果。

默示意思表示則係以言語文字以外之其他方法，間接使人推知其意思，原則上與明示之意思表示有同一之效力」（最高法院86年度台上字第3609號判決參照）、「商號經理人，雖未附以經理人之名稱，苟有足以表示授與經理權之意思表示，無論其為明示或默示，亦不妨認其有經理權」（最高法院70年度台上字第4535號判決參照）、「同意，無論其為明示或默示，總以他方已有意思表示或行為而為其所瞭解時，方可發生」（最高法院69年度台上字第2495號判決參照），可知「授權」或「同意」之意思表示本可有明示或默示，上訴人徒以雙方未簽有任何書面契約即反推無同意或授權之可能，即非可採。

⒀上訴人指摘將被上訴人納入日盛集團內係屬被上訴人大股東○○○個人主觀的意思，並未經上訴人同意云云。

但查，上訴人並無任何證據佐證將被上訴人納入集團成員之一係屬○○○片面主導而未經上訴人同意的決定。

再者，從上揭上訴人所建置的「日盛財富管理e 點通」之網頁說明（wealth.jihsun. com.tw ）中，已可明顯得知上訴人本來就把被上訴人認作集團成員之一，故會將被上訴人的公司名稱以網站連結的方式與集團其他成員如日盛銀行、日盛投顧、日盛金控等併列，且自從國內在80年間開放投信業設立後，各大證券業包含上訴人即紛紛投入投信的設置，以求盡早在金融市場中搶得一席之地，當時任職上訴人公司董事長的○○○，也積極規劃被上訴人的設立，且花了3 年的時間，最終方得以完成被上訴人公司的設立登記，讓上訴人的日盛集團更為健全，透過上訴人的力量，被上訴人的第一檔基金可以在短短幾天之內就募集達百億元驚人數字，可參上揭「日盛證券如何擴大金融版圖」，86年4 月21日商業週刊第491 期影本，此即為上訴人從被上訴人設立之初即將之視作集團成員的明證，上訴人臨訟聲稱係被上訴人擅自把自己納入同一集團，並將一切責任推給前任負責人○○○，誠非可取。

⒁未查，上訴人另主張被上訴人所舉證據與「商標授權」無關，不足參考云云。

然依照前揭最高法院98年度台上字第633 號判決意旨，於詮解默示同意之適用時，本應參酌「依交易上之慣例」或「特定人間之特別情事」，本件既然涉及公司名稱使用是否經過同意之爭議，被上訴人舉出上訴人知悉其公司名稱，例如原審被證1 之簽呈、雙方彼此過往之關係，例如原審被證49以及涉及其公司名稱使用之相關資料，例如原審被證20號，即不能謂與判斷默示同意無關。

⒂綜上，上訴人於被上訴人設立之初即知悉被上訴人以「日盛」為公司名稱，於內部公文准予支援人力；

於被上訴人推出「日盛」為名之基金系列產品，上訴人亦代售並收取手續費，積極與被上訴人業務往來；

上訴人之公司簽文亦曾將被上訴人列屬日盛集團，並要求被上訴人以其公司名義開立發票分擔維護費用，益顯上訴人曾將被上訴人認列為同一集團。

此外，上訴人之財務報表亦曾將被上訴人列為子公司，上訴人前任董事長○○○、○○○亦均表示在其等任職期間同意被上訴人使用「日盛」之公司名稱，顯見上訴人並非對被上訴人使用「日盛」作為公司名稱單純沈默，而是明知被上訴人使用「日盛」作為公司名稱，並積極協助被上訴人之設立，乃至參與被上訴人業務之行銷，縱無證據證明上訴人明示同意被上訴人使用「日盛」作為公司名稱，但由兩造上開特定情事之呈現，及長期業務之協助、往來，堪認上訴人已默示同意被上訴人使用「日盛」作為公司名稱，始符常情，自不以事後上訴人與被上訴人間關係因故生變，即否認上訴人先前之默示同意。

㈣關於商標法適用之爭議：⒈上訴人附圖1 、2 之系爭商標於被上訴人公司設立時係著名商標；

⑴按著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為相關事業或消費者所普遍熟知，著名商標之認定應就個案情況，考量下列因素：①商標識別性之強弱。

②相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。

③商標使用期間、範圍及地域。

④商標宣傳之期間、範圍及地域。

⑤商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。

⑥商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。

⑦商標之價值。

⑧其他足以認定著名商標之因素。

判斷是否達著名程度，係以國內相關事業或消費者判斷之。

其相關事業或消費者範圍包含：1.商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。

2.涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道者。

3.經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。

⑵經查，上訴人分別於77年5 月16日及78年7 月1 日註冊附圖1 、2 之系爭商標（原服務標章），有智慧局商標資料檢索服務在卷可稽（原審卷㈠第25頁、第26頁），為兩造所不爭執，而系爭商標皆係源於上訴人公司名稱「日盛」，經過特殊之設計而來，並非既有之辭彙，具相當之識別性。

上訴人於50年12月8 日即已設立登記，迄系爭商標註冊已逾25餘載，所營事業包括證券商、期貨商、期貨交易輔助人及信託業，有公司登記資料查詢在卷可稽（原審卷㈠第19頁），且70年代原告營業規模高達百億，全臺證券市場接近三分之一的成交量集中在原告，有維基百科網頁資料可參（原審卷㈠第20頁），又中華徵信所自76年起將證券業納入臺灣地區大型企業排名顯示，當年證券業之第一名即為原告，此後到89年間仍持續保持第3 名或第4 名，直到98年仍然在證券業中盤據前10名，有中華徵信所徵信新聞報網頁資料附卷可參（原審卷㈠第23頁），另依臺灣證券交易所發行之證交資料顯示日盛證券在84年及85年全年度證券商成交金額皆排名第2 ，有405 期證交資料附卷可考（原審卷㈢第15頁至第59頁背面），足見上訴人在系爭商標註冊時已具有相當市場地位，上訴人取得系爭商標註冊後，使用於營業上之申請書、授權書、同意書、知會書、委託書等文書（原審卷㈠第101 至110 頁、第113至114 頁、第118 頁），並有臺灣股票博物館所展示有揭示上訴人附圖1 之系爭商標之宣傳汽球照片可參（原審卷㈠第21頁、第22頁），是由上訴人之市場優勢地位，在其營業上之文書、廣告使用系爭商標，至85年年底被上訴人設立時，已分別使用系爭商標接近10年，堪認系爭商標已為相關業者或消費者所熟知，而為著名商標。

⒉被上訴人得否使用「日盛」作為公司名稱：上訴人主張被上訴人於85年12月26日設立登記，明知系爭商標為著名商標，竟將系爭商標之「日盛」作為公司名稱之特取部分持續使用系爭商標迄今，侵害系爭商標，而請求排除侵害。

惟查，被上訴人於85年12月26日以「日盛證券投資信託股份有限公司」作為公司名稱設立登記，有公司登記資料查詢在卷可稽（原審卷㈠第44頁），嗣商標法關於「商標（專用）權」（商標法於92年11月28日修正施行，將「商標專用權」一詞修正為「商標權」）與「公司名稱」使用衝突之規範迭經修正，其修正條文及理由如原審判決附表所示。

茲分別由修法沿革及公司名稱與商標（專用）權之功能判斷被告使用「日盛」作為公司名稱之適法性。

經查：⑴由商標法關於「商標（專用）權」與「公司名稱」使用衝突之修法沿革觀之：①被上訴人於85年12月26日設立登記，斯時施行之商標法係82年商標法。

②被上訴人設立登記前，61年商標法第63條規定，惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處1 年以下有期徒刑、拘役或科2 千元以下罰金。

嗣82年商標法第65條規定，（第1項）惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處1 年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣5 萬元以下罰金。

（第2項）公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。

該條之修法理由稱現行條文規定以「利害關係人請求惡意使用人變更而不申請變更登記」為處罰要件之一，惟公司或商號有未登記者，則此一規定是否適用，易生疑義。

再者惡意使用人經處罰後若不自行變更登記，主管機關亦無由依職權予以變更，致未能貫徹立法原意，爰修正為「請求其停止使用而不停止使用」範圍較大，且易於執行。

承上可知82年商標法第65條係修正61年商標法第63條並變更條號而來。

又按服務標章之使用，係指將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告，以促銷其服務而言；

又服務標章依其性質準用商標法有關商標之規定，此觀諸82年商標法第72條第2項前段、第77條規定自明。

原上訴人之系爭商標分別於77年5 月16日、78年7 月1日註冊時，係以服務標章註冊，有智慧局商標資料檢索服務在卷可按（原審卷㈠第25頁、第26頁），依82年商標法第77條準用依同法第65條規定，行為人係基於惡意，以他人註冊商標圖樣中之文字作為自己公司名稱之特取部分，並經營同一或類似服務之業務，且經利害關係人要求停止使用而不停止，則以同法第65條之刑罰相繩。

③依82年商標法第6條規定「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。

商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」

承此規定，彼時以他人商標中之文字作為自己「公司」名稱之特取部分，即非屬前揭所謂「商標之使用」，既不構成商標之使用，則是否構成侵害商標權，尚非無疑。

再者，被上訴人設立登記時，82年商標法並無類似現行商標法第70條第2款規定「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司…或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞」之擬制「視為」侵害商標權之規定。

另依82年商標法第77條準用同法第65條規定，服務標章亦有同法第65條刑罰規定之適用，誠如前述，惟在同上開刑事構成要件下，是否構成民事侵權行為，其要件是否須附加致減損商標之識別性或信譽？或致相關消費者混淆誤認之具體結果或危險結果？等要件，法律未有明確規定，致準用結果縱符合上開刑罰構成要件之行為，惟是否當然構成民事侵權行為，並非無疑，是82年之商標法實未明確規定使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱之特取部分，擬制視為侵害商標（專用）權。

④被上訴人設立登記後，86年商標法第61條第2項明定，有第62條第1款（於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者）或第2款（於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者）規定之情事者，「視為」侵害商標專用權。

其立法理由稱「第2項新增，按有本法第62條第1款或第2款規定之情事，固構成刑事犯罪，惟『是否亦屬構成民事之侵權行為』，有所疑義，爰予明定。」

可知對於有上開第62條第1款、第2款之情事構成刑事犯罪，然是否成立民事之侵權行為確有爭議，而待法律明定之；

易言之，並非構成刑事犯罪即成立民事侵權行為。

職是，86年商標法對於使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱是否侵害商標權仍未予明定。

⑤被上訴人設立登記後，92年商標法第62條規定，未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。

二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

並刪除82年商標法第65條惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務之刑罰規定。

該第62條立法理由說明「近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，…㈠第1款以著名之註冊商標為對象，明定明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而減損該著名商標之識別性或信譽者，應視為侵害商標權，以資保護著名之註冊商標，並對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。

㈡第2款以註冊商標為對象，明定明知為他人之註冊商標，而使用其商標中之文字，有致相關購買人混淆誤認，始視為侵害商標權。」

可知92年商標法始明確界定以商標中之文字作為自己公司名稱「視為」侵害商標權。

⑥現行商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：…二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」

，其修法理由說明「…二、本條規範之意旨係為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。

三、現行條文第1款不適用於『可能』有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第43條之規定，於第1款及第2款增加『之虞』之文字…」，是現行商標法對於使用著名商標作為自己公司名稱是否構成侵害商標權其要件已更周備。

⑦按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定，有最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決可資參照。

承上所述，被上訴人於85年12月26日設立登記時，82年商標法對於以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱之一部分是否構成民事侵權行為，規範要件實未明確，直至92年商標法修正始確立明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，「視為」侵害商標權，迄至現行商標法對擬制視為侵害商標權，法規範始漸周延。

故由立法之沿革，被上訴人設立登記時，82年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，使人無所適從，嗣法律迭經修正，逐漸確定「視為」侵害商標權之構成要件，自難遽認被上訴人設立登記時係違反82年商標法。

縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，上訴人自不得依嗣後修正施行之商標法規定請求被上訴人排除侵害。

況查，被上訴人使用「日盛」為公司名稱既經上訴人默示同意，既非屬現行商標法第70條第2款「未得商標權人同意」之情形，況上訴人於99年12月間將其使用之系爭商標更換為其他新註冊之商標，至103 年10月16日本件起訴時，仍至本件言詞辯論終結時，其就系爭商標之使用證據僅提出上證26、28、30及36，且該些存摺上雖仍有系爭商標，惟僅少量在其客戶所持有中，可知上訴人自99年12月間起已不再就系爭商標為存摺、文宣、招牌、廣告及各種商業用途上，而上開使用系爭商標之上證26、28、30及36數量極少，至103 年10月16日本件起訴時，仍至本件言詞辯論終結時，系爭商標是否仍為著名商標已有疑問，而上訴人未能提出其他系爭商標於本件起訴時或言詞辯論終結時之使用資料供本院審酌系爭商標是否仍為著名商標，亦難認系爭商標符合現行商標法第70條第2款規定之「著名之註冊商標」之要件。

職是，本院因認上訴人主張被上訴人有現行商標法第70條 第2款規定之視為侵害商標權之行為，係屬不能證明，且如上訴人主張得援引現行商標法第70條第2款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或上訴人起訴請求之時點差異而將異其結果，實非事理之平。

⑵由公司名稱與商標（專用）權之功能觀之：①按公司名稱之法律意義及功能在於識別企業主體，得以與其他企業主體區別，以確保法律行為及權利義務歸屬之同一性。

而衡諸商標法之立法目的，商標係以「商標（專用）權」為中心，經由商標之註冊，使商標（專用）權人得以專用其註冊之商標，並排除他人擅自使用而損害其權益之行為，其權利內容包含專屬使用權、專屬排他權、及處分權（移轉、授權、設定質權等）。

其中積極權能係以使用於經註冊指定之商品或服務為範疇；

而消極排他權能，除有商標法所定商標權效力所不及之態樣（如82年商標法第23條，現行商標法第36條）外，商標（專用）權人得以排除他人使用，其排他範圍較商標專屬範圍為廣，包含與專屬範圍相同之「於同一商品，使用相同於註冊商標之商標者」，以及「於類似商品使用近似商標」、「使用商標有致相關消費者混淆誤認之虞者」（例如現行商標法第35條第2項第2 、3 款），以期無致相關消費者生混淆誤認之虞，且保護商標的識別功能。

準此，公司名稱依上開具有之意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵之商標之積極使用，二者迥異。

職是，公司依公司法辦妥設立登記，並以其公司名稱經營業務，倘其公司名稱之特取部分使用他人商標之名稱，而經營同一或類似商品或服務之業務，致該公司名稱「兼具」表彰商品或服務來源之功能時，公司名稱專用權即應對商標專用權退讓，如非惡意使用，即衡諸是否有民事責任（82年商標法第61條）；

如為惡意使用，兼負民、刑事責任（82年商標法第65條），以保障商標（專用）權及消費者利益，並促進工商企業之正常發展。

反之，當商標圖樣使用法人及其他團體或全國著名之商號名稱，未得其承諾，除商號或法人營業範圍內之商品或服務，與申請註冊之商標所指定之商品或服務非同一或同類者外，亦不得申請註冊（82年商標法第37條第1項第11款），以妥適保障公司名稱專用權。

因此，立法者就公司名稱專用權與商標（專用）權二者有所權衡。

②基於前述公司名稱專用權與商標（專用）權之本質與規範目的之考量，並審酌92年商標法修正時，為求明確，增訂第62條明定「視為」侵害商標權之態樣，並刪除82年商標法第65條刑罰規定等情，尚難遽認82年商標法第65條 已明確規範使用他人註冊商標圖樣中之文字作為自己公司名稱之特取部分，構成民事侵害商標（專用）權。

退步言之，縱以82年商標法第65條為「視為」侵害商標（專用）權與否之構成要件，姑不論是否以致減損商標之識別性或信譽或致相關消費者混淆誤認之具體結果或危險結果為要件，被上訴人於85年12月26日使用上訴人「日盛」商標之名稱作為自己公司特取部分，係經上訴人默示同意，已如前述，即與82年商標法之「惡意」使用之主觀不法構成要件不符；

且被上訴人所營事業證券投資信託業、證券投資顧問業，與上訴人附圖1、2之系爭商標指定為股票買賣業務之服務，二者係類似之證券服務業，上訴人既默示同意被上訴人使用系爭商標圖樣之「日盛」作為公司名稱，顯見上訴人當初即無將兼具表彰服務來源之被上訴人公司名稱與表彰服務來源之系爭商標二者功能相區別之意，職是，被上訴人使用「日盛」作為公司名稱，即非在限制之列。

⑶綜上，上訴人默示同意被上訴人使用附圖1 、2 之系爭商標圖樣中之「日盛」作為公司名稱，且被上訴人設立時82年商標法並無明確規範使用他人商標圖樣中之文字作為公司名稱視為侵權行為，則被上訴人使用「日盛」作為公司名稱即非違法。

七、綜上所述，商標廢止係向後失效，因而縱使系爭商標有得廢止之原因，上訴人在廢止前若因受侵害已取得之權利不受影響，且系爭商標雖並無廢止事由，被上訴人商標廢止抗辯並非可採，惟被上訴人使用「日盛」作為公司名稱並非違法，則上訴人依82年商標法第65條或現行商標法第70條第2款之規定，請求被上訴人不得使用相同或近似「日盛」之字樣作為公司名稱之一部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「日盛」字樣之名稱，為無理由，不應准許。

原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。

上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經論駁之爭點，核不影響判決結果，爰不予一一論述，附此敘明。

九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 10 月 13 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 10 月 24 日
書記官 丘若瑤
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。