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智慧財產法院民事判決
104年度民專訴字第48號
原 告 洪駿瑋
訴訟代理人 陳居亮律師
被 告 泉耀實業股份有限公司
兼法定代理人 許志祥
共 同
訴訟代理人 蕭智元律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於105 年6月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。
訴之撤回應以書狀為之。
訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；
其未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，10日內未提出異議者，視為同意撤回，民事訴訟法第262條第1項、第2項、第4項定有明文。
原告於民國105 年3 月11日以書狀撤回對被告總淼企業股份有限公司（下稱總淼公司）及王美莉之起訴（見本院卷㈠第231 至232 頁），上開撤回書狀已於104 年12月14日送達被告總淼公司及王美莉（見本院卷㈠第236 頁），被告總淼公司及王美莉於10日內未提出異議，依法視為同意撤回，是原告撤回本件訴之一部，核與首揭規定相符，應予准許。
二、次按，訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款定有明文。
本件原告於104 年6 月30日起訴時，其訴之聲明原為：「㈠被告應連帶給付原告新臺幣（下同）250 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
㈡被告不得自行或委託他人為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新式樣第D126534 號「工具握把」專利權之物品，以及其他侵害系爭專利之行為。
㈢被告應將侵害原告所有系爭專利之商品、半成品之存貨全部銷毀。
㈣訴訟費用由被告連帶負擔。
㈤第1項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。」
，嗣於104 年12月24日變更訴之聲明為：「㈠被告泉耀實業股份有限公司（下稱泉耀公司）、總淼公司應連帶給付原告250 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
被告許志祥就上開本息應與被告泉耀公司負連帶給付之責、被告王美莉就上開本息應與被告總淼公司負連帶給付之責。
㈡前開第1項所命給付，於其中任一被告已為給付時，其餘被告於給付範圍內同免其責任。
㈢被告泉耀公司、總淼公司不得自行或委託他人為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新式樣第D126534號「工具握把」專利權之物品，以及其他侵害前揭專利權之行為。
㈣被告泉耀公司、總淼公司應將侵害原告所有中華民國新式樣第D126534 號「工具握把」專利權之商品、半成品之存貨全部銷毀。
㈤訴訟費用由被告連帶負擔。
㈥第1項聲明原告願供擔保請准宣告假執行。」
（見本院卷㈠第197 頁反面）。
其後，因原告撤回對被告總淼公司及王美莉之起訴，遂於105 年3 月29日當庭變更訴之聲明為：「㈠被告泉耀公司應給付原告250 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起算至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
被告許志祥就上開本息應與被告泉耀公司負連帶給付之責。
㈡被告泉耀公司不得自行或委託他人為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，以及其他侵害前揭專利權之物品，以及其他侵害系爭專利之行為。
㈢被告泉耀公司應將侵害原告所有系爭專利之商品、半成品之存貨全部銷毀。
㈣訴訟費用由被告連帶負擔。
㈤第1項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行（見本院卷㈠第239 頁）。
被告泉耀公司及許志祥已同意上開訴之變更（見本院卷㈠第208 、239 頁），依首揭規定，上開訴之變更應予准許，合先敘明。
貳、實體方面：
一、原告主張：㈠原告為中華民國第D126534 號「工具握把」新式樣專利（現行法將「新式樣專利」改稱「設計專利」，下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自97年12月21日起至107 年6 月6日止。
被告泉耀公司自103 年4 月21日起，向訴外人傑貿工業股份有限公司（下稱傑貿公司）購買「KOBALT 26pc PLAM RATCHET SET」工具組中棘輪起子之工具握把（下稱系爭產品），並交付予訴外人總淼公司包裝後，再交回被告泉耀公司販賣。
系爭產品已落入系爭專利之範圍，且被告泉耀公司迄今仍在販售系爭產品，被告泉耀公司係相關工具及相關零組件之貿易商，先前因其他產品侵害系爭專利而曾收受原告之律師函，被告泉耀公司顯具有侵權故意。
縱認被告泉耀公司不具有故意，惟被告泉耀公司與原告均為棘輪起子工具組之國內同業廠商，對於系爭產品可能涉及到他人專利權範圍之事項即有相當之注意義務，竟仍怠於注意、疏未查證，進而為侵害系爭專利之行為，難謂無過失。
為此爰依專利法第142條準用同法第96條第1 至3 項、民法第184條、公司法第23條規定，請求被告泉耀公司與其法定代理人即被告許志祥連帶負損害賠償責任。
㈡被證1 或被證1 、2 組合無法證明系爭專利不具創作性：⒈被證1 （即美國專利第5830215 號專利）之握把整體係呈向下凸之T 字狀設計，與系爭專利之扁圓造型迥異。
被證1 之握把上半部呈現平直之橫切面，兩側具有稜角，視覺效果較為生硬，與系爭專利呈現之圓滑效果不同。
被證1之凸齒凹陷處係呈現平直之切面，與系爭專利凸齒凹陷處呈橢圓形之設計不同。
被證1 之中央雖有一圓形區塊，但該圓形區塊尚有一直線條橫亙其中，明顯破壞圓融、柔合之視覺效果，與系爭專利不同，故被證1 無法證明系爭專利不具有創作性。
⒉被證2 （即美國專利第D101826 號專利）之凸齒面積較小、齒面部分較為尖銳，於整體視覺效果上，類似於星星狀或是光芒狀，系爭專利之凸齒面積較大，比例安排得宜，且呈流線型，整體視覺效果類似於齒輪狀或是波浪狀，兩者具有明顯不同之整體輪廓線。
被證2 左右較窄、上下較寬，整體呈笨重、呆板之視覺效果，下方更延伸有一「頸部」設計，與系爭專利之輕薄、扁圓之流線設計不同。
被證1 、被證2 均未揭露系爭專利之「整體扁圓造型」、「凸齒凹陷處呈橢圓形設計」等特徵，亦未教示系爭專利之「齒輪或波浪形狀」外觀特徵，是被證1 與被證2 之組合，無法得知系爭專利之視覺特徵。
系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者，依被證1 與被證2 之組合尚難思及系爭專利之整體造形，故被證1 、2 之組合無法證明系爭專利不具創作性。
㈢並聲明：⒈被告泉耀公司應給付原告250 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起算至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
被告許志祥就上開本息應予被告泉耀公司負連帶給付之責。
⒉被告泉耀公司不得自行或委託他人為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，以及其他侵害前揭專利權之物品，以及其他侵害系爭專利之行為。
⒊被告泉耀公司應將侵害原告所有系爭專利之商品、半成品之存貨全部銷毀。
⒋訴訟費用由被告連帶負擔。
⒌第1項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則辯以：㈠系爭專利有應予撤銷之原因：⒈被證1 整體外觀與系爭專利案同樣具有六個凸齒及六個凹陷部，及「凸齒均為曲率半徑較大的圓弧形」及「凹陷部則為曲率半徑較小的圓弧形」，有如梅花或波浪之外型輪廓特徵，可見被證1 與系爭專利之主要創作特點完全相同。
系爭專利之上、下面均有凸弧面，而被證1 只有上方有凸弧面，但此部分差異應屬該所屬技藝領域具有通常知識者能夠依被證1 易於思及者，故被證1 足以證明系爭專利不具創作性。
⒉被證1 及被證2 整體外觀與系爭專利均具有六個凸齒及六個凹陷部，且凸齒均為曲率半徑較大的圓弧形，凹陷部為曲率半徑較小的圓弧形，有如梅花或波浪之外型輪廓特徵。
而被證2 並具有上、下凸面之特徵，雖系爭專利之上、下面均為凸弧面，然兩者僅係凸面之曲率、厚度有差異，此部分差異應屬該所屬技藝領域具有通常知識者能依被證1 與被證2 之組合易於思及者，是被證1 及被證2 之組合足以證明系爭專利不具創作性。
㈡被告泉耀公司自103 年4 月21日起，向訴外人傑貿公司購買與系爭專利有所不同之握把，再交由訴外人總淼公司提供握把以外之套統等工具及包裝後，再以「KOBALT 26palm Ratchet Set 」產品名稱販售予美國客戶，是被告泉耀公司自103 年4 月21日起對外販售之系爭產品，並未侵害系爭專利。
又被告向訴外人傑貿公司購買之工具握把產品，經訴外人傑貿公司之董事長陳柏伸申請取得我國第D150358 號新式樣專利，故系爭產品並未落入系爭專利之權利範圍，且被告泉耀公司係認訴外人傑貿公司之產品取得專利，並無侵害系爭專利情形始購入，並無故意過失。
被告泉耀公司已無任何系爭產品之成品或半成品存貨，原告請求被告銷毀存貨，自無理由。
㈢並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
⒊如受不利判決，請准供擔保免為假執行之宣告。
三、本件兩造不爭執之事實（見本院卷㈠第239至240頁）：㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自97年12月21日起至107 年6 月6 日止，原告亦為美國D556007 號專利之專利權人，系爭專利與美國D556007 號專利之權利範圍相同。
㈡被告泉耀公司自103 年4 月21日起曾向訴外人傑貿公司購買系爭產品（即104 年10月27日庭呈工具握把實物），並交付予總淼公司組裝後，再交回被告泉耀公司販賣。
㈢原告曾於102 年7 月委託律師寄發存證信函通知被告泉耀公司侵害其所有之美國D556007 號專利（見原證3 ）。
四、本件經本院於105 年3 月29日與兩造整理並協議簡化之爭點為（見本院卷㈠第240 頁）：㈠系爭產品是否落入系爭專利之權利範圍？㈡被證1 或被證1 、2 之組合，是否足以證明系爭專利不具創作性？㈢被告泉耀公司有無侵害系爭專利之故意或過失？㈣原告依專利法第142條準用第96條第2項規定，請求被告泉耀公司給付250 萬元，有無理由？㈤原告依公司法第23條第2項規定，請求被告與許志祥與泉耀公司負連帶賠償責任，有無理由？㈥原告依專利法第142條準用第96條第1項及第3項之規定，請求被告泉耀公司為訴之聲明第2 、3 項排除及防止侵害，並銷毀侵害專利權之成品或半成品，有無理由？
五、本院之判斷如下：㈠按設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。
應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。
設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。
專利法第121條、第136條第2項定有明文。
是設計專利權範圍係由應用於物品之形狀、花紋、色彩或其結合之外觀及物品共同確定。
又申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍之參考文件，解釋申請專利範圍，得參酌專利案自申請至維護過程中，專利權人所表示之意圖和審查人員之見解，以認定其專利權範圍。
上開所謂「申請歷史檔案」者，乃指自申請專利至維護專利權過程中，原說明書以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。
準此，系爭專利之專利權範圍如下：⒈系爭專利之圖式如附圖1 所示，系爭專利係提供一種用於握持工具作正逆向旋轉之握把（參本院卷㈠第46頁新式樣專利圖說【物品用途】），故系爭專利所應用之物品應為一旋轉工件之工具握把。
⒉依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說所載之創作特點，系爭專利之外觀為如附圖1 所示各視圖中所構成的整體形狀。
系爭專利之外觀設計為略呈扁圓形，上、下面均呈凸弧面，中央設一圓形區塊且具有一圓形穿孔，圓周邊緣具有六個凸齒及凹陷部相間設置，各凸齒係以圓形區塊為中心形成一曲率半徑較大之圓弧形，各凹陷部為指向中心點之曲率半徑較小之圓弧形，而使握把的外輪廓呈現梅花狀。
其凹陷部分別形成橢圓形、指甲狀，凸齒則形成沙漏形及直線之線條，故而分別呈現明顯不同之數平面，且因上下面係由中央向兩側略為收縮，左右端角均呈鈍形。
⒊再者，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查人員審查系爭專利時，曾以我國第378143號「旋盤式套筒扳手」新式樣專利作為引證案而通知原告略以：「本案『工具握把』所揭露圖面觀之，概呈圓弧狀旋鈕之本體，其中外輪廓等距離為六處內凹之弧狀設計，本體中央設有圓形區塊，經查本案係沿襲引證案之造形特徵，均為習知內凹弧旋鈕狀本體造形，並於中央處加以圓形區塊設計，本案僅於本體弧度、大小做簡易修改，未見明顯創新變化之視覺效果」（見本院卷㈡第142 頁），嗣原告提出申復理由書陳明：「‧‧‧於前、後視圖觀之，可以利用弧形設計分別呈現出橢圓形、直線及指甲狀之線條，而引證資料則呈現直線段，二者造形與外觀並不相同。」
（見本院卷㈡第141 頁），惟智慧局仍以系爭專利不具創作性而為核駁審定（見本院卷㈡第134 頁）。
原告不服上述處分，乃依法向智慧局申請再審查，再審查申請書記載略謂：「本案係概呈一扁圓飛碟狀，而引證案則概呈一T 形螺桿狀」、「本案之凹陷部係利用圓弧延伸設計而概呈一橢圓形狀，且在燈光照射下由本案之前、後視圖係可顯現出具有4 種不同之平面」、「兩案凹陷部之弧度曲率比例係明顯不同」、「本案利用凸齒與凹陷部之搭配分別向頂緣與底緣作弧形狀延伸之佈局，而可予人一種圓滑舒適之視覺效果」、「原初審委員明顯未以本案之整體設計來進行審查，而忽視本案藉由於比例設計、凹陷部凹陷深度以及凸齒、凹陷部及外緣端皆由弧線構成之圓滑造形設計，係已具有特異之視覺效果」（見本院卷㈡第118 至120 頁），其後智慧局乃依再審查核准系爭專利，此有該局97年8 月22日(97)智專三㈠03027 字第0970443300號再審查核准審定書附卷可參（見本院卷㈡第112 至114 頁反面）。
經參考系爭專利之上述申請歷史檔案，以及審查時之引證案暨被告於本件訴訟所提出之美國第5830210 號專利、美國第D101826 號設計專利等先前技藝（如附圖3 所示），系爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵（即新穎特徵）為：「⒈本體呈扁圓形，上、下面呈凸弧面；
⒉凸齒為曲率半徑較大之圓弧形，凹陷部為曲率半徑較小之圓弧形，使外輪廓呈現梅花狀；
⒊經側視觀之，凹陷部、凸齒分別形成橢圓形、指甲狀、砂漏形及直線之線條，並分別呈現明顯不同之數平面」。
此外，依系爭專利所應用商品即「工具握把」相關產品之性質，其正面、側面及上頂面為該類產品正常使用時易見的部位，由於該部位或特徵容易影響整體視覺印象，故判斷時即應賦予該部位或特徵較大的權重。
㈡系爭產品設計內容：⒈系爭產品之造形略呈扁圓形，上下面均呈凸弧面，並由中央朝向兩端明顯收縮，左右端角均呈尖錐形。
中央設一圓形區塊且具有一圓形穿孔，圓周邊緣具有六個凸齒及凹陷部相間設置，均以圓形區塊為中心形成圓弧形，凸齒為曲率半徑較小之圓弧形，故其弧度曲率較大，而使握把的外輪廓呈現星星狀或光芒狀。
其凹陷部及凸齒分別形成橢圓形及箭頭狀之線條，且凹陷部之橢圓形線條略呈相連接之平面（如附圖2 所示）。
⒉被告雖辯稱：系爭產品之凹陷部弧線末端形成立體波紋，於本體上、下側設有細短四角柱體及厚實圓柱體，賦予整體外形厚實與輕巧之視覺對比效果云云。
惟按，解析被控侵權對象，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對、判斷。
若系爭專利為物品之組件產品，則應將被控侵權對象中對應之組件作為比對的對象。
查本件系爭專利權範圍所確定之外觀，並未包含本體上、下側之組合元件，故系爭產品之凹陷部弧線末端波紋及本體上、下側之柱體均非屬侵權比對之對象，合先敘明。
㈢系爭專利及系爭產品之侵權比對分析：⒈有關物品之相同或近似判斷：經查，系爭專利係為一旋轉工件之工具握把，系爭產品之握把亦具有相同之用途與功能，故系爭產品與系爭專利物品相同。
⒉外觀是否相同或近似之判斷：⑴按外觀是否相同或近似之判斷，應依普通消費者選購商品之觀點，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。
判斷被控侵權對象與系爭專利之差異是否影響其整體視覺印象時，應以容易引起注意的部位或特徵作為判斷重點，併同其他設計特徵，構成被控侵權對象整體外觀統合的視覺印象，綜合考量被控侵權對象與系爭專利之視覺印象是否產生混淆為斷。
⑵系爭專利及系爭產品比對，兩者有下列共同之特徵：「a.本體外觀形狀呈扁圓形，上、下面均呈凸弧面」、「b.中央設一圓形區塊且具有一圓形穿孔」、「c.周緣具有六個凸齒及凹陷部相間設置」，其差異則為：①系爭專利之凸齒係曲率半徑較大之圓弧形，其弧度曲率較小，而使握把的外輪廓呈現梅花狀，惟系爭產品之凸齒係曲率半徑較小之圓弧形，其弧度曲率較大，而使握把的外輪廓呈現星星狀或光芒狀；
②系爭專利之凹陷部、凸齒分別形成橢圓形、指甲狀、砂漏形及直線之線條，故而分別呈現明顯不同之數間隔平面，惟系爭產品凹陷部及凸齒分別形成橢圓形及箭頭狀之線條，且凹陷部之橢圓形線條略呈相連接之平面；
③系爭專利本體上下面係由中央向兩側略為收縮，左右端角均呈鈍形，系爭產品本體上下面由中央朝向兩端明顯收縮，左右端角均呈尖錐形。
⑶由系爭專利之申請歷史檔案及上述先前技藝可知，系爭專利所應用之工具握把，其產品發展成熟度高，且先前技藝與系爭專利亦相當接近，故系爭專利係經再審查程序始獲核准專利，則判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似時，其局部差異亦應納入考量，始得判斷普通消費者對被控侵權對象與系爭專利之視覺印象是否產生混淆。
上述系爭專利及系爭產品之共同特徵中，有關「中央設一圓形區塊」及「周緣具有六個凸齒及凹陷部相間設置」等設計均已為先前技藝所揭露，惟二者差異之處，即①系爭專利之握把外輪廓呈現梅花狀，系爭產品握把外輪廓則呈現星星狀或光芒狀；
②系爭專利之凹陷部、凸齒分別形成橢圓形、指甲狀、砂漏形及直線之線條，並分別呈現不同之數間隔平面，系爭產品凹陷部及凸齒則分別形成橢圓形及箭頭狀之線條，橢圓形線條略呈相連接之平面；
③系爭專利左右端角均呈鈍形，系爭產品之左右端角均形成尖錐形等設計，則為系爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵，或依工具握把之產品性質較易引起普通消費者注意之部位，故該部分設計特徵較易影響整體視覺印象。
職是，以普通消費者選購商品之觀點，經整體比對並綜合判斷系爭專利與系爭產品之視覺外觀時，尚不足以有使普通消費者誤認係同款型式之工具握把，而產生混淆之視覺印象，應認定系爭產品整體外觀與系爭專利不近似。
⑷原告雖主張因先前技藝（美國第5830210 號專利、美國第D101826 號專利）之底面均有凸頸部，且側視均為上下非對稱式形狀，與系爭產品之視覺差異太大，故系爭產品與系爭專利之相似程度，比起系爭專利與先前技藝或系爭產品與先前技藝之相似程度更為接近，依三方比對法足證系爭產品與系爭專利之外觀近似云云。
惟按設計近似與否之判斷，係綜合各視圖所揭露之全部設計特徵加以判斷，而不得僅考量個別之設計特徵。
抑且，三方比對法僅係用以輔助判斷系爭專利之設計與被控侵權對象是否近似之輔助分析方法，如被控侵權對象與系爭專利之差異相當明顯，致其整體視覺印象不同時，即毋須考量被控侵權對象或系爭專利與先前技藝之相似程度。
查系爭專利與系爭產品雖具有「本體外觀形狀呈扁圓形，上、下面均呈凸弧面」、「中央設一圓形區塊且具有一圓形穿孔」、「周緣具有六個凸齒及凹陷部相間設置」等共同特徵，然其中「中央設一圓形區塊」、「周緣具有六個凸齒及凹陷部相間設置」已揭露於上述先前技藝，且系爭專利與系爭產品亦具有前述明顯差異之外觀設計，而上開差異復為系爭專利不同於先前技藝之設計特徵，故二者之視覺印象明顯不同。
此外，三方比對之先前技藝可能係最接近之先前技藝，亦可能係若干先前技藝所構成之技藝狀態。
查本件原告自承美國第D101826 號設計專利之凸齒較為尖銳，於整體視覺效果上，類似於星星狀或光芒狀（見本院卷㈠第157 頁反面），而已揭露系爭產品握把之外輪廓，美國第5830210 號專利則揭露系爭產品之上方側為凸弧面之設計，且凹陷部亦形成橢圓形之線條，是以系爭產品與先前技藝並非全無近似之處。
職是，原告執前揭情詞而謂系爭產品及系爭專利之外觀近似，即非可採。
六、綜上，系爭產品及系爭專利之物品雖相同，惟系爭產品及系爭專利之外觀為不相同亦不近似，故系爭產品並未侵害系爭專利權，從而原告依專利法第142條準用同法第96條第1 至3 項、民法第184條、公司法第23條規定提起本件訴訟，訴請如訴之聲明所示，即無理由，應予駁回。
又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 105 年 7 月 11 日
智慧財產法院第三庭
法 官 林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 7 月 12 日
書記官 鄭郁萱
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