智慧財產及商業法院民事-IPCV,104,民專訴,77,20160406,2

智慧財產法院民事判決
104年度民專訴字第77號
原 告 李宗江
被 告 豐譽電信事業股份有限公司
法定代理人 温建勳
訴訟代理人 彭志傑律師
上列當事人間專利權報酬爭議事件，經臺灣桃園地方法院移轉管轄前來，本院於民國105 年3 月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事 實

一、原告起訴主張：

（一）原告致力於門禁對講系統之研發，基於某些因素之考量，以被告豐譽電信事業股份有限公司（下稱：豐譽公司）之名義為專利申請人，並由被告取得中華民國第207664號「門禁對講系統」發明專利（下稱：系爭專利1 ）、第I261208 號「門禁對講系統」發明專利（下稱：系爭專利2 ，以下合稱：系爭二專利），專利期間分別自民國93年2 月21日起至111 年6 月27日止、自95年9 月1 日起至113 年12月9 日止。

（二）原告為系爭二專利之專利權人：1.原告發明系爭二專利之緣由，係因被告無營運商機，即將倒閉之際，原告造訪被告當時負責人葉○○住所之社區，見該社區主任委員正在調查規畫更換年久失修之全社區門禁對講系統，原告突發構想，創新以公眾電話網路系統(PSTN)建立社區門禁對講系統，原告基此構想創意，經相當期間之自行努力構思，以被告之名義為申請人，向經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）申請專利並取得發明專利，為系爭專利1 。

又原告以網路影像電話建立社區門禁對講系統，再行創意構思，再以被告之名義為申請人，向智慧局申請專利並取得發明專利即系爭專利2 ，是以，系爭二專利均係原告所發明，屬原告所有。

2.依被告92至96年度之營利事業所得稅查核申報調整所得額彙總表，該5 個年度的研究費支出均為0 元，可證原告未利用被告之資源創作系爭二專利。

又原告同意系爭二專利以被告之名義申請專利，形式上借被告名義去申請，此並不影響原告為發明人之權利，系爭二專利仍歸屬於原告所有。

（三）原告得依專利法第8條及民法第179條不當得利之規定請求：1.系爭二專利，係屬原告非職務上所完成之發明，依專利法第8條之規定，應屬原告所有，被告自應有給付專利報酬予原告之義務。

2.被告以系爭專利從事營業，並獲取巨額利益，被告使用系爭二專利每年營利金額至少新台幣（下同）28,000,000 元，惟被告未給付原告專利報酬，係無法律上之原因，卻利用原告非職務上所完成之專利發明獲取利益，致原告受有損害，被告自應返還其利益給原告。

又被告使用系爭二專利所獲取之利益，原告至少得請求10％之專利報酬，且系爭二專利業經桃園地院於103 年6 月18日拍賣得10,400,000元，原告至少得向被告請求拍賣所得10,400,000元之2 分之1 。

（四）被告主張其94年度股東臨時會作成決議：「本公司自92年9 月至94年10月31日止，積欠謝○○先生共計新臺幣陸仟參佰玖拾貳萬陸佰參拾捌元正…擬請開出本公司本票並以後附專利權明細（永全國際專利商標事務所所列），質押於謝○○先生」，依永全國際專利商標事務所所列明細第一項編號「P01697」、案件名稱：「門禁對講系統」、案件種類：「發明申請案」、申請日：「2004/12/ 10 」、申請號：「93138392」、目前進度：「實體審查中」，此項專利權即是系爭專利2 云云。

惟被告係違法作成94年度股東臨時會之決議，當屬無效，又被告豐譽公司94年度之股東臨時會作成決議時，系爭專利2 尚未核准取得，何來之質押專利標的，再者，原告聲請系爭專利權之拍賣，係因被告不法主張系爭二專利權屬於被告所有，原告為了確保合法權益，只能採取此一途徑，原告並非因此承認被告擁有系爭二專利，退步言之，原告係被迫同意系爭二專利權歸屬被告，亦為無效。

爰依專利法第8條、民法第179條之規定，提起本件訴訟。

（五）聲明：被告應給付原告1,490,000 元，及自被告收受支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

二、被告抗辯：

（一）原告非系爭二專利之專利權人：系爭專利1 申請案，係原告與葉○○於91年6 月28日出具「專利宣示書及申請權證明書」，同意將系爭專利1 之專利申請權讓與由被告申請專利；

系爭專利2 申請案，原告於93年12月10日出具「申請權證明書」，同意將系爭專利2 之專利權讓與由被告申請專利。

從上開形式上之證據，可知系爭二專利應非屬職務上之發明。

系爭二專利之發明人分別出具「專利宣示書及申請權證明書」、「申請權證明書」無償讓與系爭二專利予被告，是原告非系爭二專利之專利權人。

又本案系爭二專利之專利權人為被告，此部分亦有原告為債權人，聲請臺灣桃園地方法院民事執行處對被告所有之系爭專利權為拍賣之事實，原告亦肯認系爭二專利之專利權人為被告，才會聲請強制執行。

因此，原告主張其為系爭二專利之專利權人，顯屬矛盾，應非可採。

（二）原告依專利法第8條及民法第179條不當得利規定請求為無理由：1.被告實施系爭二專利係基於原告與葉○○就其等非職務上之發明無償讓與被告為專利權人而為實施，並非依專利法第8條第1項但書之規定而為實施。

因此，原告依專利法第8條主張被告應給付其合理報酬，即無理由。

2.被告94年度股東臨時會作成決議：「本公司自92年9 月至94年10月31日止，積欠謝○○先生共計新臺幣陸仟參佰玖拾貳萬陸佰參拾捌元正…擬請開出本公司本票並以後附專利權明細（永全國際專利商標事務所所列），質押於謝○○先生」，依永全國際專利商標事務所所列明細第一項編號「P01697」、案件名稱：「門禁對講系統」、案件種類：「發明申請案」、申請日：「2004/12/10」、申請號：「93138392」、目前進度：「實體審查中」，此項專利權即是系爭專利2 ，又原告與訴外人謝○○間之確認本票債權不存在訴訟，業經台灣士林地方法院士林簡易庭98年度士簡字第525 號民事判決、台灣士林地方法院99年度簡上字第20號民事判決，業已確定，可證系爭二專利之實施並未為被告帶來盈利，而係巨額之虧損，再者，被告為系爭二專利之專利權人，縱有使用系爭二專利，亦無民法第179條不當得利之情事存在。

（三）答辯聲明：原告之訴駁回。

三、兩造不爭執事項（見本院卷第57頁）：

（一）被告係系爭二專利之專利證書上所記載的專利權人，專利期間分別自93年2 月21日起至111 年6 月27日止、自95年9 月1 日起至113 年12月9 日止，此有系爭二專利之專利證書各1份在卷可稽（見本院卷第29-30 頁）。

（二）系爭二專利經原告向臺灣桃園地方法院申請強制執行，送請鑑價，其殘餘價值合計為10,300,000元，經桃園地方法院民事執行處拍賣金額合計為10,400,000元，由訴外人謝○○拍得，此有昊陽資產評價有限公司102 年12月11日桃昊催字第1021201 號函覆桃園地方法院民事執行處影本、桃園地方法院103 年6 月18日動產拍賣筆錄各1 份在卷可參（見桃園地方法院102 年度司執字第6705號卷第261 、298 頁）。

四、依民事訴訟法第271條之1 準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第57頁）：

（一）原告是否為系爭二專利之專利權人？

（二）原告依專利法第8條、民法第179條規定請求，是否有理由？

五、兩造之爭點及論斷：

（一）原告是否為系爭二專利之專利權人？本件原告主張系爭二專利均為伊發明，伊確實同意將系爭二專利之申請讓與被告，但當時認為此並不影響伊為發明人之權利，故系爭二專利仍屬伊所有云云。

經查：1.被告於91年6 月28日向智慧局申請系爭專利1 之專利權登記，原告與葉○○即於同日出具「專利宣示書及申請權證明書」，同意將系爭專利1 之專利申請權讓與由被告申請專利，嗣經智慧局准予專利登記，專利權期間自93年2 月21日起至111 年6 月27日止，又被告於93年12月10日向智慧局申請系爭專利2 之專利權登記，原告亦於同日出具「申請權證明書」，同意將系爭專利2 之專利權讓與由被告申請專利，嗣經智慧局准予專利登記，專利權期間自95年9 月1 日起至113 年12月9 日止，有上開系爭二專利申請權證明書、專利證書各1 份在卷可稽（見系爭專利1 申請卷第25頁、系爭專利2 申請卷第25頁、本院卷第29-30 頁），且為兩造所不爭（見本院卷第97頁）。

此由上開申請權證明書，可知，系爭專利1 之發明人記載為原告及葉○○；

系爭專利2 之發明人記載為原告，惟系爭二專利之申請人及事後取得專利權登記之專利權人皆為被告公司，是原告及葉○○、原告顯已將系爭專利1 、2 讓與被告，始由被告登記為系爭二專利之專利權人甚明；

又系爭專利1 、2 專利發明申請時，原告分別係擔任被告之顧問、總經理職務，且事後94年6 月起至94年10月、95年12月、96年1 月起至96年12月止，原告改擔任被告之董事長兼總經理一節，此為兩造所不爭，且有薪資清單1 紙可憑（見本院卷第121 、129 頁），倘原告未將系爭二專利讓與被告，則於被告登記為系爭二專利之專利權人，且實施系爭二專利長達10餘年之久，原告豈有均未主張系爭二專利之權利之理；

參以，原告擔任會議主席於94年11月19日召開被告94年度股東臨時會決議：「本公司自92年9 月至94年10月31日止，積欠謝○○先生共計新臺幣陸仟參佰玖拾貳萬陸佰參拾捌元正…擬請開出本公司本票並以後附專利權明細（永全國際專利商標事務所所列），質押於謝○○先生」，其中，依專利權明細第一項編號「P01697」、案件名稱：「門禁對講系統」、案件種類：「發明申請案」、申請日：「2004/12/10」、申請號：「93138392」、目前進度：「實體審查中」，即是系爭專利2 一節，此據被告提出94年度股東臨時會議事錄、永全國際專利商標事務所所列專利明細表各1 件在卷可參（見本院卷第69-70 頁），則依上開會議決議內容所示，原告擔任上開股東臨時會議主席，並決議將尚於向智慧局申請專利登記程序之系爭專利2 ，設定權利質權予訴外人謝○○，如系爭專利2 係屬原告所有，其又豈有同意上開決議內容之理。

雖原告主張上開股東會議並未實際召開云云（見本院卷第94頁），然原告事後自95年12月、96年1 月起至96年12月止，又繼續擔任被告之董事長兼總經理職務，業如前述，對於此等攸關被告公司資產之重要股東會決議內容，自無委為不知之理，則原告空言主張上開股東會議並未實際召開，不僅未舉證以實其說且顯與常情不符，無可採信。

是以，原告主張其仍為系爭二專利之專利權人云云，自屬無稽。

2.證人葉○○於本院證稱：「系爭專利1 申請時我是擔任被告公司的負責人，而李宗江先生是系爭專利1 發明的系統整合的負責人，所以才會列名我跟李宗江二人為系爭專利1 發明人；

系爭專利1 申請時，原告當時是公司的董事，因為這個專利是整個公司團隊及委外技術成員在開發，所以除了原告之外，還有很多人參與，因為是花公司的錢，所以登記在公司名下；

被告公司給予原告參與系爭專利1 發明之費用就是薪資」等語（見本院卷第191-192 頁）；

證人謝○○亦於本院證稱：「被告公司的創辦人葉○○先生他本身就有非常多的心血的投入及資金的投入在門禁對講系統的領域裡面，就是有前面的沿革延續下來的，系爭專利2 不可能是原告自己一個人發明出來的，因為當時包含葉○○及他的兄弟整個團隊都還在公司上班；

因為原告領公司的薪水，且研發過程花費了公司的費用，所以系爭專利2 當然要登記在公司名下」等語（見本院卷第195-196 頁），且依前揭薪資清單所示（見本院卷第121 頁），被告於系爭專利1、2 發明時，分別擔任被告之顧問、總經理職務，並領有相當之薪資，是原告於任職被告期間，雖有參與發明系爭二專利而為發明人，然由被告支付系爭二專利之研發費用，且原告按月向被告領取薪資，已然獲取參與發明之對價，且由被告申請登記為專利權人，並無違常情之處，佐以，原告自陳：「當時謝○○也有把系爭二專利放入公司的無形資產，他也有說要給我報酬，我當然同意他把系爭二專利放入公司的無形資產」等語在卷（見本院卷第131 頁），則原告既同意將系爭二專利納入被告之無形資產，顯然，原告亦同意將系爭二專利讓與被告所有，是證人葉○○、謝○○前揭證稱系爭二專利為被告所有一節，應值採信；

又原告於102 年1 月23日具狀向臺灣桃園地方法院民事執行處聲請強制執行被告之財產時，亦載明拍賣被告所有包含系爭二專利資產一事，此經本院依職權調取臺灣桃園地方法院102 年度司執字第6705號強制執行卷，核閱屬實，且為兩造所不爭（見本院卷第97-98 頁），原告雖主張被告不法主張系爭二專利之專利權，伊為了確保合法權益，只能採取此一途徑云云，姑不論原告前後關於系爭二專利歸屬之所陳，已前後不一，且未舉證以實其說，復依卷內事證，亦無相關證據可資佐憑，自難憑採。

3.綜上，被告抗辯原告已將系爭二專利讓與被告，而為被告所有一節，即屬有據，應堪採認。

（二）原告依專利法第8條規定請求專利報酬，是否有理由？本件原告主張：系爭專利1 、2 發明時，伊分別任職於被告擔任顧問、總經理職務，屬於被告之受僱人，又伊同意系爭專利1 取得後由被告實施，當時被告之法定代理人葉○○有口頭約定事後要給予報酬金，只是沒有講明報酬金額，另伊同意系爭專利2 取得後由被告實施，事後被告之法定代理人謝○○表示已將系爭專利2 列入被告之無形資產，謝○○也有口頭約定要給予伊報酬，只是沒有講明報酬金額云云。

經查：1.系爭二專利業經原告讓與被告，而為被告所有一節，業如前述，則被告實施系爭二專利，乃基於專利權人資格實施，並非依專利法第8條第1項規定而為實施系爭二專利，自無給付報酬之義務，原告空言主張依專利法第8條主張被告應給付其合理報酬，已無可採。

2.原告雖主張其發明系爭二專利期間，為被告之受雇人云云。

然按受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。

但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計，專利法第8條第1項定有明文。

次按僱傭契約之受僱人為僱用人服勞務，須依僱用人之指示，自己無獨立裁量之權，此與委任契約之受任人處理委任事務，非全無獨立裁量之權不同（最高法院101 年度台上字第1585號判決意旨參照）。

查原告自91年1 月起至92年9 月止，擔任被告之顧問，92年10月起至94年5 月止，擔任被告之總經理，94年6 月起至94年10月、95年12月、96年1 月起至96年12月止，擔任被告之董事長兼總經理一節，此為兩造所不爭，且有薪資清單1 紙可憑（見本院卷第121 、129 頁）；

又原告於系爭專利1 、2 發明時，分別擔任被告之顧問、總經理，被告於系爭專利2 發明時，係擔任被告之總經理，負責被告公司營運管理一節，此亦據證人謝○○證稱在卷（見本院卷第195 頁），而經理人為受他人委任處理事業事務之人，擁有管理上一切之權限，與一般受僱員工與事業之間係為僱傭關係不同，經理人與事業間自屬於「委任關係」甚明，佐以，原告於上開任職期間，另於學校擔任專職教師一節，此據原告陳述在卷（見本院卷第130 頁），且證人葉○○、謝○○亦分別證稱，原告於任職被告期間之工作內容具有獨立作業之性質等語明確（見本院卷第192 、195-196 頁），是以，原告於系爭二專利發明時任職於被告期間，與被告間顯然欠缺人格上從屬性（接受雇主之人事監督、管理、懲戒，並親自提供勞務）、經濟上從屬性（為雇主而非為自己之營業目的而提供勞務）、組織上從屬性（納入雇方生產組織體系之一環而非獨立作業）之特徵，而係就其受委託處理事務之執行，具有獨立之裁量權之委任關係，自非僱傭關係，應無疑義；

此外，證人葉○○、謝○○均亦到庭堅決證稱系爭專利1 、2 之發明，乃被告公司整體團隊及委外技術成員開發而成，研發過程費用均由被告支付，且原告任職被告期間已領有薪資，系爭二專利本屬被告所有，絕無同意給予原告任何關於系爭二專利之報酬等語明確（見本院卷第190-197頁）。

是以，原告於參與發明系爭二專利所任職被告期間，既與被告間不存在僱傭關係，而非被告之受雇人，且無證據可認有何支付系爭二專利報酬金之約定，自無專利法第8條規定之適用，原告上開主張，自無可採。

（三）原告依民法第179條規定請求專利報酬，是否有理由？1.按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；

雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條定有明文。

次按不當得利返還請求權之成立，須當事人間財產之損益變動，即一方受財產上之利益致他方受財產上之損害，係無法律上之原因。

在給付型之不當得利，關於有無法律上之原因，應視當事人間之給付行為是否存在給付目的而定；

倘當事人一方基於一定之目的（針對所存在之法定或約定之法律關係為目標）而對他方之財產有所增益，其目的在客觀上即為給付行為之原因，自非無法律上之原因（最高法院102年度台上字第530 號判決意旨參照）。

2.系爭二專利業經原告讓與被告而為被告所有一節，業如前述，則被告實施系爭二專利，自有法律上之原因，況原告主張被告實施系爭二專利受有利益與被告未支付其發明系爭二專利合理報酬，乃屬二事，其依民法第179條規定請求被告給付專利報酬，已屬無據；

又原告自陳伊同意被告實施系爭二專利等語在卷（見本院卷第95、132 頁），則被告縱然實施系爭二專利受有利益，乃有法律上之原因，而具有正當法律權源，即非無法律上之原因受有利益，亦無不當得利可言，是原告前揭主張依民法第179條不當得利規定，請求被告給付其發明系爭二專利之合理報酬云云，亦屬無據。

（四）綜上，原告主張依專利法第8條、民法第179條規定，請求被告給付其發明系爭二專利之合理報酬，為無理由，業如前述，則原告主張向桃園區國稅局調閱被告申報營業稅及發票存根等資料，以證明被告實施系爭二專利後，受有鉅額營業利益，應給付其合理報酬云云，即無調查之必要，附此敘明。

六、綜上所述，系爭二專利業為原告讓與被告所有，而原告與被告間並不存在僱傭關係，且被告並無承諾支付實施系爭二專利報酬金之事實，又被告實施系爭二專利，具有法律上之原因，則原告依專利法第8條、民法第179條等規定，訴請判命如聲明所示之請求，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 4 月 6 日
智慧財產法院第三庭
法 官 張銘晃
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 4 月 6 日
書記官 葉倩如