智慧財產及商業法院民事-IPCV,104,民暫抗,6,20151231,1

智慧財產法院民事裁定
104年度民暫抗字第6號
抗 告 人 帝寶工業股份有限公司
法定代理人 謝綉氣
代 理 人 練家雄律師
杜逸新律師
相 對 人 威豐儀錶有限公司
法定代理人 周明璋
代 理 人 簡榮宗律師
複 代理人 陳冠州律師
上列當事人間聲請定暫時狀態假處分事件，抗告人對於中華民國104 年5 月28日本院104 年度民暫字第4 號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：

主 文

原裁定廢棄。

相對人在原審之聲請駁回。

聲請及抗告費用由相對人負擔。

理 由

一、抗告意旨略以：㈠相對人所有註冊第1220721 號商標（下稱系爭商標1 ）及註冊第1519465 號商標（下稱系爭商標2 ，另兩商標合稱時稱為系爭二商標）之商標權是否存在、於處分確定前得否使用等危險，乃源自於經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之撤銷處分，該等危險相對人僅能透過行政訴訟程序予以除去，民事法院根本無法在行政訴訟判決確定前，確認相對人就系爭二商標是否具有使用權，故相對人所稱之危險自不得以民事判決除去，相對人不得提起確認訴訟之本訴，自不得聲請本件定暫時狀態假處分。

㈡在行政訴訟確定前，因民事法院無權認定相對人就系爭二商標是否有使用權，故相對人本案訴訟並無勝訴之望。

再者，系爭二商標因高度近似抗告人著名之註冊第558901號、第732606號、第1162900 號商標（下稱抗告人商標）而經智慧局撤銷註冊，並經經濟部訴願審議委員會（下稱訴願會）訴願決定書及本院104 年度行商訴字第20號、104 年度行商訴字第66號判決認定在案，亦足見相對人本案訴訟顯無勝訴之望。

㈢抗告人商標連續6 年獲得前二十大台灣國際品牌之殊榮，為著名商標，然相對人系爭二商標與抗告人商標高度近似，將分散「DEPO」文字單一來源指示性，且抗告人商標與系爭二商標指定使用之商品其銷售管道、消費者有高度重疊，加以商標高度近似，將造成消費者混淆誤認。

原裁定准許相對人假處分之聲請，將使得相對人在漫長訴訟期間得銷售產品至世界各國，對抗告人造成極大之損害。

反觀抗告人係於系爭二商標經撤銷註冊後始寄發存證信函與相對人，乃係合法行使權利，而相對人於存證信函稱已著手更改系爭二商標，故禁止相對人使用系爭二商標對相對人並無難以回復之損害。

㈣相對人稱104 年系爭二商標產品銷售營業額高達新台幣（下同）5,000 萬元，則抗告人日後得請求之損害賠償金額，得以其年銷售營業額及本案訴訟期間預計4 年4 月，計算其銷售收入為損害賠償金額，共計216,666, 667元（計算式：5000萬×4+5000萬×4 ÷12=216,666 ,667 元），並以此金額做為擔保金額，原裁定之計算方式於法有違。

㈤並聲明：⒈原裁定廢棄。

⒉相對人在第一審之聲請駁回。

⒊聲請費用及抗告費用均由相對人負擔。

二、相對人則以下列等語置辯：㈠商標法所採之註冊保護主義，僅係賦予商標權人排他權效力，除經民事法院確認有侵害他人商標權之事實外，不應限制他人使用未註冊商標，而商標使用權屬私法上權利義務事項，可作為民事訴訟標的，系爭二商標雖經撤銷註冊，但相對人已提起行政訴訟，在未經民事法院確認相對人有侵害抗告人商標權之情況下，抗告人即向相對人寄發存證信函，警告並妨礙相對人使用系爭二商標，將使相對人在法律上地位產生不安定狀態，相對人顯有確認具有系爭二商標之商標使用權以防止他人惡意妨礙使用之必要，相對人具有提起確認之訴之確認利益。

㈡抗告人商標並非著名商標，且系爭二商標與抗告人商標並未構成近似，兩者使用之商品亦不相同，相關消費者並無混淆誤認之可能，是相對人本案訴訟顯有勝訴之望。

㈢相對人將系爭二商標授權訴外人技詮科技有限公司（下稱技詮公司），年出口外銷金額已達近5,000 萬元之多，且系爭二商標產品已外銷至全世界65國，若以其中9 國總代理合約之最低採購額為計算，相對人及技詮公司104 年度於此9 國之基本營收即約為9,479,403 元，相對人若遭抗告人惡意妨礙使用系爭二商標，將使相對人長年之努力付之一炬，且必須耗費眾多額外成本更換公司全數產品之圖樣，所有材料和成品亦將成為無用之庫存，將使公司資金周轉產生極大之問題。

反觀抗告人自69年開業至今皆未營運車燈以外之產品，亦從未跨足儀表板相關產品，與相對人所營之商品顯然有別，則使其容忍相對人使用系爭二商標顯不會對抗告人造成任何之不利益及損害。

㈣原裁定以相對人平均營業毛利計算擔保金，並因抗告人未經營系爭二商標所指定之產品而酌減擔保金，已完整審酌雙方利益之權衡，並無缺失。

㈤並聲明：⑴抗告駁回。

⑴抗告程序費用由抗告人負擔。

三、按抗告法院認抗告為有理由者，應廢棄或變更原裁定，民事訴訟第492條前段定有明文。

次按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。

聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，而有必要之事實，應釋明之；

其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2項定有明文。

再按，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；

其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；

法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項亦定有明文。

又按民事訴訟法第538條「爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者」，係指因避免重大損害或其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要而言。

此必要之情事即為假處分之原因，苟由聲請假處分之人提出相當證據以釋明其存在，即有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要。

是定暫時狀態假處分之聲請人，除應釋明與債務人間有爭執之法律關係外，尚應提出有何防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要定暫時狀態處分之原因並釋明之（最高法院94年台抗字第792 號裁定參照) 。

四、本件相對人主張抗告人在系爭二商標之行政訴訟未確定前寄發存證信函要求相對人停止使用系爭二商標，將造成相對人數千萬重大商業利益損害且有急迫性，且抗告人商標並非著名商標，相關消費者亦無混淆誤認之可能，是相對人本案訴訟顯有勝訴之望，因此本件有聲請抗告人容忍相對人使用系爭二商標之定暫時狀態假處分之必要等語，惟為抗告人所否認，並主張如前所述，經查：㈠本件兩造間有爭執之法律關係存在：相對人主張其已取得系爭二商標註冊，且其並未侵害抗告人商標權，是抗告人不得禁止其使用，惟為抗告人所否認，兩造自屬有爭執之法律關係存在。

至抗告人雖稱：相對人是否有權使用系爭商標乃公法爭議，相對人不得於民事法院提起確認之訴，自不得提起本件聲請云云，然抗告人既有權於民事訴訟中本於商標權人地位向被控侵權人即相對人請求排除侵害，則相對人自得於民事訴訟中主張其並未侵害抗告人商標權而請求確認其就系爭二商標有使用權存在，該等爭議屬民事法院所得審究，抗告人上開主張自不足採。

㈡相對人將來勝訴可能性：⒈按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

、「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。」

、「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；

有侵害之虞者，得請求防止之。」

商標法第68條、第70條第1款、第69條第1項分別定有明文。

⒉查系爭商標1 經智慧局認定有違註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定，於103年9 月16日以中台評字第H01000251 號商標評定書為其註冊應予撤銷之處分；

系爭商標2 亦經智慧局認定有違註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定，於103 年10月28日以中台異字第1010726 號商標異議審定書為其註冊應予撤銷之處分。

抗告人於系爭二商標經智慧局為撤銷處分後之104 年1 月9 日寄發存證信函予相對人及技詮公司，請其等停止使用系爭二商標，惟相對人仍繼續使用，且相對人就智慧局上開處分提起訴願，分別經經濟部於104 年1 月21日以經訴字第10406300050 號、104 年4 月24日以經訴字第10406305260 號駁回其訴願決定，相對人不服提起行政訴訟，亦分別經本院104 年度行商訴字第20號、66號判決駁回相對人之訴，現由相對人上訴於最高行政法院等情，有上開判決書及存證信函附卷可參（見原審卷第22至25頁、本院卷第272 至311頁），且為兩造所不爭執。

⒊其中，就系爭商標1 部分，本院104 年度行商訴字第20號判決認定：「本院審酌據以評定『DEPO』諸商標（即本件抗告人商標），已為相關事業或消費者所普遍知悉而為著名之商標，兩造商標近似程度高、系爭商標（即本件系爭商標1 ）指定使用之商品與據以評定諸商標著名使用之車燈商品及其相關服務間復具相當關聯性、據以評定『DEPO』諸商標具有高度之識別性，並較系爭商標為相關消費者所熟悉，且有相關消費者對兩造商標表彰之商品或服務產生聯想而發生混淆誤認之情事，及系爭商標之申請人非出於善意、二商標行銷方式或提供場所，具有重疊之可能性等因素綜合判斷，系爭商標之註冊應有致相關公眾誤認兩造商標之商品或服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。」

（見本院卷第298 背頁至295 頁）；

就系爭商標2 ，本院104 年度行商訴字第66號判決認定：「據以異議諸商標（即本件抗告人商標）經原告（即本件抗告人）長期廣泛使用，已為相關事業或消費者所普遍認知，且於系爭商標（即本件系爭商標2 ）註冊前已經非常著名，故以二商標近似之程度，指定使用於極其類似之商品服務，有使相關消費者產生混淆而誤認二商品或服務係自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯之可能... 而有違商標法第30條第1項第11款前段規定之情形。

另以據以異議諸商標之著名程度，倘允許系爭商標在其所指定使用之商品或服務上與據以異議諸商標併存，自可能減弱已臻著名之據以異議諸商標與其特定商品或服務間之聯繫關係之識別性或侵害其信譽之虞，而有違商標法第30條第1項第11款後段規定之情形... 」（見本院卷第308 至308 背頁），經本院衡酌抗告人所提證據，亦認抗告人商標為著名商標，且相對人就系爭二商標，係於類似之商品或服務使用近似於抗告人之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，並有減損抗告人著名商標識別性之虞，準此，依商標法第68條、第70條第1款規定，相對人自有侵害抗告人商標權情事，依同法第69條第1項規定自不得使用系爭二商標。

至抗告人就系爭二商標雖係合法取得商標註冊，且撤銷系爭二商標之行政處分於相對人提起本案訴訟時尚未確定，然系爭二商標既有侵害抗告人商標權之情形，且商標法第69條第1項排除侵害並不以侵權人有故意或過失為必要，則抗告人自得於本案訴訟中以商標法第69條第1項為抗辯主張相對人不得使用系爭二商標，是相對人於本案訴訟起訴請求確認其就系爭二商標有使用權存在，其勝訴可能性自屬不高。

㈢聲請之准駁對於兩造是否將造成無法彌補之損害及雙方損害之程度：相對人雖稱：系爭二商標商品已外銷至全世界65國，如不許相對人本件聲請，將造成相對人重大損害云云。

然查，相對人有侵害抗告人商標權之情形，相對人於本案訴訟之勝訴可能性不高等情，已如前述，在此情形下，自不宜使相對人藉由定暫狀態假處分之聲請以延長其侵害抗告人商標權之期間，且若相對人確實會因駁回本件聲請而導致上千萬元之營業收入之損失，則相對地，抗告人亦將因相對人持續使用系爭二商標而使損害繼續擴大，對抗告人亦產生重大無法彌補之損害。

況系爭二商標於103 年9 月16日、103 年10月28日業經智慧局為撤銷之處分，抗告人自應於斯時起即著手修改商標使用事宜，且該等商標爭議至今已1 年有餘，相對人自有相當之時間修改相關商品所使用之商標，其捨此不為而仍繼續使用系爭二商標，再以此主張受有重大損害或急迫危險，自不足採。

㈣對公眾利益之影響：按「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」

商標法第1條定有明文，是相對人是否可使用系爭二商標，影響消費者對產品來源之認知，因此，本件准駁雖難謂對公眾利益毫無影響，惟本件仍屬兩造間商標使用之爭議，對公眾利益影響非鉅。

五、本件經衡量兩造雖有爭執之法律關係存在，然相對人日後本案訴訟勝訴可能性不高，且本件難認駁回相對人之聲請對相對人有重大或急迫危險、本件准駁對公眾利益影響非鉅等情，認相對人本件定暫時狀態假處分之聲請，並未釋明有保全之必要性存在，應予駁回。

從而，抗告意旨認原裁定不當，聲明廢棄，為有理由，應由本院將原裁定廢棄，駁回相對人之聲請，爰裁定如主文。

六、據上論結，本件抗告為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、第492條、第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 104 年 12 月 31 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 林洲富
法 官 蔡如琪
以上正本係照原本作成。
本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。
如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新台幣1千元。
中 華 民 國 105 年 1 月 8 日
書記官 邱于婷