智慧財產及商業法院民事-IPCV,104,民著上易,17,20160602,1

智慧財產法院民事判決
104年度民著上易字第17號
上訴人即
附帶被上訴人 鄉城唱片股份有限公司
兼法定代理人 呂金園
共 同
訴訟代理人 蕭明哲律師
被上訴人即
附帶上訴人 采風音象股份有限公司
法定代理人 彭漢元
訴訟代理人 彭增田
上列當事人間著作權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國104 年10月29日臺灣臺北地方法院104 年度智字第9 號第一審判決

提起上訴，本院於中華民國105 年5 月5 日言詞辯論終結，判決
如下：

主 文
上訴及附帶上訴均駁回。
第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人連帶負擔；
附帶上訴部分，由被上訴人負擔。

事實及理由
壹、程序事項：
被上訴人即附帶上訴人采風音象股份有限公司（下稱采風公司）附帶上訴聲明第1項原為「原判決不利於附帶上訴人部分廢棄。」
（本院卷第78頁），嗣變更為「原判決駁回後開第二項之訴部分廢棄」（見本院卷第134 頁），其上開所為係使其聲明更為明確，並非訴之變更追加，自應准許。
貳、實體事項：
一、采風公司主張：
采風公司為經銷及製作卡拉OK伴唱帶，分別與上訴人即附帶被上訴人鄉城唱片股份有限公司（下稱鄉城公司）於民國88年、89年間簽立3 份卡拉OK VCD及DVD 之經銷合約，鄉城公司保證擁有合約所定之卡拉OK VCD及DVD 等視聽著作物之詞、曲、錄音及影像著作權之授權，嗣後如有智慧財產權、著作權等問題，應由鄉城公司負責處理，倘致采風公司權益受損時，鄉城公司願負一切法律責任，且由上訴人即附帶被上訴人呂金園（下稱呂金園）簽署上開合約負連帶保證責任，采風公司亦依約給付授權金新臺幣（下同）1,050 萬元。
嗣鄉城公司、呂金園另於91年2 月22日簽立保證書，共同擔保所提供予采風公司代理經銷之商品確屬合法，並無侵害他人著作權等智慧財產權之情事，如有違反擔保之情事發生，對於采風公司所受之一切損害應負賠償責任。
惟嗣後訴外人光美文化事業有限公司（下稱光美公司）竟對采風公司提起自訴，指稱上開鄉城公司授權采風公司製作之卡拉OK VCD、DVD 中，有「台北今夜冷清清」、「你是我的生命」2 首詞（下稱系爭歌曲）侵害光美公司之著作權；
迭經采風公司通知鄉城公司出面處理，然鄉城公司均置之不理，采風公司無奈，只好於91年11月14日與光美公司和解，賠償光美公司367,500 元，並全面回收侵權產品，采風公司因而蒙受巨大商譽及財產損失，致無法繼續經營，而於99年6 月24日經股東會決議解散。
鄉城公司就系爭歌曲並未取得授權，自屬不完全給付，且鄉城公司事後不出面處理，致使受有1,050 萬元已給付授權金之損害。
又依采風公司91年度因系爭著作侵權案件而進行收回，致該年度之營業毛利較90年度損失4,566,789 元，若加計授權金每年分攤額3,780,286 元，損失高達8,347,075 元。
爰依民法第226條第1項、第227條之規定起訴請求，並聲明：⒈鄉城公司、呂金園應連帶給付采風公司10,867,500元，及自104 年5 月1 日起至清償日止，按年息5%計算之利息；⒉願供擔保，請准宣告假執行。
二、鄉城公司、呂金園則以下列等語資為抗辯：
㈠采風公司並未回收產品，亦不能證明受有損害：
采風公司與光美公司之和解書（下稱系爭和解書）上雖記載「立即全數回收前開侵權產品」，然此僅為制式用語，光美公司就系爭歌曲僅擁有詞的著作財產權，且光美公司已取得高達367,500 元之和解金，自不會要求采風公司回收產品，光美公司實際上也沒要求回收。
㈡鄉城公司製作發行之卡拉OK伴唱帶皆可每集單獨出售，若有回收之必要僅回收侵權之單獨一集即可，且移除侵權歌曲仍可繼續銷售，可以銷售之數量與期限並無限制，采風公司並無損失可言，且采風公司也沒證明究竟受有何種損害及損害若干，其主張並無所據。
采風公司以90年度、91年度營利事業所得稅結算申報核定通知書營業毛利之差額即認定係因本件回收所產生之損失，惟公司之經營績效事涉多端，與公司之經營項目決策行銷大環境等皆有關連，實不足以證明其營業毛利之下降係因回收所致。
㈢系爭和解書之和解金係由鄉城公司所支付，退步言，如認為采風公司確實有支付賠償金，然采風公司與光美公司和解之日期為91年11月14日，當時兩造仍處於合作關係，采風公司所支出之和解金亦早就由應支付與鄉城公司之權利金中扣除。
三、原審為采風公司一部勝訴、一部敗訴之判決，即判命鄉城公司、呂金園應應連帶給付采風公司75萬元，及自104 年5 月1 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
另駁回鄉城公司其餘之訴及假執行之聲請。
鄉城公司、呂金園就其敗訴部分全部聲明不服提起上訴，采風公司就其敗訴部分一部聲明不服提起附帶上訴。
鄉城公司等之上訴聲明為：⑴原判決不利上訴人部分廢棄。
⑵上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
⑶第一審廢棄部分及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。
⑷如受不利之判決時，請准上訴人供擔保免為假執行。
對采風公司之附帶上訴答辯聲明為：⑴附帶上訴駁回。
⑵附帶上訴費用由附帶上訴人負擔。
采風公司之附帶上訴聲明為：⑴原判決駁回後開第二項之訴部分廢棄。
⑵上開廢棄部分，附帶被上訴人應再給付附帶上訴人300 萬元及自104 年5 月1 日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。
⑶附帶上訴訴訟費用由附帶被上訴人負擔。對鄉城公司等之上訴，答辯聲明為：⑴上訴駁回。
⑵第一、二審訴訟費用由上訴人等連帶負擔。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第70至71頁）：
㈠兩造曾先後簽訂下列經銷合約書，約定由采風公司經銷鄉城公司製作發行之卡拉OK VCD、DVD ，並由呂金園擔任鄉城公司之連帶保證人：1.於88年2 月22日簽訂經銷合約書，經銷標的為國語情歌對唱DVD 卡拉OK 1-2集、台語情歌對唱DVD卡拉OK1-3 集、國語情歌對唱VCD 卡拉OK 1-3集、台語情歌對唱VCD 卡拉OK1-4 集，總經銷費用為350 萬元；
2.於89年4 月1 日簽訂經銷合約書，經銷標的為采風錄VCD 國語卡拉OK 17-20與22集、采風錄VCD 台語卡拉OK17-21 集、采風錄DVD 國語卡拉OK9-10與12-13 集、采風錄DVD 台語卡拉OK9-12集，總經銷費用為500 萬元；
3.於89年10月3 日簽訂經銷合約書，經銷標的為采風錄DVD 國語卡拉OK 14 集、采風錄DVD 台語卡拉OK 13 集、采風錄VCD 國語卡拉OK23 -24集、采風錄VCD 台語卡拉OK 22-24集，總經銷金額200 萬元；
共計1,050 萬元。
有上開3 份經銷合約書（下稱系爭3 份經銷合約書）在卷足稽（見原審卷第7 至27頁）。
㈡上訴人鄉城公司、呂金園另於91年2 月22日簽立保證書予采風公司，擔保鄉城公司提供予采風公司代理經銷之商品均屬合法商品，並無侵害他人著作權或其他智慧財產權之情事，有保證書附卷可參（見原審卷第28頁）。
㈢訴外人光美公司曾於91年9 月間對采風公司及其當時之法定代理人彭增田提出刑事自訴，主張光美公司擁有系爭歌曲台語歌詞之著作權，然以鄉城公司之名義製作發行、由采風公司總代理之台語卡拉OK DVD等影音專輯中收錄之系爭歌曲，卻未經光美公司授權或同意而擅自重製系爭歌曲之歌詞，涉犯著作權法所定意圖銷售違法重製等罪。
嗣經臺灣新北地方法院以91年度自字第383 號案件（下稱383 號案件）審理後，采風公司與光美公司於91年11月14日簽署系爭和解書，約定由采風公司賠償光美公司367,500 元，光美公司則於91年11月20日具狀撤回自訴。
有原審調取之383 號案件卷宗、和解書附卷可佐（見外放383 號案件影卷、原審卷第29頁）。
㈣鄉城公司就系爭歌曲未取得合法權利，違反前揭系爭經銷合約書及保證書之擔保事項，因此鄉城公司、呂金園對采風公司構成違約。
五、本件爭點如下（見本院卷第71頁） ：
㈠采風公司是否因鄉城公司、呂金園之違約行為受有損害？如有，損害賠償金額為何？
㈡采風公司與光美公司達成和解之和解金367,500 元，是否係由鄉城公司、呂金園所支付而應自上開損害賠償金額中扣除？
六、本院之判斷：
㈠鄉城公司、呂金園應對采風公司負損害賠償責任：
⒈鄉城公司提供予采風公司之系爭歌曲因侵害光美公司著作財產權，致采風公司需支付光美公司和解金367,500 元，鄉城公司、呂金園對采風公司構成違約而應負債務不履行
損害賠償責任等情，為鄉城公司、呂金園所不爭執，並有
兩造簽訂之系爭3 份經銷合約書第2條約定：「乙方（即
鄉城公司）保證擁有所製作之前開卡拉OK VCD及DVD 等視聽著作物之詞、曲、錄音及影像著作權之授權，嗣後，如
有因智慧財產權、著作權等問題應由乙方負責處理，倘有
致甲方（即采風公司）權益受損時，乙方願負一切法律責
任，絕不推諉。」、「代理人兼連帶保證人：呂金園」（
見原審卷第7 至8 、14至15、23至24頁），約定經銷之標的包含系爭歌曲（見原審卷第11、13、18、21、27頁）；
鄉城公司出具之保證書記載：「茲擔保本公司（即鄉城公
司）所提供予采風音象股份有限公司代理經銷之商品，均
確屬合法商品，並無侵害他人著作權…如有違反前開擔保
之情事發生，對於因此所生之一切民、刑事法律責任，均
應由立保證書人自行負擔及處理…同時立保證書人對於造
成采風音象股份有限公司所受之一切損害，亦應負完全之
賠償責任」等在卷可參，並有383 號卷附之刑事自訴狀、系爭歌曲內政部著作權執照影本、謙信法律事務所律師函
（見383 號影卷第1 至2 頁、第5 至7 頁）、系爭和解書、和解金支票影本（見原審卷第29、100 頁）在卷可佐，是采風公司主張鄉城公司、呂金園違反前揭經銷合約書及
保證書之擔保事項，而應對采風公司負債務不履行損害賠
償責任等語，洵屬有據。
⒉按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。因不完
全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。民
法第227條定有明文。
查光美公司寄發91年7 月18日律師函時，即曾要求采風公司將侵權商品回收、下架，采風公
司委由蕭明哲律師寄發之91年7 月23日回函亦表示願立即停止銷售行為、將相關商品回收下架，且於383 號案件審理中提出經采風公司各經銷商簽署之回收證明文件，用以
證明采風公司於接獲光美公司主張權利之律師函時，即已
進行回收（見383 號影卷第7 至8 、28至30、39至65頁），嗣采風公司與光美公司並於91年11月14日簽署和解協議書，約定由采風公司全數回收侵權商品，並賠償光美公司
367,500 元（見原審卷第29頁），而采風公司確已給付上開和解金予光美公司，亦經證人○○○證述在卷（見原審
卷第106 頁反面至107 頁），並有付款支票附卷可佐（見原審卷第100 頁），準此，采風公司主張其因鄉城公司之前開違約情事，致采風公司需回收侵權產品、且需賠償光
美公司，因而受有損害等語，即屬有據。鄉城公司、呂金
園雖辯稱光美公司並未要求采風公司回收、采風公司並未
實際回收云云，並舉證人鄭錦清之證詞為證，然證人鄭錦
清證稱：「（問：「台北今夜冷清清」、「你是我的生命
」當時你們簽和解書後，有無要求原告公司回收？）這個
時間太久，我不清楚，一般有達成和解，就不會要求回收
）。」、「（問：和解協議書第1 點載明要立即回收，是
否如此？）光美公司是委任律師處理，我沒有記那麼多」
、「（問：你是否擔任光美文化事業有限公司之負責人？
光美文化事業有限公司是否曾在91年間對原告公司及彭增田提出侵害著作權之自訴？）是。我有這個印象，但是光
美公司的案子很多，都是委任律師處理，我不是很清楚」
、「（問：該自訴案件之原因、事實為何？後來如何處理
？有無與原告、彭增田達成和解？）應該有達成和解，因
為後來沒有再告，但細節我不記得」、「原告有付賠償金
給光美公司，因為時間太久我不確定，依我的印象應該有
付」等語（見原審卷第107 背頁至108 頁），顯見證人鄭錦清對於采風公司與光美公司之爭議過程、履行和解情形
，均因時間過久而記憶不清，其所謂「一般有達成和解就
不會要求回收」之證詞係針對一般情形所為之證述，然本
件采風公司既於接獲律師函時即有實際進行回收，自難僅
以證人鄭錦清上開記憶不清、非針對本件個案之證詞，而
認采風公司並無回收之行為，是鄉城公司、呂金園上開所
辯，自不足採。
㈡本件損害賠償金額之計算：
⒈按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已
定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為
所失利益。
民法第216條定有明文。
所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害。所
謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨
害，屬於消極的損害（最高法院48年度台上字第1934號判例要旨參照）。是所謂所受損害係指既存法益之減少，此
項損害以與責任原因有因果關係存在者為限，又所謂所失
利益，係指依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特
別情事，可得預期之利益，其固不以現實有此具體利益為
限，惟該可得預期之利益，亦非指僅有取得利益之希望或
可能為已足，尚須依通常情形，或依已定之計劃、設備或
其他特別情事，具有客觀之確定性（最高法院95年度台上字第2895號判決參照）。
⒉采風公司雖主張其因鄉城公司之行為需全面回收侵權產品，其商譽因此受有巨大損害、無法繼續經營而需解散，因
此受有授權金1,050 元之損害，或以90年度、91年度營業毛利之差額加計授權金每年分擔額計算則受有8,347,075元之損失云云。然采風公司與鄉城公司簽訂之系爭3 份經
銷合約書所載經銷標的包含上百首歌曲、數十集卡拉OK，因鄉城公司違約致影響采風公司經銷權益者，僅有系爭2
首歌曲，實難認因為系爭2 首歌曲有爭議即謂采風公司受
有全部授權金之損害。又證人即時任采風公司之總經理○
○○到庭證稱：91年間光美公司指控系爭著作涉及侵權後，采風公司是將被指控侵權的伴唱帶回收，拿掉「台北今
夜冷清清」、「你是我的生命」這兩首歌，其餘的歌壓片
再去賣，賣到約93年，原告所經銷的卡拉OK伴唱帶可以一集一集單獨出售等語（見原審卷第93至94頁），益證采風公司因鄉城公司上開違約行為所受之損害僅為系爭2 首歌
曲，其餘歌曲仍可繼續銷售並無影響。又采風公司前任法
定代理人彭增田雖於原審證稱：采風公司當時因為被光美
公司提告，很擔心鄉城公司授權經銷的幾千首歌曲有沒有
問題，所以股東決定要停業；當時是把伴唱帶全部回收，
回收相關商品共花費70萬元至80萬元，采風公司所受損害需加上當月約5 百萬元、6 百萬元之營業額等語（見原審
卷第96、133 頁），然若其所述屬實，何以采風公司與光美公司之爭議發生在91年間，然遲至99年6 月24日采風公司始經股東會決議解散（見原審卷第30頁），期間相隔近8 年之久？由此可知，實難認采風公司無法繼續營業，與
鄉城公司前揭違約行為有何相當因果關係，況彭增田亦稱
：「... 店家不只有退跟這兩首歌有關的，只要是采風的貨全部都退」、「（問：采風公司的貨全部被退貨的證據
為何？）是沒有證據，但這是可以理解的」（見本院卷第
75頁），是既無證據證明采風公司因鄉城公司系爭2 首歌曲之違約而造成兩造所簽訂之3 份經銷合約書所載之所有
經銷歌曲均無法販售，則采風公司主張受有系爭3 份經銷
合約授權金1,050 元之損害，即屬無據。
又公司營業毛利減少之原因不一而足，此繫於公司經營方式、市場景氣、
消費者消費習慣、經濟環境等，除采風公司依已定之計畫
或有其他特別情事，可得預期今年度確實會有該利益收入
外，則營業毛利之多寡既有上開無法確定之因素存在，自
難僅以今年度與去年度營業毛利差額，而謂該差額與鄉城
公司之違約行為有相當因果關係，亦難認此為依一般通常
情形，即當然可得該預期利益，準此，采風公司提出90
年度、91年度之營利事業所得稅結算申報書計算其所失利為8,347,075 元，亦不足採。
⒊惟按，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數
額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。
本件采風公司因鄉城公司上開違約行為，除受有需賠償光美公司之損害
外，亦需回收侵權商品、移除系爭著作後另行壓片、鋪貨
販售等情，已如前述，采風公司已證明受有損害，僅不能
證明其數額或證明顯有重大困難，則本院自得依上開規定
審酌一切情況，依所得心證定其數額。茲審酌系爭3 份經
銷合約書中，系爭歌曲所佔比例及使用次數（見原審卷第
7 至27頁）、采風公司已發行之產品共有5 片卡拉OK VCD、DVD 有收錄系爭著作而需回收（見383 號影卷第39至65頁），而采風公司委由廠商壓製光碟之金額為每種每次17,000元（數量為1,000 片，見383 號影卷第12至13頁），是系爭著作因回收而無法銷售，損失原製作成本85,000元（17,000×5 ＝85,000），而移除系爭著作後重新壓製該5 片卡拉OK，需另行支出製作成本85,000元，此外，采風公司因賠償光美公司而支出之367,500 元，再加計采風公司需支出回收侵權商品、重新上架銷售之運費、人事成本
等，經綜合上開因素審酌，本院認原告受有損害而得請求
賠償之數額，應以75萬元為當。
又系爭3 份經銷合約書均由呂金園簽章同意負連帶保證責任（見原審卷第14至27頁），是采風公司請求鄉城公司、呂金園應連帶賠償采風公
司75萬元，為有理由，逾上開範圍之請求則無理由。
⒋至鄉城公司雖主張采風公司與光美公司之和解金已由呂金園以現金交給○○○，故應由本件損害賠償金額中扣除云
云，並提出呂金園與○○○之電話錄音譯文為據（見本院
卷第65至66頁），姑不論鄉城公司主張是否屬實，然采風公司否認有收到此筆和解金，且系爭和解書之和解金係由
采風公司開立支票支付等情，有支票影本在卷可參（見原
審卷第100 頁），是該筆和解金確實係由采風公司支付無誤，因此，縱呂金園有交付和解金與○○○，○○○既未
將該和解金交給采風公司，則此部分僅屬呂金園與○○○
間之債務糾葛，鄉城公司或呂金園自難以此對采風公司之
債權主張抵銷。鄉城公司又稱：該和解金早由采風公司應
支付與鄉城公司之權利金中扣除云云，然鄉城公司並未提
出任何證據以實其說，是其主張自不可採。
七、綜上所述，采風公司依系爭3 份經銷合約書及保證書，請求鄉城公司與呂金園連帶給付75萬元，及自104 年5 月1 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，不應准許。
從而，原審就上開應予准許部分所為鄉城公司、呂金園敗訴之判決，及就上開不應准許部分所為采風公司敗訴之判決，並無違誤，鄉城公司、呂金園上訴意旨及采風公司之附帶上訴意旨，分別指摘原判決於其不利部分為不當，求予廢棄，為無理由，均應予以駁回。
至采風公司雖聲請傳喚證人○○○到庭，欲證明回收移除歌曲後重新壓片之產品根本無法銷售云云，然證人○○○已證稱其回收侵權伴唱帶移除系爭著作後重新壓片販賣到93年，已如前述，縱采風公司所謂重新壓片之產品銷售情形不佳之主張屬實，然采風公司仍須證明此與鄉城公司之違約行為有相當因果關係，而本院認並無證據證明兩者間有因果關係存在，是證人○○○並無傳喚之必要，附此敘明。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列。
九、據上論結，本件上訴及附帶上訴均為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 105 年 6 月 2 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 林秀圓
法 官 蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 6 月 8 日
書記官 邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。