智慧財產及商業法院民事-IPCV,105,民專上,38,20180315,1

智慧財產法院民事判決
105年度民專上字第38號
上 訴 人
即被上訴人 中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人 林陳滿麗
訴訟代理人 李彥群 律師
黃麗蓉 律師 兼送達代收人
馮達發 律師
被上訴人
即上訴人 宋健民
訴訟代理人 張澤平 律師
林曉晴 律師
許樹欣 律師
上列當事人間因確認專利權等事件，兩造對於中華民國105 年7月29日本院102 年度民專訴字第104 號第一審判決各自提起上訴，本院於107 年2 月1 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

兩造上訴均駁回。

第二審訴訟費用由兩造各自負擔。

事實及理由

壹、程序事項：按專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。

對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。

智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。

職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。

查本件因上訴人即被上訴人中國砂輪企業股份有限公司（下稱中砂公司）主張其就如附表1 所示專利（下稱系爭專利）享有實施權，並至102 年12月31日止期間，享有2/3 所有權；

被上訴人即上訴人宋健民（下稱宋健民）應將系爭專利移轉登記予中砂公司，可知本案為專利法所生之第二審民事事件。

揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

貳、實體事項：

一、中砂公司部分：

(一)中砂公司起訴聲明與主張：中砂公司起訴聲明：1.確認中砂公司就系爭專利享有實施權，並至102 年12月31日止期間，享有2/3 所有權。

2.宋健民應將系爭專利移轉登記予中砂公司所有。

3.宋健民應給付中砂公司新臺幣（下同）112,085,722 元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

4.第2 、3項聲明，中砂公司願以現金或同面額之中國信託商業銀行承德分行無記名可轉讓定期存單或銀行保證書，作為擔保，請准宣告假執行。

1.宋健民負責執行系爭合作案：中砂公司是我國上市公司，亦為世界鑽石工具之領導廠商，因宋健民自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造前於85年10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement 」（下稱英文版JVA ），並由中砂公司委任宋健民為中砂公司研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），而自系爭合作案產出之專利為系爭專利。

中砂公司並與宋健民簽訂工作契約與聘任合約書，委任宋健民於中砂公司工作。

就系爭合作案，雙方於91年8 月21日另簽署中文版「Joint VentureAgreement 」（下稱中文版JVA ），中砂公司亦自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心(DTC) ，委任宋健民擔任總經理，負責執行系爭合作案，嗣於97年10月15日另簽署「JV增補條款」，合意變更「英文版JVA 」及「中文版JVA 」關於專利權歸屬及其他約定內容。

復於98年間，因宋健民私自在外與中砂公司之競爭對手合作，並以系爭合作案產生之專利作價入股，中砂公司知悉後，為求補救，乃要求宋健民於99及100 年間陸續簽署備忘錄（下分稱備忘錄一、備忘錄二、備忘錄三），以降低對中砂公司之損害，並提前清算部分系爭合作案專利，且自99年5 月1 日起，雖將宋健民轉調為技術顧問，其仍負責執行系爭合作案，管理鑽石科技中心，系爭合作案至102年10月28日屆期終止。

2.中砂公司對系爭專利之權利範圍：依據兩造間合約，系爭合作案所產出之專利，係由中砂公司出資與維護，並以宋健民名義登記專利，依JV增補條款第3條第1項之約定，中砂公司就系爭專利享有專利實施權；

依JV增補條款第3條第2項、第4條第5項、備忘錄三第8條之約定，中砂公司享有專利所有權、專利移轉請求權等權利，其中專利所有權，中砂公司於權利金支付期限內有2/3 權利，支付期滿後取得100%權利，中砂公司得基於所有權人之地位實施系爭專利。

再者，兩造於102 年10月28日合約屆期終止時，應依約清算專利結束合作關係，宋健民應於CMP 鑽石碟產品之權利金支付期限，即102 年12月31日屆至後1週內，將所有實施於CMP 鑽石碟產品之專利，過戶登記予中砂公司。

準此，中砂公司請求確認就系爭專利享有實施權，並至102 年12月31日止期間，享有2/3 所有權，並依JV增補條款第4條第5項、備忘錄三第8條之約定，請求宋健民將系爭專利移轉登記予中砂公司所有。

3.宋健民應負損害賠償責任：宋健民自98年間起，未經中砂公司同意，自行將系爭合作案之專利授權予訴外人中國江蘇鑫鑽新材料科技有限公司（下稱鑫鑽公司）、深圳嵩洋微電子技術有限公司（下稱嵩洋公司）、中國台鑽科技（鄭州）有限公司（下稱台鑽公司）等公司，並自98年3 月2 日起擔任嵩洋公司之董事長，且自同年7 月2 日起成為台鑽公司擁有49% 股權之股東，已違反聘任合約書第15條之競業禁止義務。

經中砂公司知悉後，為求補救，乃與宋健民協商簽訂備忘錄一至三，宋健民承諾據實揭露其轉讓或授權給上開公司之專利技術，並出資購買屬於中砂公司所有2/3 專利權，惟除鑫鑽公司案已履行外，其餘並未履行。

嗣宋健民於兩造合作期間即將屆滿時，竟違背任務，將系爭合作案所申請之專利，非法移轉其中如附表2 所示26件專利（下稱系爭讓與專利）予第三人，另從不詳時間起至101 年5 月23日止，擅自停止維護系爭合作案所衍生之14件國內外專利（下稱系爭拋棄專利），而導致專利失效，中砂公司因此喪失之專利權合計有40件（下稱系爭喪權專利）。

職是，宋健民應就其故意違約之不完全給付、逾越受委任權限、不法侵害中砂公司之權利或利益等行為，致中砂公司所受之損害負賠償責任。

4.中砂公司得請求宋健民賠償112,085,722 元：中砂公司為執行系爭合作案，前於93年間成立鑽石科技中心，依中砂公司自93年起至101 年之財報列示研發費用總額，計1,727,868,259 元，其中屬於系爭合作案相關單位之系爭合作案專利總研發費用為332,181,485 元，故鑽石科技中心支出之研發費用，加計中砂公司專利部門為系爭合作案相關專利支出之研發費用，扣除兩造已按備忘錄三完成清算之費用，依上開系爭合作案專利總研發費用為據，依兩造按備忘錄三清算時已同意之計算方式，應按各部門就不同類別專利之研發權重與獲權專利件數，攤計每件專利之研發費用，並依JV增補條款第3條第5項及備忘錄三第7條之約定，加計按五大銀行平均基準利率計算之合理利息，以此計算宋健民應賠償中砂公司系爭喪權專利之價值為101,401,756 元。

再者，宋健民違反聘任合約書第15條之競業禁止約定，依第19條第2項約定，應賠償相當於中砂公司自98年3 月2 日起至102 年6 月30日止期間，向其支付之薪資、顧問費共計10,683,966元之懲罰性違約金。

準此，中砂公司得請求宋健民賠償之金額共計112,085,722 元。

(二)中砂公司上訴聲明、主張及答辨：原審為中砂公司部分敗訴之判決，中砂公司提起上訴聲明：1.原判決不利中砂公司部分廢棄。

2.宋健民應給付中砂公司112,085,722 元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。

3.前項聲明與原判決主文第2項，中砂公司願以現金或同面額之中國信託商業銀行承德分行無記名可轉讓定期存單或銀行保證書，作為擔保，請准宣告假執行。

宋健民上訴部分，中砂公司答辯聲明駁回上訴。

1.宋健民有不法違約行為：⑴不法轉讓與拋棄系爭合作案專利部分：中砂公司於101 年下半年，因曾任宋健民下屬之員工○○○，直接向執行長報告宋健民之可疑行為，始發現宋健民未經中砂公司同意，擅自將26件系爭讓與專利轉讓予第三人，並向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）謊稱其中5 件「專利證書遺失」，以遂其上開不法轉讓之行為。

宋健民另擅自停止維護系爭合作案至少35件專利，致其中14件系爭拋棄專利之專利權消滅。

中砂公司為該等專利所投入之專利研發、申請、維護費用，均血本無歸，而無法於系爭合作案屆期時依約執行清算。

就14件系爭拋棄專利，系爭合作案到期時，中砂公司就該等專利所可獲得之利益，就「完整之專利權」或「宋健民支付專利研發、申請、維護費用加計合理利息」，兩者擇一，均已不存在。

就26件系爭讓與專利，亦形成第三人得與中砂公司競爭，並向中砂公司主張權利之狀態。

宋健民上開行為造成中砂公司受有1 億140 萬1,756 元之損害。

準此，中砂公司於本案請求依民法第544條、第184條第1項前段及後段、第227條第1項等規定，可請求宋健民賠償。

⑵宋健民違反競業禁止而應給付懲罰性違約金：宋健民於系爭合作案期間內，竟未經中砂公司同意，利用系爭合作案之專利與技術及中砂公司之營業秘密，自行與多家大陸地區公司合作以圖私利，並與中砂公司競業。

中砂公司前於兩造間另案本院102 年度民專訴字第112 號民事訴訟之審理程序，勘驗本院所保全之宋健民電子郵件等證據資料後，始確認宋健民私自在外競業、洩密之行為與對象，遠逾其於備忘錄第1條所揭示者。

其中宋健民自98年7 月2 日起成為台鑽公司49%股權之股東，已違反聘任合約書第15條之競業禁止約定。

職是，中砂公司請求依聘任合約書第19條第2項規定，請求給付1,068 萬3,966 元之懲罰性違約金。

2.中砂公司未同意宋健民移轉與拋棄專利：⑴臺經院鑑定報告可證專利價值：中砂公司就系爭移轉與拋棄專利，前於原審請求本院囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院為專利價值鑑定，並於104年11月25日作成智慧財產權鑑定研究報告書（下稱臺經院鑑定）。

依臺經院鑑定結果，鑑定標的之41件系爭合作案專利價值共為105,505,200 元，扣除嗣後申請復權獲准之編號19專利之金額4,103,444 元後，其餘40件「喪權專利」之金額仍高達101,401,756 元（計算式：105,505,200 元-4,103,444元）。

可知中砂公司因宋健民擅自移轉、拋棄上開40件專利，所受之具體損害金額。

上開臺經院鑑定報告經詳閱兩造提出之相關說明及資料後，採取成本法評估鑑定標的，作為41件系爭合作案專利之公平價值，洵屬有據。

兩造依備忘錄三提前清算「鑽銅」及「DLC 」兩類系爭合作案專利時，合意採用相同之計算方式認定該兩類專利之價值。

⑵中砂公司未同意宋健民移轉系爭讓與專利：①中砂公司不論事前、事後，均未同意宋健民與嵩洋公司與台鑽公司之外部合作案。

中砂公司於本件訴訟所追究宋健民之責任，在於其擅自移轉、拋棄40件喪權專利之違約行為本身，並非針對宋健民未事前告知所為。

依○○○99年11月17日電子郵件之費用分析表可知，中砂公司均未事前或事後同意宋健民移轉該4 件系爭讓與專利，該文件並未記載專利號，無從證明係指前揭4 件系爭讓與專利。

兩造於99年間欲簽署備忘錄三，提前清算部分非鑽石碟專利，同時亦為「備忘錄」相關約定，計算宋健民應向中砂公司買回以供其外部合作案使用之專利價值，始由○○○以該文件記載當時系爭合作案全部專利之技術分類與價值等事實狀態。

該文件並無中砂公司事後認可或同意，其讓與前揭4 件系爭讓與專利之記載，自不得遽認中砂公司已同意。

中砂公司於宋健民擅自讓與他人後始知悉，不得將「未表示不同意」或單純「知悉」，等同於中砂公司已默示同意。

②中砂公司同意宋健民轉讓予錸鑽公司之專利，僅限於備忘錄三之附件一及附件三所列，兩造同意提前清算之專利，並不包含附表2 編號1 至22所示專利。

○○○於99年11月17日電子郵件所示擬移轉之專利清單，不包含該22件專利。

中砂公司所欲追究者，係宋健民惡意違約，將不應移轉給錸鑽公司而移轉專利之損害賠償。

宋健民提出其與錸德公司簽署「Joint Venture 合約書」，中砂公司就其內容並不知情，亦未同意，不得證明其轉讓上開22件專利業經中砂公司同意。

⑶中砂公司未同意宋健民拋棄系爭消滅專利：①宋健民對系爭合作案所生專利有管理之職權，專利事務所及中砂公司研發本部專利室相關人員，均按宋健民之指示辦理相關手續，渠等知悉不等同於中砂公司知悉，亦不等同於中砂公司之同意，故中砂公司對宋健民擅自放棄重要專利之違法行為，事前不知情，亦未同意。

宋健民欲放棄其與中砂公司合作案所生之專利權，原本應由宋健民取得中砂公司執行長同意，詎宋健民未經執行長同意，擅自獨斷指示不知情之下屬辦理。

迄至101 年8 月間，因宋健民下屬○○○直接向執行長報告，中砂公司進行內部調查，始發現宋健民之上開越權違約行為，經調查確認後乃制訂「專利停止維護簽核表」，由執行長介入管控，改變原本委任宋健民管理專利之狀態，自102 年2 月1 日起，要求放棄專利須有中砂公司執行長及宋健民共同簽核之文件。

斯時附表3 所列35件專利，雖均經宋健民自行簽名放棄，惟此非中砂公司承認宋健民在此前，已放棄附表3所列35件專利之不法行為。

②依○○○訪談紀錄之說明，研發本部至101 年下半年，發現宋健民竟放棄重要專利之明顯可疑情形時，始有向執行長報告，並開始內部調查之情。

因本件所追究之40件喪權專利均已遭讓與或拋棄。

宋健民為附表3 所示專利之登記名義人，亦為實際簽名指示專利事務所停止維護該等專利之人，自不得將其濫用職權所為之不法行為，卸責予受其指示之下屬。

其過程中縱有中砂公司專利室人員經辦，該等人員僅係代為傳達訊息之使者，並無決定權或同意權。

③依JV增補條款第3條第5項之約定，縱為中砂公司未實施之專利，宋健民仍應移轉登記予中砂公司，且尚未實施之專利，對中砂公司仍有相當之價值。

而原審認定中砂公司未實施之11件系爭消滅專利，如附表3 編號18至21、24至27、32至34，經臺經院鑑定報告鑑定其價值共為40,695,638元。

準此，宋健民確有動機以擅自放棄專利之方式，規避其依約償還費用或移轉登記專利之義務。

附表3 所記載編號第15號專利之簽名放棄日為97年11月4 日，而「JV增補條款」係於97年10月15日簽訂，該專利之放棄，並非早於簽訂「JV增補條款」，且編號第16號所示專利之簽名放棄日，雖略早於簽訂「JV增補條款」，然不得推認係經中砂公司同意，亦不得解免宋健民之違約責任。

④相關經費刪減係於100 年1 月21日備忘錄三簽訂後，宋健民早在備忘錄三簽訂前，已擅自指示拋棄14件系爭消滅專利中之10件，如附表3 編號14至16、18至20、24、26、27、33，足證其不法拋棄行為與經費刪減完全無關。

本件並無證據證明附表3 所列35件專利，係因經費不足而放棄，縱使中砂公司曾因經費考量而同意放棄其他系爭合作案之專利，亦不得遽認所有宋健民簽名放棄之專利，均應同此解釋。

再者，本件所追究之被放棄專利，均係中砂公司未同意者。

其中編號17、22等2 件專利，分別為「中文版JVA 」第6條所列之原始4 項專利之一及備忘錄三附件四所列ODD 專利之一，均為宋健民依約應於支付權利金期限屆滿後，無償過戶予中砂公司者，中砂公司不可能因經費考量，而放棄該等重要專利。

況中砂公司所提供之專利費用，並無不足以維護既有專利之情形。

自97年簽訂「JV增補條款」後，中砂公司每年應支出之系爭合作案專利申請、維護費用總金額，均未逾每年度2,000 萬元之預算上限。

而自100 年簽訂備忘錄三後，每年應支出之系爭合作案專利維護費用更是遠低於每年度1,000萬元之預算上限。

職是，系爭合作案專利申請與維護費用，並無宋健民所偽稱經費不足之情事。

⑤簽訂JV增補條款1 個月後，宋健民曾提出「DTC 專利預算及產品研發」簽呈，同意系爭合作案專利所需維護費用如逾中砂公司撥給之預算上限，宋健民須自行負擔超支部分。

故宋健民不得以經費不足為由擅自放棄專利。

備忘錄三第2條雖將專利維護費用預算上限調整為1,000 萬元，然此因系爭合作案將屆期，且宋健民多數時間在錸鑽公司任職，兩造始同意除鑽石碟相關技術與產品外，不再申請新專利，將重心置於維護既有專利，所需之預算金額自然隨之調整，並非中砂公司片面、不合理降低預算，亦非同意其可放棄已獲權之專利。

⑥前揭40件系爭喪權專利均屬系爭合作案所生專利，未經中砂公司同意，宋健民不得讓與或拋棄系爭合作案專利。

再者，中砂公司專利室人員之知悉，不等同於中砂公司之知悉，宋健民以此為由，認中砂公司之請求權已罹於消滅時效云云。

顯屬謬誤。

況該等人員無從知悉宋健民所為係侵權行為，自不得以該等人員之知悉，起算消滅時效期間。

3.宋健民應給付10,683,966元之懲罰性違約金：⑴中砂公司不同意宋健民之外部合作案：①備忘錄之訂立本旨，係中砂公司欲追究宋健民之外部合作案而令其負責賠償。

備忘錄二第2條揭示，為不使宋健民與外部第三者之合作對中砂公司造成不利影響，足認中砂公司無論事前或事後，均不同意此等外部合作案。

因宋健民上開外部合作案均未經同意，中砂公司知悉此等違約事實已發生，中砂公司雖不同意，僅能採取相關補救措施，以期防止損害擴大，故不得僅因中砂公司事後採取相關補救措施，遽認中砂公司未表示不同或已默示同意。

宋健民之外部合作案，均擅自以系爭合作案專利及中砂公司之研發資源投入，且以與中砂公司競業為目的，積極掠奪中砂公司鑽石碟產品之客戶與市場，宋健民並將系爭合作案相關專利擅自讓與此等外部合作對象，甚至在美國以其違約拒不移轉登記予中砂公司之系爭合作案專利，對中砂公司及中砂公司之經銷商，提起專利侵權訴訟。

職是，宋健民之外部合作案已實際造成對中砂公司之不利影響，中砂公司不可能同意。

②備忘錄第1條記載：宋健民目前合作之外部對象，包括台鑽公司、南通晶鑽、鑫鑽公司及嵩洋公司。

備忘錄係列出中砂公司所欲追究與處理之宋健民外部合作案，避免中砂公司因此所受之損害持續擴大，此由備忘錄第2條以下，均係在規範此等外部合作案之處理方式可知。

而宋健民僅履行其中有關鑫鑽公司案部分之賠償事宜，其餘均未履行。

換言之，該約定係宋健民自承其違約事實，由該約定使用「目前」二字，可得知該約定僅係描述當時之事實狀態，而無認可該事實狀態之意思。

中砂公司對於宋健民之違約競業行為，並無寬恕之行為，而係為在訴訟前與宋健民尋求可能解決之道，始訂立備忘錄加以嘗試。

中砂公司前董事長○○○先生對於該時期，宋健民要脅對外發展至感心煩。

因其於訂立備忘錄後旋即病倒，迄今不醒人事。

準此，中砂公司由執行長接替與宋健民訂立備忘錄二。

③因宋健民為圖己利，擅自以系爭合作案專利及中砂公司之資源，而與多個外部人合作，造成中砂公司損害，中砂公司為降低損害，遂要求宋健民簽訂備忘錄及備忘錄二，加以補救。

準此，備忘錄及備忘錄二之簽訂，係追究宋健民之責任，並無事後同意之意思，故備忘錄第2 至5 條約定宋健民應提出相關專利送鑑價後，付費買回中砂公司所共有部分，並與中砂公司切割清楚。

詎宋健民僅履行其中有關鑫鑽公司案部分之賠償事宜，其餘均未履行。

縱認備忘錄可認中砂公司有事後同意之意思，此同意係以宋健民依備忘錄之相關約定履行為前提，宋健民就鑫鑽公司案以外之部分，均未依約履行，自不得主張中砂公司已事後同意。

⑵中砂公司未解除宋健民之競業禁止義務：①宋健民之99年4 月30日離職申請單，並非兩造合意刪除聘任合約書關於競業禁止約款之適用。

該離職申請單係中砂公司追究宋健民違約進行外部合作案之證明，而非宋健民自中砂公司離職。

依備忘錄二第2條約定，宋健民自99年5 月1 日起不再擔任鑽石科技中心總經理，而轉任技術顧問，而離職申請單係宋健民完成卸任鑽石科技中心總經理職位之部分手續，並非用以變更兩造間權利義務關係為目的或效力，亦未停止適用聘任合約書之條款，故聘任合約書之相關條款均繼續適用。

宋健民雖不再擔任鑽石科技中心總經理，然其職權與相對應之義務均未改變，並非自中砂公司離職。

②離職申請單「注意事項」欄所列者，均為離職時及離職後之注意事項，故宋健民加以畫「XX」，至多寓有「此注意事項不適用於宋健民當時之特殊情形」之意，並非兩造合意宋健民自此不受聘任合約書，關於保密及競業禁止等條款之適用。

因聘任合約書可補充系爭合作案合約未規範事項，故宋健民於「注意事項」欄手寫註記「依JV規定辦理」，就系爭合作案合約所未約定之保密及競業禁止等事項，應回歸聘任合約書之約定，而非排除聘任合約書之適用，亦非使其失效。

該離職申請單「注意事項」所載事項，僅係將受中砂公司工作規則、聘任合約書等公司規章之部分內容摘要列出，提醒受聘僱人員遵守，故其內容係觀念之通知，並非意思表示，不得取代公司規章之相關規定。

職是，縱宋健民逕自於注意事項欄畫「XX」，不等同於刪除此等公司規章之相關規定，亦無免除其相關義務之效力。

③備忘錄及備忘錄二之簽訂，正在追究宋健民擅以系爭合作案之專利，在外競業之違約責任，縱認離職申請單已合意刪除聘任合約書關於競業禁止約款之適用，僅向後失效而無溯及效力，且注意事項中就競業禁止之說明，僅限於離職後2 年，故不免除宋健民任職期間之競業禁止義務。

縱認上開99年4 月30日之離職申請單有溯及效力，亦以宋健民依備忘錄之相關約定履行為前提。

⑶競業禁止約款未罹於時效：兩造聘任合約書係規範宋健民受聘於中砂公司之權利義務，其與系爭合作案相關合約為兩造權利義務之併行約定，互為補充，自無可能於系爭合作案102 年10月28日屆期終止前，驟然停止適用，亦不能解免其自98年7 月2 日起，成為台鑽公司49% 股權股東之違約責任。

中砂公司依聘任合約書第19條第2項之請求權為契約請求權，適用民法第125條規定之15 年 消滅時效。

職是，宋健民於98年7 月15日之簽呈，向中砂公司表示其已成為台鑽公司49% 股權之股東，至中砂公司於102 年8 月1 日起訴時，未逾前開消滅時效期間。

4.兩造所訂相關契約在於不受干擾之研發：本件相關合約立約時，撰約人均非法律專業，且依宋健民之要求未委請律師審閱修改，故相關合約條款之文義，有疑義時，應回歸契約解釋原則與系爭合作案之核心目的，在於中砂公司得不受干擾、自由實施研發成果於產品，合約屆期終止後亦同。

系爭合作案由中砂公司委任宋健民研發、管理鑽石工具等相關技術，其執行方式係由宋健民提供其專屬技術並進行研發，中砂公司提供技術以外之其他資源資助宋健民之研發，而研發所得之技術未必均具有商業價值，故中砂公司得依其商業判斷自行選擇是否實施。

如開發出之專利經中砂公司實施於產品者，中砂公司取得2/3所有權，並應按產品銷售額支付宋健民權利金，宋健民應於權利金支付期限屆滿後，將此等專利無償過戶予中砂公司，以確保中砂公司得繼續實施。

至中砂公司未實施者，除宋健民已償還中砂公司支出之一切專利費用者外，亦應無償過戶予中砂公司。

準此，宋健民取得其依約應得之利益，主要為總計超過5 億5,000 萬元之權利金及數千萬元之任職於中砂公司之薪資報酬，故中砂公司應受保障而得不受干擾、自由實施研發成果於產品，合約屆期終止後亦同。

5.系爭合作案非合資、合夥或股東關係：就系爭合作案而言，中砂公司自行承擔實施系爭合作案專利之全部損益，宋健民固定領取中砂公司相關產品銷售額4%至8%不等之權利金，不論中砂公司銷售相關產品，是否確有獲利，故系爭合作案顯非合資、合夥契約或股東關係。

況系爭合作案合約於「JV增補條款」第3條第2項明確約定兩造之應有部分各為2/3 與1/3 ，不符合民法第668條之合夥財產為合夥人全體公同共有規定，足徵系爭合作案自非合夥契約。

6.兩造未成立新公司執行系爭合作案：兩造為執行系爭合作案，合意由中砂公司委任宋健民擔任鑽石科技中心之總經理，從事鑽石工具等相關技術之研究開發，此觀鑽石科技中心之業務內容，均為相關技術之研究開發可知。

中砂公司前董事長○○○於91年5 月31日經營團隊會議，清楚說明系爭合作案為中砂公司聘請宋健民從事研究開發。

中砂公司前董事長○○○自始不同意成立子公司執行系爭合作案，故英文版JVA 第5條載有權利金條款，本就保留兩種不同執行方式之選項，並於英文版JVA 最後一段載明實際執行細節將另行約定。

兩造嗣後訂立之中文版JVA 第7條，就系爭合作案之執行方式，仍載有「成立新公司」或「於中砂公司內設立獨立營運單位」兩種選項。

準此，兩造未限定以成立子公司之合作模式，執行系爭合作案，亦未限定以宋健民有1/3 股權之方式，提供其報酬，且兩造亦未採取此執行方式，並有合意不採取「成立子公司」或宋健民有1/ 3股權之方式，提供其報酬之任一方式。

嗣兩造已合意不採成立新公司之合作模式，而確立「於中砂公司內設立獨立營運單位」執行方式，故宋健民除可領取銷售額一定比率之權利金外，系爭合作案之所有損益均歸於中砂公司。

中砂公司乃於93年間設立「鑽石科技中心」，並委任宋健民任總經理，以執行系爭合作案。

宋健民於95年6 月27日之經營會議再次簽名確認：系爭合作案採行支付權利金，而不成立新公司之方式進行，中砂公司執行系爭合作案並無違失。

職是，英文版JVA 及中文版JVA 未限定系爭合作案，應以成立新公司之合作模式執行，合約中關於成立新公司之條款，僅係選項之一，其從未執行，此由兩造嗣後簽署「JV增補條款」及3份備忘錄，均不再提及「成立新公司」之合作模式可證。

7.兩造對等簽訂系爭合作案相關合約：⑴宋健民未經同意擅自處分系爭專利：系爭合作案相關合約中，英文版JVA 係由中砂公司前董事長○○○、其餘由中砂公司財務長○○○代表中砂公司與宋健民進行磋商與簽訂，在宋健民之要求，相關合約未經法律專業人士審閱。

系爭合作案相關合約給予宋健民甚高權限與極優渥報酬，宋健民不僅無弱勢處，反在系爭合作案執行中欺壓中砂公司，除有諸多違約、背信外，並屢對中砂公司提出不符合約之無理要求，倘中砂公司或相關人員有不從，即遭宋健民以訴訟相脅，宋健民甚至宣稱系爭合作案前已存在之中砂公司「鑽石事業部」為系爭合作案之附屬單位。

英文版JVA 及中文版JVA 原均於第4條約定：宋健民將擁有獲准專利之專利權。

嗣經兩造合意於JV增補條款第3條第1 、2 項變更為：宋健民僅為登記名義人，兩造以1/2 比例共有專利權，即相關專利均登記於宋健民名下。

準此，宋健民不得未經中砂公司同意而處分、轉讓或以他法變更系爭合作案專利之現狀，詎宋健民屢次未經中砂公司同意而處分之，甚至控告中砂公司侵害專利。

⑵宋健民未處於弱勢地位：①系爭合作案期間長達17年，宋健民已領取「產品銷售額7%」高額權利金，總金額超過5 億5,000 萬元，就其任職於中砂公司自總工程師、副總經理至鑽石科技中心總經理、技術顧問期間，另領取薪資及顧問費計近5,700 萬元，中砂公司不僅成立獨立之鑽石科技中心，並配置相關人員供宋健民運用進行研發，每年編列2,000 萬元之專利費用。

至備忘錄三起調整為1,000 萬元，供宋健民申請及維護專利，宋健民可自由研發其有興趣之技術領域，待遇可謂優渥。

至宋健民所稱之合資事業或股東關係為兩造所合意不採，且從未存在。

中砂公司之鑽石碟產品虧損多年，而宋健民於中砂公司虧損之際，不僅不用分擔損失，反仍可坐收「產品銷售額7%」權利金。

宋健民為圖私利，竟擅以系爭合作案專利違約在外與中砂公司競業，並逼迫中砂公司延長系爭合作案支付權利金年限。

宋健民另於99年間與美國TNW 法律事務所研商，計畫於101 年在美國聯邦貿易委員會(International Trade Commission,ITC)對中砂公司提出專利侵權訴訟，藉以逼使中砂公司同意修改系爭合作案合約，以延長其收受權利金之年限。

②宋健民未經中砂公司同意，擅自指示美國律師評估以系爭合作案之若干美國專利，而於美國提起侵權訴訟，並要求中砂公司以系爭合作案之經費支付此費用，因逾系爭合作案之合作範圍而遭中砂公司拒絕，宋健民即數度威脅要對中砂公司提起專利侵權訴訟。

宋健民未經中砂公司同意，前於101年8 月14日帶領中砂公司潛在競爭對手人員，擅闖中砂公司高度機密之「鑽石事業部」鑽石碟產線廠區，嗣經聞訊趕至現場之鑽石事業部總經理○○○請其離開，宋健民威脅對○○○提告。

宋健民為自己之利益，私自與錸德公司洽談合作，並主動向中砂公司要求至錸鑽公司任職，兩造始簽訂備忘錄三提前清算部分專利。

宋健民至錸鑽公司任職後，仍不斷透過其於錸鑽公司之電子郵件帳號，管理、指揮中砂公司「鑽石科技中心」相關人員，從事BODD等鑽石碟產品之研究開發，且宋健民為獲取其無權接觸之中砂公司及中砂公司客戶之機密資訊，甚至以執行系爭合作案為藉口，要求不屬系爭合作案之中砂公司「鑽石事業部」人員，提供相關機密資訊供其在外使用。

8.宋健民應移轉登記系爭專利：⑴備忘錄三未解免宋健民之移轉登記義務：備忘錄三第8條之約定在重申JV增補條款第4條第5項，並非解免宋健民依「JV增補條款」第4條第5項所負之專利移轉登記義務。

宋健民於系爭合作案尚未屆期，欲至中砂公司競爭對手錸鑽公司任職，因「鑽石碟產品」佔中砂公司產品銷售比重甚高，中砂公司不同意其在錸鑽公司從事鑽石碟之競業，兩造乃簽訂備忘錄三，特別於第8條前段強調宋健民應確保中砂公司就此等產品之營運，故備忘錄三第8條非限縮「JV增補條款」第4條第4 、5 項之適用。

關於宋健民之專利移轉登記義務，仍應依「JV增補條款」第4條第5項為主。

備忘錄三第10條明訂「歷次修約不追溯既往」原則，故備忘錄三第8條所謂違反JV約定，自應以100 年1 月21日備忘錄三簽訂後所發生者為限。

⑵宋健民違反誠信原則：縱認宋健民之主張有理由，其主張仍與民法第148條有違，宋健民於100 年1 月21日備忘錄三簽訂前，有下列嚴重違約行為，損害中砂公司權益甚鉅，其法律責任至今尚未釐清，倘容任嚴重違約在先之宋健民，以中砂公司嗣後情節輕微之違約為託詞而拒不履約，顯與誠信原則有違：①宋健民於98年間未經中砂公司同意，利用系爭合作案之專利與技術及中砂公司之營業秘密，自行與嵩洋公司等4 家大陸地區公司合作以圖私利，並與中砂公司競業。

再者，宋健民所擅自移轉、放棄之諸多系爭合作案專利中，有34件專利係於100 年1 月21日備忘錄三簽訂前所為，致中砂公司受有6,192 萬6,706 元之損害。

②宋健民與中砂公司協商簽訂備忘錄三前，竟私自與錸德公司協商簽訂「錸德JV合約」，並於「錸德JV合約」中同意移轉、授權高達371 件系爭合作案專利予錸鑽公司，其中包含諸多鑽石碟產品相關專利，此除違反「JV增補條款」第3條第3 、4 項宋健民不得擅自讓與或授權系爭合作案專利之約定外，亦違反聘任合約書之競業禁止約款。

因宋健民自始無意遵守備忘錄三第8條明訂「確保中砂公司鑽石碟產品(DG)未來之營運」。

況宋健民有違約行為在先，中砂公司始拒付權利金與主張抵銷。

③附表一編號3 、4 、12之專利，乃中砂公司鑽石碟產品之核心專利之一，使用該等專利之鑽石碟產品，每年為中砂公司帶來高達7 億元以上之營收。

參以宋健民早已預備以該3 件專利及其他鑽石碟專利控告中砂公司侵權、甚至已在美國控告中砂公司及其經銷商侵害附表1 編號1 、3 至5 之專利等事實，倘容任宋健民拒不履約，勢將危及中砂公司鑽石碟產品之生產與銷售。

因中砂公司於系爭合作案之主要義務為出資與給付權利金，中砂公司已完全履行義務。

反觀宋健民聲稱中砂公司於100 年1 月21日備忘錄三簽訂後之違約行為云云，均非事實。

縱屬事實亦甚輕微，宋健民並無損害可言。

宋健民主張中砂公司違約云云，係為規避其依約移轉登記相關專利予中砂公司之義務，俾於繼續利用系爭合作案專利違約在外與中砂公司競業，並逼迫中砂公司延長系爭合作案支付權利金之年限。

⑶中砂公司未違約拒付權利金：①中砂公司已支付「CMP 鑽石碟」產品至101 年上半年止之權利金，就101 年下半年及102 年之權利金已合法主張抵銷，故並無應付而未付之權利金。

中砂公司就宋健民101 年下半年及102 年上、下半年之鑽石碟產品權利金，計9,262 萬3,636 元，已多次以意思表示合法主張抵銷。

縱認其中有部分意思表示未合法主張抵銷，亦不影響其他合法抵銷意思表示之效力。

中砂公司於102 年8 月1 日同時提起本件及本院102 年度民專訴字第112 號民事訴訟，求償金額合計達1 億2,652 萬9,558 元，此為中砂公司主張抵銷之部分債權，故宋健民當時已知悉中砂公司上開債權之相關事實。

中砂公司嗣於102 年9 月27日存證信函，表示以中砂公司上開債權就宋健民101 年7 月後之權利金債權，依法主張抵銷。

嗣宋健民102 年度下半年之權利金債權發生後，中砂公司乃於103 年8 月1 日再次以存證信函重申抵銷之意旨。

上開103 年8 月1 日存證信函所舉兩件另案訴訟，係宋健民起訴請求中砂公司給付101 年下半年及102 年上、下半年之鑽石碟產品權利金之訴訟，中砂公司已分別於該案件中詳列事實及理由主張抵銷。

②在法院判決確認中砂公司之抵銷抗辯是否有理由前，中砂公司因宋健民不移轉登記專利所受之損害，將遠大於宋健民於該期間內暫時無法受償之損害，且宋健民之損害得以遲延利息彌補之，而中砂公司之損害難以金錢彌補或回復，故依利益權衡原則，宋健民不得以中砂公司未付權利金為由拒絕移轉登記專利。

上揭宋健民上訴爭執3 件專利均為宋健民不爭執有使用於中砂公司鑽石碟產品之專利，其中包含2 件「原始4 項專利」。

該產品每年為中砂公司帶來逾7 億元以上之營收。

參諸宋健民早已預備以該3 件專利指控中砂公司之鑽石碟產品侵權、甚至已在美國控告中砂公司及其經銷商侵害系爭3 件專利中之2 件等事實，倘判決宋健民無庸移轉登記相關專利予中砂公司，宋健民將動輒以專利侵權訴訟或讓與、拋棄專利之方式，妨礙中砂公司實施該等專利，進而影響中砂公司鑽石碟產品之生產與銷售。

③宋健民之權利金債權為單純金錢給付債權，且宋健民至101年度上半年止，已受領之權利金高達5.5 億元，縱宋健民於中砂公司抵銷抗辯涉訟期間，暫不能受領剩餘之9,262 萬餘元權利金，對其亦無急迫或重大之影響。

倘最後確認中砂公司不得主張抵銷，法定遲延利息足以彌補宋健民所受之損害，相較於前述中砂公司可能遭受難以回復之損害，中砂公司之利益顯較值得保護，故宋健民不得以中砂公司未付權利金為由，拒絕移轉登記相關專利。

④中砂公司實收資本額高達14億元，為每年營收逾數十億元之上市公司，是宋健民毋庸擔心本金或利息無法受償。

而宋健民不法侵害營業秘密，且至少自98年間起即以與中砂公司之鑽石碟產品競業為目的，持續從事洩密、讓與及放棄專利等行為，其雖已受領超過5.5 億元之權利金，惟宋健民名下除若干專利外，並無財產。

倘中砂公司不能主張抵銷，而必須再給付9,262 萬餘元之權利金予宋健民，不僅提供宋健民與中砂公司競業及對中砂公司濫訴之資金，且宋健民亦不願給付6 萬元之律師費，縱中砂公司日後就損害賠償部分獲得勝訴判決，無法確實獲得清償與遲延利息。

準此，中砂公司得拒付權利金與主張抵銷，因宋健民違約在先之故，造成中砂公司之損害遠逾所請求之9,262 萬餘元之權利金，故該筆權利金非宋健民所應得。

中砂公司已合法主張抵銷，不應強令中砂公司必須先向違約之宋健民支付該筆權利金，始能取得其依約應得專利權登記名義。

⑤中砂公司給付之權利金乃實施專利權之對價，而非宋健民移轉登記專利之對價，故給付權利金與專利移轉登記，並非對待給付關係，宋健民不得以中砂公司未付權利金為由拒絕履行其義務。

JV增補條款第4條第5項約定：宋健民應於1 週內無償將所使用專利權過戶予中砂公司。

備忘錄三第8條約定：將於JV到期將相關專利無償移轉給中砂公司。

揭示宋健民之專利移轉登記義務係無償，不得認該項義務須以中砂公司支付權利金為對價。

縱刪除上開約定，亦不影響中砂公司給付權利金之義務，足證兩者非對待給付關係。

至JV增補條款第4條第5項所稱：當中砂公司為個別產品所支付權利金期限終了時，係指中砂公司得請求宋健民履行此義務之時間點，其法律性質為清償期及始期，不得解釋為以支付權利金為移轉登記專利之對價。

⑥系爭合作案契約性質，包含委任與授權關係等在內之混合契約。

其中屬於授權關係之部分，依JV增補條款第4條第1項約定：中砂公司對使用宋健民專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。

中砂公司給付權利金之義務，為實施系爭合作案專利之對待給付，兩者間具有對價關係，且宋健民有先為給付之義務。

屬於委任關係部分，係中砂公司先後聘任宋健民為總工程師、鑽石科技中心總經理及技術顧問，編列預算並給付薪資、顧問費，由宋健民負責執行系爭合作案之研發，並管理相關專利，適用專利法第7條第3項之一方出資聘請他人從事研究開發。

⑦系爭合作案期間內之專利權歸屬及到期終止後之清算之相關約定，屬委任關係權利義務之一部，而非授權關係之一部。

中砂公司給付權利金之義務，其與宋健民移轉登記專利之義務，係本於不同性質之法律關係所生，自非對待給付關係。

系爭合作案長達17年，其間產生數百件專利，雖以宋健民為登記名義人，然就中砂公司已使用之專利係共有關係，故兩造就合作期間屆滿後之專利清算有約定，以確定嗣後專利應歸屬於中砂公司或宋健民。

清算約定之目的在解決合作期間屆滿後之專利歸屬問題，而與合作期間內之實施專利及支付權利金等無涉。

JV增補條款第4條第5項屬此等清算之約定，縱使刪除該約定，亦不影響中砂公司給付權利金之義務，顯見兩者非對待給付關係。

⑧縱認中砂公司給付權利金之義務與宋健民移轉登記專利之義務有對待給付關係，宋健民有先為給付之義務。

就宋健民移轉登記專利之義務，兩造於JV增補條款第4條第5項明定清償期為103 年1 月7 日，中砂公司支付權利金期限於102 年12月31日屆滿後1 週，且未約定須以「中砂公司已付清權利金」為宋健民履行此義務之停止條件，故宋健民於上開清償期時負先為給付之義務，不得以中砂公司尚未付清權利金為由，主張同時履行抗辯。

9.中砂公司可阻止宋健民進入管制廠區：⑴宋健民無進入管制廠區之權限：宋健民為謀自己與中砂公司潛在競爭對手即美國應用材料公司（下稱AMAT或美國應材公司）合作，未經中砂公司同意，前於101 年8 月14日帶領美國應材公司人員Tony，擅闖中砂公司高度機密之鑽石事業部(DBU) 鑽石碟產線管制廠區之事件，為宋健民侵害中砂公司營業秘密、違反其忠誠義務及保密義務之行為一部，中砂公司已對宋健民提出民、刑事訴訟，訴請損害賠償並追究責任。

中砂公司將宋健民及Tony請離管制廠區，係中砂公司執行內控、保護公司合法權利之正當行為，並無違約，況宋健民無自由進出該管制廠區之權限。

宋健民為與中砂公司競業之個人私利，密謀與美國應材公司合作生產BODD產品。

⑵宋健民進入廠區未得中砂公司同意：中砂公司「鑽石事業部」為中砂公司固有之獨立部門，並不屬於系爭合作案，故宋健民無權擅自進入該機密製程廠區，自不得帶領外人進入。

宋健民明知其無權進入該廠區，且事前未告知中砂公司執行長。

宋健民99年9 月16日電子郵件中，自承系爭合作案不包含鑽石碟之製造，宋健民不管製造，亦很少進入鑽石事業部之鑽石碟產線等事實。

宋健民於鑽石事業部之○○○總經理趕至現場，請其離開時，當場並未爭執其有權限，反係立即離去。

倘如宋健民所稱其本有權限進入該廠區云云，則無須向○○○謊稱已得執行長之同意。

宋健民於101 年8 月15日電子郵件向中砂公司執行長提及上開事件時，自承其帶外人進入之處所為中砂公司鑽石事業部之QC檢驗場所，且事前未與中砂公司執行長提及此事或取得同意。

⒑中砂公司至102 年12月31日止享有系爭專利2/3所有權：⑴宋健民不得否認中砂公司權利：JV增補條款第3條第2項前段約定：中砂公司擁有該等智慧財產權2/3 之權利利益及價值。

係指中砂公司就已使用之專利享有2/3 所有權，此為兩造協商訂立該條款時之真意。

至JV增補條款第3條第1項僅為登記名義人之約定，並非專利權歸屬之約定。

專利權歸屬係約定於JV增補條款第3條第2項前段，兩者不容混淆。

詳言之，就中砂公司已實施之專利，JV增補條款第3條第2項前段約定中砂公司享有2/3 所有權，而為兩造就系爭合作案專利所有權歸屬之依據。

專利權歸屬之約定不以登記為生效要件，宋健民不得以未經登記為由，否認中砂公司之權利。

⑵非專屬授權與所有權相容：JV增補條款第3條第2項前段有對應JV增補條款第3條第1項之文義，係宋健民僅登記名義人，所有權約定為共有，在共有人間，中砂公司擁有優先使用權。

JV增補條款第3條第5項約定：所有因執行本JV所產生由宋健民名義持有之專利權，而不稱宋健民擁有專利權。

JV增補條款第3條第2項後段及第4項，係費用分攤之比例約定，此符合民法第822條第1項之共有人間費用分攤原則，故兩造就系爭合作案專利確實有約定共有之情形。

至中砂公司就其實施宋健民擁有1/3 部分專利，則依JV增補條款第3條第3項，由宋健民對中砂公司非專屬授權，中砂公司則支付權利金。

該約定所稱非專屬授權，係指宋健民所有1/3專利權而言。

中砂公司為上市公司，每年支付宋健民高達數千萬元之權利金，應以專利授權為基礎，故仍有特別約定之必要。

職是，兩造間非專屬授權之特別約定，其與中砂公司就已使用之專利享有2/3 所有權本旨相容。

⑶契約解釋以JV增補條款為主：宋健民執英文版JVA 第4條及中文版JVA 第4條之舊約定，否定JV增補條款第3條第2項前段之新約定，不僅違背「後約優於前約」基本合約解釋原則，亦有違兩造間相關合約約定。

宋健民前於97年10月14日同意以JV增補條款變更過去之約定。

宋健民於甫簽訂JV增補條款後之97年11月19日「DTC專利預算及產品研發」簽呈，再次表示承認JV增補條款之新約定，係兩造協議使英文版JVA 及中文版JVA 中相抵觸之舊約定失效。

91年簽訂「中文版JVA 」時，宋健民僅有中文版JVA 第6條所載「原始4 項專利」，該4 項專利為宋健民所有。

故中文版JVA 第4條約定：宋健民將擁有獲准專利之專利權。

嗣因系爭合作案之專利數增加，兩造乃於97年10月15日另立JV增補條款，第3條第1項約定登記名義人，於第3條第2項前段約定專利權歸屬。

JV增補條款之前言載明：本JV增補條款為85年10月訂定及91年8 月修訂之延續，雙方稟持善意，同意以下條款於生效日後，作為執行依據。

可知兩造欲使「JV增補條款」新約定作為執行依據，取代先前二份合約中相抵觸之約定，無抵觸者仍延續原有之約定。

上開約定意旨，其與後約優於前約之基本契約解釋原則，暨備忘錄三第10條之約定相符，自屬可採。

職是，後約如約定與前約不同之新約定，自可認為係雙方協議使前約中相抵觸之舊約定失效。

⑷兩造契約解釋應以JV增補條款為主：JV增補條款優於英文版JVA 及中文版JVA ，且JV增補條款對於簽署前已申請或獲權之專利亦有效力。

宋健民就該3 件專利之權利金給付義務及給付期限，均係援引JV增補條款第4條之約定為據，不因前揭3 件專利係於JV增補條款簽訂前已申請或獲權而有異，顯見宋健民同意JV增補條款優於英文版JVA 及中文版JVA ，且JV增補條款對於簽署前已申請或獲權之專利亦有效力。

兩造嗣後依JV增補條款第3條第5項之原則，提前清算一部份專利，並以備忘錄三第1 、7 、8 條記載已清算及即將清算專利之細部約定，足認兩造間關於合作案專利之權利歸屬與清算原則，依JV增補條款為本，不再援用英文版JVA 及中文版JVA 。

備忘錄三第8條前段重申宋健民依JV增補條款第4條第4項後段及第5項之專利移轉登記義務，其範圍包含原始4 項專利，此等專利均為「JV增補條款」簽訂前獲權之專利。

備忘錄三第1條已依JV增補條款第3條第5項之原則提前清算之專利，有8 件為JV增補條款簽訂前獲權之專利。

⑸權利金約定不影響專利權歸屬：關於系爭合作案專利之使用收益分配，係依JV增補條款第4條第1 、2 、4 項等約定，除中砂公司依產品類別、銷貨金額及其毛利率範圍，應給付宋健民之4%至8%不等之權利金外，中砂公司享有其使用系爭合作案專利之全部獲利。

此與JV增補條款第3條第2項前段約定之專利權歸屬，分別之約定。

上開4%至8%不等之權利金，中砂公司依JV增補條款第3條第3項約定「宋健民對中砂公司非專屬授權」其所擁有1/ 3專利所有權之對價，而與兩造按各自所有權之比例分擔費用及分享對外授權或出售之獲利不同。

準此，權利金之約定不影響兩造於JV增補條款第3條第2項前段所約定之專利權歸屬。

⑹中砂公司享有專利權：附表1 所示14件專利全數於系爭合作案期間內申請，故顯非於系爭合作案前即完成之專利技術。

宋健民不爭執上開專利均為鑽石碟產品相關專利，顯見其已自承鑽石碟產品相關專利係系爭合作案執行後之成果，不論其於系爭合作案前有何先前技術，均不得排除JV增補條款等相關約定於鑽石碟產品相關專利之適用。

兩造間無論是否為合資關係，均不影響兩造間合約關於專利權利行使、歸屬等之明文約定。

職是，宋健民不得以否認中砂公司依約享有2/3 所有權、專利移轉登記請求權等權利。

⑺證明書未允許宋健民對外處分專利：依JV增補條款第3條第4項：如雙方同意出讓或對外授權使用中砂公司使用智慧財產權。

足證兩造明文約定，宋健民未經中砂公司同意，不得擅自對外授權或處分中砂公司已實施之專利。

宋健民提出之證明書，未允許宋健民得違反上開契約約定，任意對外授權系爭合作案專利。

因該證明書載明係以依據雙方約定為前提，始允許宋健民對外授權，所稱雙方約定，係指上開契約約定而言。

換言之，證明書僅再次確認宋健民對外授權應依約事先取得中砂公司同意，並非允許宋健民得違反上開契約約定對外授權。

二、宋健民上訴聲明、主張及答辯：宋健民上訴聲明請求：㈠原判決關於確認中砂公司就附表1編號3 （美國專利號6,286,498 ）、編號4 （美國專利號6,679,243 ）、編號12（臺灣專利申請號87,104,257）專利享有實施權，至102 年12月31日止享有2/3 所有權，宋健民應將該三項專利移轉登記予中砂公司所有之部分廢棄。

㈡上開廢棄部分，中砂公司在第一審之訴駁回。

就中砂公司上訴部分，宋健民答辯聲明駁上訴。

(一)宋健民未違反競業禁止約款：1.中砂公司未禁止宋健民與第三人合作：備忘錄二第2條約定「為不使宋健民與外部第三者之合作對中砂公司造成不利影響」內容，僅在揭示不希望宋健民與外部第三者之合作對中砂公司造成不利影響，並不反對宋健民與外部第三者進行合作，中砂公司主張此有中砂公司不同意外部合作之意涵，實為此契約文字之外之不同主張。

況第2條重在約定宋健民改任技術顧問，其與本訴訟爭點並無關聯。

準此，中砂公司執此約定，主張中砂公司不同意宋健民與外部第三者合作，顯無理由。

再者，備忘錄一載明：本備忘錄為中砂公司與宋健民於97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部，緣因宋健民擬與外部第三者採用雙方共同之JV成果，作為未來業務之發展，因而雙方同意：宋健民目前合作之外部對象包括台鑽公司、南通晶鑽（Jin Diam ）、江蘇鑫鑽（Sino Diamond）及嵩洋公司，足徵中砂公司明示同意宋健民與第三者合作。

況中砂公司前董事長○○○於99年簽署備忘錄後中風，不能視事，中砂公司之經營團隊，開始將宋健民逐步驅離合資事業之核心地位，至102 年之合約期滿前，更編造諸多不實事由對宋健民提起訴訟，欲掠奪宋健民名下專利，阻撓宋健民另外開發新世代鑽石碟產品與中砂公司競爭。

2.宋健民不適用競業禁止條款：觀諸原證3 第6 頁之99年4 月30日之離職申請單，其原本載明：⑴依工作規則第17條規定，員工應以書面並依照公司規章辦妥離職移交手續，始得離職，離職生效日為最後之工作日；

⑵依聘任合約書規定，員工不論於受雇期間或之後離開公司，對於攸關公司本身、公司之母公司、子公司或其它各附屬機構之各項智慧財產及商業機密，非經公司書面同意，不得對外公開或洩露予第三者。

離職後2 年內對本公司負有競業禁止之義務，不得於我國境內自行經營，或受僱於與中砂公司營業項目相同或近似之事業單位，從事與現職相關之工作，或受聘為前開事業單位之顧問。

因此等文字經以打「X 」記號刪除，並註明「依JV規定辦理」，而該文件業經董事長○○○、執行長○○○於99年5 月17日簽名表示同意接受，競業禁止之義務經兩造合意解除。

再者，原證3 第6頁之99年4 月30日之離職申請單所離開職位，係宋健民原擔任之鑽石科技中心總經理，先前鑽石科技中心總經理相關之聘任合約書，如原證3 之第4 、5 頁，合約書之競業禁止條款自中砂公司宋健民離開總經理職位後失效。

嗣宋健民雖擔任中砂公司之顧問，然未再簽署任何約定條款，宋健民自不負競業禁止義務，原聘任合約書之條款無從再適用於宋健民。

(二)中砂公司之損害賠償請求無理由：1.中砂公司同意宋健民移轉專利予台鑽與嵩洋公司：中砂公司知悉相關專利移轉予台鑽公司及嵩洋微電子等公司，而可認定中砂公司已同意該等專利讓與，宋健民並無違約或侵權行為責任可言。

中砂公司於原審提出之原證38-2，可證明已讓與台鑽公司3 個專利及已讓與嵩洋公司1 個專利。

倘中砂公司就該等移轉讓與專利之行為認定屬宋健民違約之行為，自不致自行將該等讓與行為列入合資事業之讓與行為，並應在該等移轉予台鑽公司、嵩洋公司之專利於98年9 月至99年6 月移轉後，主張宋健民違約，並於備忘錄三就部分專利清算之100 年1 月21日時追究宋健民之責任，始足顯現中砂公司自始不同意該等該讓與專利之行為。

因中砂公司從未有此等異議或追究責任之行為，且該等讓與專利之行為由中砂公司轄下之研發本部人員協助完成讓與移轉事務，足見該等行為經中砂公司授權研發本部人員完成之讓與行為。

2.中砂公司同意宋健民移轉專利予錸鑽公司：中砂公司知悉宋健民將與錸德公司成立錸鑽公司，並同意將部分專利移轉予錸鑽公司。

嗣後經由中砂公司管轄之研發本部人員辦理將相關專利移轉予錸鑽公司，自屬業經同意該等專利之移轉。

中砂公司為上市公司，事務繁雜，各事項必有權責分工、分層負責之機制，不可能凡事均向董事長報告，並由董事長親自執行。

實際執行專利移轉事務之人員，均為中砂公司公司研發本部人員，該研發本部與宋健民管理之鑽石科技中心為平行關係，並無上下隸屬之關係，該等人員並非宋健民所得管理命令之人員，並無配合宋健民指示移轉專利之義務，該等人員已完成專利之移轉，足見中砂公司同意之。

3.系爭拋棄專利非為宋健民擅自拋棄：中砂公司研發本部人員拋棄專利，並非宋健民所得執行，而需中砂公司之人員參與完成。

況中砂公司因經費不足放棄系爭拋棄專利，自97年後繼續削減專利維護費用之預算，由2,000 萬元刪至1,000 萬元。

4.臺經院鑑定報告無參考價值：中砂公司就系爭移轉與拋棄專利，前於原審請求鈞院囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院為專利價值鑑定，並於104年11月25日作成臺經院鑑定報告，雖認定該等41項專利之價值為105,505,200 元。

惟臺經院鑑定報告所參考之相關資料，全係援用中砂公司所提供之費用資料，且內容聲明並未對該等資料作實質認定，該鑑定報告之內容無參考價值，原審亦未採納該等報告內容。

中砂公司主張該鑑定報告內容之參考價值，顯屬無理。

系爭專利多係中砂公司未實施之專利，對中砂公司而言利益不高，此等專利經移轉或拋棄，對中砂公司亦無損害可言，中砂公司請求高達1 億元以上之損害賠償，實屬無稽。

5.中砂公司之損害賠償已罹於時效：中砂公司於100 年初前，已知悉系爭專利之轉讓或放棄，其遲至102 年8 月1 日始起訴請求本項損害賠償，已罹於2年時效。

中砂公司所稱之侵權事實，如宋健民為執行雙方合資事業對外合作案所為專利移轉授權，即與台鑽公司、嵩洋公司等之合作案，依中砂公司所提之相關文書可知，其於98年間已向中砂公司報告並呈報相關合約，雙方並於99年就此簽訂備忘錄一。

至關於錸鑽公司部分，由備忘錄三之約定可證，中砂公司於100 年初前已知悉之事實。

另中砂公司所稱喪權之15項專利，因相關放棄手續均由中砂公司辦理，而由該等專利之簽名放棄日可知，中砂公司知悉放棄之時點分別於95年至100 年間。

準此，中砂公司遲至102 年8 月1 日起訴請求本項損害賠償。

中砂公司之侵權行為損害賠償請求權，已罹於2 年時效期間而消滅。

(三)宋健民無將系爭專利移轉予中砂公司之義務：1.備忘錄三並無有利於中砂公司解釋之必要：兩造合作之初，係因中砂公司董事長○○○與宋健民對研發理念相互契合，因而逐步發展鑽石碟產品，使中砂從傳統之砂輪製造業者脫胎換骨成為以鑽石碟生產為主之高獲利公司。

因○○○董事長於99年間中風，中砂公司管理階層更動，宋健民在新管理階層之壓力，不得不同意簽署備忘錄二、備忘錄三，使宋健民不再擔任鑽石科技中心總經理，提早清算部分JV專利，削減鑽石科技中心之預算，乃至使宋健民於100 年3 月，即兩造JV合約未於102 年10月27日到期前，而被安排前往錸鑽公司上班，逐漸脫離JV合資事業之核心。

其於簽署備忘錄三第8條時，中砂公司藉其公司之強勢地位，迫使宋健民淡出合資事業，宋健民已蒙受不公平待遇，備忘錄三第8條所謂中砂公司違反JV約定，實無從嚴解釋，另為有利於中砂公司解釋之必要。

2.解釋合約應有利於自然人：兩造之契約由宋健民提供技術，中砂公司提供技術以外之資源，由兩造互約出資以經營共同事業之契約，性質上接近於合夥契約，係因彼此信任所締結，較其他契約類型之契約，更重視彼此之信任關係。

依備忘錄三第8條約定，雙方固瞭解該等91年JV修訂版第6條相關專利之重要性，然因合約自始係立於兩造之信任關係締結，而宋健民立於較弱勢之自然人地位，中砂公司係一較強勢之上市公司地位，為保障宋健民之弱勢地位，遂於備忘錄三第8條訂明，倘中砂公司有違反合約情況，其屬破壞雙方之信任關係，並易使宋健民遭受損害，宋健民無需移轉系爭專利，俾使中砂公司謹慎履約。

故於中砂公司完全依約履行之狀況，宋健民始負有無償移轉予中砂公司之義務，其係契約之給付條件。

中砂公司身為上市公司，並有主管多人及法務人員參與公司締結合約之事務，其於簽署合約時，當已衡量備忘錄三第8條此條款所可能之影響，始會簽署該等條款。

職是，兩造基於信任關係締結合資契約，中砂公司是否違反合約，應依一般合約原則之解釋，並無從嚴解釋之必要，倘有平衡雙方利益顧慮，應考慮宋健民處於自然人之弱勢地位，而為有利於宋健民之解釋為是。

3.中砂公司已獲取合約規範外之利益：備忘錄三第8條所提及之91年JV修訂版第6條之相關專利，包含附表1 編號1 至5 及第11、12號專利之技術，係宋健民與中砂公司簽署契約前創作完成，宋健民將其帶進合資事業後，使合資事業獲利數十億元，中砂公司取得之毛利率金額高達約40億以上，而中砂公司所取得者約5.5 億元。

接受技術之中砂公司有違反合約之情形，宋健民在合資契約到期後，保留簽約前已投入合資事業之專利，如同合夥人於終止合夥後，依約取回原先投入合夥之專利。

況宋健民上訴之範圍，僅限於附表1 編號3 、4 及12號專利，倘宋健民僅保留此3 件專利，而將其餘11件專利移轉予中砂公司，中砂公司已獲取合約規範以外之利益，解釋中砂公司違約與否，無需從嚴解釋。

4.雙方簽訂合約之收益不平等：兩造明定中砂公司應支付合資事業產品銷售額之7%予宋健民作為權利金，係因締約當時預估合資契約之產品，可獲取之毛利率可達21% ，故雙方依持投比例，由中砂公司取得2/3即14% ，而宋健民取得1/3 即7%。

然實際上雙方合資事業營運後，就合資契約產品所獲取之毛利率逾60% ，遠超過初始預估之21% ，倘依雙方持股比例計算，宋健民應取得之權利金比率應為20% 以上，而中砂公司係分配高達53% 以上之毛利率，宋健民僅取得7%毛利率，即中砂公司取得之毛利率金額高達約40億元以上，而宋健民所取得者為約5.5 億元。

合資雙方收取利益完全不對等。

可知相關合約解釋倘傾向保護中砂公司，將造成更不公平之結果，不合契約本旨。

(四)中砂公司逕自申請專利與登記之行為構成違約：1.JV專利應登記於宋健民名下：合資契約第4條、合資契約91修訂第4條之約定：宋健民會在Joint Venture 之執行中為他技術準備特定專利之申請，倘所申請之專利獲准，宋健民將擁有獲准專利之專利權。

雙方亦於合資契約97增補第3條第1項約定：依本JV 所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為宋健民名義。

至「依本JV所發展產品或技術之智慧財產權」依合資契約97增補第2條約定：JV產品或技術定義依JV約定，經公司同意開發，由宋健民依其所有之專屬技術，配合中砂公司提供所需資源共同研究發展之的產品或技術屬之。

此等約定為JV專利應登記於宋健民名下之基本條款。

2.中砂公司違約行為影響宋健民之報酬：中砂公司與宋健民簽署合資契約成立合資事業前，原為傳統之砂輪公司，經兩造成立合資之鑽石事業部及鑽石科技中心，由宋健民授權使用鑽石碟專利與提供技術指導後，始生產鑽石碟產品，所有合資事業之鑽石碟相關技術均依宋健民之專屬技術所發展而成。

而經中砂公司參與研發，並提供申請或維護費申請之鑽石碟專利，其屬於97增補第2條「依本JV所發展產品或技術之智慧財產權」。

此等合資事業之專利權均由宋健民所有，並應登記於宋健民名下。

詎中砂公司將使用宋健民專利所研發或雙方共同研發之系爭合資事業多項技術，私自申請專利與登記於自己名下，意圖將宋健民研發成果據為己有，顯然違反合約。

宋健民雖曾於合約到期前發函催告中砂公司清算該等專利，惟中砂公司未予以回應。

中砂公司之違約行為，影響宋健民依增補條款第3條第5項所能收取之報酬及對價甚鉅。

3.中砂公司有違約之行為：被證8 所列之專利係使用宋健民提供之專屬技術，並由中砂公司以其經費提出申請，該等專利係JV專利，本應列宋健民為發明人，依雙方契約之約定應登記宋健民為專利權人，系爭專利是否屬於「依本JV所發展產品或技術之智慧財產權」，應依97增補條款第2條約定之內容及各專利之技術判斷。

被證8 系爭專利申請之時間，多係於94年至101 年間，中砂公司之93年12月28日簡式公開說明書，顯然無從說明，此公開說明書後之申請專利，經宋健民同意登記於中砂公司公司名下。

被證8 系爭專利均為中砂公司申請登記於其名下，中砂公司未證明此等專利之申請，曾經宋健民同意登記中砂公司名下，中砂公司有違約登記專利之行為。

職是，中砂公司之違約確實存在。

再者，以附表1 就被證8 之中砂公司違約登記於公司名下專利，再予以編號，並就附表1 所列之編號4 至11、15至19、21至22、25、28至30之專利，其與宋健民所創作申請專利之專屬技術比對，而於附表2 整理標示出附表1 專利與宋健民專利專屬技術之共同特徵，由其共同特徵可知所列之附表1 專利，係源自於所相互比較之宋健民所創作申請之專利之專屬技術，故附表2 所列附表1 專利為使用宋健民專屬技術，並由中砂公司投入資源所得之專利，符合增補條款第2條JV專利，應登記於宋健民名下。

4.鑽石碟技術本為宋健民所有：因中砂公司從未研發製造鑽石碟，故在兩造簽訂合資契約後，中砂公司方始由宋健民引進鑽石碟技術。

在前述登記為中砂公司名下之專利，多為中砂公司先從宋健民學習鑽石碟技術，嗣後逕自申請專利。

此所申請之專利會保留宋健民先前已申請專利之技術內容，足證該等專利均源自於宋健民之技術，本應登記為宋健民所有。

(五)中砂公司排除宋健民於系爭合作案外之行為構成違約：1.系爭合作案之合作與擔任總經理無關：依增補條款第5條第2項與第4條第3項約定可知，宋健民對系爭合作案產品之技術指導有完全管理權，並得監督其成本之發生、到場稽核系爭合作案產品之製造與銷售，是身為合資契約之出資者與股東身分而來，只要合資契約存續有效，宋健民即有該等權利。

宋健民雖於99年5 月1 日起不再擔任中砂公司鑽石科技中心總經理一職，改任中砂公司之技術顧問，然不改變宋健民之合資契約之出資者身分及因身分所約定之出資股東權利，中砂公司片面更換門鎖、取消宋健民識別證之感應，阻擋宋健民至合資事業生產部門，自屬違反合資契約。

再者，中砂公司片面更換門鎖、取消宋健民識別證之感應之事件，係發生於101 年8 月14日，其與宋健民於99年5 月1 日起不再擔任中砂公司鑽石科技中心總經理，事隔逾2 年，不作為中砂公司更換門鎖、取消宋健民識別證感應之正當化理由。

2.中砂公司提起訴訟為不公平競爭行為：觀諸93年10月30日聘任合約書與宋健民99年4 月30日離職申請單可知，注意事項中關於保密義務及競業禁止規定，經中砂公司董事長及執行長簽名核准刪除，並同意以文字書寫更正為「依JV規定辦理」。

故兩造聘任合約書之約定，包括競業禁止及保密條款，均不適用於雙方合資事業。

此等約定均再次確認，宋健民不受營業秘密及競業條款之約束。

中砂公司花費大量資源，提起所謂營業秘密之訴訟，全在為其片面換鎖，將宋健民排除於合資事業之行為，予以卸責。

再者，中砂公司所稱洩密之標的，係指「BODD」鑽石碟技術，中砂公司於本院102 年度民專訴字第112 號事件，雖主張宋健民洩露中砂公司「BODD」營業秘密。

然「BODD」鑽石碟為宋健民自行發想之技術，「BODD」鑽石碟相關之基本構造及製程，業經公開於各期刊及專利文獻，中砂公司所主張為營業秘密之技術，為宋健民業經公開之技術。

中砂公司提起該訴訟純係為掠奪宋健民之專利，並阻礙宋健民發展鑽石碟技術，屬不公平競爭之行為。

3.中砂公司積欠權利金尚未支付：中砂公司自101 年6 月30日後之權利金，至今尚未支付。

中砂公司雖主張其之所以未支付權利金，係對宋健民得請求如原判決起訴之約1 億元之損害賠償，可抵銷該等權利金債務。

然該請求業經原審判決敗訴，且觀其主張內容，均事實不符。

況中砂公司於訴訟前未向宋健民有所主張，中砂公司該等損害賠償之主張係為打擊宋健民，為干擾打擊宋健民之策略性訴訟。

中砂公司提出其拒付權利金不致構成違約之理由，無非鼓勵上市公司僅要集中資源提起訴訟，即可賦予違約正當化之理由，顯失公平，違背備忘錄三第8條「除甲方違反JV約定」約定。

4.中砂公司惡意違約：中砂公司無視於備忘錄三第8條之約定存在，惡意違約。

備忘錄三第8條約定，係於100 年1 月簽署，倘中砂公司有意遵守約定，確保合約到期時，可使宋健民之系爭專利順利移轉予中砂公司，自當謹慎履約。

中砂公司無視於備忘錄三第8條約定之存在，拒付權利金而未說明理由，直至102 年8月起訴時始為原判決之不實主張，其違反合約之惡意甚明。

再者，兩造合資事業進行期間，中砂公司就獲利金額取得超過40億元，宋健民則取得5.5 億元，中砂公司所獲取之利潤，已逾合資契約簽約之初所約定2/3 比例。

宋健民依備忘錄三第8條約定，主張因宋健民違約，即保留系爭之JV專利，免除宋健民移轉系爭專利之義務，對照中砂公司於合資契約獲取之利益，中砂公司並無虧損。

5.中砂公司逕自取消宋健民識別證感應：依增補條款第5條第2項、第4條第3項可知，宋健民對系爭合作案產品之技術指導有完全管理權，並得監督其成本之發生、到場稽核系爭合作案產品之製造與銷售，兩造簽訂合資契約共同生產製造鑽石碟產品，宋健民自合資事業之盈餘分配取得權利金，依中砂公司提供之權利金計算明細，顯示有DG、SDG 等鑽石碟產品，而DG鑽石碟即為鑽石事業部所生產製造之產品。

鑽石事業部為生產合資事業之DG、SDG 等鑽石碟產品之部門，本即為合資事業之一部。

足證中砂公司拒絕宋健民到合資事業部門稽核之權，違反合約至明。

況101年8 月14日雙方之衝突，係導因於中砂公司片面更換門鎖、取消宋健民識別證之感應之事件，其係發生於101 年8 月14日，於中砂公司內部之記錄可知，宋健民之識別證原本有權進入工廠，詎當天打不開門，屢次問中砂公司人員，其均推拖不清楚。

足證中砂公司之違約情況。

而中砂公司指摘宋健民101 年8 月14日之行為，侵害中砂公司營業秘密，更屬無理。

該等鑽石事業部廠房，多項技術由宋健民引進，且在101 年8 月14日前為宋健民得憑識別證進出之場所，並無因中砂公司片面更換門鎖、取消宋健民識別證之感應，使宋健民構成侵害營業秘密之行為之理。

6.中砂公司無理由結束兩造合資關係：宋健民所上訴之專利，即附表1 編號3 、4 、12專利，源自於被證39至44之Brazed Diamond Tools by Infiltration（以熔滲法石焊之鑽石工具），暨Abrasive Tools with Patterned Grit Distribution and their Manufacture （具圖案化磨料分刈之研工具及其製造方法）等技術。

此等技術均係兩造簽署合資契約前，由宋健民完成之技術，其後再授權合資事業使用。

則中砂公司嗣後無正當理由拒付101 年下半年及102 年全年之權利金，依備忘錄三第8條約定，其於合約終止後，宋健民自得拒絕移轉該等曾經授權合資事業使用之專利，結束兩造之合資關係。

(六)宋健民享有完整之專利權：系爭專利申請時之兩造合資契約約定可知，雙方合作關係乃由宋健民提供技術非專屬授權，而中砂公司提供資金等資源，共同合作生產鑽石產品，雙方約明合作關係所衍生智慧財產權明定為宋健民所有，且應登記宋健民為專利權人，再由宋健民非專屬授權予中砂公司使用，即兩造並無以共有方式共有系爭專利權之意，並未對宋健民專利權排除他人侵害、授權他人實施等權利有所限制，亦未約定宋健民移轉專利予他人必須得到中砂公司之同意，宋健民當享有完整之專利權。

再者，依雙方97年所簽立之增補條款內容可知，宋健民就專利之排他及授權他人使用等權能並未受限，確實為系爭專利之單獨專利權人，而中砂公司僅於使用系爭專利於產品或技術發展時，就收益享有2/3 之分配利益，此無從認定中砂公司就系爭專利享有2/3 所有權或為共有人。

系爭專利是兩造簽約前即完成之專利技術，授權合資事業使用，由中砂公司提供技術以外之資源，由兩造簽訂合資契約，倘中砂公司意欲要求於簽訂97增補條款時，欲分得2/3 所有權，宋健民無同意之可能，因無合理之基礎。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。

法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。

茲說明如後：

(一)當事人不爭執事項：中砂公司與宋健民於85年10月28日簽訂英文版JVA ，並委請宋健民為中砂公司研發製造鑽石工具之相關技術，此為系爭合作案。

雙方就系爭合作案嗣各於91年8 月21日簽署「中文版JVA 」、97年10月15日簽署「JV增補條款」、99年1 月7日簽署備忘錄二、100 年1月21日簽署備忘錄三。

(二)當事人主要爭點：1.中砂公司是否違反JV合約，致使宋健民得拒絕將系爭專利移轉予中砂公司所有？中砂公司就系爭專利是否享有實施權？中砂公司至102 年12月31日止，就系爭專利是否享有2/3 所有權？2.宋健民主張合資事業之專利權本應登記於宋健民名下，而中砂公司將使用宋健民專利所研發或雙方共同研發之系爭合資事業多項技術，私自申請專利並登記於中砂公司名下，中砂公司是否構成違約？3.宋健民主張中砂公司拒絕提供權利金計算明細及銷售資料、拒絕支付權利金、中砂公司將宋健民排除於系爭合作案外，片面更換門鎖、取消宋健民識別證之感應，除使宋健民無法取得權利金外，亦阻止其至合資事業生產部門，中砂公司是否違約？4.中砂公司依聘任合約書第19條第2項，請求宋健民給付1,068 萬3,966 元之懲罰性違約金，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，有無理由？契約請求權是否罹於時效？兩造有無競業禁止條款之拘束？5.中砂公司請求宋健民給付1 億140 萬1,756 元之損害賠償金，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，有無理由？損害賠償請求權是否罹於時效？

二、本件有提起確認系爭專利施實權與所有權之條件：

(一)確認判決之法律上利益要件：按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；

確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。

所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言。

故確認法律關係成立或不成立之訴，倘具備前開要件，即有受確認判決之法律上利益。

準此，原告因法律關係之存否不明確，致其私法上地位有受侵害之危險，提起確認法律關係存在之訴者，原告應以否認其法律關係存在人之為被告（參照最高法院52年台上字第1240號、52年台上字第1922號民事判例）。

因中砂公司於原審起訴聲明確認其就系爭專利享有實施權，並至102 年12月31日止期間，享有2/3 所有權。

宋健民否認中砂公司之主張。

職是，本院自應探究上訴人提起本件確認系爭專利之權利歸屬民事訴訟，是否有即受確認判決之法律上利益。

(二)中砂公司有即受確認判決之法律上利益：中砂公司主張其與宋健民於85年10月28日簽訂英文版JVA ，並委請宋健民為中砂公司研發製造鑽石工具之相關技術，此為系爭合作案。

雙方就系爭合作案嗣各於91年8 月21日簽署「中文版JVA 」、97年10月15日簽署「JV增補條款」、99年1 月7 日簽署備忘錄二、100 年1 月21日簽署備忘錄三等事實，為宋健民所不爭執，堪信當事人有簽訂上揭約定為真實（參照法院整理當事人不爭執事項）。

中砂公司於原審起訴主張確認其就系爭專利享有實施權，至102 年12月31日止享有2/3 所有權，並依JV增補條款第4條第5項、備忘錄三第8條約定，請求宋健民將系爭專利移轉登記予中砂公司所有，並請求支付損害賠償與懲罰性違約金等語。

宋健民則抗辯稱中砂公司就系爭專利並無實施權，且就系爭專利並無2/3所有權，中砂公司就系爭專利並無享有移轉登記請求權，自無請求損害賠償與懲罰性違約金之理由云云。

參諸中砂公司主張其擁有系爭專利之實施權與2/3 所有權，而宋健民否認之。

故中砂公司就系爭專利是否享有實施權與2/3 所有權，處於不確定狀況，致中砂公司在專利權人之私法上地位有受侵害之危險，而此受侵害之危險，得以對宋健民提起確認判決除去之。

否則中砂公司使用系爭專利，將因法律關係之存否不明確，導致何方應負侵害系爭專利之私法地位，存在不安狀態。

準此，足認中砂公司爭執系爭專利之專利權存在與否，請求本案訴訟確認之，其有請求確認判決之必要性，中砂公司有即受確認判決之法律上利益，是中砂公司提起本件確認之訴，具有確認利益，應予准許。

三、中砂公司得請求宋健民將系爭專利移轉登記為其所有：

(一)JVA與備忘錄為移轉與實施系爭專利之依據：中砂公司主張其就系爭專利享有實施權，並至102 年12月31日前享有2/3 所有權，宋健民應將系爭專利移轉登記為中砂公司所有等語。

宋健民則否認中砂公司有此權利。

職是，本院應針對系爭專利之性質，分析雙方約定內容與權利義務依據；

進而探究中砂公司有無請求移轉系爭專利登記之基礎？中砂公司是否違反JV合約，致使宋健民得拒絕將系爭專利移轉予中砂公司所有；

最後判斷宋健民是否應將如附表1 所示系爭專利移轉登記予中砂公司？中砂公司就系爭專利是否享有實施權？中砂公司至102 年12月31日止，就系爭專利是否享有2/3所有權（參照本院整理當事人爭執事項1）。

1.中文版JVA約定：⑴中文版JVA第3條至第5條約定：兩造間訂立之英文版JVA 、中文版JVA 之前提，係約定兩造合作生產鑽石工具或合作生產及銷售鑽石產品，由中砂公司提供技術以外之資源，宋健民負責提供技術。

中文版JVA 有如後約定：①第3條約定：本項Joint Venture 將生產由宋健民建議，並經中砂公司同意開發製造之產品。

②第4條約定：宋健民會在Joint Venture 執行程序，為其技術準備特定專利之申請，倘所申請之專利獲准，宋健民將擁有獲准專利之專利權。

而中砂公司可使用該專利，並免付使用之權利金。

③第5條約定：本項Joint Venture 除由雙方共同成立之新公司執行外，亦可在中砂公司內設立獨立之營運單位執行。

採後者方式執行者，中砂公司須就第3 點所言產品，在雙方依本約約定期限內，就每年度營業收入淨額之7%計算權利金，支付宋健民作為使用宋健民專利之報償，並將每隔半年結算營收淨額與付款，其它收入或損失歸屬於中砂公司。

⑵中文版JVA第6條之原始4項專利：中文版JVA 第6條約定：本項Joint Venture 使用宋健民所有之專利，包括如後所示之原始4 項專利：①中華民國發明第115958號「具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法」，如附表1 編號之第12號專利。

②第125249號「以滲透法硬焊之鑽石研磨工具」，如附表1 編號之第11號專利。

③宋健民在美國取得之2 項專利，專利號碼分別為6,039,641 「BRAZED DIAMOND TOOLS BY INFILTRATION」，如附表1編號之第1 號專利；

US6,286,498 B1「METAL BOND DIAMONDTOOLS THAT CONTAIN UNIFORM OR PATTEREND DISTRIBUTIONOF DIAMONDGRITS AND METHOD OF MANU FACTURE THEREOF」，如附表1 編號之第3 號專利。

倘宋健民有新取得之專利權，中砂公司可視需要依本約之精神另與宋健民簽訂其他之Joint Venture Agreement 作為執行依據（見原審卷一第23頁）。

⑶中砂公司可免費使用原始4項專利與系爭合作案之專利：綜上所述，兩造訂立中文版JVA 之目的，係約定由中砂公司提供技術以外之必要資源，宋健民提供技術，雙方合作生產銷售由宋健民建議，並經中砂公司同意開發製造之鑽石產品，中砂公司可使用宋健民所有原始4 項專利。

而在執行系爭合作案中，倘宋健民就其所擁有之技術申請專利，宋健民將擁有該專利之專利權，中砂公司可免費使用之。

再者，兩造預期系爭合作案進行中，宋健民將隨著技術研發進展，陸續申請相關專利權，故始於中文版JVA 第6條後段約定：倘宋健民有新取得之專利權，中砂公司可視需要依本約之精神另與宋健民簽訂其他之Joint Venture Agreement 作為執行依據。

2.JV增補條款約定：⑴JV增補條款優先適用：兩造於97年間訂立JV增補條款，其中前言載明JV增補條款為中砂公司與宋健民於85年10月訂定英文版JVA 及91年8 月修訂JV合約即中文版JVA 之延續，雙方本於善意，同意JV增補條款於生效日後，作為執行依據等語（見原審卷一第24頁）。

再者，宋健民於97年11月19日「DTC 專利預算及產品研發」簽呈，表示JV增補條款為其與中砂公司協調多年之結果，其已依新約放棄多項原來合約之權益等語（見原審卷一第282 頁）。

準此，足徵JV增補條款之約定，其與原有英文版JVA 及中文版JVA 不同之範圍內，已變更原有JVA 合約之約定。

⑵JV增補條款第2條變更JV產品之定義與增加使用之專利：JV增補條款第2條約定：JV產品及技術定義，依JV約定，經公司同意開發，由宋健民依其所有之專屬技術，配合中砂公司提供所需資源共同研究發展的產品或技術屬之。

該條約定已變更中文版JVA 第3條原約定該JV產品之定義，且所使用之技術不限於中文版JVA 第6條所稱之原始4 項專利。

⑶JV增補條款第3條約定智慧財產歸屬與使用：JV增補條款第3條約定智慧財產歸屬與使用：①依本JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為宋健民名義，中砂公司擁有優先使用權。

②倘中砂公司使用上述智慧財產權於產品或技術發展時，中砂公司擁有該等智慧財產權2/3 權利利益及價值。

③依本JV所發展產品或技術之智慧財產權，雖宋健民對中砂公司非專屬授權，然中砂公司使用之智慧財產權，宋健民對外授權該項智慧財產權時，不得傷害中砂公司利益。

其餘智慧財產權宋健民對外授權時，應先返還中砂公司代為支付之所有費用，並加計利息。

④倘雙方同意出讓或對外授權使用中砂公司使用智慧財產權，對方所付之對價，扣除必要成本後，其2/3 歸屬中砂公司所有，1/3 歸屬宋健民。

再者，JV增補條款第3條約定：本JV終止後，所有因執行本JV所產生由宋健民名義持有之專利權，除已經雙方同意進行量產製造產品使用之專利權外，宋健民應返還中砂公司為該等專利權所支付之一切費用，加計合理利息，此後該等專利權之權益利益及價值完全歸屬宋健民所有。

屬宋健民未返還價款之專利權，宋健民同意1 週內無償過戶予中砂公司，過戶費用由中砂公司支付，中砂公司承諾如後：①倘未來使用該等專利權於產品，將依本增補條款第4條、宋健民之報酬所約定方式支付宋健民。

②倘未來出讓或對外授權該等專利權，將對方所付之對價，扣除必要成本後，將支付宋健民1/3。

⑷JV增補條款第4條約定權利金給付與專利權移轉JV增補條款第4條約定權利金給付與專利權移轉：①中砂公司對使用宋健民專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。

②基於JV之約定，符合上列第2條定義者，針對該類屬中砂公司所製造之產品，除91年修訂JV內第6條所稱產品，仍需付銷售額之7%外，中砂公司應就各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，依以下訂比率，支付宋健民權利金。

③在JV存續期間雙方所發展與導入之商業化量產產品，自各產品每月銷售額達100 萬元該月起算，中砂公司雖應對宋健民支付權利金之期限為15年，然不得逾專利權有效期限。

而91年8 月第一次修訂JV內第6條所稱產品，中砂公司對宋健民之權利金支付期限至102 年12月31日止。

④當中砂公司為個別產品所支付權利金期限終結時，倘專利權仍為有效者，除中砂公司同意放棄外，宋健民應於1 週內無償將所使用專利權過戶予中砂公司，過戶所需之費用由中砂公司支付。

⑸中砂公司擁有智慧財產2/3權利之利益與價值：本院勾稽JV增補條款第2條至第4條約定可知，依JV所發展產品或技術之智慧財產權，其所有權雖登記為宋健民名義，然中砂公司擁有優先使用權，且宋健民在權利行使上，對外授權不得傷害中砂公司之利益、中砂公司擁有智慧財產權2/3 權利之利益及價值，對外授權之對價2/3 歸屬中砂公司所有，專利讓與應經兩造同意，且讓與對價2/3 歸屬中砂公司所有。

⑹中砂公司請求返還費用與無償取得專利之要件：中砂公司未使用於產品之專利權，其於JV期滿後，宋健民應將中砂公司支付之一切費用返還，專利權之權益利益及價值始完全歸屬宋健民，倘未返還費用，應於1 週內無償過戶予中砂公司，如中砂公司未來有使用該等專利權於產品，應依第4條約定支付權利金，而未來讓與或對外授權時，應將對方所付之對價，扣除必要成本後，支付宋健民1/3 。

就中砂公司有使用於產品之專利權，中砂公司支付權利金期限終結時，宋健民應將專利權移轉登記予中砂公司所有。

職是，兩造關於系爭合作案所發展或使用之專利，原版本中文版JVA由宋健民作為專利權人，中砂公司可無償使用系爭合作案專利之約定。

嗣後JV增補條款變更為系爭合作案專利登記為宋健民所有，中砂公司有優先使用權，僅對使用宋健民專屬技術之報酬，應支付權利金。

3.備忘錄一至三之簽訂：⑴系爭合作案之專利權提前移轉或清算約定：兩造嗣後分別於99年1 月7 日、99年5 月1 日、100 年1 月21日，各簽訂之備忘錄一至三，係因宋健民在系爭合作案有效期間，擬與外部第三者技術合作，並採用兩造共同之JV成果，兩造對於系爭合作案產出之專利權，約定應如何提前移轉或清算所為之約定。

⑵備忘錄三第8條約定區分專利類型：①備忘錄三第8條約定：除中砂公司違反JV約定，宋健民同意確保中砂公司鑽石碟產品(DG)未來之營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯中砂公司利益，並將於JV到期時將相關專利，詳如91年JV修訂版第6條所示，無償移轉給中砂公司，倘有違者，中砂公司得向宋健民求償。

再者，目前中砂公司使用之ODD 專利鑽石碟產品，倘中砂公司年營業額未達5,000 萬元，宋健民對中砂公司之授權轉為非專屬授權，而宋健民對外授權ODD 鑽石碟所收取之對價，其2/3 屬中砂公司所有，如中砂公司支付ODD 鑽石碟產品權利金達15年時，該項專利將依照雙方JV約定，宋健民應於到期日無條件移轉於中砂公司，完全歸屬中砂公司所有。

102 年間JV到期時，宋健民得選擇提前依雙方JV約定方式清算ODD 專利（見原審卷一第27頁）。

②綜上所述，可知備忘錄三第8條之主要目的，係針對鑽石碟產品(DG)專利及營運而為約定，該條款顯將鑽石碟之專利分為二種：中文版JVA 第6條所載之專利、ODD 專利。

其中有關中文版JVA 第6條所載專利，宋健民於JV到期時，應將該等專利無償移轉登記予中砂公司所有，而ODD 專利則於中砂公司支付權利金達15年時，由宋健民無條件移轉予中砂公司所有，或於JV到期時選擇提前清算。

4.中砂公司未違約：宋健民所抗辯稱中砂公司有諸多違反JV合約之約定，依備忘錄三第8條約定，宋健民並無將系爭專利移轉予中砂公司之義務云云。

中砂公司否認上情。

職是，本院自應審究中砂公司有無違約行為，致宋健民可拒絕將系爭專利移轉予中砂公司之權利。

⑴應嚴格解釋中砂公司違反JV約定事由：備忘錄三第8條雖記載：除中砂公司違反JV約定，宋健民同意確保中砂公司鑽石碟產品(DG)未來之營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯中砂公司利益，並將於JV到期時將相關專利，詳如91年JV修訂版第6條，無償移轉給中砂公司等語。

惟未明確約定中砂公司違反JV合約何條款之約定，宋健民可免除將系爭專利移轉予中砂公司之義務，參諸備忘錄三第8條之約定內容，可知鑽石碟產品對中砂公司之重要性，中砂公司豈有可能同意因其違反系爭JV合約之約定，即可免除宋健民應將系爭專利移轉予中砂公司之義務，此將會嚴重影響中砂公司之鑽石事業。

職是，備忘錄三第8條所謂中砂公司違反JV約定，自應從嚴解釋，始符合事理。

⑵中砂公司未違約拒付權利金：①中砂公司於系爭合作案之主要義務為出資與給付權利金，中砂公司已支付「CMP 鑽石碟」產品至101 年上半年止之權利金，就101 年下半年及102 年之權利金已主張抵銷。

中砂公司於102 年8 月1 日同時提起本件及本院102 年度民專訴字第112 號民事訴訟，求償金額合計達1 億2,652 萬9,558 元，此為中砂公司主張抵銷之部分債權。

中砂公司嗣於102 年9 月27日存證信函，表示以中砂公司上開債權就宋健民101年7 月後之權利金債權，依法主張抵銷。

準此，中砂公司未違約拒付權利金，是宋健民抗辯稱中砂公司應向宋健民支付權利金，始能取得其依約應得專利權登記名義云云，容有誤會。

②兩造自簽訂英文版JVA 以來，中砂公司關於CMP 鑽石碟產品部分之權利金，在101 年6 月30日前均已依約給付，僅因於101 年下半年認宋健民有諸多違約之舉，因而暫不給付101年下半年及102 年之權利金，甚而以其對宋健民之損害賠償請求權抵銷，足見中砂公司並非故意不依約給付權利金。

再者，不論中砂公司之損害賠償請求權是否成立，中砂公司就系爭合作案已履行大部分之給付，且宋健民已對中砂公司提出給付權利金之訴訟，倘認中砂公司構成備忘錄三第8條之違反JV約定，而免除宋健民移轉系爭專利之義務，不僅有違當時訂約之意旨，且顯非事理之平。

(二)宋健民應將系爭專利移轉登記予中砂公司：1.解釋中文版JVA 、JV增補條款與備忘錄一至三：按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。

是解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中數語，任意推解致失其真意（參照最高法院99年度台上字第1421號民事判決）。

查附表1 編號第1至5 、11、12號專利，屬備忘錄三第8條所約定之中文版JVA 第6條所載之專利。

而該等專利權利金之支付期限至102年12月31日止，依JV增補條款第4條第5項、備忘錄三第8條之約定，中砂公司於JV到期或102 年12月31日權利金支付期限屆至後1 週內，宋健民應將該等專利移轉登記予中砂公司所有。

至附表1 編號6 至10、13至14號專利部分，宋健民固否認屬備忘錄三第8條所約定之中文版JVA 第6條所載之專利。

然揆諸前揭說明，解釋中文版JVA 、JV增補條款與備忘錄一至三時，應依當事人之真意及其他證據綜合判斷。

2.中砂公司依約支付權利金有權請求移轉專利權：⑴依JV增補條款第4條第2項、第4項之約定，中砂公司使用系爭合作案之技術，支付權利金之方式如後：①中文版JVA內第6條所稱產品，需付銷售額7%之權利金至102 年12月31日止；

②在JV存續期間雙方所發展與導入之商業化量產產品，應就各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，支付4%至8%不等之權利金，自各產品每月銷貨額達100 萬元之該月起算，支付權利金之期限雖為15年，然不得逾專利權有效期限。

參諸中砂公司提出其98年度及100 年度下半年支付宋健民權利金之資料（見原審卷一第293 頁；

卷四第250 至251頁）。

可知中砂公司按產品銷售淨額7%計算權利金之產品，有「CDD CMP DISK」、「DG CMP DISK 」、「S-DG DISK 」、「SPD DISK」、「DG石材」等產品，依毛利率支付銷貨淨額4%至8%權利金之產品，僅有「ODD CMP DISK」一項產品，且98年度及100 年度下半年之權利金收據，均經宋健民收受在案，宋健民均未表示異議。

⑵所謂中文版JVA 第6條所稱產品，應解釋係除「ODD CMP DISK」產品以外之其他鑽石碟產品，依JV增補條款第4條第4項、第5項約定，中砂公司支付權利金之期限係至102 年12月31日，且除「ODD CMP DI SK 」產品以外之其他鑽石碟產品，其於中砂公司支付權利金期限終結時，即102 年12月31日，宋健民應於1 週內無償將所使用之專利權過戶予中砂公司。

3.宋健民有移轉系爭專利之義務：⑴JV增補條款第4條第4項與第5項：兩造就附表1 編號第6 至10、13至14號所示專利，屬鑽石碟之專利，並不爭執，且依備忘錄三附件四所載，系爭合作案之ODD 專利並無附表1 編號第6 至10、13至14號所示之專利，足認附表1 編號第6 至10、13至14號所示之專利，並非ODD 專利。

職是，附表1 編號第6 至10、13至14號所示專利非屬ODD 專利，應屬「CDD CMP DISK」、「DGC MP DISK 」、「S-DG DISK 」、「SPD DISK」、「DG石材」等產品所使用之鑽石碟之專利，依JV增補條款第4條第4項、第5項約定，宋健民應於102 年12月31日權利金支付期限屆至後，1 週內無償移轉登記予中砂公司所有。

⑵備忘錄三約定：①兩造於JV增補條款簽訂後之100 年1 月21日簽訂備忘錄三，其中第8條約定：除中砂公司違反JV約定，宋健民同意確保中砂公司鑽石碟產品(DG)未來之營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯中砂公司利益，並將於JV到期時將相關專利，詳如中文版JVA 第6條，無償移轉給中砂公司等語。

可知中砂公司為確保JV合約屆期後，中砂公司可繼續生產銷售鑽石碟產品，不受侵權訴訟之干擾而訂定。

揆諸該條款之內容，除「中砂公司違反JV約定」未明確外，關於宋健民於JV到期時，應移轉之專利究竟為何，該條款亦僅載明相關專利，詳如中文版JVA 第6條。

導致所謂詳中文版JVA 第6條，是否即限於中文版JVA 第6條所列舉之原始4 項專利，迭生爭議。

②參諸兩造於JV增補條款之主要目的，在於變更原有JVA 合約之約定，故解釋所謂「中文版JVA 第6條所稱產品」，應係除「ODD CMP DISK」產品以外之其他鑽石碟產品，並不限於使用原始4 項專利所產製之產品。

是備忘錄三第8條所謂「中文版JVA 第6條」亦應為相同之解釋，即除ODD 專利以外，其他鑽石碟之專利均屬之，而非僅限於中文版JVA 第6條所列舉之原始4 項專利。

況備忘錄三第8條僅係重申JV增補條款第4條第4項、第5項之意旨，並無大幅變更處。

倘該條款所謂相關專利，詳如中文版JVA 第6條，僅限於原始4項專利，而與JV增補條款第4條第4項所謂「中文版JVA 內第6條所稱產品」有不同之解釋，且有大幅變更JV增補條款第4條第4項、第5項約定之意旨，則應不會以相關專利，詳如中文版JVA 第6條之明確文字為之。

準此，宋健民無論係依JV增補條款第4條第5項或依備忘錄三第8條約定，均有義務於102 年12月31日權利金支付期限屆至後，無償將附表1 所示系爭專利移轉予中砂公司所有。

⑶給付權利金與專利移轉登記非對價關係：①專利授權與專利權讓與並不相同，因專利授權係專利權人未將其權利完全移轉讓與他人，被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅授權他人行使專利權，自己仍為專利權人，俟約定之授權期間屆滿，其權利即行回復之。

準此，給付權利金為取得專利授權之對價，其非專利移轉登記之對價。

查JV增補條款第4條第5項約定：宋健民應於1 週內無償將所使用專利權過戶予中砂公司。

備忘錄三第8條約定：將於JV到期將相關專利無償移轉給中砂公司。

故宋健民之專利移轉登記義務，屬無償行為，並非以中砂公司支付權利金為對價，兩者非對待給付關係。

準此，中砂公司給付之權利金為實施專利權之對價，而非宋健民移轉登記專利之對價，宋健民不得以中砂公司未付權利金為由拒絕履行其義務。

②系爭合作案契約性質，包含委任與授權關係等在內之混合契約。

其中屬於授權關係之部分，依JV增補條款第4條第1項約定：中砂公司對使用宋健民專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。

中砂公司給付權利金之義務，為實施系爭合作案專利之對待給付，兩者間具有對價關係，且宋健民有先為給付之義務。

屬於委任關係部分，係中砂公司先後聘任宋健民為總工程師、鑽石科技中心總經理及技術顧問，編列預算並給付薪資、顧問費，由宋健民負責執行系爭合作案之研發，並管理相關專利，適用專利法第7條第3項之一方出資聘請他人從事研究開發。

職是，中砂公司給付權利金之義務，為實施系爭合作案專利之對待給付，並非宋健民移轉登記系爭專利之對價甚明。

③系爭合作案期間內之專利權歸屬及到期終止後之清算之相關約定，屬委任關係權利義務之一部，而非授權關係之一部。

中砂公司給付權利金之義務，其與宋健民移轉登記專利之義務，係本於不同性質之法律關係所生，自非對待給付關係。

系爭合作案長達17年，其間產生數百件專利，雖以宋健民為登記名義人，然就中砂公司已使用之專利係共有關係，故兩造就合作期間屆滿後之專利清算有約定，以確定嗣後專利應歸屬於中砂公司或宋健民。

清算約定之目的，在於解決合作期間屆滿後之專利歸屬問題，而與合作期間內之實施專利及支付權利金等無涉。

準此，JV增補條款第4條第5項規範清算之約定，益徵中砂公司給付權利金之義務與宋健民移轉登記系爭專利，兩者非對待給付關係。

四、中砂公司就系爭專利具有實施權：中砂公司主張在宋健民將系爭專利移轉登記予中砂公司所有前，就系爭專利享有實施權等語。

宋健民則否認中砂公司有此權利（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。

查系爭合作案由中砂公司提供技術以外之資源，宋健民提供技術，合作生產銷售鑽石工具或鑽石產品。

依JV增補條款第3條第1項、第3項約定，可知系爭專利雖登記為宋健民名義，然中砂公司有優先使用權，宋健民應對中砂公司為非專屬授權。

參諸系爭專利屬備忘錄三第8條約定，應於102 年12月31日JV到期時，無償移轉登記予中砂公司之專利。

準此，系爭專利於102 年12月31日之JV到期前，無論係依JV增補條款第3條第1項之優先使用權，或第3條第3項所載「非專屬授權」，中砂公司就系爭專利均有實施權。

至102 年12月31日後，中砂公司依JV增補條款第4條第5項或備忘錄三第8條約定，有請求宋健民將系爭專利無償過戶予中砂公司之權利，在宋健民將系爭專利移轉登記予中砂公司所有前，中砂公司自仍有實施權。

五、中砂公司至102年12月31日止享有2/3系爭專利所有權：按發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄，專利法第64條定有明文。

故專利權為共有時，任何共有人都可自由實施專利權之全部，不需取得全體共有人之同意，且獨享自己付諸努力所實施之成果，僅於讓與、授權時，應得全體共有人之同意。

中砂公司主張其至102 年12月31日止享有2/3 系爭專利所有權等語。

宋健民否認中砂公司共有系爭專利權。

準此，本院自應審查中砂公司至102 年12月31日止，是否享有2/3 系爭專利所有權（參照本院整理當事人爭執事項1）。

(一)中砂公司與宋健民共有系爭專利權：1.JV增補條款第3條約定：依JV增補條款第3條約定，系爭合作案所發展之智慧財產權，雖登記為宋健民之名義，惟因宋健民在權利行使上，對外授權不得傷害中砂公司之利益、中砂公司擁有智慧財產權2/3 權利利益及價值，對外授權之對價2/3 歸屬中砂公司所有、轉讓須經兩造同意，且讓與對價2/3 歸屬中砂公司所有。

中砂公司未使用於產品之專利權，其於JV期滿後，宋健民應將中砂公司支付之一切費用返還，專利權之權益利益與價值始完全歸屬宋健民，倘未返還費用，應於1 週內無償過戶予中砂公司，中砂公司有使用於產品之專利權，中砂公司支付權利金期限終結時，宋健民應將專利權移轉登記予中砂公司，雙方係按2/3 及1/3 比例，分享專利權之收益及分擔非屬開發成本之費用。

職是，JV增補條款第3條並無使宋健民享有完整專利權之意思，且已變更原中文版JVA 由宋健民作為專利權人，中砂公司可無償使用系爭合作案專利之約定。

況未區分系爭合作案專利之申請日期，係在JV增補條款前或後而適用不同之約款，核與專利法第64條規定共有專利之權益大致相符。

準此，宋健民就系爭專利應僅為登記名義人，實際上之專利權應為中砂公司與宋健民共有，且共有比例為2比1 。

職是，中砂公司主張其就系爭專利至102 年12月31日止享有2/3 所有權，洵屬正當。

2.宋健民僅為專利共有人：⑴兩造共有智慧財產權：宋健民雖主張依兩造間之契約內容，實無從認定宋健民無權享有完整專利權之意思，專利權歸屬應依英文版JVA 與中文版JVA 認定，宋健民應享有完整專利權等語。

然JV增補條款業已變更部分英文版JVA 與中文版JVA 內容，已如前述。

依JV增補條款第3條第2項前段約定：中砂公司擁有該等智慧財產權2/3 權利利益及價值。

足證中砂公司擁有系爭專利所有權2/3 。

參諸JV增補條款第3條規定，均以雙方共有智慧財產權為前提，進行出售費用之分攤、登記名義與使用權不同，並另訂約款支付權利金。

倘非共有關係，應無可能為上揭約定。

職是，益徵兩造就系爭專利為共有關係，中砂公司至102 年12月31日止，享有2/3 所有權至明。

⑵JV增補條款變更中文版JVA 條款內容：宋健民固主張由系爭會議紀錄及中砂公司上市公開說明書之記載，足認中砂公司亦自認系爭專利為宋健民單獨所有云云。

惟宋健民提出之系爭會議紀錄僅載明：本JointVenture之執行所需之技術及專利由宋健民準備，申請獲准之專利權由宋健民擁有，未進行量產前，中砂公司使用宋健民之專利權不需支付權利金等語（見原審卷一第257 頁）。

自系爭會議紀錄內容，無法確認系爭專利為宋健民單獨所有。

再者，中砂公司93年12月28日之簡式公開說明書第37頁固記載：依合約，宋健民已將其生產鑽石碟之技術專利權授予中砂公司使用至102 年，且合約屆滿後，中砂公司免支付權利金繼續使用其專利等語（見原審卷一第193 頁）。

因前開會議於95年6 月27日召開，而公開說明書亦於93年12月28日製作，均晚於97年10月15日簽訂之JV增補條款，故系爭會議紀錄及公開說明書記載之內容與中文版JVA 第4條約定之意旨較為相似。

準此，JV增補條款已變更中文版JVA 條款之內容，宋健民不得再執該會議紀錄或公開說明書作為解釋兩造JV合約之依據。

⑶宋健民未取得全部專利權利：Saint Gobain鑽石碟之磨料具有特定圖形化排列，磨料圖形化之技術特徵，已被宋健民之TW00000000，如附表1 編號第11號專利所保護，磨料圖形化受到佈鑽方式與硬焊成型之磨料位移影響，而較不易舉證，故KINIK 可評估將磨料圖形化相關專利作為附帶之侵權證據等語（見原審卷二第72頁背面）。

所謂宋健民之專利，未必等同該專利為宋健民單獨所有之意，否則倘該等專利為宋健民單獨所有，中砂公司無任何權限，其無庸於內部討論是否對侵權者提出侵權之訴訟。

職是，宋健民以此推認中砂公司自認系爭專利為宋健民單獨所有，顯非有據。

(二)權利金之給付未等同宋健民擁有全部專利權：1.可約定由共有人之一擔任專利登記名義人：按專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。

發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

專利法第12條第1項、第62條分別定有明文。

申言之，按專利申請權為共有者，雖應由全體共有人提出申請，然基於契約自由原則與專利權並非專屬權之性質，專利法未限制共有之專利權人以契約方式，約定由共有人之一擔任專利登記名義人，其登記僅為對抗第三人效力，共有人間可依約定共有專利權。

2.授權金為系爭合作案之部分出資：JV增補條款第4條第1項、第3條第3項雖約定：中砂公司對使用宋健民專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之，中砂公司使用之智慧財產權，宋健民對外授權該項智慧財產權時不得傷害中砂公司利益。

然宋健民對外授權時，不得傷害中砂公司之利益，顯然限制宋健民對外授權之完整權利。

況宋健民對外授權時，就對方所付之對價，扣除必要成本後，其2/3 仍歸屬中砂公司所有，故系爭專利難認係宋健民單獨所有。

至中砂公司固應支付宋健民權利金，然此權利金非單純一般專利權人對外授權所獲取之權利金，而係中砂公司就系爭合作案所為出資之一部，不能因中砂公司依JV增補條款第4條第1項約定給付權利金，遽認系爭專利為宋健民單獨所有。

(三)我國法院確定判決得於美國法院聲請認可與執行：1.我國法院判決應被視為外國法院判決：宋健民雖主張我國法院縱判決宋健民應將系爭美國專利移轉登記予中砂公司所有，亦無任何執行力云云。

惟依外交部駐美國代表處105 年3 月21日美政字第10540003330 號函覆原審謂：依據LG Display Co. LTD v. Obayashi Seikou Co.案，美國聯邦哥倫比亞特區地方法院於2013年1 月28日承認韓國法院之判決，美國聯邦地方法院在分析承認外國判決之法律標準時，指出國際互惠(international comity)係尊重外國主權司法決定之理論，美國法院對於公平及符合正當程序之外國判決，應給予完全之效力。

該判決認在決定是否承認外國判決時，法院得參考美國法律協會(American Law Institute)所出版之對外關係法律重述（Restatement of Foreign Relations Law) 第482 節第2項所列之若干考慮因素，倘有下列情況之一者，法院得拒絕承認：⑴作出判決之法院對該案無管轄權；

⑵被告接獲該案訴訟通知之時間不足，致無法為己辯護；

⑶判決係以詐術取得；

⑷判決所依據之訴由，或判決本身有違美國之公共政策；

⑸判決與有權獲承認之另一終局判決互相衝突；

⑹外國法院之程序不符當事方有關將爭執交付另一訴訟地之協議（參見該判決意見書第18頁）。

再者，聯邦哥倫比亞特區地方法院認為韓國法院之判決並無上述情形，故予以承認。

而美國聯邦上訴巡迴法院嗣前於2015年9 月15日確認地方法院上述判決。

參諸本處法律顧問柯克蘭律師表示，臺灣關係法第4條(b) 項⑴款規定，凡美國法律提及或涉及外國、外國民族、外國國家、外國政府或類似實體時，此等名詞應包括臺灣，此等法律應適用於臺灣。

準此，我國法院判決應被視為與一般外國法院判決相同等語（見原審卷六第126 至127 頁）。

2.臺美司法互惠原則：美國與我國雖無正式外交關係，然美國定有臺灣關係法，依臺灣關係法第4條規定：A.雖無外交關係與承認，應不致影響美國法律之適用於臺灣，且美國法律應以1979年1 月1日前相同之方式，適用於臺灣。

B.本條A 項所稱之法律適用應包括但不應限於下列各點：凡美國法律提及關於外國，外國政府或類似實體時，此等條文應包括臺灣，且此等法律應適用於臺灣等情。

足認美國與我國仍維持實質上之關係，且揆諸中砂公司提出美國內華達州最高法院2015年5 月29日所為判決（見原審卷六第150 至151 頁），該判決肯認美國法院得以認可，並執行我國法院之確定判決。

再者，宋健民向美國德拉瓦州聯邦地區法院提起主張中砂公司侵害專利權之訴訟中，該案承審法官依據互惠原則(principle of comity)，認為無理由，因而裁定停止美國訴訟程序（見原審卷六第74頁右上角第25行至右下角第15行）。

準此，我國法院之確定判決原則上得於美國法院聲請認可與執行，不因我國於國際上缺乏外交關係或承認而有異，自無不能執行或給付不能之情形。

至於本件未來確定判決是否有美國法不應認可外國法院判決之例外情形，須於判決確定後，由美國法院依美國法自行審認，是宋健民前開抗辯，容有誤會。

六、中砂公司有權申請專利與登記專利：宋健民雖主張系爭合作案專利本應登記於其名下，中砂公司竟將使用宋健民專利所研發或雙方共同研發之系爭合作案技術，私自申請專利並登記於中砂公司名下云云（見原審卷一第194 頁之專利列表）。

惟中砂公司抗辯稱其有權申請專利與登記專利等語。

準此，本院自應審酌中砂公司將使用宋健民專利所研發或雙方共同研發之系爭合資事業多項技術，申請專利，並登記於中砂公司名下，是否構成違約（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。

查宋健民提出之專利列表觀之，其上記載之發明人並未將宋健民列為單獨發明人者，而將宋健民列為共同發明人者，僅有5 件。

再者，依中砂公司93年12月28日之簡式公開說明書記載：自宋健民加入中砂公司經營團隊迄今，已以宋健民名義發明或與他人共同發明，並將專利所有權登記於中砂公司名下之專利約計14件等語（見原審卷一第193 頁）。

準此，足徵兩造在合作過程中確曾有將系爭合作案技術登記為中砂公司之名義情形。

而前開以宋健民為共同發明人之5 件專利，是否確係中砂公司私自申請並登記於中砂公司名下，宋健民未舉證證明。

職是，宋健民自難僅以上開專利列表中，以宋健民為共同發明人之5 件專利登記為中砂公司名義，遽認中砂公司有違約之情事。

七、中砂公司無宋健民指謫之違約情事：宋健民雖主張中砂公司拒絕提供權利金計算明細及銷售資料、拒絕支付權利金、中砂公司將宋健民排除於系爭合作案外，片面更換門鎖、取消宋健民識別證之感應，除使宋健民無法取得權利金外，亦阻止其至合資事業生產部門云云。

然中砂公司否認有上揭違約行為（參照本院整理當事人爭執事項3）。

(一)中砂公司有提供權利金計算明細及銷售資料：宋健民抗辯稱中砂公司拒絕提供權利金計算明細及銷售資料企圖將其排除於系爭合作案外云云。

惟關於權利金計算明細及銷售資料部分，中砂公司已於另案提出，其為本院103 年度民專訴字第11號給付權利金民事事件。

職是，中砂公司並無宋健民上開主張之違約事實。

(二)中砂公司可阻止宋健民進入管制廠區：1.中砂公司有權管理管制廠區：宋健民雖主張JV增補條款第5條第2項、第4條第3項約定，其對系爭合作案產品之技術指導有完全管理權，並得監督其成本之發生、稽核系爭合作案產品之製造與銷售，中砂公司更換門鎖、取消宋健民識別證之感應，阻擋宋健民至合資事業生產部門，係違反前開約定云云。

然因宋健民欲與第三人合作，故兩造所簽訂之備忘錄三第2條、第3條約定宋健民自99年5 月1 日起，不再擔任中砂公司鑽石科技中心總經理，改任中砂公司之技術顧問，由中砂公司委託宋健民全權管理鑽石科技中心(DTC) 及所有JV之技術。

準此，中砂公司擁有管理DTC 需要之所有職權，包括預算編列、人員之任用、核薪及考核權、DTC 內組織調整等。

2.保護中砂公司之營業秘密：宋健民係於JV合約外，受中砂公司之委任管理鑽石科技中心及所有JV之技術，故中砂公司更換門鎖、取消宋健民識別證之感應，阻擋宋健民至合資事業生產部門，並未違反兩造間關於技術顧問之委任契約，難謂已違反JV增補條款第5條第2項、第4條第3項約定。

況中砂公司之所以更換門鎖、取消中砂公司識別證之感應，阻擋宋健民至合資事業生產部門，其為保護中砂公司之營業秘密，非屬備忘錄三第8條之違反JV約定。

3.宋健民進入機密製程廠區應經中砂公司同意：宋健民為謀自己與中砂公司潛在競爭對手即美國應材公司合作，未經中砂公司同意，前於101 年8 月14日帶領美國應材公司人員Tony，進入中砂公司高度機密之鑽石事業部(DBU)鑽石碟產線管制廠區。

中砂公司將宋健民及Tony請離管制廠區，係中砂公司執行內控、保護公司合法權利之正當行為，並無違約，況宋健民無自由進出該管制廠區之權限。

再者，中砂公司「鑽石事業部」為中砂公司固有之獨立部門，非屬於系爭合作案，故宋健民除無權擅自進入機密製程廠區外，亦不得帶領外人進入。

宋健民無權進入該廠區，且事前未告知中砂公司執行長。

宋健民於鑽石事業部之○○○總經理趕至現場，請其離開時，當場並未爭執其有權限，已立即離去。

倘如宋健民所稱其本有權限進入該廠區，則無須取得執行長之同意。

職是，中砂公司阻止宋健民進入管制廠區，並無違約之情事。

(三)執行系爭合作案之方式可於內部成立獨立單位：1.中文版JVA 第1條與第5條約定：宋健民雖主張中砂公司未依約成立獨立之營運單位執行雙方合作項目，利用合資事業之龐大收益挹注中砂公司本身之事業云云。

然依中文版JVA 第1條、第5條約定：本項JointVenture 將由雙方共同成立之子公司來執行，Joint Venture 除由雙方共同成立之新公司可執行外，亦可在中砂公司內設立獨立之營運單位執行等語。

故執行系爭合作案之方式，除得由兩造合資成立新公司外，亦得在中砂公司內部成立獨立之營運單位。

2.經營會議確認中砂公司在內部設立營運單位：參諸中砂公司93年12月28日之簡式公開說明書記載：合約中訂有二不同之執行方式：⑴雙方共同成立子公司；

⑵在中砂公司之現有組織進行產品開發及生產。

經雙方合意，採後者方式執行迄今等語（見原審卷一第192 頁背面）。

足見兩造合意在中砂公司內設立獨立之營運單位執行系爭合作案。

中砂公司嗣於95年6 月27日召開經營會議，宋健民亦有參與，依會議紀錄記載：Joint Venture 之執行雙方約定有二種方式，並擇一為之：⑴依雙方約定之權利價值比例成立新公司執行；

⑵由中砂公司對宋健民支付權利金，採後者方式，Joint Venture 執行之損益由中砂公司承擔。

目前雙方對Joint Venture 執行係採後者方式為之。

而宋健民同意中砂公司均依照Joint Venture Agreement 之內容執行無誤，並無違反合約之約定等語（參原審卷一第257 頁）。

職是，兩造於95年6 月27日之經營會議確認中砂公司在內部設立營運單位，由中砂公司給付宋健民權利金，損益則由中砂公司承擔之執行方式，並無違反JV合約。

3.依JV增補條款第4條第1項、第2項及第4項約定：依JV增補條款第4條第1項、第2項、第4項約定可知，除中砂公司依產品類別、銷貨金額及其毛利率範圍，應給付宋健民4%至8%不等之權利金外，中砂公司享有其使用系爭合作案專利之全部獲利。

中砂公司除應依約定條件支付宋健民4%至8%不等之權利金外，其餘獲利均由中砂公司享有，宋健民無權干涉對中砂公司如何運用該等獲利。

準此，宋健民辯稱中砂公司未依約成立獨立之營運單位，執行系爭合作案，利用合資事業之龐大收益挹注中砂公司本身之事業云云，即非可採。

八、中砂公司請求懲罰性違約金為無理由：所謂競業禁止約款，係指事業單位為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭優勢，要求特定人與其約定於在職期間或離職後之一定期間、區域內，不得受僱或經營與其相同或類似之業務工作。

基於契約自由原則，此項約款倘具必要性，且所限制之範圍未逾越合理程度而非過當，當事人即應受該約定之拘束（參照最高法院103 年度台上字第793 號、第1984號民事判決）。

中砂公司雖主張宋健民違反聘任合約書之競業禁止條款約定，應賠償中砂公司懲罰性違約金10,683,966元云云。

惟宋健民否認其有違反競業禁止條款約定，且當事人合意刪除競業禁止條款等語。

準此，本院自應審酌兩造有無簽訂競業禁止約款？宋健民是否受競業禁止條款之拘束？懲罰性違約金請求權時效，是否罹於時效（參照本院整理當事人爭執事項4 ）。

(一)兩造有簽訂聘任合約書：參諸中砂公司提出之聘任合約書第15條第2款與第19條第2項為競業禁止條款，可知宋健民非經中砂公司同意，不得為與中砂公司業務、或營業、研發目標相同或類似之公司、商號、機構、單位、財團法人或個人之受僱人、受任人、承攬人或顧問，倘宋健民違反保密、禁止競業之規定，中砂公司並得另行請求相當於所給付宋健民報酬之懲罰性賠償金，包含歷年薪資、以請求當日市價計算之歷年紅利、獎金等。

此有聘任合約書在卷可證（見原審卷一第32頁）。

(二)宋健民不受競業禁止條款之拘束：1.中砂公司事後同意宋健民擔任台鑽公司之股東：宋健民前於98年7 月2 日與訴外人○○○簽訂協議書，由雙方成立台鑽公司，嗣於98年7 月15日向中砂公司時任董事長○○○陳報該情，並請○○○裁示是否可行等事實。

此有協議書與簽呈等件附卷足證（見原審卷一第89、93頁）。

宋健民雖先與○○○簽訂協議書，嗣後再請○○○裁示是否可行，惟中砂公司未向宋健民表示不同意，且於宋健民呈報上開簽呈後，復於99年1 月7 日與中砂公司簽署備忘錄一。

參諸備忘錄一記載：本備忘錄為中砂公司與宋健民於97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部，因宋健民擬與外部第三者採用雙方共同之JV成果，作為未來業務之發展，因而雙方同意宋健民目前合作之外部對象包括台鑽公司、南通晶鑽、鑫鑽公司及嵩洋公司等4 個公司等語。

並未追究宋健民擔任台鑽公司股東之責任，足見宋健民與○○○簽訂上開協議書前，雖未經中砂公司之同意，然中砂公司事後未表示不同意，復與宋健民簽訂備忘錄一。

準此，堪認中砂公司事後同意宋健民擔任台鑽公司之股東。

2.兩造合意刪除競業禁止約款之適用：宋健民前於99年4 月30日，向中砂公司提出之離職申請單（見原審卷一第34頁背面）。

其上就注意事項欄關於競業禁止之說明業經刪除，且另以手寫註記「依JV規定辦理」，其上有宋健民、中砂公司董事長及執行長之簽名，足認兩造已合意刪除聘任合約書關於競業禁止約款之適用。

職是，中砂公司嗣復依聘任合約書第19條第2項請求宋健民賠償10,683,966 元之懲罰性違約金，洵屬無據。

3.中砂公司未禁止宋健民擔任他公司股東：中砂公司雖抗辯宋健民不爭執其自98年7 月2 日起，成為台鑽公司49% 股權之股東，且原判決認定其事前未經中砂公司同意，其顯已違反聘任合約書第15條競業禁止之約定，應依聘任合約書第19條第2項給付1,068 萬3,966 元之懲罰性違約金云云。

然衡諸常情，倘中砂公司事前反對宋健民擔任台鑽公司之股東，其於訂定備忘錄一、備忘錄二及備忘錄三時，應訂定措辭明確之禁止規範。

本院觀諸備忘錄一至三之規範，至多僅有避免與外部第三者合作造成不利影響之預防規範，未見禁止規範。

職是，中砂公司未反對宋健民擔任合作對象公司之股東，益徵其請求競業禁止之懲罰性違約金，為無理由。

九、中砂公司請求損害賠償為無理由：中砂公司雖主張宋健民未經其同意，擅自移轉、拋棄系爭喪權專利，應賠償中砂公司系爭喪權專利價值101,401,756 元云云。

然宋健民否認之，並以前詞置辯。

準此，本院自應審究宋健民有無拋棄讓與系爭專利之權利，進而探討宋健民處分系爭專利有無造成中砂公司之損害（參照本院整理當事人爭執事項5）。

(一)系爭喪權專利移轉與系爭拋棄專利之事實：中砂公司所主張之系爭喪權專利，其中如附表2 編號第1 至22號所示專利移轉予錸鑽公司；

編號第23至25號所示專利移轉予台鑽公司；

編號第26號所示專利移轉予嵩洋公司。

附表3 編號第14至16、18至21、24至27、32至34號所示系爭拋棄專利，因放棄繳納年費而失效等事實。

有中砂公司提出之專利資訊檢索系統所公告之相關資料、台一事務所函為證，且上揭事實為兩造所不爭執（見原審卷一第38至81頁）。

職是，上揭事實堪信為真。

(二)移轉系爭讓與專利之主管單位與事由：1.中砂公司研發本部管理專利讓與及放棄：⑴研發本部與鑽石科技中心為平行單位：參諸中砂公司提出之94年鑽石科技中心組織表及94年度年報第2 頁之公司組織系統（見原審卷一第260 頁；

卷三第231頁）。

可知中砂公司關於鑽石科技中心之組織，係在中心設置總經理室，並分為硬焊鑽石研究室、高壓生產研究室、尖端材料研究室三個部門。

至中砂公司之研發本部，其與宋健民所管理之鑽石科技中心，兩者為平行單位，直接對執行長負責，並非隸屬於鑽石科技中心。

準此，中砂公司研發本部之員工非宋健民之下屬，應堪認定。

⑵研發本部為主管專利單位：中砂公司自承其公司各部門均可提出專利申請企劃案，經中砂公司總經理或各事業部最高主管核可後，統一由研發本部之專利室等，處理專利之單位負責辦理專利申請、維護等行政流程，並聯繫相關事宜與管理預算等語（見原審卷四第6頁背面）。

觀諸中砂公司提出之台一事務所信函可知（見原審卷一第61、64、67、70、78、80頁），台一事務所關於專利權義變動之文件，均寄送至中砂公司地址，並列中砂公司之研發本部人員○○○、○○○等人為收件人。

職是，足徵中砂公司之研發本部管理專利申請、維護等事宜，有關專利之放棄、讓與之行政程序，均經由研發本部對外為之。

2.中砂公司嗣後同意宋健民讓予系爭讓與專利：⑴宋健民與第三人合作事宜：宋健民自98年4 月1 日起，即開始向中砂公司之時任董事長○○○陳報對外合作事宜，其包括：①98年4 月1 日陳報宋健民與訴外人○○○簽訂設訂嵩洋公司之股東補充協議；

②98年7 月15日陳報將與○○○共同設立台鑽公司；

③98年12月29日陳報Diamond Technology Center(DTC)成為JV之執行單位。

而DTC 現與大陸地區數家公司合作開發，中砂公司未生產與未開發之多項專利產品，其包括：①嵩洋公司開發BODD；

②台鑽公司以六面頂生長立方晶鑽石。

第1 至3 項合約之前，經陳報在案等語（見原審卷一第85至106 頁）。

⑵中砂公司與宋健民嗣後簽訂備忘錄一與二：①在私法領域內，當事人依其意思所形成之權利義務關係，基於契約自由原則，權利人雖得自由決定如何行使其基於契約所取得之權利，惟權利人就其已可行使之權利，在相當期間內不為行使，並因其行為造成特殊情況，足以引起義務人之正當信任，以為倘其履行權利人所告知之義務，權利人即不欲行使其權利，倘斟酌權利之性質，法律行為之種類，當事人間之關係，社會經濟情況及其他一切因素，認為權利人在義務人履行其所告知之義務後，忽而行使權利，足以令義務人陷入窘境，有違事件之公平及個案之正義時，應認此際權利人所行使之權利有違誠信原則，自不能發生應有之效果（參照最高法院100 年度台上字第1728號民事判決）。

參諸備忘錄一前言記載：本備忘錄為中砂公司與宋健民於97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部，緣因宋健民擬與外部第三者採用雙方共同之JV成果，作為未來業務之發展，因而雙方同意宋健民目前合作之外部對象包括台鑽公司、南通晶鑽、鑫鑽公司及嵩洋公司等4 個等語（見原審卷一第25頁）。

足見中砂公司事前縱使不知悉，宋健民與嵩洋公司、台鑽公司之合作案，惟中砂公司嗣後就宋健民與第三人之合作事宜，另與宋健民簽訂備忘錄一、二，且就相關之權利義務明定於上揭備忘錄，復未追究宋健民未事前告知之責任。

揆諸前揭說明，中砂公司自不得再於事後，就宋健民事前未告知與第三人合作事宜，究責其民事責任。

②中砂公司研發本部協理○○○前於99年11月17日電子郵件之費用分析表明載：已完成讓與台鑽公司3 個；

已完成讓與嵩洋微電子一個等語（見原審卷三第181 頁）。

顯見中砂公司當時知悉附表2 編號第23至25號專利已移轉予台鑽公司，附表2 編號第26號專利已移轉予嵩洋公司，中砂公司嗣後未表示意見，續與宋健民簽訂備忘錄三，縱中砂公司事前不同意此讓與，亦因於知悉後而未表示反對意見，且與宋健民繼續合作，堪認中砂公司事後，業已同意宋健民讓予系爭讓與專利。

3.中砂公司明知宋健民讓與系爭讓與專利：⑴備忘錄三約定不適用競業禁止條款：宋健民於99年6 月間與錸德公司接洽合作設立錸鑽公司事宜，此有宋健民與錸德公司董事長葉垂景間之往來信件可稽（見原審卷三第292 至299 頁）。

而中砂公司之執行長○○○於99年7 月29日寄予宋健民之電子郵件，其亦認同提前解約JV等語（見原審卷三第157 頁）。

且備忘錄三第4條、第11條分別約定：鑽石科技中心(DTC) 人員於100 年12月31日前隨宋健民加入錸鑽公司者，其在中砂公司所簽之競業禁止條款，將不適用，本備忘錄雙方約定於錸鑽公司成立後生效等語。

⑵明知附表2 編號第1至22號之專利移轉登記予錸鑽公司：①錸德公司投資部人員○○○前於99年8 月24日以電子郵件詢問，中砂公司研發本部協理○○○有關放入新公司之專利內容是否已確定。

○○○於同日以電子郵件請所轄研發本部人員○○○確認，並彙整擬移轉至錸鑽公司之專利，且○○○於99年11月17日就宋健民與錸德公司之合作案寄發電子郵件時，有副本通知當時中砂公司董事長○○○、執行長○○○及財務長○○○，該電子郵件之附檔，為評估中砂公司因移轉部分專利予錸鑽公司後，得節省之費用等情（見原審卷三第158 、172 至178 頁）。

準此，中砂公司已知悉宋健民與錸德公司之合作案，並同意將部分專利移轉予宋健民與錸德公司合作設立之錸鑽公司。

②中砂公司人員嗣於99年12月30日將宋健民與錸德公司合作案之合約草稿及擬由宋健民移轉予錸鑽公司之專利清單，均寄予○○○，並副本通知包括○○○在內之其他中砂公司人員，而該合約草稿第3條、第4條明載，合約附件一至三所示DLC 等領域之宋健民名下相關專利，將移轉予錸鑽公司等情，此有上揭電子郵件及合約草稿暨附件一至三之專利清單在卷可稽（見原審卷三第191 至208 頁）。

在備忘錄三簽訂前，中砂公司確實知悉宋健民與錸德公司之合作案，並同意將部分專利移轉予宋健民與錸德公司合作成立之錸鑽公司所有，而相關專利轉讓之程序，復由中砂公司所設之研發本部辦理。

職是，宋健民將附表2 編號第1 至22號所示專利移轉登記予錸鑽公司所有之事實，確為中砂公司所明知。

③中砂公司雖主張其未參與「錸德JV合約」協商與擬定，宋健民於該合約附件一至三片面承諾轉讓、授權予錸鑽公司之專利清單，係宋健民未告知用途之情形，指示其相關下屬製作，除未告知中砂公司外，亦未取得中砂公司同意云云。

然中砂公司之研發本部與宋健民管理之鑽石科技中心為平行關係，並無上下隸屬之關係，而中砂公司研發本部人員於99年12月30日，將宋健民與錸德公司合作案之合約草稿及擬由宋健民移轉予錸鑽公司之專利清單，除寄予錸德公司之人員○○○外，亦副本通知包括○○○在內之其他中砂公司人員，以○○○為中砂公司研發本部之協理，亦曾對宋健民與錸德公司之合作案，分析對中砂公司之利害所在，堪認其有相當判斷能力，自難僅以宋健民未告知用途，該專利清單係依宋健民指示之情況而製作，作為推卸中砂公司之責任。

④中砂公司固主張其同意及宋健民讓與錸鑽公司之專利，僅限於備忘錄三之附件一、三所列，兩造同意提前清算之專利，並不包括附表2 所示之專利。

倘中砂公司有同意宋健民所為之讓與，則宋健民何需向智慧局謊報附表2 編號第1 至5號專利證書遺失云云。

然兩造於備忘錄三提前清算部分專利，而未清算之部分專利，中砂公司是否不會同意宋健民讓與，容有未知。

因兩造係於100 年1 月21日簽訂備忘錄三，而當時附表2 編號第23至26號所示專利，已分別讓與台鑽公司、嵩洋公司，中砂公司已知悉此事，倘中砂公司未曾同意宋健民之轉讓專利行為，自應於簽訂備忘錄三時，一併提前清算或為特別約定，參諸備忘錄三所約定提前清算之專利，並未包括附表2 編號第23至26號所示之專利，故無法認定非備忘錄三所約定提前清算之專利，則屬未經中砂公司同意讓與之專利。

⑤中砂公司雖主張其未同意宋健民分別與○○○、○○○共同設立台鑽公司、嵩洋公司等競爭對手之外部合作案，亦不可能同意其移轉系爭合作案專利予上開公司，故備忘錄二第2條揭示為不使宋健民與外部第三者之合作，對中砂公司造成不利影響。

被告之外部合作案係先斬後奏，並未經其同意云云。

然備忘錄二第2條約定：為不使宋健民與外部第三者之合作對中砂公司造成不利影響，自2010年5 月1 日起，宋健民不再擔任中砂公司鑽石科技中心總經理，改任中砂公司之技術顧問，該顧問聘任日期止於雙方JV到期日等語。

可知宋健民自99年5 月1 日起，不再擔任中砂公司鑽石科技中心總經理之情況，宋健民所為之讓與行為，中砂公司自應有所警覺。

參諸附表2 編號1 至22所示專利，均係在兩造簽署備忘錄三之後所為之讓與，當時宋健民已非中砂公司之總經理，中砂公司研發本部在處理該讓與程序時，並未發覺有異而向上陳報，堪認中砂公司就將該等專利讓與錸鑽公司之行為，並未反對。

⑥中砂公司固主張其是否知情或同意，應專就有權代表中砂公司之董事長及執行長認定之云云。

然中砂公司為上市公司，事務繁雜，各事項必有權責分工、分層負責之機制，不可能凡事均向董事長報告，並由其親自執行。

況中砂公司不否認附表2 所示專利之讓與程序，均係由中砂公司之研發本部處理。

參諸中砂公司提出研發本部協理○○○之訪談紀錄載明：去年下半年發現宋健民本來自認重要專利，而為預算控制之用而由其指定之重要專利宋健民，竟簽放棄。

其覺得奇怪，有向執行長報告等語（見原審卷四第84頁背面）。

準此，益徵是否讓與或拋棄專利，研發本部有稽核之權限，並非由宋健民獨自決定。

職是，中砂公司主張研發本部無從代表中砂公司云云，即非可取。

(三)系爭拋棄專利之拋棄事由：1.宋健民拋棄專利經中砂公司同意：⑴宋健民無法獨自決定放棄專利：依中砂公司提出之台一事務所詢問是否續繳年費事宜及由宋健民回覆放棄本案之文件觀之，系爭拋棄專利雖由宋健民表示放棄而失效。

然中砂公司之研發本部與宋健民管理之鑽石科技中心係平行單位，並無上下之隸屬關係。

而依據99年間中砂公司研發本部人員○○○就美國專利事務所詢問專利是否繼續維護等相關事宜時，有明確表示：依據宋健民之指示，傾向繼續維護00000-00000.PROV專利，而放棄00000-00000.PROV專利，仍先等待中砂公司執行長之最後決定；

而中砂公司執行長已核准，且已向中砂公司總經理報告；

現已獲得中砂公司執行長及總經理之核准等語（參原審卷三第159 頁）。

準此，是否放棄專利並非由宋健民獨自決定，研發本部應待執行長或總經理之最後決定後，繼而與專利事務所確認。

⑵應中砂公司同意之事實：中砂公司自承專利之申請、維護等事項，均屬中砂公司研發本部之權責，且觀諸台一事務所函詢是否續繳年費之信件所列之收件人，如○○○、○○○、○○○、○○○等人，均為中砂公司負責專利事務之研發本部人員（見原審卷一第127 、131 、135 、137 、139 、141 、143 、146 至14 9、151 頁）。

而與專利事務所往來電子郵件上所載之中砂公司人員單位，亦清楚載明為研發部專利技術中心，並非宋健民管理之鑽石科技中心（見原審卷一第76至77頁；

卷二第308 頁）。

職是，中砂公司之研發本部與鑽石科技中心，屬中砂公司平行之事業單位，渠等間並無隸屬關係，且研發本部管理系爭專利之維護事項，並知悉系爭專利是否放棄，非宋健民獨自可決定者。

倘宋健民填載放棄專利之回覆單時，未經中砂公司同意，負責行政處理程序之研發本部自會向上級陳報。

職是，宋健民放棄系爭拋棄專利，應經過中砂公司之同意。

2.中砂公司因預算拋棄專利：⑴宋健民放棄專利並無不良動機：中砂公司自承依其所整理之喪權專利清單，其中技術或產品特徵欄載明：硬銲磨料、鑽石碟、鑽石排列，均屬中砂公司有實施之專利等語（見原審卷五第69至70頁；

卷七第292 頁）。

倘中砂公司所述屬實，系爭拋棄專利僅附表2 編號第14至16號所示專利，為中砂公司已實施之專利，而宋健民所拋棄者大多為中砂公司未實施之專利，對中砂公司而言利益不高。

再者，附表2 編號第14至16號所示專利，係宋健民分別於98年11月3 日、97年11月4 日及97年5 月21日公告放棄，此有中砂公司提出之專利放棄清單可憑（見原審卷一第107頁）。

宋健民放棄附表2 編號第15、16號專利時，兩造未簽訂JV增補條款，宋健民亦未與○○○、○○○、錸德公司合作，故宋健民自無以不利於中砂公司之動機，而放棄該等專利。

⑵中砂公司因刪減預算放棄專利：①附表2 編號第14號所示之專利，雖係在宋健民與○○○、○○○合作之後。

惟觀諸中砂公司負責專利事務之研發本部人員曾通知美國專利事務所，稱為解決目前申請案及資源過於分散之問題，決定放棄附件所示之97個案子，未來將依每月之支出作預先評估，以達專利費用之預算控制，並於經常預算下創設更多之專利收益，附件為關於2 月份成本預測之決定，請注意於此表單上決定僅維持4 項專利，另外關於E 欄所列之放棄專利，請立即提供正式之放棄通知書等語（見原審卷二第307 至308 頁）。

準此，可知中砂公司確實曾因預算之限制下放棄部分之專利。

②參諸○○○之訪談紀錄記載：宋健民放棄專利雖在過去1 年始發生，然均是宋健民自行決定，倘運作上是在經費範圍內，渠等未注意等語（見原審卷四第84頁背面）。

堪認宋健民抗辯系爭拋棄專利，係因中砂公司刪減經費，始放棄等語，應屬可採。

職是，宋健民移轉系爭讓與專利予嵩洋公司、台鑽公司、錸鑽公司，並放棄系爭拋棄專利，顯然為中砂公司所知悉，且未表示反對意見，中砂公司嗣後不得再主張宋健民未經其同意，擅自讓予系爭讓與專利、拋棄系爭棄專利或、喪失系爭喪權專利，進而請求宋健民負賠償責任。

(四)中砂公司不得請求系爭專利之損害賠償：中砂公司雖主張宋健民就其移轉26件「系爭讓與專利」、拋棄14件「系爭拋棄專利」之事實，並不爭執，而卷內無可證明中砂公司曾同意其行為之證據云云。

然中砂公司確實知情與同意宋健民之行為，已如前述。

況備忘錄一至三內容，未見中砂公司針對宋健民處分系爭讓與專利、系爭拋棄專利，有何究責等語。

職是，不能僅依中砂公司未有明示同意處分上揭專利之指令，遽謂中砂公司不知情，亦未授權宋健民為處分行為，是中砂公司依民法第544條、第227條第1項、第184條第1項前段與後段規定，據此請求宋健民賠償101,401,756 元損害，洵屬無據。

十、原審駁回假執行宣告：

(一)執行意思表示請求權不得以假執行為之：1.以確定判決現實已為意思表示之相同效果：按命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示，強制執行法第130條定有明文。

所謂判決確定者，係指判決業經確定，已用盡審級救濟途徑而不能上訴或抗告之謂，倘依法仍可上訴者，則非確定判決之執行名義。

準此，命債務人為一定之意思表示之判決，係指執行名義所載債權人之請求權，以債務人為一定之意思表示為標的，而使其實現之執行，係以法律擬制之方法達成執行之目的，即無聲請強制執行程序之必要。

故意思表示請求權之執行，應待判決確定時，視為已為意思表示，倘判決尚未確定，自無執行可言，嗣日後確定，以法律擬制之方法，發生與債務人現實已為意思表示具有相同之效果。

2.移轉專利權登記為意思表示請求權：因原判決主文第2項部分，係命宋健民辦理專利之移轉登記，性質上係命為一定意思表示之判決。

揆諸前揭說明，嗣中砂公司取得本案確定判決後，得持確定判決向智慧局辦理專利移轉登記，登記完畢後，始能發生移轉登記之效果。

本案判決確定時，視為宋健民已為向智慧局為移轉之意思表示。

本案訴請移轉專利權登記之訴訟，中砂公司需持確定判決向智慧局辦理權利移轉登記即可。

倘許宣告假執行，使意思表示之效力提前發生，顯有違強制執行法第130條第1項規定，其性質上無從宣告假執行，原審認假執行之聲請，為無理由，洵屬正當。

再者，關於中砂公司於原審訴之聲明第3項部分，因中砂公司之訴業經駁回，其所為假執行之聲請，失所附麗，原審一併駁回之，依法有據。

(二)本案不適用強制執行法第117條：1.中砂公司並非以債權執行系爭專利：中砂公司雖主張訴之聲明第2項請求，得依強制執行法第117條規定執行之，仍有宣告假執行之必要，而不適用強制執行法第130條第1項規定，且命宋健民移轉登記系爭美國專利之判決，須於美國依該國相關法令辦理強制執行，並非單純使宋健民為意思表示，即可達中砂公司此項請求目的，不適用強制執行法第130條第1項規定云云。

惟強制執行法第117條規定，對於前3 節及第115條至前條所定以外之財產權執行時，準用第115條至前條規定，執行法院得酌量情形，命令讓與或管理，而以讓與價金或管理之收益清償債權人。

參諸司法院強制執行須知第12條第3款規定：對於其他財產權，諸如電話使用權、專利權、著作權等，債權人得聲請執行法院發扣押、收取、移轉、支付轉給或交出命令，亦得聲請命令將該財產權讓與或管理，以價金或收益清償債務。

準此，所謂對專利權聲請強制執行，係指債權人對債務人有債權存在，債權人對債務人之專利權聲請強制執行而言，核與本件係請求宋健民移轉專利權之情形不同。

2.本案判決之準據法為我國法：本案判決之準據法為我國法，中砂公司取得勝訴判決後，可否假執行，自應依我國強制執行法規定決之，至中砂公司取得確定之勝訴判決得否於美國執行，應須視美國是否承認我國判決，暨美國法是否有不應認可外國法院判決之例外情形，核與本件中砂公司得否假執行之情形，容有不同。

職是，中砂公司主張本件應宣告假執行，不應准許，原審認定並無違誤。

十一、本判決結論：

(一)中砂公司上訴無理由：綜上所論，中砂公司雖有系爭專利之實施權，且至102 年12月31日止，就系爭專利享有2/3 所有權。

惟其損害賠償與懲罰性違約金之請求部分，本院審酌卷內證據資料，均無法證明其受有宋健民之損害，是中砂公司前揭請求，均無理由。

準此，中砂公司上訴無理由部分，中砂公司上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

(二)宋健民上訴無理由：宋健民雖上訴主張中砂公司有違反JV合約，宋健民得拒絕將系爭專利移轉予中砂公司所有，且中砂公司將宋健民所研發或雙方共同研發之多項技術，私自申請專利與登記於中砂公司名下，而中砂公司拒絕提供權利金計算明細及銷售資料、拒絕支付權利金、中砂公司將宋健民排除於系爭合作案外，並片面更換門鎖、取消宋健民識別證之感應，以阻擋宋健民至合資事業生產部門部分，中砂公司上述行為，均構成違約云云。

然經本院審酌，中砂公司並無違約之情事，中砂公司並未違約，宋健民應將系爭專利移轉登記予中砂公司。

準此，宋健民上訴請求對其不利部分之原判決廢棄，原審核屬無違誤，其上訴為無理由，應予駁回。

十二、本院無庸審究之說明：本件為判決之基礎已臻明確，暨兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 3 月 15 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 107 年 3 月 15 日
書記官 蔡文揚
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。