智慧財產及商業法院民事-IPCV,106,民商上,9,20180308,1

智慧財產法院民事判決
106年度民商上字第9號
上 訴 人 中陽鞋業有限公司
兼法定代理人張阿快
上二人共同
訴訟代理人 陳鎮律師
蔡喬宇律師
被上訴人 美商‧新巴倫斯運動公司（New Balance Athletic s, Inc.）
法定代理人 Daniel McKinnon
訴訟代理人 陳和貴律師
劉中城律師
吳婷婷律師
上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國106 年6 月29日本院105 年度民商訴字第30號第一審判決提起上訴，本院於107 年2 月1 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由甲、程序方面

一、本件為涉外民事事件，且我國法院有國際管轄權：本件上訴人為美國人，具有涉外因素。

又被上訴人主張上訴人於我國境內為侵害其商標權之行為，依被上訴人主張之事實，本件應定性為侵害商標法事件，應類推民事訴訟法第15條第1項規定，侵權行為地之我國法院有國際管轄權。

再者，依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條定有明文。

是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。

二、準據法之選定：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。

被上訴人依我國商標法規定取得商標權，並主張上訴人有侵害其商標權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。

乙、實體方面：

壹、被上訴人起訴主張：

一、被上訴人係世界知名運動用品製造商，西元1906年成立於美國波士頓，迄今已有100 多年歷史，所製造之運動鞋等商品，品質優良，深獲消費者喜愛而暢銷全球，並為世界前十大運動品牌。

被上訴人首創以「N 」圖樣作為商品商標，早於1977年起即陸續於美國等百餘國家獲准商標註冊，並分別於67年、86年間在我國註冊取得「N 」圖樣之第94617 號、第751720號商標，且於96年11月16日註冊取得第1287752 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示），指定使用於運動鞋等商品，目前仍在商標專用期間，被上訴人之產品經過長時間行銷國內外市場，並已遍佈我國全省各地，故系爭商標所表彰之信譽及品質已為相關事業及一般消費者所普遍認知而達眾所周知之著名商標程度。

詎上訴人中陽鞋業有限公司（下稱中陽公司）經財政部關務署臺中關於104 年7 月10日查驗輸入運動鞋商品一批共96雙（下稱系爭商品），其上使用商標圖樣（如附圖二所示) 主要凸顯以白色為底色之大字體N英文字樣，與系爭商標構成近似，致生混淆誤認之虞，侵害被上訴人商標權，爰依商標法第68條第3款、第69條第1 、3 項、第71條第1項，公司法第23條第2項規定，請求上訴人中陽公司排除、防止侵害，及其法定代理人即上訴人張阿快負連帶賠償責任。

二、商標侵權之近似判斷應以實際使用於系爭商品之圖樣為比對，上訴人中陽公司實際使用圖樣與其註冊第1370394 號商標 (下稱上訴人商標，如附圖三所示）圖樣不符。

系爭商品實際使用之圖樣，整體構圖已凸顯有白色邊框之單色N 字圖樣，而與系爭商標構成近似，有致消費者混淆誤認之虞，上訴人中陽公司縱有註冊商標，亦無礙本件商標侵權之認定。

三、上訴人將其註冊之0000000 號商標自行變換，且上訴人實際變換使用之圖樣，與被上訴人系爭商標構成近似之程度不低，指定使用之商品有同一或高度類似關係，應有使相關消費者產生混淆誤認之虞，經被上訴人向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請廢止，業經該局以106 年10月30日（106 ) 智商0349字第10680583 620號處分書作成應予廢止其註冊之處分（見本院卷第40-4 6頁）。

四、上訴人使用於系爭商品上之圖樣與被上訴人系爭商標構成近似，並有致消費者混淆誤認之虞：㈠商標是否近似暨其近似之程度：上訴人中陽公司實際使用於系爭商品上之圖樣，係由白色英文大寫字體N 字形為底，內置有單一顏色之「NITIAU」英文字及雙線條所組成（如附圖二所示），然該英文字及線條表現並非突出，均置於白色為底之N 字形圖樣內，整體予人N字圖樣之印象，故以大寫字體之N 圖樣特別突出顯著，構成系爭商品上商標圖樣之主要部分，與系爭商標相較，二者主要給予消費者識別來源的部分均為「N 」，兩者外觀相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極有可能會有所誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，兩商標應構成近似，且近似程度不低。

㈡商品是否類似暨其類似之程度：上訴人中陽公司生產銷售之系爭商品為運動鞋，與被上訴人系爭商標所指定使用之運動鞋，均屬一般運動鞋商品，具有相同之消費族群，故應願同一商品。

㈢商標識別性之強弱：被上訴人系爭商標雖為單一字母，但被上訴人長期使用系爭商標於運動鞋等商品，行銷國內外市場。

自2000年起至2011年間，系爭商標之運動鞋商品，全球每年銷售額約達11至20億美金，及自2000年起至2010年間，全球每年廣告宣傳費用約達3,00 0多萬至8,500 多萬美金（原證9 、原證14 )。

在臺灣，被上訴人銷售系爭商標之運動鞋商品（原證7 ) ，自2004年起至2011年間，每年淨銷售額約達新臺幣（下同）7億元至9 億元（原證9 、原證14) ，迄今擁有超過400 間以上之全省經銷據點（原證8 ) 。

另被上訴人自1995年起迄今持續在臺灣各大雜誌、新聞報紙、電視、網路等為廣告宣傳（原證15) ，並支出鉅額之宣傳費用（原證16) 。

智慧財產局95年6 月7 日中台異字第941427號商標異議審定書亦肯認系爭商標屬著名商標（原證3 ) 。

被上訴人在臺灣長期宣傳廣告並銷售使用系爭商標之運動鞋商品，相關消費者已充分認知系爭商標標示於運動鞋商品所表彰者，即為被上訴人之商譽及產品品質，是以於鞋類使用系爭商標已足使相關消費者得以認識其商品或服務來源來自於被上訴人，具有高度識別性，屬著名商標。

㈣相關消費者對各商標熟悉之程度：被上訴人為世界知名之運動用品製造商，迄今在臺灣銷售使用系爭商標之運動鞋等商品，並廣為宣傳廣告，系爭商標經被上訴人長期在臺灣市場廣泛行銷使用於運動鞋商品，予消費者之印象深刻，具有高度識別性，屬著名商標，與上訴人商標圖樣相較，相關消費者對系爭商標之熟悉程度明顯較高，自應給予較大之保護。

上訴人使用於系爭商品上之圖樣與系爭商標構成近似，且指定使用於同一商品，當消費者購買時一看到上訴人系爭商品時，更易造成消費者混淆誤認之虞或與被上訴人商品產生聯想，客觀上已構成混淆誤認之虞。

㈤上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣是否善意：被上訴人系爭商標（原證5 ) 之申請日及註冊日分別為96年2 月27日及同年11月16日，均早於上訴人商標（原證13) 之申請日即97年10月9 日。

且被上訴人早在臺灣宣傳銷售「N」商標圖樣之運動鞋商品，上訴人與被上訴人係屬同業，難謂上訴人不知被上訴人使用系爭商標於運動鞋商品。

上訴人於知悉系爭商標之情形下，將「NITIAU」嵌入與系爭商標相同之N 圖樣內另申請商標註冊，整體圖樣之意匠與上訴人註冊第1301424 號「NITIAU」商標圖樣迥異，難謂延續其自有品牌「NITIAU」設計構思，益徵其有仿襲系爭商標之意圖。

況上訴人中陽公司實際使用於系爭商品上之圖樣，凸顯以白色底色大寫字體「N 」圖樣，與系爭商標構成近似，足認上訴人中陽公司應非善意註冊其商標，亦無善意使用其註冊商標。

㈥綜上，上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣，與被上訴人系爭商標之主要部分，均予人「N 」字母之印象，兩者外觀相仿，故兩商標近似程度高，所指定使用商品又為同一商品，且被上訴人系爭商標具相當識別性，已被法院認定屬著名商標，故相關消費者極有可能誤認兩造商標商品為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。

五、上訴人有侵害系爭商標權之故意：被上訴人長期使用系爭商標圖樣於運動鞋等商品，及在報章、雜誌廣告宣傳，相關消費者已認知系爭商標為表彰被上訴人之商品或服務，屬著名商標，而上訴人亦屬同業，難謂其不知系爭商標。

本件前案即本院103 年度民商訴字第50號審理時，該案法官於104 年3 月3 日曾初步公開心證認定，上訴人使用於該案商品上之「NITIAU」圖樣有與被上訴人系爭商標構成近似及有混淆誤認之虞（原證17) ，上訴人竟仍於同年5 月29日接受其客戶○○鞋行之訂單，並委託大陸永○○鞋廠生產，及進口、販賣系爭商品，其故意侵害被上訴人系爭商標權甚明。

又商標註冊有其公示性及公告性，上訴人應注意、能注意卻未注意被上訴人的系爭商標之存在，亦有過失，可見上訴人縱無故意，亦有未盡注意義務之侵害商標權過失。

六、原審認定被上訴人依商標法第69條第1項規定請求排除侵害為有理由，並判命上訴人中陽公司與其負責人即上訴人張阿快應連帶對被上訴人負損害賠償25萬元，並無違誤，上訴人提起上訴，為無理由。

貳、上訴人辯稱：

一、上訴人使用於系爭商品上之圖樣並無與系爭商標近似而有致消費者混淆誤認之虞：㈠上訴人實際使用於系爭商品上之商標圖樣，與上訴人之商標圖樣並無不同，上訴人之商標圖樣係由雙線的N 及中間斜置的「NITIAU」字樣所組成，主要識別來源為中間左上至右下斜置之「NITIAU」字樣。

且「NITIAU」之讀音（耐跳）與系爭商標之讀音亦迥然有別，具普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之識別及注意，即可明顯區分商品之不同。

且上訴人之商標圖樣係經主管機關審核通過，如有構成近似，如何能通過主管機關之審查？㈡單純的英文字母沒有識別性，無法取得註冊，被上訴人曾以單純未經設計之「N 」字母於95年6 月1 日註冊取得00000000號商標，嗣於98年3 月30日經第三人提出異議而遭撤銷（見上證2 、3 商標檢索服務查詢結果可稽），足認未經設計之「N 」字母不僅不具識別性，被上訴人亦無專用權。

系爭商標是加上邊框之空心英文大寫N 字圖樣，其專用權不及於單純之實心字母N 。

系爭商品使用之商標圖樣既係由非系爭商標專用權保護範圍之白色英文大寫字體N 字形為底，並不存在與系爭商標是否近似而有致消費者混淆誤認之疑慮。

㈢系爭商標未經設計，不具識別性或識別性甚低，且已有諸多商標權人併存註冊使用大寫「N 」為商標（被證9 ，見原審卷一第268-279 頁），故含有「N 」字母之商標圖樣，不具有指向單一來源之識別功能，相關消費者需憑商標圖樣中其他構成要素，如「New Balance 」文字或「MINIMUS 」字樣，才能辨識系爭商標表彰之商品來源，故判斷近似程度應以整體商標圖樣作為判斷基礎。

系爭商品之商標於N 中斜置一引人注用手繪「NITIAU」設計字樣及雙線條（按白底黃字或線條應最為突出），與系爭商標是中空未經設計之N 字，外觀有顯著差別，原審判決竟認為NITIAU文字及雙線條僅是細微差異，明顯與事實不符。

㈣原審判決既然認為被上訴人實際使用於運動鞋商品上之圖樣，時有自行附加平行線條、蜂巢狀幾何構圖或被上訴人於美國註冊第4837803 號「MINIMUS 」文字商標於英文大寫N 外框內，並未實質改變系爭商標之主要識別特徵，依一般消費者點，仍屬系爭商標之使用，則依相同之標準，上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣，附加雙線條之裝飾，實質上並無改變上訴人之商標主要識別特徵，即為上訴人商標之使用，適可證明系爭商品上之圖樣，與系爭商標並不近似。

二、上訴人所為並無違法性及侵權之故意或過失：㈠上訴人實際使用於系爭商品之圖案與上訴人商標圖樣並無不同。

上訴人將自己合法註冊之商標圖樣，合法使用於系爭商品上，該行為係信賴主管機關商標審查之判斷，實不具備違法性或有何故意或過失。

如已通過商標審查而使用該商標於商品上之商標權人尚須另外自行檢索、判斷有無與其他商標構成近似或使消費者混淆誤認，則何需設立商標審查制度。

㈡被上訴人對上訴人公司法定代理人張阿快提出違反商標法告訴，經臺灣臺中地方法院檢察署（下稱臺中地檢署）以104年度偵字第24237 號為不起訴處分，並經臺灣高等法院檢察署智慧財產分署（下稱臺灣高檢署智財分署）以105 年度上聲議字第103 號處分駁回再議確定在案。

被上訴人對上訴人提起前案即本院103 年度民商訴字第50號及104 年度民商上字第13號（被證17）雖為不利上訴人及訴外人佑盛鞋業有限公司之判決，惟該二人已向最高法院提出上訴中，尚未確定。

上訴人係本於系爭商品之圖案業經司法機關確認未構成侵權之確信下始接受○○鞋行訂貨，並向大陸工廠完成下訂。

前案104 年6 月16日宣判後，上訴人立即向大陸廠商取消交易，無奈大陸廠商搬運工仍誤將本批運動鞋產品裝櫃至台。

上訴人為避免爭議亦停止販售系爭商品，甚至將海關所查獲之960 雙運動鞋置於倉庫中，使之自然耗損承受損失，亦足證明上訴人主觀上並無侵害系爭商標之故意或過失。

三、上訴人使用於系爭商品上之圖樣既未與系爭商標近似而有致消費者混淆誤認之虞，則上訴人所為自無侵權之故意或過失可言，從而被上訴人對上訴人中陽公司請求防止及除去侵害，並請求上訴人等負連帶賠償責任即無理由。

參、原審判決命上訴人中陽公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品。

上訴人等應連帶給付被上訴人25萬元，及自105 年5 月5 日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

被上訴人其餘之訴駁回。

訴訟費用由上訴人等連帶負擔百分之八，上訴人中陽公司負擔百分之五十，餘由被上訴人負擔。

原判決第二項得假執行。

但上訴人等以25萬元為被上訴人預供擔保，得免為假執行。

被上訴人其餘假執行之聲請駁回。

上訴人等提起上訴，上訴聲明：1.原判決不利上訴人之部分廢棄。

2.上開廢棄部分，被上訴人第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

3.第一審及第二審訴訟費用由被上訴人負擔。

被上訴人答辯聲明：1.上訴人之上訴駁回。

2.第一、二審訴訟費用由上訴人連帶負擔。

肆、兩造不爭執之事實（本院卷第75、79頁）：

一、被上訴人於96年11月16日註冊取得系爭商標，商標專用期間為96年11月16日起至116 年11月15日止。

二、上訴人中陽公司於98年7 月16日取得註冊第1370394 號商標，商標專用期間為98年7 月16日至108 年7 月15日止。

三、財政部關務署臺中關於104 年7 月10日查驗上訴人中陽公司輸入系爭商品960 雙。

被上訴人對上訴人中陽公司之法定代理人張阿快提出違反商標法告訴，經臺中地檢署檢察官以104 年度偵字第24237 號為不起訴處分，並經臺灣高檢署智財分署以105 年度上聲議字第103 號處分駁回再議確定在案。

四、被上訴人前以上訴人中陽公司及其法定代理人張阿快侵害系爭商標為由提起民事訴訟，經本院103 年度民商訴字第50號及104 年度民商上字第13號為不利上訴人等之判決，已向最高法院提出上訴中。

肆、兩造主要爭點：

一、上訴人中陽公司使用於系爭商品上之圖樣是否與被上訴人系爭商標近似而有致消費者混淆誤認之虞？

二、上訴人有無侵害被上訴人系爭商標權之故意或過失？

三、被上訴人請求上訴人中陽公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標之圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品是否有理由？

四、被上訴人請求上訴人中陽公司負賠償責任，及上訴人張阿快應與上訴人中陽公司負連帶賠償責任是否有理由？

伍、得心證之理由：

一、上訴人中陽公司使用於系爭商品上之圖樣是否與被上訴人系爭商標近似而有致消費者混淆誤認之虞？㈠按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文。

所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

而判斷有無混淆誤認之虞可參酌：商標識別性之強弱；

商標是否近似暨其近似之程度；

商品是否類似暨其類似之程度；

先權利人多角化經營之情形；

實際混淆誤認之情事；

相關消費者對各商標熟悉之程度；

被控侵權之商標使用人是否善意；

其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈡玆就本案相關混淆誤認因素，分論如下：⑴商標是否近似暨其近似之程度：⒈系爭商標是由英文大寫「N 」加上邊框圖樣構成，系爭商品之商標圖樣係由白色邊框英文大寫「N 」，內置有NITIAU英文字及雙線條所組成（系爭商品照片如附圖二所示），系爭商品之商標圖樣與系爭商標均為具有邊框之英文大寫N ，雖系爭商品之商標，其N 字形內置NITIAU英文及雙線條，惟NITIAU英文及雙線條較為細小，在視覺上並不明顯，留存於消費者印象中較為顯著之部分，為具有白色邊框之英文大寫「N 」字，系爭商品之商標與系爭商標相較，除系爭商品之商標內有較不明顯之NITIAU外文及雙線條之細微差異外，兩者外觀相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認系爭商品與系爭商標商品為來自同一來源之系列商品，或雖不相同但有關聯之來源，系爭商品之商標與系爭商標構成近似，且近似程度不低。

系爭商品上使用之商標圖樣，予人之印象為具有白色邊框之英文大寫「N 」字，至於內嵌之文字過於細小難以辨識，故消費者在唱呼時會以「N 商標」稱之，上訴人辯稱其商標之發音為「NITIAU」（耐跳），而系爭商標發音為「N 」，二者觀念、讀音不同，顯不足採。

⒉上訴人雖辯稱：其係正當使用自己之註冊第1370394 號商標（見附圖三），並無侵害系爭商標云云。

惟查，上訴人是否構成侵害商標權之判斷，係以其實際使用於系爭商品上之商標圖樣與上訴人之系爭商標圖樣為比較，而非以上訴人之註冊商標與系爭商標之圖樣為比較。

又系爭商品上之商標圖樣與上訴人註冊之商標圖樣並不相同，系爭商品上之商標圖樣有加上白色邊框及雙線條，N 字設計字左右兩邊圖案設計、線條粗細及長度、對比設色等構圖皆有差異，由於其中之NITIAU文字並不明顯，自其圖樣整體觀之，予相關消費者之寓目印象，較上訴人之註冊商標圖樣，更為凸顯為一「具有白色邊框之N 」圖樣，而與系爭商標構成近似。

另查，原審判決附圖三所載之上訴人註冊第1370394 號商標圖樣，大寫N字內嵌之NITI AU 英文係由「右下至左上」，而上訴人提出之商標註冊證（被證1 ，見原審卷一第234 頁）之圖樣，NITI AU 英文係由「左上至右下」（與系爭商品之排列方向相同），惟原審判決及本院認定系爭商品上之商標與系爭商標之圖樣構成近似，係以二商標予人之整體印象均為一具有邊框之大寫N 字，而與大寫N 字內置之NITI AU 英文的排列方向無關，故上訴人辯稱，系爭商品之商標「NITIAU」英文之排列方向與其註冊之商標相同云云，並不影響本院認定系爭商品上之商標與系爭商標之圖樣構成近似之認定。

⒊上訴人又辯稱：系爭商標與遭智慧財產局撤銷被上訴人之0000000 號「N 」商標（見上證1 至3 ，本院卷第84-87 頁、第110-111 頁）比對可知，二者之差別在於一為空心，一為實心，系爭商標是加上邊框之空心（中空）英文大寫N 字圖樣，其專用權不及於單純之實心字母N 云云。

惟查，系爭商標圖樣係具有邊框之英文大寫N字，與被上訴人遭撤銷之0000000 號「N 」商標係以單純未經設計之英文字母N 為商標圖樣，有所不同。

又系爭商標圖樣為一具有邊框之英文大寫「N 」，並無限定「N 」為實心或空心（中空），上訴人主張系爭商標為空心英文大寫「N 」，而系爭商品上之商標圖樣為實心英文大寫「N 」，尚乏依據。

系爭商品上之商標圖樣整體觀之，予人之寓目印象為「具有邊框之英文大寫N 」圖形，與系爭商標相同，自屬構成近似，上訴人所辯，不足採信。

⒋上訴人又辯稱：原審判決既然認為被上訴人實際使用系爭商標於運動鞋商品時，自行附加平行線條、蜂巢狀幾何構圖或將「MINIMUS 」文字加入英文大寫N 外框內，並未實質改變系爭商標之主要識別特徵，仍屬系爭商標之使用，並無構成廢止之事由（見原審判決第8 頁四、㈠⒉），則依相同之標準，上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣，附加雙線條之裝飾，亦無改變上訴人之商標主要識別特徵，而為正當使用上訴人商標之行為云云。

惟查，被上訴人在其英文大寫N 外框內附加平行線、蜂巢狀幾何構圖或「MINIMUS 」文字，其英文大寫N 字之圖案仍清晰可辨，並未改變系爭商標之主要識別特徵為一具有邊框之英文大寫「N 」（見原審卷一第165-166頁），且未與他人之商標圖樣造成混淆誤認，原審判決認為並無商標法第63條第1項第1款之廢止事由，並無不當。

而上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣，有加上白色邊框及雙線條，且NITIAU文字以較細小之字體嵌置於設色相同之N 字內，N 設計字左右兩邊區塊圖案設計、線條粗細及長度、對比設色等構圖皆有差異，自其變更後的圖樣整體觀之，與上訴人之註冊商標具有差異，而更近似於系爭商標「具有白色邊框之英文大寫N 」圖樣，自不能以其係正當使用註冊商標，作為合理之抗辯。

⑵商品是否類似暨其類似之程度；

按上訴人銷售之系爭商品為運動鞋，與被上訴人系爭商標所指定使用之運動鞋，應屬同一商品。

⑶商標識別性之強弱：⒈系爭商標雖為單一字母，惟上訴人為世界知名之運動品製造商，N 系列商標業經上訴人於世界各國註冊，且超過30年長期使用N 系列商標於運動鞋等商品，在報章雜誌上為廣告宣傳，行銷國內外市場，上訴人在臺灣銷售使用系爭商標圖樣之運動鞋商品，自2004年起至2012年間每年淨銷售額約達數億元，上訴人在臺灣有400 多間全省經銷據點，並為宣傳廣告，自1995年迄今一直在臺灣網路、雜誌、新聞報紙、電視等行銷系爭商標圖樣之運動鞋，並支出鉅額宣傳費用等情，有上訴人提出NewBalance 品牌歷史、商品型錄、經公證之宣誓書及部分中譯文、系爭商標商品宣傳廣告資料、在臺灣經銷據點一覽表、上訴人1995、1997、2009 至2012 年7 月間在網路、雜誌等行銷系爭商標圖樣運動鞋之相關資料、2010年至2014年在臺灣行銷宣傳費用統計表、2012年7 月至2014年之行銷月報表及光碟資料等資料在卷可參（原審卷一第12至137 頁、卷二第15至477 頁），查被上訴人提出之行銷資料係涵括所有N 系列商標，又被上訴人提出智慧財產局95年6 月7 日中台異字第941427號商標異議審定書（見原審卷一第22-26 頁），及著名商標選輯資料（見原審卷三第53頁），並不包含系爭商標在內，惟由上開廣告及商品照片中，仍可見被上訴人確實廣泛使用單一具有邊框之英文大寫「N 」之系爭商標圖樣於運動鞋商品上，足認系爭商標經被上訴人長期廣泛地使用，使相關消費者得以認識其係表彰商品或服務之來源，系爭商標之識別性甚高。

⒉上訴人雖辯稱：系爭商標以未經設計之大寫「N 」為商標，其識別性甚低，且已有諸多商標權人併存註冊使用大寫「N 」為商標（被證9 ，見原審卷一第268-279 頁），故N 字商標並不具有指向單一來源之識別功能云云。

惟查，系爭商標並非單純之英文字母N ，而係具有邊框之大寫N ，且經上訴人長期廣泛使用於運動鞋商品，在消費者心目中已具有高度識別性，已如前述，上訴人所舉其餘第三人註冊含有大寫「N 」之商標，其「N 」字之設計或與系爭商標不同，或係將大寫「N 」結合其他文字或圖形組成商標圖樣，而得與系爭商標之單一具有邊框之英文大寫「N 」圖樣相區別，上開第三人註冊之商標，尚不足以否定系爭商標所具有之高度識別性，上訴人所辯，為不足採。

⑷相關消費者對各商標熟悉之程度：被上訴人為世界知名之運動用品製造商，長期在台灣市場廣泛行銷使用系爭商標於運動鞋商品，予消費者之印象深刻，系爭商標具有高度識別性，與上訴人中陽公司使用於系爭商品上之商標圖樣相較，相關消費者對被上訴人系爭商標之熟悉程度顯然較高，應給予被上訴人較大之保護。

⑸上訴人使用系爭商品之商標圖樣是否為善意：被上訴人為世界知名之運動品製造商，被上訴人長期、廣泛使用系爭商標於運動鞋商品，行銷國內外市場，足以使相關消費者得以認識其係表彰商品或服務之來源，系爭商標具有高度識別性，上訴人身為競爭同業，並無不知之理。

被上訴人申請及取得系爭商標之日期分別為96年2 月27日及同年11月16日（原證5 ，見原審卷一第30頁），早於上訴人之商標申請日即97年10月9 日2 （原證13，見原審卷一第143 頁），上訴人取得註冊第1370394 號商標後，竟在實際使用時，將商標圖樣予以變換，致變換後之商標圖樣整體觀之，呈現一具有邊框之大寫英文「N 」字，而與系爭商標近似，上訴人辯稱其係善意使用自己的商標之行為，不足採信。

⑹綜上，上訴人使用於系爭商品上之圖樣與被上訴人系爭商標構成近似，且近似程度不低，二商品使用於同一商品，系爭商標之識別性較高，且較為相關消費者所熟悉，上訴人使用商標之行為並非善意，本院審酌上開情形，認為上訴人將系爭商標近似之商標圖樣，使用於同一商品，足以使相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。

二、上訴人有無侵害被上訴人系爭商標權之故意或過失？上訴人雖提出臺中地檢署104 年度偵字第24237 號、臺灣高檢署智財分署10 5年度上聲議字第103 號處分書（被證4、5，見原審卷一第246-251 頁），辯稱因刑事案件檢察官已認定系爭商品使用之商標圖案未構成侵權，上訴人在此確信下，方接受訴外人○○鞋行訂貨並進口系爭商品，證人林大偉亦證稱：系爭商品是訴外人○○鞋行翻單、補單，我們向大陸廠商永○○鞋廠進口，翻單時前案民事事件已在訴訟中，因為前案刑事交付審判結束，我們認為0K，我們就接單，到我們收到前案民事一審判決前，系爭商品已經做好，大陸工廠沒有分型號均混在一起放置，收到前案民事判決後有通知這型號暫且不出，但外派搬運工混在一起出貨，大陸廠商不管臺灣的事情，我只有打電話給大陸老闆而已，沒有留下紀錄」等語（原審卷三第74至78頁）。

惟查，刑事案件認定被告是否成立侵害商標權之行為，係以被告是否具有明知之直接故意為要件，與民事侵權行為成立之要件不同，且刑事案件之認定，於獨立之民事訴訟程序並無拘束力，上訴人前因使用與本件相同之商標圖樣於運動鞋商品上，經被上訴人提起侵害商標權之民事訴訟（本院103 年度民商訴字第50號），前案民事訴訟審理中，該案法官於104 年3 月3 日已當庭公開心證，諭知上訴人使用之商標圖樣與被上訴人之系爭商標「初步認定有混淆誤認之虞，請被告（即上訴人）提出銷售單據資料」（原證17，該期日言詞辯論筆錄第5 頁，原審卷三第132 頁），查前案民事事件法官既已明白諭示上訴人使用之商標圖樣已構成侵權，與刑事案件之認定結果不同，上訴人自無主張善意信賴或確信其並無侵權之餘地，上訴人竟仍於同年5 月29日接受其客戶即○○鞋行之訂單（見○○鞋行函覆原審資料，原審卷三第122 頁），並委託大陸永○○鞋廠生產，嗣於104 年7 月間進口系爭商品時被海關查獲，主觀上具有侵害被上訴人系爭商標權之故意甚明，上訴人所辯，不足採信。

三、被上訴人請求上訴人中陽公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標之圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸人前述商品是否有理由？按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；

有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。

本件上訴人公司於前案民事訴訟進行中，仍繼續接單及進口近似於系爭商標圖樣的商品之行為，有繼續侵害系爭商標之可能，是被上訴人依前揭規定，請求上訴人中陽公司不得使用相同或近似於系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，為有理由，應予准許。

四、被上訴人請求上訴人中陽公司負賠償責任，及上訴人張阿快應與上訴人中陽公司負連帶賠償責任是否有理由？㈠按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第3項定有明文。

又按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額；

但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標法第71條第1項第3款、第2項亦有明文。

商標法第71條第1項第3款之商品倍數計算，主要作用固在於推估侵權行為人所獲得之利益，然推估結果可能逾侵權行為人所獲得之利益，致與損害賠償以填補被害人實際損害之原則相違背，為避免以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依第71條第2項酌減之權限，使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當。

㈡系爭商品係訴外人○○鞋行向上訴人訂購，上訴人再向大陸廠商永○○鞋廠進口，查獲之數量為960 雙，並有○○鞋行訂貨單及函覆在卷可稽（原審卷三第43至44頁、第122 頁），原審審酌系爭商品經海關發還上訴人後，上訴人未再販賣，置於倉庫中，因屬環保材質鞋底，半年沒穿會解體，本件並無證據證明系爭商品有流入市場銷售，被上訴人所受損害非鉅，兩造均不爭執系爭商品之零售單價以每雙370 元計算（原審卷三第154 頁），如以960 倍計算損害賠償金額355,200 元，尚屬過高，乃依商標法第71條第2項規定酌減賠償金額為250, 000元，已於原審判決論述甚詳，應屬妥適。

又按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項定有明文。

上訴人張阿快為上訴人中陽公司負責人，有上訴人中陽公司登記資料可參（原審卷一第145 頁），被上訴人請求上訴人張阿快應與上訴人中陽公司負連帶賠償責任，自屬有據。

五、綜上所述，被上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1 、3 項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項規定，請求上訴人中陽公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，並請求上訴人二人連帶賠償25萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即105 年5 月5 日（見原審卷一第151 頁送達證書）起至清償日止，按年息百分之5 計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許；

逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回，又原審判決所命上訴人給付之金額未逾50萬元，並依職權宣告假執行及酌定上訴人免為假執行之擔保金額，均無不合，上訴人就原審判決對其不利之部分，聲明不服，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 3 月 8 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 彭洪英
以上正本係照原本作成。
上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀( 均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 107 年 3 月 8 日
書記官 郭宇修