智慧財產及商業法院民事-IPCV,106,民商訴,1,20180131,1

智慧財產法院民事判決
106年度民商訴字第1號
原 告 戴正平
賴誌鋒
共 同
訴訟代理人 林士勛律師
被 告 盧貞廷即品捷翻譯社
訴訟代理人 徐偉峯律師
尤彰澤律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國107 年1 月22日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告方面：㈠原告戴正平所經營之「華碩翻譯社」自民國101 年6 月1 日設立以來，客戶遍佈全球。

基於商業經營考量，原告戴正平另行成立翻譯社以拓展業務，並與原告賴誌鋒商議後，協議以原告賴誌鋒出名、原告戴正平出資及實際營運之方式，共同經營「品捷翻譯社」；

嗣原告二人於103 年4 月2 日指示斯時任職華碩翻譯社之員工即被告盧貞廷，申請設立「品捷翻譯社」以招攬業務，該商號係原告戴正平所有；

又原告賴誌鋒於104 年4 月21日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請「品捷」之商標權，指定使用於各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、翻譯、口譯等服務（如附圖所示）。

詎被告明知「品捷翻譯社」商號非其所有，未經告知原告戴正平，逕於離職後擅自使用「品捷翻譯社」名義於網路招攬經營翻譯業務，並藉此營利，已侵害原告所有之商號，造成該商號識別性降低。

且被告未經原告賴誌鋒授權或同意，逕使用「品捷」之商標於各種書刊雜誌文獻之編輯、出版、查詢、訂閱、翻譯、翻譯及口譯等服務，業已侵害原告之商標權，應負損害賠償責任並回復名譽。

此外，被告惡意以同音方式註冊英文商標「pinchieh」，並誆稱其為商標及商號之權利人，積極提供不實交易資訊，誤導一般消費者致產生錯誤，業已構成不正當競爭行為。

是原告依商標法第69條、第71條 、民法第184條、第195條第1項、公平交易法第25條、第29條前段、第30條、第31條等規定，先請求被告給付損害賠償總額之一部，即新臺幣（下同）150 萬元、登報道歉及除去所有用於經營而使用「品捷」文字之物品。

㈡並聲明：⒈被告不得使用相同或近似中華民國第01758033號「品捷」註冊商標之文字於各種書刊雜誌文獻之編輯、出版、查詢、訂閱、翻譯、翻譯及口譯服務，或於招牌、名片、網頁、廣告及其他宣傳行銷物品等使用相同或近似上開註冊商標之文字，並應除去及銷毀所使用含有相同或近似第01758033號「品捷」註冊商標之文字作為其經營主體名稱之部分，並應向新北市經濟發展局變更其商業登記名稱為不含相同或近似第01758033號「品捷」註冊商標文字之名稱。

⒉被告應給付原告150 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

⒊被告應將本件判決書全部，以刊登橫半版大小之方式，登載於蘋果日報全國版任一版一日，費用由被告負擔。

⒋訴訟費用由被告負擔。

⒌原告願供擔保，請准宣告第⒉項假執行。

二、被告抗辯：㈠「品捷翻譯社」係被告之胞弟即訴外人○○○於103 年5 月6 日設立，嗣於104 年3 月3 日讓與被告，並於同年月5 日將該翻譯社之負責人變更登記為被告，被告斯時已非原告之員工，並非經原告指示而成立該翻譯社。

㈡被告已向經濟部智慧財產局提起異議請求撤銷系爭商標之註冊：⒈系爭商標使用被告所經營「品捷翻譯社」名稱主要識別部分之「品捷」文字，且該文字並非普通習見之中文，而「品捷翻譯社」於103 年5 月6 日設立商業登記後，在原告賴誌鋒於104 年4 月21日申請註冊系爭「品捷」商標前即開始大量廣泛使用「品捷」文字為其商標，且雙方所從事之業務均為提供消費者各類翻譯、口譯相關服務，且原告與被告間先前已有地緣、業務往來及其他關係，是以原告早已知悉被告之「品捷」商標之存在，且無徵得被告之同意而搶先申請註冊，顯見原告有意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。

⒉被告所經營之「品捷翻譯社」之「品捷」二字，於系爭商標申請註冊前，早已廣為業界及一般消費者所熟知而享有高知名度，足堪認定為著名商標，系爭商標有稀釋沖淡被告之商標識別性之疑慮，損及被告信譽甚鉅。

⒊此外，系爭商標之「品捷」文字，無論於外觀、觀念或讀音上，均與被告所經營「品捷翻譯社」名稱中之「品捷」二字完全相同，兩造均為提供消費者各類翻譯、口譯相關服務，實足以造成消費者發生誤認之情事。

⒋綜上，系爭商標自有商標法第30條第1項第11、12、14款規定之適用，而應予撤銷。

㈢退步言之，縱系爭商標無撤銷之事由，惟被告使用「品捷」或「品捷翻譯社」名稱早於系爭商標申請註冊之日，被告並無侵害系爭商標之故意或過失，而有商標法第36條第1項第3款善意先使用之適用。

㈣並聲明：⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

⒊如受不利之判決，願供擔保請准免為假執行。

三、法官整理兩造爭執及不爭執事項（見本院卷第147頁）：㈠不爭執事項：⒈被告於103 年3 月17日進入原告戴正平所開設之「華碩翻譯社」、「雅虎翻譯社」任職，嗣於同年5 月間離職。

⒉「品捷」業經原告賴誌鋒於105 年3 月1 日註冊為商標權人，指定使用於各種書刊雜誌文獻之編輯、出版、查詢、訂閱、翻譯、翻譯、口譯等服務，商標專用期限至115 年2 月28日。

⒊系爭商標之註冊案業經被告向智慧局提出異議，現正審查中。

㈡爭執事項：⒈「品捷翻譯社」是否為被告任職於「華碩翻譯社」、「雅虎翻譯社」期間，經原告二人指示下所成立？⒉被告使用「品捷」是否有商標法第36條第1項第3款善意先使用之適用？⒊系爭商標是否構成商標法第30條第1項第11、12、14款之應撤銷事由？⒋被告是否具有故意或過失侵害系爭商標之商標權侵權行為？⒌原告得否得依商標法第68條第1款、71條第1項第2款、民事訴訟法第222條第2項，請求被告賠償150 萬元？⒍原告得否得依商標法第69條第1項請求被告不得為訴之聲明第1項所為之行為及請求被告除去、銷毀、變更如訴之聲明第1項所示之侵害「品捷」商標文字名稱？⒎原告得否依民法第195條第1項後段請求被告將本件判決書全文登報？

四、本院得心證之理由：㈠原告主張「品捷翻譯社」商號乃被告任職於「華碩翻譯社」、「雅虎翻譯社」期間，經原告二人指示下所成立乙節，為被告否認，自應由原告負舉證責任。

惟原告就此僅稱：渠等是以口頭指示被告（見本院卷第148 頁），並未提出任何事證為憑，已難認屬實，又「品捷翻譯社」乃訴外人○○○於103 年5 月6 日設立，於104 年3 月3 日讓與被告，有被告提出之新北市政府經濟發展局103 年5 月6 日北經登字第1035237367號、104 年3 月5 日新北經登字第1045233079號函文、商業登記抄本、讓渡書及商業登記公示資料查詢明細在卷可佐（見本院卷第30至35頁），且被告於103 年3 月17日甫開始至「華碩翻譯社」、「雅虎翻譯社」任職，若謂原告於被告到職未滿1 月，即指示被告前往申請設立「品捷翻譯社」，並登記被告為負責人，實與常情有違，由上開事證相互勾稽，無法證明「品捷翻譯社」確為原告指示被告所成立。

㈡按除商標法第36條另有規定外，於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應得商標權人之同意，同法第35條第2項第2款定有明文。

又在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，同法第36條第1項第3款亦有明文。

該規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。

而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。

查系爭商標業經原告賴誌鋒於105 年3 月1 日註冊為商標權人，指定使用於各種書刊雜誌文獻之編輯、出版、查詢、訂閱、翻譯、翻譯、口譯等服務，商標專用期限至115年2 月28日之事實，為兩造所不爭執，又「品捷翻譯社」名稱之主要識別部分「品捷」二字與系爭商標相同，該文字亦非普通習見之中文，且雙方所從事之業務均為提供消費者各類翻譯、口譯之同一或類似之服務，固有致相關消費者混淆誤認之虞，惟被告就此抗辯其於系爭商標申請日前已善意使用，不受商標權之拘束等語，被告自應就此有利於己之事實負舉證之責。

經查，「品捷翻譯社」乃訴外人○○○於103年5 月6 日設立，於104 年3 月3 日讓與被告，有被告提出之前述新北市政府經濟發展局函文、商業登記抄本、讓渡書及商業登記公示資料查詢明細可佐，且「品捷翻譯社」自103 年6 月即開始經營、推廣翻譯業務，待讓與被告後，被告於104 年4 月間亦有持續經營翻譯業務，有被告提出之相關網頁截圖、網路文章、廣告、報價單、電子郵件、公證文件等資料在卷可稽（見本院卷第30至61頁），是被告使用「品捷翻譯社」名稱之時間顯早於系爭商標註冊日。

㈢原告雖另主張被告明知「品捷翻譯社」乃其任職於「華碩翻譯社」、「雅虎翻譯社」期間，經原告二人指示下所成立，該商號為原告二人所有，且系爭商標業經原告賴誌鋒註冊為商標權人，惟被告於離職後卻使用「品捷翻譯社」之名稱成立多筆網站，造成相關消費者混淆，並惡意以同音方式註冊英文商標「pinchieh」，誆稱其為系爭商標之權利人，積極提供不實交易資訊，誤導一般消費者致產生錯誤，業已構成不公平競爭行為云云，惟查原告就「品捷翻譯社」乃其指示被告所成立乙節未盡舉證責任，且被告使用「品捷翻譯社」名稱之時間早於系爭商標註冊日，均業如前述，無法證明被告有何不公平競爭之行為，原告亦無其他舉證證明被告確有何不正當之競爭目的，堪認本件被告確為善意先使用符合商標善意先使用之要件，其在原有之社會生活或交易關係，為應受保護之利益，則被告依商標法第36條第1項第3款規定，主張不受系爭商標權之效力所拘束，即屬有據。

五、綜上，原告依商標法第69條、第71條、民法第184條、第195條第1項、公平交易法第25條、第29條前段、第30條、第31條等規定，請求如其聲明所示排除侵害系爭商標權之行為、損害賠償暨將判決書登報，為無理由，應予駁回。

其假執行之聲請亦失所依附，不予准許。

六、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 1 月 31 日
智慧財產法院第三庭
法 官 黃珮茹
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 107 年 2 月 5 日
書記官 鄭楚君