智慧財產及商業法院民事-IPCV,106,民商訴,47,20180809,1

智慧財產法院民事判決
106年度民商訴字第47號
原 告 韓商一牛有限公司
法定代理人 李長華
訴訟代理人 陳翠華
陳群顯律師
許凱婷律師
被 告 瑞士商紅牛公司（Red Bull AG，Business Number ：CH-170.3.019.658-8 ）
法定代理人 Jennifer Powers
訴訟代理人 郭建中律師
許綾殷律師
複代理人 吳彥儀律師
上列當事人間確認請求權不存在事件，本院於107 年7 月2 日言詞辯論終結，現在判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、原告起訴主張：

一、原告原本曾經使用註冊第01559570號「單一牛隻圖」之商標（下稱570 號商標），經被告提出異議，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）經審查後，於民國104 年3 月13日以中台異字第G01020179 號商標異議處分書，認定與被告所有之註冊第01610969號商標（下稱據爭商標）高度近似，有致消費者混淆誤認之虞，並將指定使用於第004 類之註冊撤銷。

隨後，原告在前揭570 號商標遭撤銷確定後，便使用「單一牛隻圖與Bullsone文字組合」之圖文於所製造之商品上，且將產品銷售予原告之臺灣代理商即歐特耐國際股份有限公司（下稱歐特耐公司）在臺灣進行銷售，然仍遭被告於106 年4 月18日寄發律師函指稱原告侵害據爭商標，要求歐特耐公司不得於產品上繼續使用前述商標，歐特耐公司為免除爭議，仍先配合被告指示而停止使用。

二、為免除爭議，原告擬在其製造之「汽車引擎用潤滑油、皮革保養油、發動機燃料用非化學添加劑」類之商品（下稱系爭商品）上，改使用以「單一牛隻圖、Bullsone及勁牛王等文字組合」（即申請第106037852 號之商標，下稱系爭商標，附圖）。

原告及原告之臺灣代理商依法能否使用系爭商標或販賣具有系爭商標之產品，其法律上地位即有不安狀態存在，且該不安狀態得以原告所提之本件確認判決予以除去，原告自有提起本件確認之訴之確認利益。

三、本件原告有法律上之確認利益：㈠被告曾要求歐特耐公司簽署承諾書，依承諾書第10條規定，被告確實曾要求歐特耐公司「不得將單一牛隻圖與其他任何元素組合使用」，而歐特耐公司所銷售一系列以系爭商標表徵之汽車用商品，均由原告所供應，據此，原告目前對於系爭商標之使用確實有法律上不安定之狀態存在。

㈡原告僅要求確認「被告基於據爭商標，對原告將系爭商標使用於系爭產品之排除侵害請求權及防止侵害請求權不存在」，並無請求「確認據爭商標之商標權不存在」，故當無被告所指要求本院代智慧局行使權利之情事。

㈢歐特耐公司在原告提起本件訴訟前，確實即已使用系爭商標於各類汽車用商品，以作為表徵，並對外銷售，有照片及歷史網頁圖片可證。

四、系爭商標與據爭商標並非近似，且據爭商標識別性低、沒有多角化經營的事實、二商標使用之商品不類似、並無實際混淆誤認等情況，都應該認為相關消費者不會有混淆誤認的可能，所以被告應該不能對於原告主張排除侵害請求權或防止侵害請求權。

五、並聲明：確認被告基於註冊第01610969號商標權，對於原告以系爭商標使用於系爭商品得主張排除侵害及防止侵害之法律關係不存在。

貳、被告抗辯：

一、被告為世界知名「Red Bull」能量飲料之製造商，三十年來在全球一百七十多個國家（包括臺灣）以「Red Bull」、「Double Bull Device」及「Single Bull Device」作為RedBull能量飲料之產品表彰，並經我院、經濟部、智慧局肯認為著名商標。

二、原告曾經使用570 號商標，經智慧局認定與被告商標高度近似，其指定使用於第004 類之註冊經撤銷確定。

但被告於106 年初發現原告代理商歐特耐公司仍繼續使用經撤銷之商標於第004 類相關之產品並販售。

故委請律師發函提醒原告有違商標法之規定，歐特耐公司於接獲該律師函後，立即移除第004 類相關產品之商標。

所以被告與歐特耐公司及／或原告間，並未存有任何不確定之法律關係。

三、原告不具法律上之確認利益：㈠原告就系爭商標「未來」之使用預先主張，但兩造目前就系爭商標並未有任何爭議存在。

原告既然已經申請註冊系爭商標，那麼系爭商標是否得以註冊？是否因與據爭商標有混淆誤認之虞而有得異議撤銷之事由？均應經由商標主管機關智慧局依職權審酌而為處置，並無法由司法判決取代之理。

㈡被告除據爭商標外，尚註冊第01830919號、第01200435、01205227、01386324號商標等其他「牛圖」商標，原告僅就據爭商標請求確認，並無法一次性解決雙方商標爭議。

㈢原告也無法證明於本件訴訟起訴之時，已使用系爭商標於第004 類商品，原告所提之使用系爭商標圖片，除無日期外，也並非針對原告所主張之第004 類商品使用，而是針對全系列商品所為之宣傳。

原告提起本件訴訟，顯非確認現在存在之利益，依法應不得提起確認之訴。

㈣況且本件縱然存在任何不安定之法律關係，原告之請求聲明也非請求確認現今之法律關係，該等不安定之法律關係，無從以法院之確認判決立即除去原告不安之狀態。

原告之請求確認事項甚為侷限，無法發揮確認之訴一次性解決紛爭之機能，難以認為原告有即受確認判決之法律上利益，不符民事訴訟法第247條第1項之規定，而應駁回其請求。

㈤被告雖曾提出承諾書，但該承諾書是針對已撤銷在004 類商品使用之570 號商標，承諾書內容雖概括性地涵括其他可能規避該撤銷處分之行為，但是原告及歐特耐公司未來如何修改其商標圖樣，及是否採取規避之行為，均屬尚未確定之事實，而未來有待進一步確認或解決之爭議。

並且承諾書協商之對象，並非原告，而該承諾書屬於尚未確定、簽署之文件，並無法證明原告所稱被告曾為之侵權主張。

因此，原告與被告間現今並未存有任何不安定之法律關係。

四、已有多項事證可以證明：系爭商標近似據爭商標，有致消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞，侵害被告之商標權，違反商標法第68條第3款及70條第1款，所以即使原告可以提起本件確認之訴，在實體上也沒有理由。

五、並聲明：原告之訴駁回。

參、得心證之理由為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。

一、審理過程概要【01】本案是原告於106 年8 月1 日向我院呈遞起訴狀，先經我院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於106 年12月4 日將本案分由我辦理。

由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論之準備仍然不夠完整，為達成審理集中化之目標，我又根據兩造先前於書狀中之攻防情形，於106 年12月6 日、107 年1 月2 日再度進行書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明（本院卷二第58、89頁），其後我認為兩造間就本案之準備已經完備，乃於107 年4 月9 日指定於107 年7 月2 日進行言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷二第230 頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。

二、提出確認之訴的法律要件及本案的關鍵疑問㈠【02】確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條定有明文。

這是因為法律設置民事訴訟程序及法院的目的，是要能夠解決當事人間存在的民事爭議，所以當事人間還沒有真正存在有民事爭議，或者其民事爭議僅存在於當事人自己的預先顧慮，仍有待事件未來的發展，才能確定其爭議，那麼法院就沒有處理這樣訴訟的正當性，畢竟法院作為司法機關，在權力分立的憲政架構下，並不應扮演指導或諮詢商業活動應該如何合法進行的角色。

㈡【03】基於以上認知，當原告在起訴狀說：原告「擬」在其製造之系爭商品上，改使用系爭商標，為避免被告再次以據爭商標主張權利，所以提起本件訴訟（起訴狀第4 頁倒數第7 行至第5 頁第2 行；

本院卷一第5 頁背面至第6 頁，其中「擬」字的引號為本判決所加，應是打算的意思），就不免令人懷疑：那到底原告已經在系爭商品上使用系爭商標了嗎？如果已經用了，那是否被告已經出面主張權利，而在兩造之間發生了爭議？如果都沒有，那麼原告提起這樣的訴訟，不過就是為了自己的預先顧慮，諮詢法院的看法而已，根據前段的說明，應該認為原告並沒有即受確認判決之法律上利益，而不應准許。

三、原告應該還沒有在系爭商品上使用系爭商標㈠【04】為釐清前述疑問，我特別在書狀先行程序中，命兩造對於原告有無在系爭商品上實際使用系爭商標詳為表明，並聲明證據（本院卷二第58頁）。

原告就此提出原證1 的圖片主張：原告的臺灣代理商歐特耐公司，已經將系爭商標使用於一系列汽車用商品（原告代碼10647-1 書狀第1 頁倒數第1 行至第2 頁第4 行，原證1 可見於本院卷二第79頁）。

但被告對此則已經抗辯：原證1 的圖片所顯示者，根本不是將系爭商標使用於系爭商品，而是使用於水晶洗車精、水晶去痕劑、水晶鍍膜劑等水晶鍍膜商系列商品（被告代碼10647-3 書狀第3-4 頁，本院卷二第108 頁及其背面）。

面對被告這樣的抗辯，原告理應指明原證1 圖片所顯示的，就是將系爭商標使用在系爭商品，或者另外提出其他明確的照片，可以顯示系爭商標使用在系爭商品，以作為正面回應。

㈡【05】然而，原告在回應被告抗辯時，只是說歐特耐公司確實將系爭商標使用於「一系列各類汽車用商品」（原告代碼10647-3 書狀第2 頁，本院卷二第244 頁背面），迴避了到底這「一系列各類汽車用商品」有沒有包括系爭商品；

如果有，其證據何在的關鍵問題。

根據這樣的辯論意旨，很明顯地，應該認為原告還沒有在系爭商品上使用系爭商標。

㈢【06】據上，原告（包括其在臺代理商在內）應該還沒有在系爭商品使用系爭商標。

四、被告也沒有針對系爭商標主張過權利㈠【07】就算勉強認為歐特耐公司已經在系爭商品上使用了系爭商標，那也必須要被告基於據爭商標出面對原告主張權利，原告卻認為自己沒有侵害據爭商標權利，兩造之間才能算是存有真正的民事爭議，而可以透過確認訴訟除去原告可能侵權的法律地位不安定狀態。

㈡【08】原告認為被告有出面以據爭商標主張權利的依據，是因為被告曾經要求歐特耐公司簽署原證2 的承諾書，其內容要求歐特耐公司不得將單一牛隻圖與其他任何元素組合使用（原告代碼10647-1 書狀第2-3 頁，本院卷二第68頁背面至第69頁）。

如果歐特耐公司簽署了這樣的承諾書，將使歐特耐公司無法使用系爭商標（因為系爭商標正是單一牛隻圖與其他元素的組合）。

㈢【09】不過，以契約拘束對造不得使用特定組合之商標圖示，並不以主張行使商標權為前提，只要一方提出要約，另一提出承諾即可成立。

即使沒有商標權，只要雙方合意，基於私法自治、契約自由，一樣可以禁止任何特定的商標使用，所以沒有辦法只憑被告要約歐特耐公司簽署特定商標禁用合約，就說被告已經針對系爭商標使用於系爭商品的行為，主張行使據爭商標的權利。

㈣【10】據上，被告也未曾對於系爭商標使用於系爭商品主張權利，難以認為原告有什麼法律上不安定的狀態。

五、法院勉強裁判也沒有辦法解決未來可能產生的糾紛㈠【11】或許有人會有疑問認為：商標權是無體財產權，其權利界限沒有辦法像土地測量一樣由地政機關來提供鑑界服務，那麼公眾在從事商業活動前，為了能夠明確避免商標侵權，如果能夠事先透過訴訟，讓法院界定既有商標的權利範圍，不是很好嗎？㈡【12】要回答以上的問題，必須先瞭解「侵害商標權」是以「導致相關消費者混淆誤認之虞」為核心概念，而在判斷是否「導致相關消費者混淆誤認之虞」時，有無實際混淆誤認的情事，又是判斷的重要因素之一。

這將使得系爭商標到底如何實際使用成為一個關鍵的問題。

如果在系爭商標沒有使用前，就要法院憑空地去判斷系爭商標與據爭商標會不會讓相關消費者有混淆誤認之虞，可能就免不了發生使用前與使用後會有不一樣的結果。

換句話說，有可能在憑空判斷時，認為不致於有混淆誤認之虞，並據以判決，但在系爭商標使用後，卻仍然發生有實際混淆誤認的情況。

此時，因為實際混淆誤認的情況發生在後，是屬於先前判決既判力所不及的事證，沒有辦法禁止當事人重行起訴爭執。

如此一來，先前判決根本無法發生定分止爭的效果，也就是實際上並沒有辦法事先透過訴訟，就讓法院界定商標權利範圍，來明確避免商標侵權。

所以並沒有准許這樣訴訟的必要。

㈢【13】在此應該附帶說明的是，在通常情形，雖然商標應該要有實際使用，才有確認有無侵害其他商標權之必要，不應該准許僅僅只是「打算」使用特定商標之人，卻以避免侵權為由，事先提起確認訴訟，這已經詳細說明如前（前述【02】至【03】段參照）。

但如果已經有具體明確的商標使用計畫與準備行為，例如：已經備製大量的商標吊牌或貼紙，預備廣泛使用於某項特定商品，此時應該就可以准許可能受害的商標權人提起商標權侵害防止訴訟（商標法第69條第1項後段參照）；

相對地，如果可能受害的商標權人只是發警告信而未起訴，也可以准許特定商標預備使用人提起反向確認訴訟（也就是確認得請求防止侵害之法律關係不存在）。

不過，在本案訴訟中，原告並沒有表明有何系爭商標的具體使用計畫及準備行為，只是說「擬改用系爭商標」，或者只提出系爭商標使用於系爭商品以外商品的證據，這顯然不符合應該准許提起反向確認訴訟的情形。

肆、結論

一、【14】根據本判決以上對於本案關鍵疑問及相關法律規定的說明，本案原告之訴，並沒有理由，應該予以駁回。

二、【15】兩造其餘攻擊防禦方法，經審核判斷後，我認為於判決結果都沒有影響，不再一一論述。

三、【16】依職權定訴訟費用由敗訴之原告負擔。

中 華 民 國 107 年 8 月 9 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 107 年 8 月 9 日
書記官 張君豪