智慧財產及商業法院民事-IPCV,106,民專訴,2,20171103,1

智慧財產法院民事判決
106年度民專訴字第2號
原告昇和企業有限公司
法定代理人楊麗花
訴訟代理人何紫瀅律師
被告黃郁翔
上列當事人間專利權移轉登記事件，經臺灣臺南地方法院以105年度智字第2號裁定移送本院，本院於民國106年10月2日言詞辯論終結，判決如下：
主文
被告應將中華民國新型第M494190號「H形鋁合金骨架」專利權、中國專利公告號CZ000000000S外觀設計「H型材」專利權移轉予原告。
原告假執行之聲請駁回。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
H形鋁合金骨架新型專利，
中華民國專利證書新型第M494190號，專利權期間自西元2015年1月21日至2024年9月18
外觀設計H型材，中國專利授權公告號CZ000000000S、申請號0000000000000
1
03年間原告出資委請建安工程顧問有限公司（下稱建安公司）核算H型材強度（原證二）後，再出資委託樺嶺企業股份有限公司（下稱樺嶺公司）開模而完成「H型材」，費用高達新臺幣（下同）245萬元（臺灣臺南地方法院105年度補字第430號卷─下稱補字卷，第38頁）。
嗣原告委由當時前員
1工即被告（原證一）前去長盈國際專利商標事務所（下稱長盈事務所）辦理商標及專利權共四項之申請，其中包含中華民國新型第M494190號「H形鋁合金骨架」專利、中國專利公告號CZ000000000S「外觀設計H型材」專利（下稱系爭二專利），詎被告竟於申請時以自己為創作人而登記為專利權人（原證三、四），經原告請求移轉後，拒不為移轉登記，爰提起本件訴訟，並對被告提出背信及業務侵占告訴（本院卷第33頁）；
系爭二專利係由原告出資開發完成，已如前述，被告於105年1月28日時與原告法定代理人之配偶○○○對話（原證五）及刑事偵查庭中（本院卷第42頁至第44頁）均不否認，是系爭二專利應為原告所有，自得依民法第184條及第213條、或同法第541條第2項規定，請求被告應將系爭二專利移轉予原告。
訴訟費用由原告負擔。
並辯稱略以：被告任職於原告公司之前，係在邰安企業有限公司（下稱邰安公司）專責H型鋁合金骨架之販售，原告之法定代理人楊麗花是被告在邰安公司任職時的客戶，楊麗花曾提到邰安公司的產品承載力較薄弱，經被告諮詢公共工程的結構技師如何加強承載力後，有針對跨距及厚度作調整，已研究籌劃系爭二專利；
嗣於103年間被告在原告公司擔任業務時，與原告合意開發系爭二專利，並口頭約定將系爭二專利登記在被告名下，申請系爭二專利之費用亦由被告支付，原告未支付開發費用，而係負責後續的生產，其模具及量產費用係由原告負擔，因被告於105年1月31日離職，原告始請求被告返還系爭二專利，被告願意將系爭二專利移轉登記予原告。

三、本件不爭執事項（本院卷第38頁）：2103年4月2日至105年1月31日任職於原告公司。

M494190號「H形鋁合金骨架」專利、中國專利公告號CZ000000000S「外觀設計H型材」專利（即系爭二專利）之專利權人。

105年1月28日之對話內容。

四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第38頁）：184條及第213條規定請求被告將系爭二專利移轉予原告，有無理由？541條第2項規定請求被告將系爭二專利移轉予原告，有無理由？

五、得心證之理由原告主張系爭二專利係其於103年委請建安公司核算H型材強度，並委託樺嶺公司開模完成「H型材」，合計費用為245萬元，業據提出建安公司103年5月出具之H型鋁擠強度計算書影本、樺嶺公司103年5月25日收據（補字卷第8頁至第13頁、第38頁）為證，而該等研究開發、開模費用均在系爭二專利分別在臺灣及中國申請專利日即103年9月19日、

西元2015年6月2日之前，有中華民國專利公報影本及中國
國家知識產權局專利查詢結果展示─公布模式在卷可稽（補字卷第15頁、第18頁），核與原告主張完成系爭二專利之過程相合。
被告於103年4月2日至105年1月31日任職於原告公司，此為兩造所不爭執，並有被告之勞工保險被保險人投保資料表影本附卷可按（補字卷第7頁），是承上所述系爭二專利申請時，即103年9月19日、西元2015年6月2日，被告係於原告公司任職；
又據原告提出訴外人即原告法定代理人楊麗花之配偶○○○與被告之對話譯文記載「…○○○：你前想後想這
3種東西怎麼可能會掛你的名字。
除非說真的今天你是老闆，這些東西是你出的，掛你的名字我無話可說，哪有今天你做我們公司的工作，委託你去申辦證書，結果是掛你的名字。
…被告：沒，等一下。
你~你說的是那個證書上面是我的名字，你說那個專利是我的，你的意思是這樣嗎？…○○○：對啊，你去申辦的證書屬實就是掛你的名字，我也有打電話去問過其他專利申請公司，都說不是這樣用的。
被告：沒喔，我覺得可能是你們誤會了。
○○○：哪有誤會…被告：我跟你說，我絕對沒意思說什麼，這些錢你們出的哪算我的，我絕對不可能這樣。
○○○：…問題，你現在申請的東西白紙黑字就變成是掛你的名字。
…」（補字卷第24頁），兩造均不爭執有此對話內容，被告於上開對話中坦承原告出資，其不可能登記為專利權人；
再者，被告另於臺灣臺南地方法院檢察署105年度他字第841號詐欺等案件（下稱臺南地檢署他案）陳稱：建安公司材料斷面詳圖是其從鋁擠型廠拿的，模具費用及斷面圖都是楊麗花付費，其只付申請專利的錢等語（本院卷第42頁、正背面），原告之法定代理人楊麗花於該案亦稱：鋁擠型斷面詳圖係其帶被告至臺南市○○區○○里○○○00○0號，由老闆○○○交給鄭姓員工，向該名員工拿的，由其開支票給樺菱（按係「嶺」之誤載）公司，申請專利費用係其拿錢給被告等語（本院卷第42頁、第43頁），承上可知原告委由建安公司核算H型材強度，係由樺嶺公司提供材料斷面詳圖，而該圖係原告之法定代理人楊麗花帶領被告向樺嶺公司之員工拿取。
被告雖辯稱其曾於邰安公司負責H型鋁合金骨架之銷售，因楊麗花曾提到邰安公司的產品承載力較薄弱，其詢問公共工程的結構技師如何加強承載力，並針對跨距及厚度作調整，且與楊麗花口頭合意由其登記為系爭專利之專利權人云云。
經查，
4原告否認其法定代理人楊麗花與被告達成合意以被告為系爭二專利之專利權人，被告亦未舉證證明確有其事，且由前開被告與○○○之錄音譯文，被告並不否認受委託去申辦系爭二專利；
復查被告自陳係電腦軟體應用科系畢業，並非屬土木工程結構力學之專業領域，而系爭二專利係由原告委請建安公司之土木工程技師○○○計算H型材強度，有○○○之技師執業執照附卷可佐（補字卷第12頁背面），衡情系爭二專利顯非被告詢問公共工程的結構技師即得自行研發，難認被告係系爭二專利之發明人。
按稱專利申請權，指得依本法申請專利之權利。
次按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明文。
所謂新型創作人係指實際進行研究創作新型之人，須對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻，其須就新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。
承前所述，被告既未能證明其就系爭二專利之發想或創作具有實質貢獻，且系爭二專利係由原告出資委請建安公司核算H型材強度，並委託樺嶺公司開模完成「H型材」，俱如前述，被告亦不否認係受原告之託前往長盈事務所辦理系爭二專利之申請，足證原告始為系爭二專利之創作人。
故原告主張其為系爭二專利真正權利人，被告僅係受原告委託代為辦理申請系爭二專利之事務，即非無據。
承上，被告受原告委託代為辦理申請系爭二專利之事務，卻以自己名義為系爭二專利申請人，取得系爭二專利權，自負有義務將系爭二專利權移轉登記予原告，原告依民法第541條第2項規定，請求被告移轉系爭二專利，為有理由，應予准許。
被
5告雖於言詞辯論時表示願意辦理系爭二專利之移轉登記（本院卷第39頁、第47頁），惟原告表示不願製作和解筆錄，然若被告願意辦理移轉系爭二專利權，願撤回起訴（本院卷第39頁），嗣被告始終未配合辦理系爭二專利權之移轉登記，本院爰依法判決，併予敘明。
就其勝訴部分（即主文第1項），陳明願供擔保請准予宣
告假執行，惟按強制執行法第130條第1項明定「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示」，倘本件先予宣告假執行，將使意思表示效力提前發生，即與該條規定意旨不合。
因之，本院雖判決被告應將系爭二專利移轉登記予原告，然依前述說明，應待本件判決確定時，始能視為被告已為意思表示，原告就此部分聲請假執行，顯有未合，不應准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國106年11月3日
智慧財產法院第三庭
法官杜惠錦
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國106年11月6日
書記官林佳蘋

6