智慧財產及商業法院民事-IPCV,106,民專訴,42,20190308,2

智慧財產法院民事判決
106年度民專訴字第42號
原 告 吳應楷
訴訟代理人 黃育勳律師
劉偉立律師
複 代理 人 朱芷萱律師
吳信璋律師
被 告 中興電工機械股份有限公司

法定代理人 江義福
訴訟代理人 劉秋絹律師
丁偉揚律師
被 告 國防部
法定代理人 嚴德發
訴訟代理人 徐克銘律師
複 代理 人 李姿璇律師
輔 佐 人 陳政大
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國108年1月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止；

惟於有訴訟代理人時不適用之；

第168條至第172條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，民事訴訟法第170條、第175條定有明文。

本件被告國防部之法定代理人原為馮世寬，嗣經新任法定代理人嚴德發於民國107年2 月26日接任，並於同年3月15日聲明承受訴訟，此有聲明承受訴訟狀及（107）政字第00107號任命令在卷可稽（參本院卷二第7至8頁），經核均無不合，應予准許。

二、被告中興電工機械股份有限公司（下稱中興電工公司）依民事訴訟法第65條第1項、第66條第1項規定，聲請對訴外人財團法人工業技術研究院（下稱工研院）告知訴訟，惟工研院受告知訴訟後並未聲明參加訴訟，經本院於108年1月25日言詞辯論期日，宣示依民事訴訟法第67條，工研院視為於得參加時已參加於訴訟（參本院卷二第141 頁反面、第156、157頁、本院卷三第98頁）。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）被告等侵害原告之專利：１、原告為睿禹工業有限公司（下稱睿禹公司）之創辦人與負責人，原告自90年成立公司至今，戮力投入油壓工程、相關零件、系統規劃領域的技術開發，至今已經十餘年，深獲業界好評，且獲得數件我國專利，堪稱油壓工程領域之佼佼者。

發明第I253493 號「液態能源裝置」專利（專利期間自95年4月21日至113年7月12日止，原證1）；

第I297058 號「重型機具之液壓泵驅動冷卻系統」專利（專利期間自97年5月21日至115年5月23日止，原證2）；

第I302965 號「重型機具之散熱裝置」專利（專利期間自97年11月11日至115年6月29日止，原證3 ），均為原告所擁有之專利（以下合稱系爭專利）。

２、被告國防部為執行「國防自主」政策，於100 年間由國防部軍備局發包CM32雲豹甲車「動力底盤系統乙項」採購案（下稱系爭採購案）之限制性招標（案號：GI00232L249），由被告中興電工公司於101年1月間以新臺幣（下同）48億8804萬4000元得標。

本件睿禹公司乃為系爭動力底盤之原始開發廠商。

99年間，工研院為配合國防自主政策與自建雲豹甲車之計畫，委託睿禹公司開發雲豹甲車動力底盤系統之部分計畫，其中包括「綜合液壓泵總成等8項各28組」契約書（原證7，後經撤回，參本院卷二第14至15頁）及「管路總成等共6項各28組」契約書（原證8，後經撤回，參本院卷二第14至15頁），委託原告設計並製造雲豹甲車原型車之部分構件，尤其可由前揭二份契約書之附件，清楚得知雲豹甲車之部分構件係為原告所開發。

惟嗣後原告因故未能繼續參與雲豹甲車之專案與投標。

至系爭採購案之弊案爆發後，原告方得知國防部軍備局系爭採購案，仍以睿禹公司所開發之系統為藍本，進行限制性招標，且被告中興電工公司得標後，竟以侵害系爭專利之產品交付予國防部軍備局，並由國防部軍備局轉交被告國防部其餘各單位使用，故侵權行為人除被告中興電工公司外，仍應包括國防部軍備局以外之國防部各使用單位。

是以，爰依專利法第58條第1項、第96條第1、2 項規定，請求被告等停止使用系爭侵權產品，並就被告等之共同侵權行為，依民法第185條第1項規定，請求被告等負連帶賠償責任。

（二）損害賠償額：系爭採購案之侵權產品共有幾件、是否均侵害原告專利等，均有待本件訴訟調查後，方能釐清實際損害金額。

鑑此，謹依民事訴訟法第244條第4項之規定，先表明全部請求之最低金額為1,000萬元。

（三）聲明：１、被告等不得製造、為販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利之產品。

２、被告等應連帶給付原告1,000 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

３、原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告中興電工公司則抗辯如下：

（一）原告對被告中興電工公司起訴之主張仍並非具體明確：１、被告中興電工公司僅為得標之廠商，係國防部軍備採購中心將系爭設計圖為招標文件之附件辦理「動力底盤系統乙項」公開招標，而被告中興電工公司參與投標後於101 年得標，得標之後為履行採購契約當按招標文件實施施作。

因此，就系爭設計圖之專利權歸屬，本件原告與被告國防部，抑或工研院間之技術紛爭，被告中興電工公司從未涉入且無從預見，故就原告所稱系爭設計圖是否有其主張之權利，自應與被告中興電工公司無涉。

２、原告起訴主張被告中興電工公司應與國防部連帶賠償，並以被告中興電工公司對其有侵權行為為請求權基礎，惟原告迄今仍未對被告中興電工公司究有何侵權行為為說明，及被告中興電工公司有何不法行為？主觀上如何有故意或過失等，原告皆未具體舉證說明，致被告中興電工公司仍無從實際為答辯，原告如此空泛指摘被告中興電工公司對其侵權，仍難認其起訴程式合法。

３、原告又以調查證據為手段不斷要求調查被告國防部之機密資料，其行為實有可議，且錯置舉證責任。

（二）原告主張系爭專利係於其與工研院簽約前已存在，然與本案無關：１、原告於106 年12月間提出民事陳報狀，陳報原證7、8之時序表，此僅證明原告系爭專利係取得於其與訴外人工研院簽約之前，縱原告主張系爭專利應用於與工研院所簽定之契約中所開發之產品，原告主張之侵權行為應屬其與工研院之糾紛，蓋被告中興電工公司僅為得標之廠商，僅係參與被告國防部招標，投標後於101 年得標，並為履行被告國防部採購契約當按招標文件實施施作而已，實無侵權行為之可能。

２、嗣原告又於107年3 月間以民事陳報狀，請求撤回原證7：「原告與工研院簽署之綜合液壓泵總成等8 項共28組契約書」、原證8：「原告與工研院簽署之管路總成共6項各28組契約書」之證物，惟原告既已撤回原證7、8，被告對此應即無表示之必要。

原告應負有舉證其主張為真之責任，惟其撤回原證7、8，更足證原告並未掌握其主張所必要之事實，而係欲以不相關之證據充作證據起訴本件，實無足採。

（三）聲明：１、原告之訴駁回。

２、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、被告國防部則抗辯如下：

（一）原告於起訴書中並未敘明，被控侵權物品侵害系爭專利申請專利範圍之項次，為文義侵害或均等侵害？更未提出侵權物品與系爭專利之專利比對分析報告，核屬民事訴訟法第249條第1項第6款所稱「起訴不合程式或不備其他要件者」。

（二）原告並未舉證證明被告符合侵權要件：１、被告國防部並無侵害系爭專利之客觀行為態樣：原告認定被告國防部侵權行為態樣係辦理政府採購，然被告國防部辦理採購態樣並不符合專利法第58條規範之「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用或進口」。

從而，原告主張被告國防部侵害其專利權，洵屬無據。

２、被告國防部為公法人內部機關，不具侵權行為能力：被告國防部辦理採購行為，不該當專利法所稱之侵權行為態樣，原告主張被告國防部侵害其專利權，已非有據。

且公法人內部行政機關並無侵權行為能力，本件被告國防部既為中華民國政府所屬行政機關，應無侵權行為能力，無從構成專利法指涉之侵權行為。

３、被告國防部無故意或過失侵害系爭專利之侵權行為：⑴原告於民事起訴狀中並未舉證被告國防部具有侵權之主觀意思，且前陸軍後勤司令部91年間與工研院簽訂採購契約載有「賣方承製本契約書所簽訂之軍品，如涉及國內外相關智慧財產權或專利權等事宜，賣方需依規定獲得原製造廠授權同意產製，並按政府有關規定辦理。

如賣方試製該軍品未獲同意而侵害智慧財產權或專利權者，賣方應負責和解或應訴，並負擔因此所產生之一切費用。」

、「賣方保證，賣方及其分包廠商提供予買方之契約標的，不致侵害他人智慧財產權、其他財產權或利益。」

及「賣方履約結果涉及智慧財產權者，除本契約另有規定外，其權利均由買方取得。」

之約定（被證1 ）；

前國防部軍備局採購中心95年間與工研院簽訂之採購契約，載有：「乙方保證，乙方及其分包廠商提供予甲方之契約標的，不侵害他人之智慧財產權、其他工業財產權或利益。

乙方並保證不使甲方、甲方之最終使用者，受到任何第三者以甲方或其最終使用者使用乙方所提供之品項，而對甲方或其最終使用者提起訴訟或請求侵權賠償。」

之約定（被證2 ）；

並參前國防部軍備局採購中心98年間與工研院簽訂之採購契約，亦有「乙方承諾並保證履約結果涉及智慧財產權者，除本契約另有規定外，其權利均由甲方取得。」

之約定（被證3 ）。

故被告國防部依契約約定有權使用工研院依歷年採購契約所交付之資料文件，並取得基於本技術資料而發展出之任何技術、資料及文件之專利權、著作權及其他智慧財產。

⑵職是之故，原告尚未證明被告國防部確有專利法所指之侵害專利權行為態樣，亦未證明其明知原告享有系爭專利權而仍為侵害行為，且被告國防部應可合理信賴歷年採購契約所交付之資料文件並無侵害他人專利權之情事存在，被告國防部實未具有侵害系爭專利之主觀意思，原告提起本件訴訟主張侵權，洵屬無據。

４、原告未證明被告國防部之行為造成原告何等損害及因果關係為何：綜觀原告民事起訴狀，均未就其有何等損害發生，被告國防部之行為與其損害間有何因果關係等加以舉證，故自難謂有何損害賠償之請求權可言。

縱認確有損害之發生，該損害亦非被告國防部行為所得之利益，原告向被告國防部請求損害賠償，實非有據。

（三）原告聲請命被告國防部提出「附件1至5圖中標示之各部件六面圖」，應係摸索證明，為法之所禁：原告提起本件訴訟關鍵主張厥為「被告國防部『動力底盤系統乙項』（購案編號：GI00232L249 ）之『動力系統』侵害伊所有三發明專利」，依所述當需將其主張侵權之實物與其專利加以比對，作成侵權比對分析報告提出，方屬起訴合於程式，然原告自起訴時起即聲請命被告國防部提出資料以釐清系爭動力底盤系統是否侵害系爭專利，而僅於書狀簡略敘以「採購弊案爆發後，原告方得知國防部軍備局前揭『CM32雲豹甲車動力底盤系統』之採購案，仍以睿禹公司所開發之系統為藍本，進行限制性招標」、「被告國防部與中興電工公司因『雲豹甲車』之採購涉嫌侵害原告之三件專利，且原告亦提出其與財團法人工業技術研究院之『財物買賣契約書」兩件，釋明原告專利遭侵害之可能」，遽行提起本件訴訟，迄未能提出支持「被告國防部『動力底盤系統乙項』（購案編號：GI00232L249 ）之『動力系統』侵害伊所有三發明專利」之佐證證據，而於訴訟進行過程中，企圖藉由證據調查之聲請獲得事證，以支撐其起訴請求，原告此舉除企圖脫免原告起訴依法所應負有具體敘明起訴原因事實及請求之責外，尚倒置自身舉證責任，此即屬法所禁止之摸索證明。

（四）聲明：１、原告之訴駁回。

２、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執之事實（參本院卷三第103至104頁）：

（一）原告為系爭專利之專利權人。

（二）被告國防部於100 年間由國防部軍備局發包CM32雲豹甲車「動力底盤系統乙項」採購案（案號：GI00232L249 ，下稱：系爭標案），由被告中興電工公司於101年1月以48億8804萬4000元得標。

（三）前陸軍後勤司令部於91年2 月22日與工研院簽訂「陸軍後勤司令部訂購軍品契約」（購案編號：TM91962P011PE ，被證1）。

（四）前國防部軍備局採購中心分別於95年12月14日、98年12月21日與工研院簽訂「國防部軍備局採購中心訂購軍品契約」（購案編號：GL95020L196PE、GI98270L277PE ，被證2、3）。

（五）前國防部軍備局採購中心於100 年12月間為辦理「動力底盤系統乙項」（購案編號：GI00232L249 ）公開招標（被證4），有以系爭設計圖為招標文件之附件。

（六）原告擔任負責人之睿禹公司曾於99年3月2日與訴外人工研院訂立HC0000-000-00綜合液壓泵總成等8項各28組之財物買賣契約書。

（七）本院於107年11月12日、107年12月14日函請睿禹公司就向工研院調閱之契約資料表示是否同意，睿禹公司分別於107年11月14日、107年12月18日收受上開函文，並已將相關函文、回證資料附卷。

五、本件爭點如下（參本院卷三第104至105頁）：

（一）國防部軍備局CM32雲豹甲車「動力底盤系統乙項」採購案（案號：GI00232L249 ，即系爭標案）之採購內容，是否落入系爭專利之文義侵害或均等侵害範圍？

（二）如涉及侵權，被告中興電工公司與國防部對於侵害系爭專利之行為，是否有故意或過失？

（三）如涉及侵權，被告中興電工公司與國防部是否應連帶賠償原告1,000萬元？

（四）系爭專利有無應撤銷之事由？

（五）原告主張被告侵權之產品為何？被告國防部之被控產品是否落入系爭專利之申請專利範圍而侵害系爭專利？

（六）原告如訴之聲明第一至三項請求排除侵害，有無理由？

六、得心證之理由：

（一）原告未能舉證證明被告有侵害其系爭專利之事實：１、按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條定有明文。

又民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求，最高法院17年上字第917號判例要旨參照。

２、次按攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。

當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。

攻擊或防禦方法之意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者，亦同，民事訴訟法第196條定有明文。

３、本件原告起訴主張被告中興電工公司依其與國防部軍備局簽訂之系爭採購案，交付予國防部軍備局之產品（下稱系爭產品），係以睿禹公司所開發之系統為藍本，已侵害原告之系爭專利云云。

而此主張經被告中興電工公司抗辯：原告既係接受工研院出資委託開發，則系爭專利之申請權及歸屬是否確由原告所享有，係原告得為本件權利主張之前提等語（參本院卷二第141 頁反面）。

按「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；

契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。

但出資人得實施其發明、新型或設計。」

，專利法第7條第3項定有明文。

查原告固為系爭專利證書所載之專利權人及發明人（原證1至3），惟依原告主張：其為睿禹公司之創辦人與負責人，睿禹公司接受工研院委託開發雲豹甲車動力底盤系統，雲豹甲車之部分構件為原告所開發等語，故睿禹公司既係接受工研院出資聘請而為雲豹甲車動力底盤系統之開發，則依前揭規定，原告是否確實享有系爭專利權，即非無疑義。

從而，原告是否確實享有系爭專利權，闕為其得否為本件請求之前提要件。

申言之，原告須先證明其享有系爭專利權，本件始得為被告是否侵害原告之系爭專利、損害賠償、排除侵害等請求之審理；

反之，倘原告未能證明其享有系爭專利權，則被告是否侵害原告之系爭專利、損害賠償、排除侵害等請求，即無庸審理，合先敘明。

４、按契約之簽訂旨在將日後雙方可能發生之各項權利義務關係與爭議，透過事先約定，於特定事項發生或特定條件成就時，得明確雙方權利義務、責任之歸屬與處理方式，以保障締約雙方之權益。

查工研院與被告國防部轄下各部門間簽訂有多次之軍品採購契約，其中就智慧財產權之歸屬，從國防部所提供之契約資料中，均有相關條款約定（參本院卷一第142頁、第156頁反面），未約定者，仍應依前揭專利法第7條第3項規定判斷。

而工研院與睿禹公司間就性質同屬涉及軍品之交易往來，依前揭工研院所定合約之慣例，自亦應訂有契約約定智慧財產權之歸屬、責任等事項。

本件原告雖提出系爭專利證書，其上記載專利權人及發明人固為原告本人（原證1至3），然被告既爭執系爭專利之歸屬，且提出國防部所屬部門與工研院間所簽之契約為參考，被告之爭執自有其立論基礎，原告自有義務舉證證明其確實享有系爭專利權。

５、本院為釐清原告是否具備為本件請求之前提要件，即原告是否確實享有系爭專利權之事實，乃於107年10月2日向工研院發函請其提供其與睿禹公司間就雲豹甲車之相關契約書資料（參本院卷二第201頁），嗣經工研院於107年11月2 日函覆「本院對於廠商（即睿禹公司）負有保密義務。

如獲睿禹公司同意揭露，本院自當配合提供」（參本院卷二第203 頁）。

本院於收文後旋於同年月12日匯整前揭資料發函請睿禹公司於文到7 日內表示意見，並於同年月14日送達睿禹公司（參本院卷二第206、206之1 頁）。

然本院前揭函文送達後逾3 週均未獲睿禹公司回覆，本院遂於107年12月14日再度行文睿禹公司，促請其於文到7日內就前揭事項表示意見，並於同年月18日送達睿禹公司（參本院卷二第231至233頁），惟於前揭指定期限內，仍未獲睿禹公司回覆，本院乃於108年1月8日送達原告108年1 月18日行言詞辯論之開庭通知，嗣因被告中興電工公司之訴訟代理人具狀表示其不克於該期日到庭，本院乃展期改定於108年1月25日行言詞辯論（參本院卷二第236、247頁）。

至此，睿禹公司終自本院前揭首次發函請其表示意見之日起算，遲至近2 個月後之108年1月14日，始具狀到院表示同意工研院提出相關契約書資料（參本院卷二第268 頁）。

然因前揭時日之拖延，致工研院未能及時於本院言詞辯論期日終結前提出相關契約書資料。

對此，原告固陳稱睿禹公司為訴外人，並非本件當事人，縱使回函有所遲延，亦非可歸責於原告之事項云云（參本院卷三第105 頁）。

惟本院審酌睿禹公司之法定代理人即為原告本人，且睿禹公司之董事僅原告一人，出資額僅為750,000 元之小型公司（參本院卷二第205頁、卷三第108頁公司基本資料），顯見睿禹公司係由原告完全掌控，睿禹公司獲悉之資訊及相關作為，實係出於原告之認知與作為，至於顯著。

原告起訴為本件請求，而被告爭執其系爭專利權有權利瑕疵，並提出工研院之相關契約作合理質疑理由，原告對其所主張權利之完整，自應先負舉證責任，對於相關完整契約之提出，自應主動積極，善盡舉證責任，以證明自己之權利並無瑕疵可指。

然睿禹公司對本院107 年11月12日第一次發函，完全不予理會，本院再度給予機會，於107 年12月14日第二度發函促請其於7 日內表示意見，睿禹公司亦無按指定期間表示意見，竟遲至收到言詞辯論開庭通知書後，始具狀到院表示意見，惟公文之傳送及多年前契約之蒐集，均需要相當時間，睿禹公司對本院函文之不理會與遲誤回覆，致工研院未能及時於本院言詞辯論終結前適當時期提出相關契約，導致兩造無法就原告起訴主張之前提要件是否具備之事實，進行充分之辯論，實可歸責於原告，且具有故意或重大過失，原告顯有意圖延滯訴訟之情形，依前揭民事訴訟法第196條之規定，應予失權制裁，此部分被告既質疑原告系爭專利權具有權利瑕疵，自應為有利被告之認定。

６、準此，原告未能舉證證明其就系爭專利權並無權利瑕疵，從而亦未能證明被告有侵害其系爭專利權之事實。

原告就其主張有利於己之事實，未能舉證以實其說，依前揭民事訴訟法第277條之規定及說明，其主張即無可採，其本件請求均應予駁回。

（二）至原告雖主張被告前亦有拒不配合本院調查之情事云云。惟審酌本件原告固訴稱系爭採購案係以睿禹公司開發之系統為藍本，主張雲豹甲車之「部分構件」係原告所開發，但起訴之時即未將所謂的「部分構件」描述清楚，復一再請求被告國防部提供雲豹甲車動力底盤系統之各部件詳細照片與規格書、招標公告、評審文件、決標公告、驗收文件等大量資料並進行現場勘驗等，惟雲豹甲車動力底盤系統有9 項子系統，則被告國防部在本件案情涉及國防武器之軍事機密情況下，於原告對其權利之無瑕疵舉證澄清之前、原告對所主張侵權內容具體化之前，被告當會慎於相關資料之提出，況且，本件亦可能涉及其他案外人之營業祕密，如：工研院等（被告稱亦涉及本院105 年度民營上字第4號營業祕密案件），按前揭最高法院17年上字第917號判例要旨，被告等要求原告對其主張之權利先負舉證之責，堪認具有正當理由，難以苛責被告等拒不配合調查。

（三）又被告國防部固係使用軍事武器之軍事機關單位，惟究非軍事武器之專業研發或製造機構，據國防部稱本件採購案係委由工研院設計後，國防部按相關設計圖說進行招標，在國防部所提出與工研究之動力底盤採購部分的多件合約中，約定如採購物涉及侵權時，由賣方（工研院）承擔法律責任，此約定除為釐清未來責任外，不難理解主要乃受限於國防部對侵權的專業判斷能力，故倘要求被告國防部對於委外單位所交付之各類設計圖，均須具備判斷侵害專利權與否之能力，應屬過苛並不合理，又中興電工公司亦係按招標公告履約交付採購品，亦應無侵權之故意或過失可言，附此敘明。

七、綜上所述，原告未能舉證其確實享有系爭專利權，則被告等自無侵害原告之專利權可言，從而本件有關原告得否請求被告損害賠償、賠償金額計算、請求被告排除侵害等其餘爭點，即均無審究之必要。

故原告就本件訴之聲明之請求，應予駁回。

又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

九、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 108 年 3 月 8 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蕭文學
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 108 年 3 月 13 日
書記官 蔣淑君