智慧財產及商業法院民事-IPCV,106,民專訴,63,20180212,2

智慧財產法院民事判決
106年度民專訴字第63號
原 告 許光前
訴訟代理人 吳中仁律師
被 告 台灣迪卡儂有限公司
兼法定代理人 紀杰夫
共 同
訴訟代理人 賴蘇民律師
李維峻律師
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，經於中華民國107 年1 月8 日言詞辯論終結，現在判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由甲、程序事項

壹、原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項定有明文（下稱撤回條項）。

本件原告於起訴時，訴之聲明為：「⒈被告應連帶給付原告新台幣265 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

⒉被告台灣迪卡儂有限公司應不得自行或使第三人直接或間接為一切製造、販賣，販賣之要約、使用或為上述目的而進、出口侵害原告所有中華民國新型第M330845 號『可調式握力器』專利之物品及其他侵害系爭專利權之行為。

⒊被告台灣迪卡儂有限公司應將其因侵害上開系爭專利權之成品、半成品、模具等生產工具設備全數回收並銷毀。

⒋就第一項之請求，原告願供保請准宣告假執行。」

但在本案審理期間，原告另又以書狀撤回前開訴之聲明第2 、3 項（原告狀署日期民國106 年11月8 日之民事準備二狀第4 頁，本院卷第172頁），其撤回在言詞辯論之前（本案於107 年1 月8 日進行首度言詞辯論程序），依照撤回條項規定，不待被告同意，即生撤回效力。

貳、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文（下稱變更追加條款）。

原告於起訴後，又以書狀擴張其第1項聲明為：「被告應連帶給付原告新台幣265 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。」

( 原告狀署日期106 年12月7日之陳述意見狀第1 頁，本院卷第245 頁) ，應屬擴張應受判決事項之聲明，符合變更追加條款規定，應予准許。

乙、實體事項

壹、原告起訴主張：

一、原告為新型第M330845 號「可調式握力器」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自97年4 月21日起至106 年11 月6日止。

二、台灣迪卡儂有限公司（下稱被告公司）所販售「可調式健身運動握力器DOMYOS」（下稱系爭產品），經原告購買並委託財團法人中國生產力中心鑑定，其鑑定結果認被告公司販售之系爭產品包含系爭專利之請求項1 全部技術特徵，符合文義讀取，構成文義侵權，足證被告公司販售系爭產品已侵及原告系爭專利權。

原告並於104 年10月5 日以存證信函通知被告公司上述情事。

三、被告公司係故意或過失侵害原告之專利權，原告自得依專利法第120條、第96條第2項、第97條第1項第2款、民法第184條第1 、2 項及公司法第23條第2項規定，請求判命被告公司及其法定代理人連帶賠償損害。

損害金額應以被告自己所提供之平均每支銷售單價215.06元，乘上總銷售量14,600支，共計265 萬元。

四、雖然被告抗辯系爭產品並未侵害系爭專利，且系爭專利具有應撤銷之事由，惟查：㈠爭專利請求項1 「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」，其文義已明確界定該扣結部是設在於活動槽中，依一般通常習慣之意義應解讀為「該扣結部位於活動槽中」之意，而非刻意再限縮曲解為「該扣結部係全部位於活動槽中而未突出於活動槽…」，以規避文義讀取之侵權判斷。

㈡系爭專利與被證1 仍存有明顯差異，尚不足執以證明系爭專利不具進步性：⒈被證1 並未揭露系爭專利申請專利範圍請求項1 「弧曲段端部設有一扣結部，第二握柄下段延伸有一柄部，上段具有一橫向之橫桿段，橫桿段內側端設有一樞結部」、「調整座是以螺孔螺設於調整螺件之螺桿上，調整螺件以螺桿穿設於第二握柄之橫桿段的活動槽中」、及「拉力彈簧一端之扣結部是結合於調整座之扣結部中，另一端之扣結部是結合於第一握柄之扣結部處，拉力彈簧則是於第一握柄之弧曲段開口處延伸」之技術特徵；

亦無教示解決習知握力器無法任意調整使用者力道之問題；

是就所屬技術領域具有通常知識者難謂顯能輕易依照被證1 之技術內容而完成系爭專利申請專利範圍請求項1 ，故徒憑被證1 應尚不足以證明系爭專利申請專利範圍請求項1 不具有進步性。

⒉再者，系爭專利與被證1 兩者間之組配作動關係、構件、所產生之功效上並不相同；

被證1 之縱向位移工作臂是由該手柄呈斜上狀延伸（縱向），該縱向位移工作臂與手柄明顯未見有（橫向）設置的技術差異，又由於系爭專利該橫桿段的橫向延伸設計，將能使相對該弧曲段端部之扣結部形成間距上較明顯之變化，使其連結於兩該扣結部之拉力彈簧在調整座位移調整位置時，該拉力彈簧能形成更大範圍的拉力變化，產生不可預期之功效；

而被證1 因採工作臂縱向位移方式，將造成力矩過短不足以適應較大範圍之力道變化，足證系爭專利申請專利範圍請求項1 具有進步性。

㈢被告公司為專業從事運動用品製造、批發、零售之跨國廠商，對於其等所製造、銷售商品之技術內容，較諸單純之零售商、偶然之販賣人等，應有較高程度之注意義務，其竟疏未注意，冒然製造及販賣侵害系爭專利權之產品，自具有過失甚明。

況原告知悉被告侵權行為後，已於104 年10月5 日寄發存證信函予被告公司，惟被告公司仍持續販售系爭產品迄今未曾下架過，故自原告以存證信函通知被告後其所為之銷售行為，均應具有侵權之故意，可以認定。

㈣被告並未能就系爭產品銷售之成本或必要費用部分提出細目進項及銷項交易數額證明之，其逕自依營利事業各業所得額及同業利潤標準表所載之淨利率10％估算本件損害賠償額，顯然等同將間接成本及費用轉嫁由專利權人負擔，自有失公平。

四、為此聲明：㈠被告應連帶給付原告新台幣265 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

㈡原告願供擔保請准宣告假執行。

貳、被告抗辯如下：

一、系爭產品並未侵害系爭專利請求項第1項：㈠依據系爭專利說明書有關系爭專利請求項第1項「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」技術特徵之內容，可知不論螺桿或扣結部在「位置之定位」上，均是位於「活動槽中」，進一步言，併同參考系爭專利說明書及圖式內容，可知不論是「活動槽中」與「活動槽橫向長開口中」，均是指「在活動槽之內而不突出於活動槽」之意。

而系爭產品之「扣結部」明顯突出於活動槽橫向長開口，故未落入系爭專利請求項第1項「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」之文義範圍。

㈡若將系爭產品、系爭專利圖式與系爭專利申請前即已公開之前案（即被證1 ，中國大陸公開號CN0000000A發明專利公開說明書）三者進行比較，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，系爭產品之「扣接部突出於活動槽」之特徵，顯與被證1 號相同，而與系爭專利有所差別，更可證明系爭產品扣結部之部分，未落入系爭專利請求項第1項之範圍。

二、系爭專利具有應撤銷事由，原告不得以系爭專利主張權利：㈠依據系爭專利說明書內容，當調整座與第一握柄扣結部間的距離越「近」，拉力彈簧被拉伸程度卻可能「越多」，又亦可能「越少」，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，此顯然不符合物理原則，準此，系爭專利說明書依據系爭專利核准時專利法第108條準用第26條第2項規定，應屬無法據以實施，而具有可撤銷事由。

㈡被證1 號為一種具有一可調彈性結構的手鉗（手鉗為握力器之大陸用語），其公開日為93年1 月21日，早於系爭專利申請日96年11月7 日，為適格之前案證據，業已揭露除「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」以外之所有技術特徵。

又，系爭專利請求項第1項已由被證1 及被證5 （即被證1 之美國對應案第US6,881,177 B2號專利）所完整揭露，可證系爭專利不具新穎性及進步性。

㈢原告稱被證1 號或被證5 號之先前技術，均與系爭專利請求項第1項之「橫桿段」有所差別，顯然於侵權比對時不斷擴大系爭專利的專利範圍，卻又矛盾地於效力揭露部分一再找（根本不存在於說明書之）理由縮小系爭專利的專利範圍。

其實，被證1 之「工作臂」顯非縱向，原告之主張非但前提錯誤，且以被證1 號之先前技術與系爭專利說明書內容為比對，亦屬明顯錯誤。

又原告一再主張系爭專利之設計對照先前技術有大幅度進步，卻無任何證據支持，亦忽略其他可能影響握力公斤數之變因，系爭專利請求項第1項並無任何不可預期之功效，至為明確。

三、原告起訴主張被告等應損害賠償，並無理由：㈠原告於104 年10月5 日發函警告被告公司時，並未依專利法第116條規定提示任何新型專利技術報告及侵權比對資料，亦未委請事務所或律師發函。

而原告自身產品均未標明專利號數於上，有違專利法第120條準用第98條之規定，原告確實無積極維護、告知公眾其專利權存在之事實，難以期待被告等得以查證該等專利，被告等銷售系爭產品實無過失。

況，市面上早有韓國業者以類似之可調式握力器於市場上販售，且標示韓國、日本等專利號數於上，卻未見任何台灣專利之標示，益足證明被告等確實無侵害系爭專利之過失可言。

㈡退步言，被告公司於104 年10月回應原告應提出新型專利技術報告後，原告未再發信釐清技術報告問題或欲解決此專利爭議，而原告提出之技術報告係於105 年10月28日始完成，但原告仍然沉默，反而任由被告公司繼續販售系爭產品，形同「默許」被告公司進行販售，迄至系爭專利權限屆至前4個月始匆匆提出本件訴訟，故縱原告之主張有理，被告等認為相關損害亦屬原告不預促被告公司注意所致，或因此損害有所擴大，是依據民法第217條之規定，原告之行為應屬「與有過失」，本件應減輕賠償金額或免除賠償至明。

㈢退萬步言之，本件損害賠償應考量以下：⒈原告迄今並未舉證其受有損害，尤其是成本與必要費用之舉證責任，故縱使侵害人未舉證成本或必要費用，亦無可能以產品之總銷售額計算損害賠償，原告主張顯非可採。

⒉縱需計算損害賠償，系爭專利對於系爭產品之貢獻度亦應僅限於「橫桿段角度」部分，其餘之技術特徵均應為前案即被證1 與被證5 之貢獻，故本案應有「專利貢獻度」之適用以計算損害賠償之必要。

⒊依據實務見解，系爭產品之利潤確實來自於被告公司原有強大之通路或市場能力，此等利潤顯非原告所應得之利潤或可能之損失，如依照因果或論理法則來論，若被告公司沒有販售系爭產品，原告亦無可能獲得此等利潤，是以，應基於本案特殊情況，以同業利潤標準表中之「淨利率」即10％作為本件之計算依據。

⒋原告並未親自實施專利，亦僅受相當於權利金之損害，按照授權實務上常見之經驗法則「25％法則」作為權利金之計算調整基準，則權利金應遠低於售價之2.5 ％（淨利率10％x25 ％=2.5％），應屬灼然。

四、並聲明：㈠原告之訴駁回。

㈡如受不利判決，被告等願供擔保請准免予假執行。

丙、得心證之理由

一、【01】本案是原告於106 年6 月22日向本院呈遞起訴狀，先經本院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於106 年9 月1 日將本案分由我辦理。

由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論之準備仍有未盡，為達成審理集中化之目標，我又根據兩造先前於書狀中之攻防情形，先於106 年9 月25日再度進行書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明（本院卷第110-111 頁），其後我認為兩造就言詞辯論之準備已經完備成熟，即於106 年10月18日指定107 年1 月8 日為言詞辯論期日，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷第122 頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。

二、爭點分析及判斷結果 【02】 根據兩造於本案之攻防爭執情形，本案爭點至少包括下列幾點：⑴系爭產品是否侵害系爭專利請求項1 ？⑵系爭專利是否具有應撤銷事由？⑶被告有無侵害系爭專利之故意或過失？⑷原告得否對被告請求損害賠償？如得請求，損害賠償金額又如何計算？以上幾項爭點，其中第⑴項經我審核判斷結果，已認定系爭產品並未侵害系爭專利請求項1 。

由於這樣的判斷結果，已可直接作成本案終局判斷，其他爭點之判斷已無進一步論述判斷之必要。

所以本判決將就上述⑴之判斷，詳細說明理由如後。

三、系爭產品並未侵害系爭專利的理由㈠【03】原告主張系爭產品侵害系爭專利請求項1 ，而系爭專利請求項1 （以下以請求項1 稱之）之全文如下：「（Ａ）一種可調式握力器，其是由：一第一握柄、一第二握柄、一調整螺件、一調整座及一拉力彈簧所組成，其中，（Ｂ）第一握柄下段延伸有一柄部，柄部上內側設有一樞結部，第一握柄上段設有一往內彎曲之弧曲段，弧曲段端部設有一扣結部，（Ｃ）第二握柄下段延伸有一柄部，上段具有一橫向之橫桿段，橫桿段內側端設有一樞結部，而上方由內側延伸到外端部處則設有一活動槽，（Ｄ）調整螺件具有一調整部，及有一延伸出之螺桿，調整座中穿設有一螺孔，上方設有一扣結部，拉力彈簧兩端分別具有一扣結部；

藉由上述結構，第一握柄與第二握柄是以樞結部處結合，（Ｅ）調整座是以螺孔螺設於調整螺件之螺桿上，調整螺件以螺桿穿設於第二握柄之橫桿段的活動槽中，調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中，（Ｆ）拉力彈簧一端之扣結部是結合於調整座之扣結部中，另一端之扣結部是結合於第一握柄之 扣結部處，拉力彈簧則是於第一握柄之弧曲段開口處延伸 。」

以上（Ａ）至（Ｆ）之代碼為本判決所加，以便於以下說明指涉各該技術特徵時，可以加以引用，不必重覆各該技術特徵內容，讓本判決在閱讀理解上更為簡潔易懂。

㈡【04】被告雖是以系爭產品不符合請求項1 之技術特徵（Ｅ），而抗辯系爭產品未侵害系爭專利（被告民事答辯一狀第2 至6 頁，本院卷第49頁至53頁；

被告所為系爭專利之技術特徵分析代號不同，於此以其所指實際特徵內容而論），但細繹兩造就系爭專利有效性所為之攻防，被告抗辯：系爭專利請求項1 之技術特徵（Ｃ）對於「橫向之橫桿段」並無任何限制，以致可將被證1 、5 之先前技術，均納入其權利範圍，而具有應撤銷事由（被告民事答辯三狀第7 頁至第8 頁；

本院卷第194 頁至第195 頁）；

原告則主張系爭專利與被證1 之主要區別之處，就在於：被證1 之發明採取工作臂縱向位移方式，但系爭專利之橫桿段則是採取橫向設計，其技術、手段均不相同（原告民事準備二狀第2 頁，本院卷第170 頁）。

由此可見，兩造其實對於請求項1 之橫桿段應如何解釋，以及系爭產品是否符合該橫桿段之解釋，實質上亦存有爭執。

以下即分別說明我對於以上兩項爭執之判斷及其理由。

㈢【05】就技術特徵（Ｅ）部分，被告抗辯依據系爭專利圖式第1 圖至第5 圖，扣結部（即其中標示編號為52部分）之位置係「在活動槽之內而不突出於活動槽」，則技術特徵（Ｅ）所稱「活動槽中」與「活動槽橫向長開口中」，均是指「在活動槽之內而不突出於活動槽」之意，而系爭產品之扣結部明顯突出於活動槽橫向長開口，自不符合技術特徵（Ｅ）之文義範圍（本院卷第50至第52頁）。

惟查：新型專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，此為專利法第120條準用第58條第4項所明定。

以技術特徵（Ｅ）而言，其所稱「活動槽中」與「活動槽橫向長開口中」，本身都沒有限制必須「在活動槽之內而不突出於活動槽」，即使扣結部在活動槽橫向長開口中，但有部分突出於此活動槽，仍符合「在活動槽橫向長開口中」之界定。

被告雖抗辯：依據系爭專利說明書圖式第1 圖至第5 圖之顯示，可以得到「不突出於活動槽」之額外含義，但專利說明書圖式，本身並不是申請專利範圍，所以本就不應該以圖式來限縮申請專利範圍。

更何況，即使依法審酌圖式來解釋申請專利範圍，系爭專利說明書已在實施方式項下說明：「為使貴審查委員對本創作之目的、特徵及功效能夠有更進一步之瞭解與認識，以下茲請配合【圖式簡單說明】詳述如后：」、「藉由上述具體實施例之結構，可以得到下述之效益：... 」、「唯以上所述者，僅為本創作之一較佳實施例而已，當不能以之限定本創作實施之範圍」等語（系爭專利說明書第7 、9 頁，本院卷第17、18頁），由此可知其圖式僅在表現系爭專利之一種實施例而已，被告直接將此圖式顯示之內容，作為限制申請專利範圍之基礎，顯然欠缺法律依據。

因此，系爭產品雖然扣結部突出於活動槽（詳見被告答辯狀一第5 頁之照片，本院卷第52頁），但無礙於其符合請求項1 之技術特徵（Ｅ）。

㈣【06】就技術特徵（Ｃ）部分之「橫桿段」而言，在請求項1 本身，以及系爭專利說明書，固然都沒有特別對此「橫桿段」有所定義，被告因此抗辯請求項1 之「橫桿段」亦可將如被證1 發明之工作臂包括在內。

而被證1 為中國大陸公開號CN00000000A 號發明專利申請公開說明書（公開日為西元2004年1 月21日而在系爭專利申請之前，本院卷第64頁），依此被證1 說明書之記載，該項發明所欲解決的問題為：「在現有手鉗中，賦予該對手柄以彈性的該彈簧的位置固定，因此手鉗只有一種大小的彈力。

因此，使用者必須根據自己的握力選擇不同的手鉗。」

（該說明書第3 頁，本院卷第65頁），其解決問題之手段則為「該手鉗包括用一軸互相轉動連接，能互相移攏和移開的一對手柄；

其兩連接端分別與兩手柄連接，使兩手柄回到互相移開位置的一彈簧件；

以及一調節該軸與該彈簧件兩連接端終至少一個連接端之間的距離的調節部。」

（該說明書第4 頁，本院卷第65頁背面）。

此與系爭專利所欲解決的問題為：「目前習知之握力器，同一握力器並無法改變使用力道，因此使用一握力器後，要再用另一力道之握力器練習時，就必須購買另一握力器使用。」

（系爭專利說明書第6 頁，本院卷第16頁背面）其解決問題之手段為：「本創作乃係提供可調式握力器，其利用轉動調整螺件之方式，即可以調整座改變拉力彈簧之拉力」（出處同上）。

兩者所欲解決之問題及方法，可以說完全實質相同（也就是兩者都是利用調節改變握力器（即手鉗）之彈簧拉力，達到提供多種不同握力之目的）。

㈤【07】原告就此回應則主張：被證1 因採工作臂縱向位移方式，將造成力矩過短不足以適應較大範圍之力道變化，而系爭專利之橫桿段係採橫向設計之方式，... 等同於汽車引擎之採橫列式或縱列式，或飛機引擎之採前置後置、向下推或向後推一般，其技術手段、功效均不相同。

（原告民事準備二狀第2-3 頁，本院卷第170-171 頁）由此可見，請求項1中之橫桿段採取橫向設計，乃是系爭專利與被證1 先前技術之重要差別之處。

此外，技術特徵（Ｃ）在敘述此「橫桿段」時，還特別在前附加了「橫向」之方向界定。

故此「橫向之橫桿段」在解釋上，即應依其字面文義，限定於完全水平軸向設計，而不包含有任何導致彈簧縱向位移之傾斜軸向設計。

且其均等範圍亦必須完全排除任何導致彈簧縱向位移之傾斜軸向設計，以與先前技術之被證1 有所區隔。

㈥【08】被告雖然質疑請求項1 之「橫桿段」，本不會指完全水平之橫桿，此由系爭專利說明書圖式顯示橫桿段均略為傾斜，即為明證（被告民事答辯三狀第7 頁，本院卷第194 頁）。

惟專利權既經國家機關審定授予，當請求項可能存有不同解釋空間時，即應選擇能夠讓專利權維持有效之解釋方式，此即為專利有效解釋原則。

專利專責機關－－經濟部智慧財產局於105 年2 月修訂之專利侵權鑑定要點第2.4.2 節，亦有相同之說明。

如果認為請求項1 之「橫桿段」，不必限於完全水平軸向之設計，則其任何傾斜角度均會導致彈簧有所垂直軸向之位移，此將使請求項1 也會將被證1 之先前技術，亦包含在內，致使系爭專利具有應撤銷之事由，按照專利有效解釋原則，就不應該採取這樣的解釋。

至於系爭專利說明書圖式，雖然確實呈現出橫桿段有略為傾斜之情形，但系爭專利說明圖式，應認為僅為示意圖，系爭專利之權利範圍仍應以申請專利範圍即請求項所用之文字為基礎，兩者如有所矛盾，仍應以請求項所用之文字為準。

所以被告此部分的質疑並沒有理由。

㈦【09】根據以上對於技術特徵（Ｃ）之解釋結果（包括對均等範圍之說明），對照原告所提之系爭產品實物觀察（參見外放之原證7 ，相關書狀見本院卷第47頁），因系爭產品之橫桿段有略為向上傾斜之情形，應認為並不落入請求項1 之文義範圍，且也不在其均等範圍，所以系爭產品應不構成對於請求項1 之侵害。

原告所提出之中國生產力中心鑑定報告，綜觀其全部內容，因未考量另有被證1 之先前技術存在，而直接認為系爭產品略向上方傾斜之橫桿段，亦符合技術特徵（Ｃ），但依據本判決前面關於專利有效原則之說明（前述第【08】段參照」），這樣的鑑定結果，應該不能採納。

㈧【10】綜上所述，系爭產品並未侵害系爭專利。

丁、結論

一、【11】根據上述爭點之分析判斷結果，應認為系爭產品並未侵害系爭專利。

從而，原告之訴為無理由，應予駁回；

假執行之聲請，亦失其依據，應一併駁回。

二、【12】兩造其餘攻擊防禦方法，經核於判決結果無影響，不再一一論述。

三、【13】依職權諭知訴訟費用由敗訴之原告負擔。

中 華 民 國 107 年 2 月 12 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 107 年 2 月 12 日
書記官 張君豪