智慧財產及商業法院民事-IPCV,106,民專訴,76,20180423,2

智慧財產法院民事判決
106年度民專訴字第76號
原 告 邱聰德即武聖食品機械企業
被 告 陳學宗
訴訟代理人 許家華律師
輔 佐 人 嚴國杰
上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議等事件，本院於民國107 年3月19日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告起訴主張：

（一）被告前於民國97年12月21日以「稠狀物自動定量供給裝置」，向經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）申請新型專利，經智慧局核准發給第M347377 號新型專利（下稱：系爭專利）。

詎被告於99年5 月19日取得第一次新型專利技術報告，關於系爭專利之請求項1 至5 的比對結果代碼均為「6 」，並記載系爭專利請求項「即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」，卻仍於102 年4 月22日向原告發「敬告函」指稱原告製造、販賣「WS-260白灰定量機」（下稱：系爭產品）侵害系爭專利，並向法院聲請保全證據，經本院於102 年6 月21日至原告工廠內實施證據保全，扣得零件一批及2 台白灰定量機，復於102 年7 月5 日向本院提起民事侵害專利權訴訟（案號：102 年度民專訴字第78號，下稱：前案一審），向原告請求損害賠償、請求防止侵害。

案經前案一審判決後，經兩造提起上訴，於本院二審程序審理中（案號：103 年度民專上字第18號，下稱：前案二審），原告向智慧局以系爭專利違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定提起舉發，經智慧局審定舉發成立而予撤銷，被告亦未對上開行政處分提起行政訴訟，系爭專利請求項1 至5 業經撤銷確定在案，前案二審即據此認定系爭專利權業經撤銷確定在案即自始不存在，他人自無侵害系爭專利權可言，因而撤銷前案一審判決並駁回被告之全部訴訟。

從而，被告為達消滅商業競爭對手目的，明知系爭專利形式上雖取得專利證書，但系爭專利請求項之申請專利範圍未載明必要技術特徵，未能為說明及圖式所支持，違反93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定，仍為上開行使系爭專利權行為，使原告被迫於侵害專利權訴訟判決確定前，不得進行系爭產品之生產或銷售，是被告所為係明知或至少因過失而不知其所有之系爭專利有無效事由，卻本於縱使系爭專利嗣後被撤銷亦無妨之故意或仍未加審慎斟酌，仍藉以保全處分方式及後續起訴程序，侵害原告生產、銷售系爭產品之權益，自應賠償原告停止銷售系爭產品及商譽之損失。

爰依專利法第117條，民法第184條第1項前段及第195條第1項規定，提起本件訴訟。

（二）聲明：1.被告應給付原告新台幣（下同）900 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

2.原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告抗辯：

（一）系爭專利前經智慧局獲准新型專利在案，並於99年4 月9日向智慧局申請「新型技術報告」（下稱：「e01 技術報告」），其報告內容係指系爭專利請求項1 、2 、3 、4或5 的比對結果代碼均為「6 」，即指智慧局無法發現足以否定系爭專利請求項1 、2 、3 、4 或5 新穎性等專利要件之先前技術文獻等，且依據「e01 技術報告」之性質非屬行政處分，屬無拘束力之報告，係無法對其提起行政救濟，僅供專利權人據以行使專利權或供社會大眾據以判斷專利權有效性之客觀參考依據。

故被告為依法行使系爭專利之權利，無法據以證明被告有故意過失之情事。

（二）前案一審訴訟時，兩造均已有對系爭專利之專利範圍解釋、侵權比對、有效性、引證文件充分辯論攻防，後因兩造皆提起上訴，原告於二審程序期間向智慧局對系爭專利提出專利舉發案，經智慧局認定「系爭專利請求項1 至5 舉發成立，應予撤銷」，至此，系爭專利始為無效，前案二審判決亦據此而判決原告勝訴。

故原告徒以舉發審定書，論斷被告102 年期間行使系爭專利權時有主觀濫用之故意過失，顯屬倒果為因，無法據以證明被告之故意過失。

（三）被告於102 年6 月21日向本院聲請對系爭產品為保全證據處分，係為便於進行系爭專利侵害分析，且前案一審判決並未准許被告對原告為假執行以排除侵害，是以，被告行使專利權之過程既無法強制原告停止製造販賣系爭產品，則原告並未受有損害，被告自無須負損害賠償責任。

（四）聲明：1.原告之訴駁回。

2.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項：下列事實為兩造所不爭執，並有相關證據在卷可稽，堪認為真實（見本院卷第183-185 頁）：

（一）被告為系爭專利之專利權人，專利期間自97年12月21日起至107年7月1日止。

（二）原告製造、販賣系爭產品。

（三）訴外人林○○於102 年6 月11日以系爭專利具有應撤銷之事由，對之提起舉發（即N01 舉發案，見舉發卷N01 第192 頁），經智慧局於105 年4 月14日（105 ）智專三（一）02016 字第10520445440 號專利舉發審定書為「請求項1至5舉發駁回」之處分（見舉發卷N01 第187 頁）。

（四）原告於103 年4 月2 日以系爭專利具有應撤銷之事由，對之提起舉發（即N02 舉發案），經智慧局於104 年6 月26日（104 ）智專三（一）02016 字第10420849980 號專利舉發審定書為「請求項1 至5 舉發成立應予撤銷」之處分（見本院卷第24-33頁）。

（五）系爭專利業經智慧局以105 年5 月4 日（105 ）智專一（一）15169 字第10520544770 號函通知被告系爭專利之專利證書公告註銷（見申請卷第241 頁）。

（六）被告於99年4 月9 日向智慧局申請系爭專利新型專利技術報告（申請卷第29頁），並經智慧局於99年5 月19日作成系爭專利新型專利技術報告（即「e01 技術報告」，申請案號：000000000e01，申請卷第36頁），且於99年5 月26日合法送達被告（見申請卷第38頁）；

被告曾於101 年11月16日向智慧局申請系爭專利新型專利技術報告（申請卷第54頁），並經智慧局於102 年10月14日作成系爭專利新型專利技術報告（下稱：「e02 技術報告」，申請案號：000000000e02，申請卷第89頁），且於102 年10月28日合法送達被告（申請卷第95、94頁）。

（七）被告於101 年10月3 日以系爭專利向智慧局申請專利範圍更正（申請卷第49頁），並於102 年1 月18日向智慧局重提「專利更正申請書」（申請卷第64頁），並經智慧局102 年4 月2 日（102 ）智專一（二）15172 字第10240663290 號函通知以102 年1 月18日所提專利更正申請書為審查。

智慧局於102 年10月24日（102 ）智專三（一）02016 字第10221441890 號函為不應准予更正通知，且於10 2年10月28日合法送達被告（申請卷第91-96 頁）。

（八）被告於102 年4 月22日寄發「敬告函」予原告（原證2 ，見本院卷第13-14 頁），主張原告製造、販賣系爭產品侵害系爭專利。

（九）被告前向本院聲請保全證據，經本院以102 年度民聲字第15號民事裁定在案，並經本院於102 年6 月21日至原告「武聖食品機械企業」、「登雲路47巷15號工廠」現場實施證據保全；

被告於102 年7 月5 日以原告侵害系爭專利為由，向本院提起民事訴訟（即前案一審，本院102 年度民專訴字第78號）。

（十）本院於103 年1 月27日作成前案一審民事判決，復於105年3 月31日作成前案二審民事判決（案號：本院103 年度民專上字第18號）。

四、本院依民事訴訟法第271條之1 準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第185 頁）：原告請求損害賠償是否有理由？損害賠償金額如何計算？

五、兩造爭點及論斷：

（一）原告主張被告明知「e01 技術報告」已記載系爭專利請求項1 至5 未載明必要技術特徵，未為說明及圖式所支持，違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定，具有撤銷之原因，卻為達消滅商業競爭對手目的，仍對原告聲請保全證據及提起前案一審、前案二審之侵害專利權訴訟，使原告被迫於判決確定前，不得進行系爭產品之生產或銷售，被告係不當行使專利權，致原告受有停止銷售系爭產品及商譽之損失等情，則為被告所否認，並以前揭情詞置辯。

是本件爭點首應判斷者，即為被告行使系爭專利之專利權行為，是否為故意或過失不法侵害他人權利之行為，合先敘明。

（二）按新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；

新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。

但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限，現行專利法第116 、117 條定有明文。

其中專利法第117條規定，係92年2 月6 日專利法修法時所新增（下稱：92年專利法），92年專利法第105條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。

前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」

，其中，92年專利法第105條第1項規定之立法理由謂：「二按新型專利權之取得，並未經過實體審查，在未經實質要件審查即已賦予權利之情形下，為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，應要求權利人在相當審慎之情形下行使權利，即新型專利權人行使權利，應負有高度之注意義務。

新型專利權人行使權利後，若該新型專利遭到撤銷，如新型專利權人未盡相當之注意，實可推定其權利行使存有過失，原則上自應對他人因此所受損害，負賠償責任，爰規定於第一項。

三新型專利是否符合專利要件，固可依修正條文第一百零三條申請新型技術報告，惟因申請新型專利技術報告可能耗費時日，其間若有緊急狀況而需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利權人必須取得技術報告後，始能行使其權利，顯然不符實際需要，而對權利人之權益造成不當傷害。

從而，若新型專利權人已盡相當之注意義務，例如：在審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任。

爰參照日本實用新案法第二十九條之二規定，推定新型專利權人為無過失，爰明定於第二項。」

；

嗣於100 年12月21日又將92年專利法第105條規定修正為現行專利法第117條，其立法理由謂：「二、第一項修正：（一）新型專利自九十二年修正改採形式審查後，固加速專利權之賦予，然因未經過實體審查，無法認定其權利之有效性，故現行條文第一百零四條規定權利人行使權利時，應提示新型專利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告，藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。

（二）為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者外，應對他人所受損害負賠償責任。

三、現行條文第二項修正後移列但書規定：（一）現行條文第二項係屬新型專利權人舉證免責之規定，自應由新型專利權人負舉證責任，為使舉證責任之分配更加明確，爰修正移列但書規定。

（二）另現行條文第二項規定，常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；

或認為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。

（三）按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥，爰予修正。」

，準此，觀之現行專利法第117條之前開92年、100 年專利法修法理由，顯然一致認為新型專利權人取得新型專利技術報告，並非即得任意行使新型專利權，仍須盡相當注意義務，以避免第三人之技術研發與利用形成障礙，或嚴重影響交易安全，佐以，專利權人行使專利權致侵害他人權利之侵權行為，其本質上仍屬民法第184條第1項規定之侵權行為，而民法第184條第1項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100 年台上字第328 號判決意旨參照），是新型專利權人行使專利權，是否致侵害他人權利者，仍須判斷是否符合上開歸責性、違法性、因果關係之侵權行為要件，始可謂成立侵權行為。

是以，新型專利權人取得新型專利技術報告後，若有客觀事證可認其已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，縱認嗣後該新型專利因具撤銷原因，經舉發成立撤銷確定，亦不得率認新型專利權人前本於新型專利合法有效而行使權利，即屬權利濫用，而有何侵權之故意或過失之情事。

（三）關於被告對原告行使系爭專利之過程，因兩造主張、答辯未盡完整，本院依職權調取相關案卷，並經兩造充分辯論後，說明如下：1.被告於97年12月21日註冊取得系爭專利權（見申請卷第26頁），被告於99年4 月9 日向智慧局申請系爭專利新型技術報告，經智慧局於99年5 月19日作成「e01 技術報告」（見本院卷第18-21 頁），且於99年5 月26日合法送達被告（見申請卷第38頁）；

被告復於101 年11月16日向智慧局申請系爭專利新型專利技術報告（申請卷第54頁），並經智慧局於102 年10月14日作成系爭專利新型專利技術報告（下稱：「e02 技術報告」，申請案號：000000000e02，申請卷第89頁），且於102 年10月28日合法送達被告（申請卷第94-95 頁）。

又被告因認系爭產品疑似侵害系爭專利，被告遂委託就系爭產品是否落入系爭專利範圍為比對分析報告，並經鑑定機構於102 年4 月1 日出具「專利比對分析報告」，認定系爭產品落入系爭專利請求項1 至5 ，有卷附專利比對分析報告1 份可稽（見前案一審卷第12-16 頁），被告即於102 年4 月22日向原告寄發敬告函（見本院卷第13-14頁）告知系爭產品有侵害系爭專利之事。

2.被告於102 年4 月29日以原告製造、販賣之系爭產品侵害系爭專利請求項1 至5 為由，並提出前開專利比對分析報告1 份為證，向臺灣嘉義地方法院聲請保全證據（案號：102 年度智全字第2 號），嗣該院以欠缺管轄權為由裁定移轉本院，經本院於102 年6 月11日以102 年民聲字第15號裁定准予被告之部分聲請後，再於同年月21日前往原告處所實施證據保全，繼之被告於102 年7月5 日向本院提起民事侵害專利權訴訟即前案一審訴訟（案號：102 年度民專訴字第78號），向原告請求損害賠償、請求防止侵害等，原告於前案一審審理程序中，抗辯系爭專利因擬制喪失新穎性、不具新穎性或進步性為由，具有應撤銷之原因，並未抗辯系爭專利有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定，而有系爭專利請求項1 至5 未能為說明書及圖示支持，致該請求項1 至5 不明確而無法瞭解其內容之無效事由，嗣經前案一審判決認定原告於前案一審抗辯系爭專利無效不可採，且系爭產品落入系爭專利請求項1 、2、3 之文義範圍及系爭專利請求項4 、5 之均等範圍，判決原告製造、販賣系爭產品侵害被告之系爭專利權，兩造均不服前案一審判決提起上訴，原告始於前案二審上訴程序前之103 年4 月2 日以系爭專利違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定等舉發事由，向智慧局對系爭專利提起舉發（即N02 舉發案），案經智慧局審查後於104 年6 月26日以（104 ）智專三（一）02016 字第10420849980 號審定書為請求項1至5 舉發成立應予撤銷之審定，被告及系爭專利權共有人（即陳○○）僅就系爭專利請求項4 、5 提起訴願，訴願會於104 年12月22日以經訴字第10406317980 號為訴願駁回之決定而經確定，嗣前案二審遂以系爭專利請求項1 至5 業經撤銷確定在案，則系爭專利權自始不存在，他人自無侵害系爭專利權可言，因而廢棄前案一審判決並駁回被告提起之侵害專利權訴訟確定。

3.上開各情，業為兩造所不爭執，且經本院依職權調取各該保全證據、前案一審、前案二審、系爭專利申請卷、舉發卷等案卷核閱無訛，合先敘明。

（四）按新型專利權人於專利期間，除專利法另有規定外，專有排除他人未經同意而實施該新型之權。

此觀專利法第120條準用同法第58條第1項定有明文。

經查：1.原告於102 年4 月22日對被告寄發「敬告函」後，繼之向本院聲請保全證據、提起前案一審民事侵害專利權訴訟，及前案二審程序審理時，為系爭專利之專利權人，其於寄發「敬告函」之99年4 月9 日即向智慧局申請新型專利技術報告，經該局於99年5 月19日作成新型專利技術報告即「e01 技術報告」，認為「……即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」，而給與比對結果代碼6 ，又參酌新型專利技術報告代碼6 說明之前段為「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」，固為符合專利要件之意義，惟後段括號註記之「包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況」並無與專利要件完全對應之用語，此經參酌核准時93年專利法第108條準用第26條第3項、第4項分別規定「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」、「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」

，其規範內容主要為申請專利範圍應明確、簡潔與為發明說明及圖式所支持，惟新型專利技術報告結果代碼之意義說明並無明確、簡潔或支持用語，故當一新型專利技術報告於比對說明雖加註前開不明瞭事項，是否可謂系爭專利有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項之情事，已非無疑義，何況，新型專利技術報告於代碼6 說明後，更明白加註「本技術報告關於請求項之比對結果，僅供參考」，是縱認比對說明已明確指出請求項之瑕疵，且該瑕疵意指違反專利法第108條準用第26條第3 、4 項之規定，然該新型專利技術報告亦僅供申請人參考，並非智慧局所為之行政處分，亦不生拘束之法效，是「e01 技術報告」前揭「……即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」之比對說明，尚難認系爭專利有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定之情事。

2.訴外人林○○於102 年6 月11日以系爭專利具有應撤銷之事由，對系爭專利提起舉發案（即N01 舉發案，見舉發卷N01 第192 頁），經智慧局於105 年4 月14日（105 ）智專三（一）02016 字第10520445440 號專利舉發審定書為「請求項1 至5 舉發駁回」之處分（見舉發卷N01 第187 頁），觀之訴外人林○○於N01 舉發案提出之舉發事由，均為系爭專利請求項1 至5 不具進步性，而違反核准時即93年專利法第108條準用第94條第4項規定（見舉發卷N01 第156-167 頁）。

可見，訴外人林○○於被告102 年6 月21日向法院聲請保全證據前提出之N01 舉發案，並未認系爭專利請求項1 至5 有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定之情事。

3.原告於前案一審審理程序中，係抗辯系爭專利因擬制喪失新穎性、不具新穎性或進步性為由，具有應撤銷之原因一事已如前述，並未抗辯系爭專利有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定，而有系爭專利請求項1 至5 未能為說明書及圖示支持，致該請求項1 至5 不明確而無法瞭解其內容之無效事由，且原告亦自陳：「當時一審是以系爭專利請求項1-5 不具進步性為無效事由，一審時我們不知道也不了解，所以沒有提系爭專利請求項1-5 違反核准時之專利法第108條準用第26條第3 、4 項之規定事由，後來到第二審上訴程序的時候有去請教一位吳教授，才知道說被告的專利有記載不明確的無效情形，所以我才去提舉發，同時在民事上訴程序也提出無效抗辯……一審的時候我也有請律師，而且我也有請專利商標事務所，他給我的建議就是說被告的系爭專利不具進步性。」

等語（見本院卷第182 頁），可知，原告於前案一審訴訟程序中，雖經專業專利商標事務所及訴訟代理人之協助，亦未認系爭專利有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3、4 項規定之情事。

4.被告於101 年10月3 日以系爭專利向智慧局申請專利範圍更正（申請卷第49頁），並於102 年1 月18日向智慧局重提「專利更正申請書」（申請卷第64頁），並經智慧局以102 年4 月2 日（102 ）智專一（二）15172 字第10240663290 號函通知以102 年1 月18日所提專利更正申請書為審查。

智慧局於102 年10月24日（102 ）智專三（一）02016 字第10221441890 號函為不應准予更正通知，且於102 年10月28日合法送達被告（申請卷第91-96 頁），已如前述，此經本院質之被告前開單獨聲請更正原因一事，被告辯稱：「（問：被告先後於101年10月3 日（事後撤回）、102 年1 月18日就系爭專利申請更正（見本院卷第36、46頁），上開單獨申請更正之原因？）一、因為技術報告有提到顯示代碼為6 ，有提到不明確的部分，所以就把說明書中的內容調整到請求項中，但因新型專利未經舉發，無法實質審查，智慧局不予更正。

二、智慧局的技術報告是一個參考性質，所以配合智慧局的技術報告的參考性質去嘗試做更正，目的是為了讓請求項更為明確，但是我們認為我們的專利已經經過形式審查核准，並沒有不明確的地方，只是因為技術報告提到代碼6 的說明，所以才會就代碼6 的說明嘗試去做更正；

（問：被告既然認為系爭專利經過智慧局審查核准已經明確，又事後因申請的新型技術報告出現代碼6 而配合去做更正，但智慧局又不准更正，被告有無採取其他的行政救濟措施？）沒有就智慧局不准更正的處分去提起訴願或行政訴訟。

因為被告提出的單獨更正是需要進行實質認定，但智慧局在單獨更正只會從事形式的審查，就算提起行政救濟也無法進行更正合法的實質審查。」

等語在卷（見本院卷第181-182 頁），可知，被告系爭專利以經形式審查而獲准註冊，並沒有記載不明確之處，僅因「e01 技術報告」之比對結果代碼為6 ，故配合將系爭專利說明書中內容調整到請求項中，而向智慧局提出單獨更正聲請，則觀之原告前開收受「e01 技術報告」後之單獨聲請更正過程，尚無從認定被告之聲請系爭專利單獨更正，已知悉系爭專利已有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3、4 項規定之情事。

5.綜上，被告於102 年4 月22日寄發敬告函時，為系爭專利之專利權人，且被告於發函前之99年4 月9 日曾就系爭專利申請新型技術報告，並經智慧局於99年5 月19日作成「e01 技術報告」，認為「……即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」，而給與比對結果代碼6 ，然「e01技術報告」前揭比對說明，並無從認定系爭專利有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定之情事，且事後不論訴外人林○○提起之N01 舉發案，抑或原告於前案一審訴訟程序中提出之無效抗辯事由，均未提出系爭專利請求項1 至5 有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定之撤銷原因，參以，系爭專利請求項1 至5 有無違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定，本屬較為專業之判斷，實難苛責被告於取得「e01 技術報告」後，即對於其依法取得之專利權必須意識到上開撤銷原因之高度注意義務，因被告前於寄發敬告函及事後提起保全、訴訟程序等行使系爭專利權時，主觀上應係認知系爭專利為合法有效，自無侵害原告權利之故意或過失存在。

雖系爭專利請求項1 至5 於N02 舉發案中，經智慧局以系爭專利請求項1 至5 有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定，而為舉發成立之審定並經確定，嗣亦經前案二審判決認定系爭專利請求項1 至5 具撤銷原因，而判決駁回被告之侵害專利權訴訟，尚不得僅憑系爭專利請求項1 至5 事後遭認定有違反核准時即93年專利法第108條準用第26條第3 、4 項規定，即推認被告於前開行使系爭專利權之行為時，係明知系爭專利具撤銷原因而有侵權之故意，原上開主張或為後見之明且為臆測之詞，並不可採，況且，若被告於前開行使系爭專利權時，已明知系爭專利具撤銷原因，其大可直接寄發敬告函，何以甘冒系爭專利請求項1至5遭 智慧局認定不具新穎性、進步性的風險，而於發函前向智慧局申請新型技術報告？此益證被告於行使系爭專利權之行為，當時主觀上係認知系爭專利有效性並無疑義始為發函之行為，難認有何故意或過失侵權行為可言，是原告空言主張被告行使系爭專利權之行為，係故意或過失侵害其財產權或商譽云云，尚不可採。

六、綜上所述，被告對原告寄發敬告函及後續向法院提起保全、訴訟程序之行為，係本於系爭專利合法有效而行使權利，其於發函前並已盡相當之注意，並無權利濫用情事，不具侵權之故意或過失，自無侵害原告之權利，從而，原告依專利法第117條、民法第184條第1項前段、第195條第1項等規定，訴請判命如聲明所示之請求，為無理由，應予駁回。

又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均無庸再予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 4 月 23 日
智慧財產法院第三庭
法 官 張銘晃
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20內向本院提出上狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納訴審裁判費。
中 華 民 國 107 年 4 月 24 日
書記官 葉倩如