智慧財產及商業法院民事-IPCV,107,民商上,14,20190523,1

智慧財產法院民事判決
107年度民商上字第14號
上 訴 人 鎮隆貿易有限公司

法定代理人 吳啟隆
訴訟代理人 洪條根律師
李玉雯律師
被上訴人 得弘國際有限公司


兼法定代理人黃弘義
共 同
訴訟代理人 張崇哲律師
複代理人 黃瑋俐律師
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國107 年7 月13日本院106 年度民商訴字第33號第一審判決提起上訴，本院於108 年4 月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二至四項之訴部分，暨該部分假執行之聲請及訴訟費用之裁判均廢棄。

二、被上訴人得弘國際有限公司、黃弘義不得使用相同或近似於註冊第01407226號「LUMBRICUS RN」商標、註冊第01407227號「隆菩順RN」商標文字、圖樣之商品包裝盒。

三、被上訴人得弘國際有限公司、黃弘義應銷毀相同或近似於註冊第01407226號「LUMBRICUS RN」商標、註冊第01407227號「隆菩順RN」商標文字、圖樣之商品包裝盒。

四、被上訴人得弘國際有限公司、黃弘義應連帶給付上訴人新臺幣壹佰零伍萬元，及自民國一零六年五月二十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

五、其餘上訴駁回。

六、第一、二審訴訟費用（除確定部分外）由被上訴人得弘國際有限公司、黃弘義連帶負擔二十分之九，餘由上訴人負擔。

七、本判決第四項，於上訴人以新臺幣參拾伍萬元為被上訴人得弘國際有限公司、黃弘義供擔保後，得假執行。

事實及理由甲、程序部分：按民事訴訟法對於上訴人得否於第二審擴張或縮減上訴之聲明，並無直接明文（同法第446條第1項準用第255條第1項第3款，係針對原告於第二審為擴張或縮減訴之聲明之規定），惟由民事訟法於第二審程序未設如同法第473條，第三審不得為上訴之聲明之變更或擴張之禁止規定，應認當事人在第二審言詞辯論終結前，得擴張或縮減上訴之聲明（最高法院28年上字第1209號、30年抗字第66號民事判例意旨參照）。

上訴人在原審請求被上訴人二人連帶賠償新臺幣（下同）1,000 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息，原審判決駁回其請求，上訴人不服提起上訴，上訴人民國（下同）107 年8 月8 日民事上訴狀，上訴聲明第5項仍請求：被上訴人二人應連帶給付上訴人新臺幣1,000 萬元本息。

嗣上訴人108 年1 月25日民事減縮聲明暨陳報狀變更上訴聲明第5項為：被上訴人二人應連帶給付上訴人450 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息（見本院卷第259 頁），核屬減縮上訴之聲明，揆諸前開說明，應予准許。

又上訴人縮減上訴聲明部分（即其中550 萬元，1000萬元-4 50 萬元=550萬元），原審判決就該部分駁回上訴人在第一審之訴部分，業已確定，該部分之第一、二審訴訟費用，應由上訴人負擔。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張：

一、上訴人為註冊第01407226號「LUMBRICUS RN」商標（下稱系爭商標1 ）、註冊第01407227號「隆菩順RN」商標（下稱系爭商標2 ）之商標權人（以下如未特別指明，即合稱系爭商標），系爭商標指定使用於「營養補充品」商品，權利期間均自99年5 月1 日起至109 年4 月30日止（原證1 ），被上訴人先前曾販售上訴人使用系爭商標之「ミミズの線溶酵素」產品（下稱上訴人之產品），而深悉上訴人之產品廣受消費者信賴，為增加利潤，乃自行向第三人進口原料並分裝銷售相同名稱之「ミミズの線溶酵素」產品（下稱系爭產品），並於其包裝盒上使用相同於系爭商標1 之「Lumbricus RN」（下稱被控侵權商標1 ），及近似於系爭商標2 之「啟通順ルンブルクスRN」（下稱被控侵權商標2 ）商標（以下如未特別指明，即合稱被控侵權商標），並散布與上訴人極為近似之包裝盒、說明書及廣告單（原證3 、4 ），被上訴人銷售之系爭產品與上訴人之產品類似，但成本較為低廉、品質較差，有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害上訴人之商標權，並造成上訴人商譽損害，經上訴人函請被上訴人等停止使用被控侵權商標，被上訴人黃弘義雖曾於105 年11月23日與上訴人商談和解事宜，並坦承有冒用情事，及已在臺灣、大陸地區及馬來西亞等地銷售系爭產品2 年，而獲有1 千萬元之收入，但嗣後即未再與上訴人聯繫，仍持續在系爭產品上使用被控侵權商標，並販售予正德中西藥局、北屯舒康藥局等，直至106 年6 月30日被上訴人等始改為新包裝，將原「Lumbricus 」、「RN」除去改成「CHI TONG SHUN 」及「LR VI 」等字。

被上訴人之行為業已侵害上訴人之系爭商標權，上訴人爰依商標法第69條第1 至3 項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項、民法第195條第1項後段等規定，請求被上訴人二人排除侵害，不得使用相同或近似於系爭商標之商品包裝盒、廣告、商品目錄或其他行銷物件，並應將相同或近似於系爭商標之包裝盒、廣告、商品目錄或其他行銷物件銷毀，及應將起訴狀附件之內容，刊載於自由時報、蘋果日報、中國時報、聯合報全國版第一版報頭各一日，並應連帶負賠償上訴人450 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起按年息百分之五計算之遲延利息。

二、被上訴人於系爭產品使用被控侵權商標，構成商標使用：被上訴人在販售系爭產品前，曾販售上訴人之產品，深知上訴人商品廣受消費者信賴，其於系爭產品之外包裝使用被控侵權商標，並仿製與上訴人之產品近似之廣告單、說明書，作為系爭產品之行銷物件。

被上訴人於105 年11月23日已向上訴人道歉並稱要銷毀系爭商品之外包裝盒，有錄音光碟可證（如上證1 ），被上訴人主觀上顯係為行銷而使用被控侵權商標，客觀上，被上訴人等於系爭產品包裝盒載以被控侵權商標，已使相關消費者認識其為商標，自屬客觀上使相關消費者認識其為商標之情形。

三、被上訴人系爭商品使用被控侵權商標，有致相關消費者與系爭商標指定使用之商品混淆誤認之虞：被控侵權商標1 「Lumbricus RN」與系爭商標1 「LUMBRICUS RN」，僅有部分字母有大小寫之差異，惟二者之文字、意義、讀音均相同，應屬相同或高度近似之商標。

又上訴人法定代理人為吳「啟隆」，被控侵權商標2 與系爭商標2 ，首字各使用「啟」、「隆」乃吳「啟」「隆」之名，尾字均為「RN」，其中均有「順」字，且被控侵權商標2 之「ルンブルクス」為「LUMB RICUS」之日文翻譯，兩者觀念近似。

據證人羅○○之證述，被上訴人使用被控侵權商標已使相關消費者認識其為商標，甚而誤認系爭產品係上訴人之產品，顯有混淆誤認之虞。

四、被上訴人等有侵害系爭商標之故意：被上訴人係先販售上訴人之產品而知悉該產品廣受消費者信賴後，始使用被控侵權商標販售與上訴人之產品名稱相同之系爭產品；

並仿製與上訴人近似之廣告單、說明書，作為行銷物件。

被上訴人黃弘義於105 年11月23日協商日，亦就此事向上訴人道歉，並稱要銷毀系爭商品之外包裝盒（上證1），顯證被上訴人等有侵害系爭商標之故意。

五、被上訴人等侵害系爭商標，上訴人依商標法第71條第1項第3款之規定，得請求之損害賠償額為450 萬元：㈠本件所涉之刑事案件，前經臺灣彰化地方檢察署（案號：106 年度他字第664 號）指揮彰化縣政府警察局和美分局偵辦，而於106 年6 月28日在正德中西藥局，查獲系爭商品，零售單價為3,000 元（上證3、上證4）。

㈡依被證1 所示之貨品進口專案申請表、105 年4 月29日專案貨品進口切結書、進口說明書所載之「LUMBRICUS RUBELLUSDRY POWDER 3箱淨重50公斤」，及系爭商品之營養標示欄所載之「每一份量0.7 公克本包裝含50份」等語（原證9 ），系爭商品每盒之粉末重量為35公克（計算式：0.7 ×50=35公克）。

又被上訴人於陳報暨答辯四狀第3 頁，自承「進口說明書說明被上訴人曾進口50公斤之紅蚯蚓酵素粉末作為原料」等語。

從而，以被上訴人105 年4 月29日進口之系爭商品粉末50公斤，除以系爭商品每盒35公克，得分裝為1,428盒販售，且觀諸被上訴人販售地點遍布全台，另亦在網路上販售，且由證人羅○○之證述可知，被上訴人於104 年（於105 年4 月29日進口日之前）已使用被控侵權商標販售系爭產品，故販賣之商品數量應逾1,428 盒，上訴人主張以系爭商品之零售單價3,000 元之1,500 倍，即450 萬元計算本件損害賠償之金額，應有理由。

六、上訴人請求被上訴人將起訴狀所示之附件內容登報：被上訴人自104 年間起，即使用被控侵權商標，而妄稱係向上訴人商品之發明者○○恒博士進口原料包裝販售；

並以較低廉之3,000 元價格販售系爭產品，且販售系爭產品之地域遍布各縣市（除東部以外），並在網路銷售；

更散布與上訴人近似之廣告單、說明書為系爭商品之行銷物件，致稀釋系爭商標之識別性，侵害上訴人商譽甚鉅，上訴人爰請求被上訴人應將起訴狀附件所示之內容登報，以回復上訴人之商譽。

貳、被上訴人辯稱：

一、被上訴人係以「啟通順」作為商標使用，非以被控侵權商標1 、2作為商標使用：㈠被上訴人系爭商品之外包裝盒，中文「啟通順」均為大字粗體，予人清楚明確且一目瞭然之印象，相較於附圖2-1 未經設計之外文「ルンブルクス」、「Lumbricus 」上下排列並於其等右側加上「RN」，以及附圖2-2 之「ルンブルクスRN」、「LumbricusRN 」，字體相對比例均較小，且皆分布於中文「啟通順」周緣。

況附圖2-2 標示之「ルンブルクス」係藍底黑字，「RN」則為黑底橘字，又「Lumbricus 」與「RN」，亦分別為藍底黑字與藍底紅字，均有明顯區別。

且「ルンブルクス」、「RN」，以及「Lumbricus 」、「RN」等標示，不僅相當程度之繁複，亦非一般消費者所熟知之外文，自難以引起一般消費者識別記憶，是整體觀察系爭產品包裝盒之圖樣，被上訴人等係以中文「啟通順」作為識別來源，而非以被控侵權商標1 或被控侵權商標2 作為商標之使用。

㈡現今市面上以紅蚯蚓酵素／蚓激酶作為成分或原料之健康食品，均會在包裝盒標明「Lumbricus 」、「Lumbricus Rubellus」，加以說明其成分或原料，如「Lumbricus Tonic 」，係以「Lumbricus 」作為或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，另加上「Tonic 」藉以描述該商品之作用。

而系爭商標「RN」部分既經上訴人聲明不專用，且被上訴人所使用之「RN」亦為描述產品作用之涵意，即「R 」代表紅色，藉以寓意紅蚯蚓之意思，「N 」則是指N 次方，意指對人體血管血栓作有無限大之作用，亦為被上訴人對該產品之期望，且與「Lumbricus 」文字字體、顏色不一，有明顯區隔。

被上訴人分別以「Lumbricus 」、「RN」作為產品成分、用途之描述，實未侵害上訴人商標權。

㈢系爭產品廣告單使用「Lumbricus 」、「Lumbricus Rubellus」，僅係作為解說商品成分、原料之描述性使用，而非用於表彰商品之來源。

說明書部分，則包括三代同堂和樂之照片，說明預防醫學與健康管理的重要性及介紹○○恆博士論文著書，以及關於專利及認證內容，說明書各頁之左上角均有一隻漫畫蚯蚓圖，除此之外，說明書上並無「LumbricusRubellus」或「Lumbricus 」等文字。

兩造販售之商品，均為紅蚯蚓酵素相關產品，且皆由○○恆博士發現而具有特許證，並以論著方式說明並推廣，是兩造所引用之資料，僅得以說明雙方所販售均為具有相同或類似功能之營養保健品，尚無法證明被上訴人等於廣告單、說明書使用系爭商標。

二、被上訴人使用之商標，並無足以使相關消費者混淆誤認之虞：㈠系爭產品係使用「啟通順」作為商標使用，證人羅○○之證述，遽稱被上訴人使用「Lumbricus RN」作為商標，容有誤解。

證人羅○○為上訴人公司之經銷商，其證述內容說明，其係由聘請之行銷業務員發現系爭商品，始得知此情，是以包括證人羅○○，及其證述提及之行銷業務員，均為市場上類似商品之販賣者，非「相關消費者」，其皆清楚明瞭「啟通順」為不同於「隆菩順RN」之品牌，尚難認被上訴人使用「啟通順」作為商標，有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞。

㈡被上訴人使用中文「啟通順」商標，字義上係宣傳紅蚯蚓酵素/ 蚓激酶商品具有助腸胃道消化功能，故取用經常用以表達揭開、暢通及平順等字義之「啟」、「通」、「順」等字，實合乎社會常情，使一般消費者得以從商標字面瞭解系爭商品之功效，亦方便一般消費者記憶。

上訴人將「啟通順」各字拆解後，再與上訴人之法定代理人「吳啟隆」及「隆菩順RN」等字作連結，實屬誤認。

三、被上訴人並無侵害系爭商標之故意或過失：系爭產品係使用「啟通順」商標，與系爭商標不致使相關消費者有混淆誤認之虞。

系爭產品於包裝盒使用「Lumbricus」、「RN」並不構成商標使用，包裝盒與廣告單上使用「Lumbricus 」、「Lumbricus Rubellus」，均係作為解說商品、原料之描述性使用，相關商品多有此種狀況，難認被上訴人等有侵害系爭商標之故意或過失。

至上證1 錄音光碟之內容，被上訴人係出於息事寧人之心態，希冀協商得以成立，自不得作為認定被上訴人主觀上有侵權行為故意之依據。

四、上訴人主張以零售單價3,000 乘以1,500 倍之損害賠償數額，不足採信：上訴人主張以訴外人顏○○以3,000 元販賣給不特定民眾之價格為零售單價，顯迴避被上訴人僅為提供系爭商品予藥局寄賣之銷售方式，被上訴人實際上賣與藥局之售價為1,750元，自不得以3,000 元作為損害賠償數額之計算基礎。

又上訴人未能證明被上訴人之系爭產品的銷售情況及數量，及被上訴人所可能對上訴人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度，是上訴人主張以零售單價乘以1,500 倍為損害賠償數額，亦不足採信。

五、被上訴人並無侵害上訴人商標權之情事，上訴人請求被上訴人將起訴狀所示附件內容登報，為無理由。

參、原審判決駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴，上訴聲明：㈠原判決廢棄。

㈡被上訴人二人不得使用相同或近似於註冊第01407226號「LUMBRICUS RN」商標、註冊第01407227號「隆菩順RN」商標文字、圖樣之商品包裝盒、廣告、商品目錄或其他行銷物件。

㈢被上訴人二人應銷毀相同或近似於註冊第01407226號「LUMBRICUS RN」商標、註冊第01407227號「隆菩順RN」商標文字、圖樣之商品包裝盒、廣告、商品目錄或其他行銷物件。

㈣被上訴人二人應將起訴狀附件所示之內容，刊載於自由時報、蘋果日報、中國時報、聯合報全國版第一版報頭各一日。

㈤被上訴人二人應連帶給付上訴人450 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息。

㈤第一、二審訴訟費用由被上訴人二人連帶負擔。

㈥第五項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。

被上訴人等答辯聲明：㈠上訴駁回。

㈡第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。

肆、兩造不爭執事項：

一、上訴人係系爭商標1 、2 之商標權人。

二、依原判決附圖2-1 、2-2 所示（同本判決附圖2-1 、2-2 所示），被上訴人販售外包裝標示有「Lumbricus RN」（下稱被控侵權商標1 ）、「啟通順ルンブルクスRN」（下稱被控侵權商標2 ）之「ミミズの線溶酵素」商品（即系爭產品）。

三、址設臺南市○○區○○路000 號之正德中西醫藥局販售被上訴人之系爭商品，並於架上放置廣告單（如原審卷一第28頁所示）。

四、紅蚯蚓之學名係「Lumbricus Rubellus」。

五、除原審被證一第6 頁授權書及第二審陳報暨答辯四狀證3 ，上訴人否認其形式上真正外，其餘被上訴人所提證據形式上真正，上訴人均不爭執。

伍、本件爭執事項：

一、被上訴人於系爭商品使用被控侵權商標1 、2 ，是否構成商標使用？

二、被上訴人等於系爭商品使用被控侵權商標1 、2 ，是否有致相關消費者與系爭商標1 、2 指定使用之商品混淆誤認之虞？

三、被上訴人等是否有侵害系爭商標1、2之故意或過失？

四、如被上訴人等構成侵害系爭商標1 、2 ，上訴人等得請求之損害賠償額為何？

五、上訴人請求被上訴人二人不得使用相同或近似於系爭商標1、2 圖樣之商品包裝盒、廣告、商品目錄或其他行銷物件，並應銷毀相同或近似於系爭商標1 、2 圖樣之商品包裝盒、廣告、商品目錄或其他行銷物件，是否有理由？

六、上訴人請求被上訴人將起訴狀附件所示內容登報，是否有理由？

陸、得心證之理由：

一、被上訴人於系爭商品使用被控侵權商標1 、2 ，是否構成商標使用？㈠按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。

二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品，商標法第5條第1項第1款、第2款，定有明文。

商標之使用，至少須符合：使用人主觀上須為行銷目的而使用，其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標。

㈡經查，被上訴人印製之系爭產品包裝盒，先後有二種款式，第一種是以淺藍色及白色為主之包裝盒，正面上方深藍色條紋內有較小字體「ルンブルクス ルベルズ自然酵素末配合」（「ルンブルクス ルベルズ」即為紅蚯蚓學名「Lumbricus Rubellus」日文翻譯），正中央由左至右標示「啟通順ルンブルクスRN」，「啟通順」三字為黑色且字體較大，「ルンブルクス」及「RN」字體較小，「RN」係橘色字體置於黑色圓圈內，下方另有字體較大之粗體字「Lumbricus RN」，其中「Lumbricus 」為黑色，「RN」為橘色，下方紅色條紋內也有「ミミズ ルンブルクスの酵素」文字，右下方另有一外圈黑色內部為黃色之圓形圖案，內置外文「Lumbricus RN」，其中「Lumbricus 」字體較小，「RN」為鏤空白色，字體較大（包裝盒之照片見原審卷一第23頁，如附圖2-2所示）。

系爭產品之包裝盒改版後，為以紅色及白色為主，正面上方有燙金大字「啟通順」，下方有較小黑體字「ルンブルクス」及外文「Lumbricus 」上、下排列，在「ルンブルクス」及「Lumbricus 」右方，有白色大字「RN」置於紅色方框內，下方為字體細小之「ルンブルクス ルベルズ」置於長條外框內。

另包裝盒之側面有燙金「ルンブルクス」及「Lumbricus 」上、下排列，「ルンブルクス」及「Lumbricus 」右方有大字紅色「RN」（置於燙金方框內）及燙金「啟通順」字樣。

包裝盒之內頁，左側為○○恆博士與紅蚯蚓純末證明書之照片，右側之標示與包裝盒正面大致相同，僅「啟通順」三字改為紅色字體（包裝盒之照片見原審卷一第22頁，如附圖2-1 所示，實物見原審外放證物袋，至於改版前之淺藍色及白色為主之包裝盒實物，上訴人稱目前已找不到，惟被上訴人黃弘義對於系爭產品之包裝盒如附圖2-1、2-2 所示並無爭執，見本院卷第399 頁）。

上開二種包裝盒之正面或內頁，在被上訴人自己之商標「啟通順」之下方或右側，多處明顯標示「Lumbricus RN」，或與「Lumbricus RN」日文發音相同之「ルンブルクスRN」字樣，且與紅蚯蚓原料無關之「RN」係置於圓形或方框之內，或以黑底橘色字、橘色字、黃底鏤空白色、或紅底白色、或金色底紅字之字體加以凸顯，以加強予人之寓目印象，由其標示之方式整體觀之，被上訴人主觀上係出於行銷之目的而使用「Lumbricus RN」或「ルンブルクスRN」，並非單純為了描述產品之品質、特性、用途等目的，且客觀上亦足以使相關消費者將「Lumbricus RN」或「ルンブルクスRN」認為是表彰商品來源之標識，藉以與他人之商品相區別，應屬商標之使用。

㈢被上訴人雖辯稱其使用之商標為「啟通順」，並非「Lumbricus RN」，「Lumbricus 」只是表示系爭產品係以紅蚯蚓酵素／蚓激酶作為成分或原料之健康食品，現今市面上以紅蚯蚓酵素／蚓激酶作為成分或原料之健康食品，均會在包裝盒標明「Lumbricus 」、「Lumbricus Rubellus」以說明其成分或原料；

又其使用「RN」係因為「R 」代表紅色，藉以寓意紅蚯蚓之意思，「N 」則是指N 次方，意指系爭產品對清除血管血栓有無限大之作用云云。

㈣按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，商標法第36條第1項第1款固定有明文。

經查：⑴紅蚯蚓之學名為「Lumbricus Rubellus」（見本院卷第243 頁衛生福利部食品藥物管理署可供食品使用原料彙整一覽表查詢資料），系爭商標1 「LUMBRICUS RN」係取自紅蚯蚓學名之前半部「LUMBRICUS 」加上與紅蚯蚓無關之「RN」所組成，「RN」本身並無特定之意涵，據上訴人法定代理人吳啟隆陳稱，系爭商標1 係其所設計，「RN」只係作為商品代號，是日本公司向其表示，以後可以依地區來區別為RN1 、RN2 等語（見本院卷第167 頁），故系爭商標1 並非其所指定使用「營養補充品」商品之品質、用途、原料、產地或相關特性之直接、明顯的描述，具有識別性，且業經上訴人註冊在案，取得商標專用權，被上訴人如係為了說明系爭產品之成分或原料為紅蚯蚓酵素粉末，並無在「Lumbricus 」後方加上與紅蚯蚓無關的「RN」之必要。

由被上訴人在原審提出市面上其他第三人銷售紅蚯蚓酵素營養補充品之資料，第三人包裝盒係標示「Pumail Lumbricus Rubellus 普邁樂」、「舒脈樂Smile Lumbricus Rubellus」、「舒立清Lumbricus Rubellus」、「LRルンブルクスルベルスLumbricus Rubellus」、「騰豪Lumbricus 溶雪順」、「Pumail Lumbricus Rubellus 普遇樂」、「Di Long 地龍Lumbricus 」、「Lumbell Lumbricus Rubellus」等，均係「Lumbricus Rubellus」或「Lumbricus 」加上例如「普邁樂」等名稱（見原審判決第7 頁），及被上訴人在第二審提出第三人銷售之紅蚯蚓酵素營養補充品「NutriCology Lumbricus Tonic 」（「Tonic 」係意指營養品）網頁資料（見本院卷第245-249頁），可知市面上使用紅蚯蚓酵素／蚓激酶為原料之營養補充品，雖會使用「Lumbricus Rubellus」或「Lumbricus 」，惟其前後會加上其他名稱，作為區別自己商品來源之標識，且除了被上訴人外，並無第三人將「Lumbricus」及「RN」併用，足見縱使同樣以紅蚯蚓酵素粉末為原料製造之營養補充品，其命名亦有多種選擇，並無必須使用「Lumbricus RN」之必要。

此外，被上訴人雖又提出市面上其他類商品，亦有以「RN」為其產品型號、用途描述之資料（見本院卷第235-239 頁），查該等產品為運動鞋、天線、模型跑車玩具、迷你卡帶密錄機等，以「RN」作為產品型號命名之事例，與本件以「RN」為商標之一部分，指定使用於「營養補充品」之產品無關，被上訴人尚不得援為有利之論據，由於「RN」本身並無特定之意涵，相關消費者實無從由「RN」推知被上訴人所稱「R 代表紅色，藉以寓意紅蚯蚓之意，N 則是指N 次方，意指系爭產品對清除血管血栓有無限大之作用」之意義，被上訴人所辯，實屬牽強附會，不足採信。

⑵再查，附圖2-2 之包裝盒上方深藍條紋內已載明「ルンブルクス ルベルズ自然酵素末配合」文字，下方紅色條紋內也有「ミミズ ルンブルクスの酵素」文字，已足以說明系爭產品之原料含有紅蚯蚓酵素粉末成分，並無必要再於「啟通順」文字之右側標示「ルンブルクスRN」，下方又標示「Lumbricus RN」，右下方圓圖又內置外文「Lumbricus RN」之必要，且上開3 個「Lumbricus RN」之「RN」，分別以黑底橘色字、橘色字、黃底鏤空白色字體呈現，以加強消費者之寓目印象。

同理，附圖2-1 之包裝盒下方已有細小字體「ルンブルクス ルベルズ」（即紅蚯蚓之學名）置於長條外框內，足以說明系爭產品之原料含有紅蚯蚓酵素粉末成分，並無必要再於「啟通順」下方，標示「ルンブルクス」及「Lumbricus 」上、下排列，並在「ルンブルクス」及「Lumbricus 」右方以白色大字「RN」置於紅色方框內，以加強消費者之寓目印象，被上訴人明知「LUMBRICUS RN」為上訴人之註冊商標，仍在系爭產品之包裝盒上一再重複使用「Lumbricus RN」或「ルンブルクスRN」字樣，難謂係「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己產品之成分或原料，而非作為商標使用」，被上訴人所辯，不足採信。

㈤綜上，由系爭產品包裝盒上標示之方式觀之，本院認為被上訴人除使用其本身註冊之「啟通順」商標之外，另有將「Lumbricus RN」及「ルンブルクスRN」合併作為表彰自己商品來源之商標而使用之行為。

二、被上訴人等於系爭商品使用被控侵權商標1 、2 ，是否有致相關消費者與系爭商標1 、2 指定使用之商品混淆誤認之虞？㈠按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：…三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；

商標法第 68 條第 3 款定有明文。

所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。

易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

判斷二商標有無混淆誤認之虞，應審酌：商標識別性之強弱；

商標是否近似暨其近似之程度；

商品、服務是否類似暨其類似之程度；

先權利人多角化經營之情形；

實際混淆誤認之情事；

相關消費者對各商標熟悉之程度；

系爭商標之申請人是否善意；

其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈡玆就本案相關之混淆誤認因素，審酌如下：⑴商標識別性之強弱：⒈系爭商標1 由單純之外文「LUMBRICUS RN」所組成，而紅蚯蚓之學名為「Lumbricus Rubellus」（見本院卷第243 頁衛生福利部食品藥物管理署可供食品使用原料彙整一覽表查詢資料），系爭商標1 係取自紅蚯蚓學名之前半部，加上與紅蚯蚓無關之「RN」而組成，由於我國相關消費者所使用之文字為中文，且紅蚯蚓之學名並非一般常見之外文，我國相關消費者看見系爭商標1 「LUMBRICUS RN」時，會將「LUMBRICUS RN」當作區別商品或服務來源之標識，系爭商標1 具有識別性。

系爭商標2 由「隆菩順RN」文字組成，亦非其所指定使用「營養補充品」商品之品質、用途、原料、產地或相關特性之直接、明顯的描述，亦具有識別性。

⒉被上訴人雖辯稱，系爭商標1 圖樣中「Lumbricus 」為紅蚯蚓之學名，「RN」不具有識別性，業經上訴人聲明不專用云云。

惟查，紅蚯蚓之學名為「Lumbricus Rubellus」而非「Lumbricus 」，且其後方又加上與紅蚯蚓無關之「RN」，系爭商標1 圖樣由整體觀之，具有識別性。

按商標法第29條第3項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；

未為不專用之聲明者，不得註冊」。

又按「商標註冊後，雖然商標圖樣中含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標的權利，而非單獨使用商標中特定部分的權利」（參見經濟部發布之「聲明不專用審查基準」第2.2.2 聲明不專用的效果），系爭商標1 於經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查過程中，於99年2 月1 日發出核駁理由先行通知書（原證11，見原審卷二第163 頁），智慧局認為「RN」是化學元素「氡」之化學符號，使用於商品，為其所指定商品之說明，請上訴人提出說明：1.本件標章如何使用或實際使用之態樣。

2.非商品說明之具體事證。

3.聲明「RN」不在專用之列。

上訴人所委任之商標代理人五洲商標事務所為了通過審查，乃就「RN」聲明不專用，惟上訴人當初提出商標申請時，並不知「RN」是「氡」的化學元素符號，且系爭商標指定使用之產品，本身沒有使用「氡」化學元素，業據上訴人陳明在卷（見本院卷第167 頁），被上訴人對於上訴人上開陳述，並未提出爭執，足見系爭商標當初申請時，係因智慧局認為「RN」與化學元素「氡」的化學符號相同，為避免日後商標權利範圍產生疑義之虞，乃以核駁先行通知書，請上訴人提出說明，惟系爭商標之產品既無使用化學元素「氡」，應非商標所指定商品之說明，尚不能單憑上訴人為了順利取得商標註冊，就「RN」聲明不專用一節，遽認系爭商標1 不具識別性，且商標圖樣中雖包含聲明不專用的部分，商標權人仍取得使用整體商標圖樣之權利，已如前述，故被上訴人之辯解，不足採信。

⒊原審判決雖認系爭商標1 之「LUMBRICUS 」係蚯蚓之意外，亦係其所指定使用之營養補充品之原料，依商標法第29條第1項第1款規定，不具先天之識別性，且相關商品已廣泛使用「Lumbricus 」或「Lumbricus Rubellus」作為成分或原料之說明，尚難認系爭商標1 已取得後天識別性云云（見原審判決10-11 頁）。

惟查，系爭商標1 之圖樣為「LUMBRICUS RN」，並非僅有「LUMBRICUS 」，且商標權人就商標圖樣中聲明不專用的部分，仍取得整體商標的權利，系爭商標1 取自紅蚯蚓學名之前半段，加上與紅蚯蚓無關之「RN」而組成，相關消費者會將「LUMBRICUS RN」當作區別商品或服務來源之標識，具有先天識別性，已如前述，故原審判決單憑「Lumbricus 」或「Lumbricus Rubellus 」係紅蚯蚓之名稱，認為系爭商標1 不具先天識別性，尚有未洽，再者，系爭商標1 已註冊公告滿5 年，他人不得再以系爭商標1 違反商標法第29條第1項第1款規定為由，申請評定（商標法第58條第1項），故系爭商標1 應屬合法有效之商標。

且被上訴人於106 年7 月28日以系爭商標1「於註冊後已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀」及「商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞」，違反商標法第63條第1項第4款、第5款為由，申請廢止，經智慧局於107 年6 月13日作成「廢止不成立」之處分。

被上訴人提起訴願，亦經經濟部於107 年12月14日駁回其訴願，有智慧局處分書及經濟部訴願決定書在卷可稽（見本院卷第185-200 頁），應認系爭商標1 非但具有先天識別性，系爭商標1 於註冊公告後持續使用，更加強其後天識別性，且並無因其他相關紅蚯蚓酵素粉末產品，亦使用「Lumbricus Rubellus 」或「Lumbricus 」字樣，成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀，而喪失其後天識別性之情形，原審判決此部分之判斷，尚有未洽。

⑵商標是否近似暨其近似之程度：⒈按商標註冊後，雖然商標圖樣中含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標的權利，而非單獨使用商標中特定部分的權利，商標是否造成消費者混淆誤認之虞，其判斷仍應以整體商標圖樣為觀察（參見經濟部發布之「聲明不專用審查基準」第2.2.2 聲明不專用的效果），依上開說明，上訴人有使用「LUMBRICUS RN」整體商標圖樣之權利，且商標是否造成消費者混淆誤認之虞，亦應以整體商標圖樣來判斷。

⒉經查，附圖2-1 之系爭產品包裝盒正面、側面及內頁，其上除了被上訴人自己的商標「啟通順」之外，另有「ルンブルクス」及外文「Lumbricus 」上、下排列，在「ルンブルクス」及「Lumbricus 」右方，有大字「RN」置於紅色或燙金之方框內，相關消費者會將其看成「ルンブルクスRN」及「Lumbricus RN」，與系爭商標1「LUMBRICUS RN」相較，僅有大、小寫之細微差異，「ルンブルクスRN」則為系爭商標1 之日文翻譯，故二者之外觀、觀念、讀音均十分相似，應屬高度近似之商標。

附圖2-2 之系爭產品包裝盒正面中央由左至右標示「啟通順ルンブルクス RN」，除了其中「ルンブルクスRN」，與系爭商標1 「LUMBRICUS RN」構成高度近似之外，「啟通順」後方加上「RN」，與系爭商標2 「隆菩順RN」相較，均為3 個中文字且末尾為「順」字，後方再加上無特別意涵而且有識別性之「RN」，會使相關消費者產生系列商標之聯想，至於下方之「LumbricusRN」（「Lumbricus 」為黑色，「RN」為橘色），右下方黑圈黃底圓形圖案內置鏤空字「Lumbricus RN」，均與系爭商標1 構成高度近似，已如前述。

綜上，被控侵權商標1 、2 與系爭商標1 、2 由整體觀之，會使相關消費者誤以為被控侵權商標與系爭商標係來自同一或有關聯之來源，為近似之商標，且近似程度極高。

⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度：系爭商標1 、2 指定使用於「營養補充品」商品，實際使用之產品名稱為「ミミズの線溶酵素」商品，被控侵權商標1 、2 亦使用於營養補充品，且產品名稱與上訴人之產品完全相同，自屬同一之商品。

⑷相關消費者對各商標熟悉之程度：系爭商標於99年核准註冊，且在全省各縣市除了東部以外均有業務員在推廣販售，業據證人羅○○（上訴人之經銷商）於原審到庭證述明確（見原審卷二第122 頁），並有上訴人提出之全省販售據點資料可稽（見原審卷一第142頁），足認相關消費者對於系爭商標1 、2 較為熟悉，系爭商標1 、2 應受較大之保護。

⑸系爭商標之申請人是否善意：經查，上訴人指稱被上訴人先前曾經銷售過上訴人使用系爭商標之「LUMBRICUS RN」隆菩順錠劑產品（上訴人之產品包裝盒實物見原證3 ，原審外放證物袋），被上訴人黃弘義亦自承訴外人日貿有限公司人員劉國士曾經拿上訴人公司的「LUMBRICUS RN」產品到其開設之「信吉西藥房」藥局販賣，足見被上訴人在使用被控侵權商標之前，已知悉系爭商標之存在，卻以高度近似系爭商標1 、2 之圖樣，使用於相同之紅蚯蚓酵素營養補充品。

且由上訴人提出之兩造產品廣告單（上訴人之廣告單見原審卷一第21頁，及原審外放證物袋之原證3 ，被上訴人之廣告單見原審卷一第28頁，及原審外放證物袋之原證4 ），其外觀設計十分相彷，均係以藍色為主，正面有一家人在戶外和樂融融之畫面，下方有可愛之蚯蚓圖樣及有關血栓及腦梗塞之書籍橫向排列，足見被上訴人係出於攀附系爭商標之商譽，使相關消費者產生混淆誤認之意圖，使用被控侵權商標，被上訴人並非出於善意。

三、被上訴人等是否有侵害系爭商標1、2之故意或過失？被上訴人在使用被控侵權商標1 、2 之前，已因銷售上訴人之系爭商標產品，而知悉系爭商標1 、2 的存在，卻以高度近似系爭商標1 、2 之圖樣，使用於完全相同之產品，連產品之廣告單外觀設計亦十分相彷，足以認定被上訴人使用被控侵權商標，具有侵害系爭商標權之故意。

四、如被上訴人等構成侵害系爭商標1 、2 ，上訴人等得請求之損害賠償額為何？㈠按商標法第69條第3項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償」。

又按，商標法第71條第1項第3款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。

但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額」。

商標法第71條第1項第3款所設「零售單價倍數或總額（法定賠償額）」之規定，係為減輕商標權人之舉證責任，而以推估商標侵權人實際製造、銷售仿冒商品之件數定其倍數，所擬制之法定賠償額，選擇依該規定請求者，不以證明損害及其數額為必要（最高法院106年度台上字第1179號民事裁判）。

㈡被上訴人因故意侵害上訴人之系爭商標權，上訴人依上開規定，請求被上訴人依系爭產品之零售單價一千五百倍以下之金額，負損害賠償責任，自屬正當。

查上訴人之業務員蔡○○配合警方於106 年6 月28日至正德中西藥局訪查，以3,000 元價格購得系爭產品1 盒，另據正德中西藥局負責人顏○○於警訊中供稱被上訴人將系爭產品寄賣於該藥局，進貨價格為1,700 元，其以3,000 元賣出，扣除被上訴人之進貨價格後，即為該藥局之利潤等情，有蔡○○、顏○○警訊筆錄2 份、勘查照片在卷可稽（見本院卷第267-275 頁）。

上訴人雖主張，依證人羅○○（上訴人之經銷商）於原審之證述，被上訴人自104 年即已開始販賣系爭產品，且以被上訴人提出被證1 之貨品進口專案申請表、105 年4 月29日專案貨品進口切結書、105 年4 月29日進口說明書所載之「LUMBRICUS RUBELLUS DRY POWDER 3 箱淨重50公斤」，及系爭商品在Pchome網路銷售畫面之營養標示欄所載「每一份量0.7 公克本包裝含50份」（見原審卷一第141 頁），系爭商品每盒之粉末重量為35公克。

從而，被上訴人105 年4 月29日進口之系爭商品粉末50公斤，除以系爭商品每盒35公克，得分裝為1,428 盒販賣，故上訴人以系爭商品之零售單價3,000 元之1,500 倍即450 萬元計算本件損害賠償之金額云云。

惟查，上訴人就系爭產品之實際銷售數量及金額，並未提出確實之證據，以實其說，上訴人於原審提出之原證10（見原審卷一第142 頁）為上訴人自己之產品銷售據點資料，不得用以推估被上訴人之銷售據點及銷售數量，又上訴人之業務員蔡○○於106 年6 月28日配合警方查訪4 家藥局，除了在正德中西藥局購得系爭產品1 盒之外，其餘3 家藥局或因被上訴人已更換包裝，其上已無「Lumbricus RN」字樣，或因已售完，而無所獲（見本院卷第273-275 頁警訊筆錄），亦無法得知被上訴人銷售系爭產品之實際數量，上訴人復無法證明被上訴人105 年4 月29日進口之50公斤紅蚯蚓乾燥粉末，是否已全部分裝完畢且使用相同或近似於「Lumbricus RN」之商標圖樣售出，故上訴人主張被上訴人至少已售出1,428 盒，尚非可採。

又商標法第71條第1項第3款規定，就查獲侵害商標權商品之「零售單價」之一定倍數計算損害賠償，應依侵權人販售予他人之零售價格計算，而非以商標權人自第三人購得之零售價格計算，蓋侵權人將侵害商標權之產品售予第三人後，該第三人可能再行販售予他人，如此輾轉銷售多次，產品之零售價會隨著各次出賣人加計其費用及利潤而不斷提高，如以商標權人購買時之零售單價計算，會將其他出賣人之費用及利潤轉嫁由侵權人負擔，顯然有失公平，故上訴人主張應以其向正德中西藥局購買系爭產品之零售價格3,000 元計算損害賠償，不足採信，本院認應以被上訴人銷售予藥局之進貨價格計算，方屬適當。

依被上訴人自行陳報之出貨單，其販售予藥局之價格為每盒1,750 元（見本院卷第297 頁），上訴人亦稱對出貨單之形式上真正不爭執（見本院卷第315 、467 頁，惟其仍主張應以查獲時之單價計算），堪信為真實，故應以上開1,750 元為零售單價，計算損害賠償。

㈢本院審酌：證人羅○○（上訴人隆菩順產品之台灣代理商）於原審證述，104 年間就有業務員拍照傳送系爭產品的盒子給伊看，上面有寫「Lumbricus RN」（見原審107 年3 月12日言詞辯論筆錄），足見被上訴人自104 年已開始販賣系爭產品，迄106 年6 月查獲時，約販賣了一年多至2 年，且系爭產品每盒零售價為1,700 多元，價格不菲，被上訴人於105 年4 月29日一次進口原料之數量為3 箱淨重50公斤，足見其銷售之規模不小，被上訴人前已銷售過上訴人之系爭商標產品，見有利可圖，有意攀附上訴人之系爭商標商譽而販賣近似於系爭商標之產品，並非善意等一切情狀，認為以系爭產品零售單價1,750 元之600 倍計算損害賠償金額為適當，依此計算，上訴人得請求被上訴人損害賠償之金額為105 萬元，逾此範圍，則屬過高。

㈣按公司法第23條第2項規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」。

被上訴人黃弘義為被上訴人得弘公司之負責人，其因執行職務侵害上訴人之系爭商標權，應與被上訴人得弘公司負連帶損害賠償之責任。

五、上訴人請求被上訴人二人不得使用相同或近似於系爭商標1、2 圖樣之商品包裝盒、廣告、商品目錄或其他行銷物件，並應銷毀相同或近似於系爭商標1 、2 圖樣之商品包裝盒、廣告、商品目錄或其他行銷物件，是否有理由？㈠按商標法第1 、2 項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；

有侵害之虞者，得請求防止之。

商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。

但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置」。

㈡被上訴人之系爭產品包裝盒上使用被控侵權商標1 、2 ，侵害系爭商標1 、2 ，上訴人請求被上訴人二人不得使用相同或近似於系爭商標1 、2 圖樣之商品包裝盒，並應將上開商品包裝盒銷毀，為有理由，至於被上訴人印製的系爭產品之廣告單，雖其外觀設計與上訴人產品廣告單十分相彷（上訴人之廣告單見原審卷一第21頁，及原審外放證物袋之原證3，被上訴人之廣告單見原審卷一第28頁，及原審外放證物袋之原證4 ），惟其上並無系爭商標1 、2 之圖樣，僅係產品成分、功效之介紹，並無侵害上訴人之商標權，產品說明書亦無系爭商標1 、2 之圖樣，上訴人請求被上訴人二人不得使用相同或近似於系爭商標1 、2 圖樣之廣告單、產品說明書等行銷物件，並應將廣告單、產品說明書等行銷物件開銷毀，為無理由。

六、上訴人請求被上訴人將起訴狀附件所示內容登報，是否有理由？按民法第195條第1項後段規定：「名譽被侵害者，得請求回復名譽之適當處分」。

登報請求權乃屬回復信譽之一種方式，主張名譽或商業上之信譽受損之人，自應就該有利於己之事實，負擔舉證之責任。

按使用相同或近似之於他人之商標於相同或類似之商品或服務，固會使消費者產生混淆誤認之虞，而構成商標權之侵害，惟不當然造成商標權人之營業上信譽之減損。

上訴人主張被上訴人之系爭產品成本較低廉、品質較差，被上訴人將近似於系爭商標之被控侵權商標使用於同一商品，有造成相關消費者混淆誤認之虞，侵害其商譽，並未提出相關證據資料供本院審酌，上訴人就被上訴人之侵害商標權行為造成其商譽受損之事實，未盡舉證之責任，故上訴人依民法第195條第1項後段之規定，請求被上訴人二人應負擔費用，將起訴狀附件所示內容刊登報紙，以回復其商譽，為無理由。

七、綜上所述，被上訴人侵害上訴人之系爭商標權，上訴人依商標法第69條第1 至3 項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項之規定，請求被上訴人二人不得使用相同或近似於系爭商標之商品包裝盒，並應將相同或近似於系爭商標之包裝盒銷毀，並應連帶賠償上訴人105 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日即106 年5 月26日（被上訴人之送達回證，見原審卷一第46-47 頁）起按年息百分之五計算之利息之範圍內，為有理由，逾此部分，則無理由。

原審判決未察，駁回上訴人全部之請求及假執行之聲請，尚有未洽，上訴人不服提起上訴，請求廢棄原判決，請求被上訴人排除侵害、銷毀侵害商標權之物件，並應連帶賠償450 萬元之本息（其縮減上訴聲明之550 萬元之本息，業已確定），在上開應予准許之範圍內，為有理由，其餘部分之上訴，為無理由，爰將原審判決部分予以廢棄改判如主文第2 至4 項所示。

八、假執行之宣告：本件上訴人勝訴部分，經上訴人聲明願供擔保請准宣告假執行，合於法律規定，爰依民事訴訟法第390條第2項規定，酌定相當之擔保金額准許之。

九、本件為判決之基礎已臻明確，兩造間其餘之主張及攻擊防禦方法，經審酌後認與本判決之結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。

據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第449條第1項、第463條、第390條第2項、第79條，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 5 月 23 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 彭洪英
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 108 年 5 月 23 日
書記官 郭宇修